-- Medical Device 특허소송 고의침해로 인한 징벌적 3배 배상 여부: Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건 -- 

 

미국특허법상 고의 특허침해행위자에 대한 징벌적 손해배상, 3배 배상책임이 쟁점인 사건입니다. 대상특허는 아래 그림과 같은 상처 소독용 의료기기 특허기술입니다.

 

  

 

 

특허권자 Stryker사에서 2010년 경쟁사 Zimmer사를 대상으로 제기한 특허침해소송은 2013년에 1심 판결이 선고되었습니다. 미국연방지방법원은 Stryker사의 미국특허 3건 유효 + 침해인정 + 손해배상 $70 million + 고의침해로 인한 징벌적 손해배상 3(70 x 3 = 210) $210 million로 판결하였습니다. 그러나 항소심 CAFC는 고의침해 및 징벌적 손해배상 부분에 대해서 원심파기 판결을 하였고, 현재 이에 대한 미연방대법원 상고심 재판이 진행 중입니다.

 

미국특허소송 판결 중 의료기기 특허소송에서 손해배상액수가 고액인 경우가 많습니다. Medical Device 분야는 의료기기 특허권 확보, 특허침해여부 조사 및 분석, 특허무효도전, 손해배상액 산정, 고의침해책임방어 등 특허 실무역량이 매우 중요합니다.

 

첨부

1. CAFC 항소심 판결

stryker-v-zimmer-fed-cir.pdf

2. 미연방대법원 구술심리 녹취록   

미연방대법원 Oral Argument 녹취록_14-1513_4g15.pdf

 

작성일시 : 2016. 3. 7. 13:37
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-- 공동연구개발 및 공동발명 관련 분쟁해결의 난관 – Gore Tex 인공혈관 특허발명 미국판결 --

 

Open Innovation과 공동연구개발은 피할 수 없는 대세입니다. 오히려 적극 활용하고 장려해야 할 것입니다. 그런데, 일단 법적 분쟁이 발생하면 그 사안이 매우 복잡하고 해결이 어렵습니다. 분쟁소지의 쟁점을 잘 이해하고 사전에 치밀한 예방조치가 필요합니다. 나아가 일단 분쟁이 발생하면 소송으로 전개되기 전에 초기에 우호적 해결방안을 모색하는 것이 바람직한 대응전략일 것입니다.

 

Open Innovation과 공동연구개발은 공동발명으로 연결되는 경우가 많습니다. 이와 같은 공동발명에 관한 권리관계를 규율하는 특허법규와 법리는 상당히 복잡하고 불명확하여 소위 특허법의 진흙탕 또는 블랙홀로 불립니다. 현재도 국가마다 입장을 달리하는 쟁점과 구체적 소송에서 최종 판결 내용을 장담하기 어려운 미해결 쟁점이 수두룩합니다. 수렁에 빠지지 않도록 사전에 주의를 기울이는 것이 최선일 것입니다.

 

공동발명에 관한 진흙탕 수렁에 빠져 거의 40년 동안 수많은 비용과 노력을 소모하였으나 최종적으로는 공동연구개발의 상대방이 등록한 특허에 대한 고의 특허침해 판결로 끝난 Gore & Associates사의 사례와 판결을 간략하게 소개합니다.

 

Gore & Associates사의 Gore Tex "highly expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)"로 만든 인공혈관에 관한 발명은, Gore사 소속 연구원 Peter Cooper가 인공혈관 소재 Gore Tex를 제공하고, 외부 연구원 Dr. David Goldfarb은 발명을 구체적으로 완성하였습니다. 위 인공혈관 발명은 1974. 10. 24. 출원되었고, 그로부터 18여년이 지난 2002. 8. 20. 미국특허 U.S. Patent No. 6,436,135로 등록되었습니다.

  

Gore사 종업원은 위 인공혈관에 대한 공동발명자로 주장하여 자신의 권리를 사용자 Gore사에 양도하였고, Dr. David Goldfarb은 단독발명자라고 주장하면서 자신의 권리를 Gore사가 아니라 제3Bard, Inc.에 양도하였습니다. 양자 사이에 진정한 발명자에 관한 분쟁으로 특허등록까지 거의 18년이 걸리게 된 것입니다.

 

Gore사 입장에서는 공동발명으로만 인정되면, 특허발명을 다른 공동발명자 및 특허공유자의 동의 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 이와 같은 입장에서 특허발명을 실시하는 제품을 판매하여 왔습니다. 그러나, 양 당사자의 치열한 공방이 오간 특허소송의 결과는, 특허발명의 구체적 한정요소 등을 고려하여 claims을 기준으로 판단할 때 미국 특허법리에 따른 진정한 발명자는 Dr. David Goldfarb뿐이고 Peter Cooper는 공동발명자로 인정되지 않는다고 판단되었습니다.

 

Gore사는 공동발명자로 믿고 특허발명을 실시하였다고 주장하였으나, 공동발명이 인정되지 않을 수 있다는 위험을 충분히 인지하면서도 특허발명을 실시한 것이므로, 고의 침해책임을 피할 수 없다고 판결하였습니다.

 

발명의 소재를 제공하고 공동연구개발을 하는 등 일정한 협력관계를 맺고 있었으나, 발명자 특정에 관한 특허법리에 비추어 엄격하게 판단해 볼 때 발명적 기여는 없었다는 이유입니다. 그렇게 되면, 특허발명에 관한 공유지분을 인정받을 수 없을 뿐만 아니라 특허발명 기술을 무단 실시한 행위에 대해서 고의 특허침해로서 징벌적 손해배상까지 부담할 위험에 직면하게 된 것입니다.

 

공동연구개발과 공동발명에 관한 분쟁사례는 그 사안과 배경을 잘 검토하고 연구해 두면 유사한 사안을 대응하는데 큰 도움이 될 것입니다. 위 사안의 미국 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Bard v. Gore (2015. 1. 13. 선고 CAFC 판결)

Gore 판결 Opinion.1-7-2015.pdf

 

작성일시 : 2015. 3. 2. 15:50
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-- 미국 특허침해소송에서 손해배상액수를 산정할 때 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 손해배상액이 극심하게 달라지는 사례 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결 --

 

최근 미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

  

 

 

8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 4천억원, 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억원이라는 것입니다. 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

 

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 12천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

 

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

 

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

작성일시 : 2014. 1. 21. 08:34
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-- 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부 --

 

직무발명 보상문제에서 가장 어려운 쟁점 중 하나는 크로스 라이선스를 하는 경우 얻을 사용자의 이익 문제입니다. 우리나라와 일본에서 이 문제를 직접적으로 판단한 재판 사례는 아직 없습니다. 직무발명 보상금 사례는 아니지만, 기술이전 사안에서 관련 쟁점을 판단한 미국 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 사실관계

 

미국에서 활동중인 한국인 의사인 Dr. G. David Jang은 혈관에 삽입하는 의료기구인 스텐트(stent)에 관한 수건의 발명을 한 발명자이자 특허권자입니다. Dr. Jang2002 Boston Scimed (BSC)에 스텐트 특허(USP 5,922,021 포함)들을 양도하고, 그 대가로 일시금 5천만불과 순매출액 10%를 경상로열티(최대 $60M 달러로 제한)를 받기로 계약하였습니다.

 

2003년 스텐트 업계의 경쟁회사인 CordisBSC에 대해 특허침해소송을 제기하였고 BSC는 반소로 Jang‘021특허에 대한 침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 20051심 법원은 양당사자 상호간 상대방 특허를 침해한다고 인정하였으며, 상급심 CAFC2009년 하급심 판결을 모두 인정하였습니다. 그 후, 양 당사자는 손해배상액 산정을 위한 재판 중인 2010 2월경 화해로 소송을 종결하였습니다. 화해조건은 양 당사자 간의 특허에 대하여 크로스라이선스를 체결하고 BSC Cordis에게 총 $1.725억달러를 지급하는 것이었습니다.

 

발명자이자 특허양도인 Dr. Jang은 양수인 BSC에게 위 화해에 따른 로열티 수입을 분배하기로 한 기술이전 계약에 따라 자신의 몫을 분배해 줄 것을 요구하였습니다. 이에 대해 BSCDr. Jang의 특허로 인한 로열티 수입이 없다는 이유로 이익 분배를 거부하였습니다. 외부적으로 보면 BSC에게 로열티 수입이 있는 것이 아니라 오히려 손해배상금을 지불해야 하는 손해만 있는 것처럼 보입니다. 이와 같은 상황에서 제기된 소송에서, Dr. Jang 특허로 크로스 라이선스를 포함한 화해로 특허침해소송을 종결한 BSC에게 수익을 인정할 수 있는지 여부가 소송의 핵심쟁점이 되었습니다.

 

2. 문제의 계약조항

 

7.3(c) Any recovery of damages by Scimed in a suit brought pursuant to the provisions of this Section 7.3 shall be applied first in satisfaction of any unreimbursed expenses and legal fees of Scimed relating to the suit or settlement thereof. The balance, if any, remaining after Scimed has been compensated for expenses shall be retained by Scimed: provided, that any recovery of ordinary damages based upon such infringement shall be deemed to be “Net Sales” and upon receipt of such recovery amount, Scimed shall pay Jang as additional Earn Out from such recovery amount an amount calculated in accordance with Section 3.1(c) to reimburse Jang for payments due in respect of lost sales of Contingent Payment Products. Any such recovery shall be count[ed] toward Net Sales as of the date of the infringement for purposes of Section 3.1(d). The allocation described in this Section 7.3(c) shall not apply as to special or punitive damages.

 

정상적인 라이선스가 아닌 무단실시로 인한 특허침해소송에서 판결 또는 화해의 결과로 얻게 되는 손해배상금 등 수익에 대해 정상적인 라이선스로 인한 로열티 수익을 분배하는 것과 마찬가지 방식으로 특허 양도인 Dr. Jang에게 경상로열티를 지급한다는 내용입니다.

 

3. 미국법원 CAFC 판결의 요지

 

 가. 특허침해로 인한 손해배상금에 관한 이익 분배

 

법원은 상대방 회사의 Jang 특허침해로 인해 양수인 BSC에게 손해배상을 받을 수 있는 권리가 확보된 상태에서 이미 금전적 이익이 있다고 판단하였습니다. 그 후 소송 상대방의 특허를 침해한 책임으로 인한 손해배상액과 서로 공제하는 법률상 상계행위로 인해 그 이익이 없어지는 것은 아닙니다. 위 계약 7.3(c) 규정에서 ‘any recovery of damages’는 이와 같은 상계로 인한 이익을 포함한다고 해석하였습니다.

 

, 최종적으로 BSC Cordis에게 손해배상금을 지급하는 외형이지만, 실질적 내용은 상대방에게 지급할 손해배상금을 산정한 후 상호 공제한 결과(상계)에 불과하므로, BSC에게 Dr. Jang 특허로 발생한 이익이 없다고 볼 수 없습니다. 따라서, 상계액수를 이익으로 판단한 것입니다.

 

 나. 크로스 라이선스에 대한 실시료 상당액을 특허로 인한 이익으로 볼 수 있는지

 

BSC Cordis와의 화해에서 크로스-라이선스로 인한 가치에 대하여도 계약상 분배해야 할 이익에 해당하는지 문제되었습니다. CAFC는 위 계약 7.3(c) 규정의 ‘any recovery of damages’라는 문언의 의미는, 이와 같은 실질적 이익이 아니라 현실적인 금전적 배상을 받은 경우에만 적용된다고 해석하였습니다. , 크로스 라이선스로 인한 이익은 분배 대상이 아니라고 판결하였습니다.

 

4. 시사점

 

특허침해로 인한 손해배상금액을 산정한 후 이를 상계 처리한 경우에도 그 금액을 해당 특허로 인한 이익으로 판단하였습니다. 그러나, 특허이전 계약서에 이익분배의 대상을 명시적으로 ‘any recovery of damages’와 같이 기재한 경우라면, 크로스 라이선스로 인해 실질적인 이익을 얻었다고 하더라도 그로 인한 이익을 특허침해로 인한 손해배상금으로 볼 수는 없다고 보았습니다.

 

직무발명 보상금의 기초가 되는 사용자의 이익을 산정하는 경우에도, 특허침해소송에서 상호간 상대방의 특허를 침해한 것에 대한 손해배상금을 산정한 후 서로 상계 처리하는 경우라면, 그 상계액은 사용자의 이익으로 산정될 수 있을 것입니다.

 

크로스 라이선스의 경우에도 상호간 특허침해 주장을 하지 않겠다는 것이므로, 침해소송에서 상계하는 것과 유사하게 사용자에게 실질적인 이익이 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그와 같은 사용자의 이익은 사용자 자신이 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권 범위를 벗어난 이익으로 봄이 타당할 것입니다. 왜냐하면, 크로스 라이선스는 자신의 실시권한을 넘어서 타인에게도 그 직무발명을 실시할 권리를 부여하는 것이기 때문입니다. 따라서, 크로스 라이선스 체결의 대상인 직무발명에 대한 특허는 직무발명 보상금 산정의 기초가 되어야 마땅합니다. 위 판결 사안에서 기술이전에 대한 대가산정의 기초를 ‘any recovery of damages’와 같이 명시적으로 계약으로 제한한 경우와는 구별해야 합니다.

 

그런데, 특허침해로 인한 손해배상액 산정과정이 없이 상호간 특허에 대한 포괄적인 크로스 라이선스를 체결하는 경우에는 매우 어려운 문제가 있습니다. 특히, 다수의 특허권을 포함하는 포괄적인 크로스 라이선스의 경우에는 개별적인 직무발명에 대한 사용자의 이익액을 구체적으로 산정하는 것이 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가까울 것입니다.


* 관련판결: G. David Jang, M.D. v. Boston Scientific Scimed et al., CAFC, 2013

Jang v Boston Scimed 판결문.pdf

작성일시 : 2013. 9. 27. 00:09
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