1.    특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

 

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다. 또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. , 독일에서 판매되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된 독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는 것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는 부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일 특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

 

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

 

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

 

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention, Agreement)은 모든 체약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. , 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장차 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

 

2.    특허침해소송 법원선택의 문제

 

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인지가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

 

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나옴으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

 

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

 

3.    유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

 

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. , 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

 

4.    유럽특허소송에 대한 대응방안

 

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친 때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

 

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부만을 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

 

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

 

5.    독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

 

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해주장을 담은 답변서를 제출해 둠으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2019.04.17 13:58
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-- COPD 치료제 스피라바 흡입용캡슐 특허무효 Teva v. Boehringer Ingelheim 사건 영국특허법원 2015. 10. 21 선고 [2015] EWHC 2963 판결 --

 

Boehringer Ingelheim (BI) 스피리바 품목에 대해 그린리스트에 등재된 특허는 아래와 같이 3건입니다. 그 중 결정형 특허 제823,860호에 대한 소극적 권리범위확인심결이 있습니다.

 

 

 

흡입용 캡슐 조성물 특허의 대응유럽특허 EP 1 379 220에 대해 영국특허법원과 독일법원에서 특허무효라는 판결이 있었습니다. 참고자료로 영국특허법원 2015. 10. 21. 선고 특허무효 판결을 첨부합니다.

 

영국특허법원 판결과 마찬가지로, COPD 치료제 흡입용 조성물 관련 배경기술, 증거로 제출된 선행기술문헌의 내용, formulation expert 진술, 특허발명의 기술적 특징, 진보성 판단의 쟁점, 진보성을 부인하는 구체적 이유 등을 상세하게 기재하고 있습니다. 결론으로 스피리바 흡입용 캡슐 조성물 특허발명의 진보성 흠결을 이유로 특허무효라고 판결하였습니다.

 

첨부:   1. 영국특허법원 흡입용캡슐 조성물 특허무효 판결

               UK Teva v Boehringer.doc

2. 특허심판원 결정형특허 소극적 권리범위확인심결

  소극적 권리범위확인심결_2015100000875.pdf

 

작성일시 : 2016.03.03 09:34
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-- 자가면역질환 치료목적 피하주사용 MTX 주사제 농도한정 특허발명 무효: Accord Healthcare v. Medac 사건 영국특허법원 2016. 1. 13. 선고 [2016] EWHC 24 판결 --

 

독일 Medac사의 보유특허 EP(UK) 2 046 332는 자가면역질환 치료에 사용하는 피하주사용 methotrexate solution (MTX)의 농도한정 발명입니다. MTX 화합물은 항암제로 오래 전부터 공지된 의약이고, 자가면역질환 치료용도 또한 알려져 있었고, 다양한 formulation도 공지되어 있습니다.

 

그와 같은 공지기술을 바탕으로 하는 특허발명은 약효성분 MTX의 특정한 농도(50 mg/ml) 한정을 기술적 특징으로 합니다. 항암치료용 농도와 비교하면 매우 낮은 수준입니다.

 

영국특허법원은 공지의약의 농도만 한정한 발명은 그 진보성을 인정하기 어렵다고 판결하였습니다. 즉 특허권자는 특허발명의 진보성을 뒷받침한다는 다양한 주장을 제출하였으나, 영국법원은 통상의 기술자가 특정 치료용도에 알맞은 최선의 농도범위로 한정한 것에 불과하다고 판단하였습니다. 따라서, 그 진보성을 인정하기 어렵고, 특허무효에 해당한다는 판결입니다.

 

통상 공지물질을 공지용도에 사용하지만 투여용량을 한정한 발명은 특별한 사정이 없는 한 공지기술과 비교할 때 독립된 발명으로서의 진보성을 인정하기 어렵습니다. 따라서, 발명자가 주장하는 특별한 사정, 예를 들어 용량한정으로 인한 예측하기 어려운 효과달성 등등 특허권자의 주장내용이 핵심쟁점입니다. 첨부한 영국특허법원 판결에서 특허권자 주장과 현저한 효과여부를 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

첨부: 영국특허법원 피하주사용 MTX 주사제 농도한정 특허무효 판결  

UK-Accord-v-Medac-Approved-Judgment.docx

 

작성일시 : 2016.03.02 15:32
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-- 바이오파마 Regeneron의 주요특허 무효판결: 영국특허법원 Regeneron Pharmaceuticals v. Kymab & Novo Nordisk 사건 2016. 2. 1. 선고 [2016] EWHC 87 판결 --

 

무효도전 대상특허는 EP 1 360 287 (“EP287”)의 청구항 1, 5, 6과 분할출원특허 EP 2 264 163 (“EP163”)의 청구항 1입니다. 그 중 EP287의 청구항 1의 내용은 다음과 같습니다.

 

“A method of modifying an endogenous immunoglobulin heavy chain variable region gene locus in an isolated mouse embryonic stem (ES) by an in situ replacement of V, D, and J gene segments of the endogenous locus with orthologous human V, D and J gene segments, to create a modified immunoglobulin locus that produces hybrid antibodies containing human variable regions and mouse constant regions, said method comprising:

 

a)    obtaining a large cloned genomic fragment greater than 20 kb containing orthologous human V, D, and J gene segments;

b)    using bacterial homologous recombination to genetically modify the cloned genomic fragment of (a) to create a large targeting vector for use in a mouse ES cell (LTVEC);

c)    introducing the LTVEC of (b) into a mouse ES cell to replace said V, D, and J segments in situ with the orthologous human V, D and J gene segments; and

d)    using a quantitative assay to detect modification of allele (MOA) in the mouse ES cell of (c) to identify a mouse ES cell in which said V, D and J segments have been replaced in situ with the orthologous human V, D and J gene segments.”

  

위와 같은 방법발명 청구항의 종속항 형식으로 기재된 물건의 발명을 청구하는 청구항 5, 6에서는 위 방법으로 얻을 수 있는(“obtainable by”)라는 한정요소를 포함하고 있습니다. product-by-process claim에 해당합니다.

 

영국법원은 위 특허의 방법발명 청구항뿐만 아니라 물건의 발명 청구항까지 모두 기재요건 위반으로 무효라고 판결하였습니다. , 특허청구항의 기술적 범위 전체를 발명의 상세한 설명에서 구체적으로 뒷받침하지 못한다는 것이 무효사유입니다.

 

통상 영국법원의 특허판결은 배경기술, 선행기술과 특허기술의 핵심포인트 및 쟁점, 전문가 증인의 진술 등을 상세하게 기재합니다. 장문의 판결문이라는 단점에도 불구하고, 분쟁특허관련 기술내용과 판단배경 등을 이해하는데 많은 도움이 됩니다.

 

위 사건 판결도 모노클로날항체 관련 기술내용을 상세하게 설명하고 있습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어보시면 관련 기술과 특허내용을 이해하는데 많은 도움이 될 것 같습니다.

 

첨부: 영국법원 Regeneron 특허무효 판결

UK-Regeneron-v-Kymab.docx

작성일시 : 2016.03.02 11:17
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-- 해외특허소송뉴스: 영국법원 LEO Pharma의 건선치료용 복합제 유럽특허 2건 진보성 결여로 무효판결 – Teva v. Leo 사건 판결 -- 

 

우리나라 식약처 등재특허는 아래와 같이 2건으로, 존속기간 만료일이 2020년과 2021년으로 많이 남았습니다.

 

    

 

유럽에서 제네릭 개발사 Teva는 오리지널사 Leo Pharma 복합제 특허가 이미 공지된 의약들의 용이한 결합으로서 발명의 진보성이 인정되지 않아 모두 무효인 특허라고 주장하였습니다. 영국법원은 2014. 10. 6. 문제된 유럽특허 EP 1,178,808호 및 EP 2,455,083모두 진보성 결여로 무효라고 판결하였습니다. 해당 특허의 각 특허청구범위, 선행기술내용, 진보성 불인정 사유 등 무효판단 이유를 상세하게 기재한 영국법원의 판결문을 참고로 첨부합니다.

 

통상 공지된 화합물을 공지된 용도로 함께 적용하는 복합제 의약발명은 그 진보성을 인정받아 유효한 특허로 살아남기가 매우 어렵습니다. 복합제 자체에 예상하지 못한 뛰어난 효과가 인정되거나 복합제 formulation에 기술적 난제가 있었다는 등의 특별한 사정이 있어야만 진보성을 인정받을 수 있습니다. 그런데, 이 사건 특허도 일반적인 통상의 범주를 벗어나지 못했습니다.

 

특허권자 Leo는 약효성분의 결합은 용이하게 도출할 수 있다고 하더라도, 그 다음 단계로서 특허발명의 solvent는 보통 흔히 채택되지 않는 값비싼 것으로서 그와 같은 부형제를 특별히 선택한 formulation 자체는 제약업계의 평균적 기술자의 시각에서 볼 때 결코 용이하지 않다고 주장하였습니다.

 

그러나, 영국법원은 이와 같은 Leo 주장에 대해 기술적 측면에서 그 결합에 문제가 없다면 상업적 이유만으로 그 선택이나 결합이 용이하지 않다고 볼 수 없다고 판결하였습니다. 결국 문제된 2건의 특허 청구항 전부가 진보성 결여로 무효라고 판결하였습니다.

 

*첨부자료: 영국법원 Teva v. Leo 사건 판결

  Teva v LEO 영국법원 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.10.22 16:35
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-- 해외특허소송뉴스: Norvatis v. Alvogen 엑셀론 패취 (약효성분: Alzheimer 치료제 리바스티그민, Rivastigmine) 유럽특허 무효취지의 판결 --

 

특허소송의 대상은 rivastigmine 물질특허에 관한 것이 아니고 그 후속 패취 제형특허에 관한 것입니다. 우리나라에서도 마찬가지로 관련 특허분쟁은 물질특허가 만료된 후 엑셀론 패취제형을 커버하는 후속특허를 대상으로 하고 있습니다. (참고로 종전에 엑셀론 패취 특허의 존속기간연장에 관한 최근 판결 내용을 그 판결문을 첨부하여 올려두었습니다.)

 

특허권자 노바티스가 엑셀론 패취 오리지널 제품에 대해 알보젠 등의 제네릭 제품이 발매되자 제기한 특허침해금지가처분 소송에서 네덜란드 헤이그 지방법원(네덜란드의 특허소송 전문법원), 2013. 12. 23. 해당 제형특허는 무효가 될 가능성이 높다는 이유로 특허권자의 청구를 기각하였습니다. , 엑셀론 패취 제형 transdermal therapeutic system (TTS) 관련 특허는 진보성을 인정하기 어려워 무효라는 취지의 판결을 하였습니다. 특허권자 노바티스는 위 소송에서 특허발명의 기술적 특징은 단지 TTS 제형에만 국한되는 것이 아니라 그 dosage regime, 즉 새로운 투여 용량 특정에도 있다고 주장하였습니다.  그러나, 법원은 위 문제된 투여 용량은 최초 특허명세서에는 명확하게 기재되어 있지 않았고 출원된 이후 추가된 내용으로서 최초 명세서에 묵시적으로 기재된 내용으로도 보기 어렵다고 하였습니다. 따라서, 추가된 용량에 기초하여 특허 유효를 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 물론 위 판결은 1심 판결이고 아직 소송이 종결된 것은 아니지만, 유럽국가에서 엑셀런 패취 TTS 제형 특허가 무효라는 취지의 판결이 나왔다는 사실은 국내 제네릭 제품 개발사에게 참고가 될 것으로 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.04.10 13:53
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