우선권 주장 판단

특허법 제55조에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다.

 

그리고 여기서 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

 

그러나 이 시간에서 정정발명의 우선권 주장의 기초가 되는 미국 출원 61/308056호의 명세서에는 정정발명의 기술사상과 동일한 내용이 개시되어 있지 않으므로, 정정발명에 대한 우선권 주장은 인정될 수 없다. (우선권 기초 명세서에는 특허 명세서의 표 6, 1~4 누락됨, 그 내용을 대체할 다른 기재도 없음)

 

제제발명의 진보성 판단

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

 

 

1항 정정발명과 선행발명 12.5mg 내지 5mg 용량의 아픽사반을 포함하는 정제라는 점에서 동일하나, 선행발명 1에는 이 사건 제1항 정정발명의 용출 조건에 관한 구성요소 3이 개시되어 있지 않고(차이점 1), 입도 분포에 관한 구성요소 2가 개시되어 있지 않다는 점(차이점 2)에서 차이가 있다.

 

그러나 차이점 1은 선행발명 1에 개시된 아픽사반 2.5mg 5mg의 정제를 제조함에 있어서 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 용출조건에 불과하므로 쉽게 극복이 가능하다.

 

그리고 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 아픽사반 2.5mg 5mg의 정제를 제조함에 있어서, 선행발명 2에 개시된 아픽사반 원료를 채택하여 사용하는데 특별한 어려움이 없으므로, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것에불과하다. 따라서 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

 

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 20187958 판결

 

KASAN_항혈전치료제 아픽사반의 제제발명 특허 무효심판 – 정정발명의 우선권 인정 여부 입자 크기 수치한정 발

특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허7958 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 10. 11:00
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개인회생채권은 채무자에 대하여 개인회생절차 개시결정 전의 원인으로 생긴 재산상의 청구권을 의미합니다(581 1). 예외적으로 개인회생절차 개시결정 후에 발생한 이자는 개인회생채권에 해당합니다(581 2, 446). 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 관하여는 변제계획에 의하지 아니하고는 변제하거나 변제받는 이를 소멸하게 하는 행위(면제 제외) 하지 못합니다(582).

 

개인회생절차 개시결정이 있는 때에는 개인회생채권에 기하여 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여 강제집행·가압류 또는 가처분은 중지 또는 금지됩니다(600 1). 이후에 변제계획 인가결정이 있는 때에는 중지된 강제집행 등은 효력을 잃습니다(615 3).

 

기한부채권은 개인회생절차 개시결정시에 변제기에 도래한 것으로 보고(581 2, 425), 비금전채권 등은 개시결정 당시 평가액으로 개인회생채권액으로 합니다(426). 조건부채권, 장래의 청구권도 모두 전액을 그대로 개인회생채권액으로 합니다(427). 여럿의 채무자가 각각 전부를 채무를 이행해야 하는 경우와 채무의 보증인의 경우에 개인회생채권자는 개시결정시에 가진 채권의 전액에 관하여 개인회생재단에 대하여 권리를 행사할 있습니다(428, 429). 채무자에 대하여 장래의 구상권을 가진 자도 전액에 관하여 개인회생재단에 대하여 권리를 행사할 있고 구상권을 가진 자가 변제를 때에는 변제의 비율에 따라 개인회생채권자의 권리를 취득합니다(430).

 

일반의 우선권 있는 개인회생채권은 전액의 변제에 관하여 변제계획을 정하여야 합니다(611 1 1). 국세징수법, 지방세징수법 또는 국세징수의 예에 의한 청구권, 대항요건을 갖춘 임대차보증권반환청구권(주임법 3 1), 소액임차인 보증금반환청구권(주임법 8) 등은 일반 개인회생채권에 비하여 우선권이 있습니다. 후순위 개인회생채권(581 2, 446) 일반 개인회생채권이 모두 변제된 후에 변제될 있습니다.

 

개인회생재단채권은 개인회생절차의 수행에 필요한 공익적 성격의 비용을 지출하기 위하여 인정된 채무자에 대한 청구권으로 주로 개인회생절차개시 후의 원인에 의하여 생긴 것입니다. 개인회생재단채권은 주로 회생위원의 보수 비용의 청구권, 국세징수법 또는 지방세징수법에 의하여 징수할 있는 원천징수하는 조세,  부가가치세·개별소비세·주세 교통·에너지·환경세, 특별징수의무자가 징수하여 납부하여야 하는 지방세 등과 조세의 부과·징수의 예에 따라 부과·징수하는 교육세 농어촌특별세 중에서 개인회생절차개시 당시 아직 납부기한이 도래하지 않은 , 채무자의 근로자의 임금·퇴직금 재해보상금, 개인회생절차개시결정 전의 원인으로 생긴 채무자의 근로자의 임치금 신원보증금의 반환청구권, 채무자가 개인회생절차개시신청 개시결정 전에 법원의 허가를 받아 행한 자금의 차입, 자재의 구입 밖에 채무자의 사업을 계속하는데 불가결한 행위로 인하여 생긴 청구권, 기타 채무자를 위하여 지출하여야 하는 부득이한 비용 등을 포함합니다(583 1).

 

개인회생재단채권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 수시로 변제할 있고(583 2, 475), 개인회생채권보다 우선 변제하고(476), 변제계획에는 개인회생재단채권의 전액을 변제하는 것으로 정해야 합니다(611 1 2).

 

정회목 변호사

 

KASAN_개인회생채권의 확정과 변제계획.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 2. 23:00
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회생채권은 회생절차개시 전의 원인으로 생긴 채무자의 재산상의 청구권, 개시 후의 이자, 개시 후의 불이행으로 인한 손해배상금 위약금, 회생절차참가의 비용을 의미합니다( 118). 물적담보가 없는 채권으로 재산상의 청구권이 대상이고 도급계약을 해제하는 경우 기성부분에 대한 보수청구권(대법원 2017. 6. 29. 선고 2016221887 판결), 도급계약의 채무불이행 손해로 인한 손해배상청구권, 골프장입회비 반환청구권, 쌍방미이행 쌍무계약의 해제(해지) 발생한 손해배상청구권( 121 1), 개시후 선의의 어음인수지급인의 채권(123), 차임 주장을 하지 못한 손해배상청구권(124 2), 상호계산 종료의 잔액청구권(125) 등은 회생채권에 포함됩니다.

 

회생채권은 일반의 우선권 있는 회생채권( 217 1 2) 일반 회생채권(3)으로 구분할 있습니다. 조세등 청구권은 일반채권과 동등하고 회생절차개시 전의 원인으로 생긴 것은 회생채권에 포함되고 채권신고가 필요합니다( 156). 조세등 청구권이 회생절차개시결정 전에 성립하였으면 회생채권이고 이후에 성립하였으면 공익채권인데, 회생절차개시결정 성립한 조세채권이라도 납부기한이 도래하지 아니한 원천징수 조세는 공익채권입니다(179 1 9).

 

조세등 청구권에 대해서는 회생절차개시신청에 대한 통지와 의견진술의 기회를 주어야 하고(40), 중지명령 시에 미리 의견을 들어야 하며( 44 1 5), 권리변경 시에도 동의 또는 의견청취가 필요합니다( 140 2 3). 징수우선권이 있는 조세등 청구권에 기한 체납처분은 허용되며 우선변제를 받을 있습니다( 131 단서). 또한 조세등 청구권에 대해서는 회생계획안 작성 시에 공정하고 형평한 차등원칙이 배제되고( 217 2), 관계인집회에서 징수우선권이 없는 경우에는 일반회생채권에 속하고 징수우선권이 있는 것은 결의에서 어느 조에도 속하지 않고( 236 2) 의결권도 행사할 없으며( 191 2), 징수우선권이 있는 경우 부인권의 대상에서 배제됩니다(100 2). 벌금, 과료, 형사소송비용, 추징금, 과태료 등은(다만, 과징금은 면책대상) 지체 없이 신고해야 하고 감면 등을 없습니다( 140 1).

 

채무자가 다른 자와 함께 전부 의무를 부담한 다수 채무자의 경우에 채권자는 개시 당시 채권 전액에 관하여 권리를 행사할 있고( 126 1), 다른 채무자가 일부 변제 등을 하더라도 회생절차 개시시에 가지는 채권의 전액에 대하여 권리를 행사할 있습니다( 126 2). 장래의 구상권을 가진 자도 전액에 관하여  회생절차에 참가할 있습니다(126 3).

 

회생채권자는 회생채권의 개별적 행사와 변제가 금지되어 있고( 131), 회생절차에 참여하여 채권에 관하여 의결권을 가집니다(133). 다만, 중소기업자의 소액채권, 채무자의 회생을 위하여 필요하다고 인정되는 겨우에는 변제를 있습니다(132 1, 2).

 

회생담보권은 회생채권이나 회생절차개시 전의 원인으로 생긴 채무자 외의 자에 대한 재산상의 청구권으로써 회생절차개시 당시 채무자의 재산상에 존재하는 유치권, 질권, 저당권, 양도담보권, 가등기담보권, 동산채권등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권, 전세권, 우선특권에 의하여 담보된 범위 내의 것을 의미합니다( 141). 채권액 중에 담보목적물 가액 한도에서는 회생담보권자이고 이를 초과한 부분은 회생채권자가 됩니다(141 4). 그리고 회생계획에서 피담보채무가 회생담보권으로 인정되더라고 회생계획에 인정된 권리가 아니라면 해당 담보권은 인가결정에 따라 소멸합니다( 251).

 

우선특권은 상법상 선박우선특권, 주택, 상가 임대차보호법상의 임차인의 우선변제권을 포함하고 금융리스채권은 회생담보권으로 운용리스채권은 쌍방미이행 쌍무계약의 법리에 따라 결정하고, 소유권유보보 매매와 어음담보대출의 청구권은 회생담보권에 해당합니다.

 

주주 지분권자는 회생절차개시 후에도 회사 조직에 관계된 업무는 가능하나, 자본, 출자액의 감소, 증가, 주식 교환, 합병분할 등의 조직 변경, 해산, 배당 등은 회생절차 외에서 행위를 없고, 회생절차에는 주식 또는 출자지분으로 회생절차에 참가할 있으나 채무자가 채무초과의 경우는 의결권이 없습니다(146 3). 주주 또는 지분권자가 회생절차에 참가하기 위해서는 채권자목록에 기재되거나 채권신고를 거쳐야 합니다( 150 1). 다만, 권리순위는 최후순위이고( 217 1 5) 회생계획에 의하여 인정된 주주 또는 지분권자의 권리는 주식 또는 출자지분의 신고를 하지 아니한 경우에도 인정됩니다( 254). 주주 또는 지분권자도 채무자, 회생채권자, 회생담보권자와 같이 회생계획안을 제출할 있습니다( 221).

 

정회목 변호사

 

KASAN_회생절차에서 회생채권과 회생담보권.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 25. 18:00
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-- Medtronic CoreValve LLC사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 장기간 연속된 우선권 주장을 수반한 일련의 복수 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단 --

 

미국에서 의료기구 및 기기 분야의 특허소송은 어느 기술분야보다 치열합니다. 예를 들어, Medtronic, Boston Scientific Corp., Cordis 등 대표적 회사들이 다양한 stent에 관한 특허침해 소송을 10년이 넘는 장기간 동안 치열한 법적 다툼을 하고 있습니다. 통상 손해배상 금액이 몇천억원에 이르는 중대한 특허사건입니다. 참고로, 최근 제기된 stent 특허침해소송에서는 한국중소기업까지 피고에 포함되어 현재 미국법원에서 특허소송이 진행 중입니다.

 

의료기기 분야의 대표적 회사인 Medtronic사는 신기술을 보유한 벤처회사에 대한 활발한 M&A로 유명합니다. 여기서 문제된 인공심장 및 대동맥용 인공판막(prosthetic aortic valve stents) 기술도 벤처기업을 특허와 함께 매입하였습니다. 그 후, 경쟁회사 Edwards Lifesciences Corporation와 사이에 특허소송이 시작되었고, 최근 델라웨어 연방지방법원에서 패소하여 약 4천억원에 이르는 거액의 손해배상 평결을 받았습니다. 위 분쟁과 관련하여 Medtronic CoreValve입장에서 매우 중요한 특허가 미국특허 제7,892,281호입니다.

 

그런데, 소송 중에 다음과 같은 우선권 주장에 관련된 심각한 하자가 발견되었습니다. 그와 같은 하자가 단순실수로 발생하였을지 모르지만, 그 결과는 수천억원의 이해관계가 달려있는 심대한 것입니다. 기술이전, 특허매입, 벤처 M&A에 있어서 특허관련 due diligence 가 얼마나 중요한지 상징적으로 보여주는 사례입니다. 잘못하면 소위 “buying litigation” 결과를 낳습니다. 또한, 장기간 계속된 일련의 CA 또는 CIP 등 연속출원은 그 우선권 인정 고리(chain of priority)에 문제가 발생하는 경우가 상당히 많습니다. 특히 모든 나라에서 특허 심사관이 우선권 인정의 적법여부를 적극적으로 심사하지 않는 관행이 있습니다. 따라서, 실제 우선권 인정의 대상이 되지 않는 수많은 특허가 심사를 통과하여 등록되고 있습니다. 이해당사자가 모든 청구항을 구체적으로 조사하고 살펴보면 수많은 특허에서 우선권 인정의 하자가 발견될 가능성이 매우 높습니다. 우선권 불인정의 사례는 흔하지만 그 원인이 실무자의 실무로 발생하였다는 사실이 특이한 점입니다.

 

간단하게 배경사실과 판결내용을 살펴보겠습니다. 다양한 쟁점이 많지만, 여기서 문제된 사안은 일련의 연속된 출원들 사이의 우선권 인정여부입니다. 특허등록까지 일련의 우선권 주장 및 연속 출원 현황을 정리하면, 그 시작점은 최초 1999. 11. 17. 프랑스 특허출원으로 거슬러 올라가고, 10년이 넘어서까지 우선권 주장을 동반한 미국 출원이 계속되었습니다. 이와 같은 미국 특허실무의 특이한 현상은 바이오 분야와 의약 분야에서 자주 볼 수 있습니다. 복잡한 tree 중에서 미국 CAFC에서 판결한 chain of priority는 다음과 같습니다.

 

1.    French Application 1b (FR 00/14028) filed October 31, 2000

2.    International Application 2b (PCT/FR 01/03258) filed October 19, 2001

3.    U.S. Application 4 (10/412,634) filed Apr. 10, 2003

4.    U.S. Application 6 (11/352,614) filed February 13, 2006

5.    U.S. Application 8 (12/029,031) filed Feb. 11, 2008

6.     U.S. Application 10 (12/348,892대상특허 ’281 patent) filed January 5, 2009

 

문제는 위3번의 특허출원(4번째 미국출원) 이후 출원된 미국출원에서 그 앞쪽 명세서 기재를 복사하여 붙이는 방식으로 작성하면서 해당 정보를 수정하지 않는 치명적 실수를 범한 것입니다. 구체적으로 4번째 미국출원 명세서 중 “this application ~” 시작하는 부분을 그대로 복사하여 사용하면서 우선권 주장의 고리가 단절되는 결과를 낳게 되었습니다. Medtronic에서는 특허업계의 합리적 실무자로서는 충분히 앞선 관계를 이해할 수 있다고 주장했으나 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 불행한 일이지만, 사후적으로 수정할 수 없는 치명적 실수로 판명된 것입니다. 다시 한번 특허실무의 무거움을 실감하게 하는 판결입니다.

 

참고로, 우선권 주장에 관한 정리글을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

The present application claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 12/029,031, filed Feb. 11, 2008, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 11/352,614 filed Feb. 13, 2006, now U.S. Pat. No. 7,329,278, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355,  now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed on Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844. The present application also claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 11/434,506 filed May 15, 2006, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/772,101 filed Feb. 4, 2004, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844.

 

또한, 참고로 문제가 된 6번째 미국특허출원의 우선권 주장 기재를 인용하면 다음과 같습니다.

 

The priority claim in Application 6 reads in its entirety as follows: “The present application is a continuation of U.S. Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, which is a continuation-in-part of U.S. Ser. No. 10/130,355 filed on May 17, 2002, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claimed priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; this application is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English.”  

 

** 4번 출원 명세서 기재를 그대로 복사하여 사용함으로써 this application 4번 출원에서는 문제되지 않으나, 6번 및 그 이후 연속출원에서 정작 주장하려는 우선권 기초가 되는 출원을 누락하게 된 결과를 초래함.

작성일시 : 2014. 2. 6. 14:51
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