-- 제약산업 분야에서의 상표출원 및 등록 관련 실무 TIP 소개 --

 

1. 상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?


2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.


또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 


그리고, 회사 CI 또는 상호상표의 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 있는데, 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원을 하는 경우가 상당히 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와 유사함을 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로, 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?


의약품의 경우 식약청에 허가를 신청함과 함께 상표출원을 하는 경우가 많습니다. 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 선등록된 타인의 상표를 침해할 가능성이 있으므로 법적 불안이 존재합니다. 이러한 경우 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록을 상당히 앞당길 수 있으므로, 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다.


우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 했습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원인에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?


상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.


그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 자주 발생합니다. 실제로 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 종종 보이곤 합니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도, 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여, 소중한 상표출원 권리를 포기하게 되는 사례가 많이 발생하고 있습니다.


상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 아무런 대응도 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 함께 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50% 정도 되는 것으로 보이는데, 이는 과거에 비해 상당히 높아진 수치입니다( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하는 경우입니다). 심사관의 거절결정에 대해서도, 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정을 논리적으로 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되고 있습니다.


따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받은 경우, 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는, 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유 극복을 위한 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4. 의약품에 대한 상표출원은 지정상품의 범위를 어떻게 하는 것이 좋을까?


지정상품을 포괄명칭인 약제라고 단순하게 지정하는 것도 가능합니다. 다만, 실제로 사용할 예정인 하위개념의 구체적 약품명을 함께 지정해서 출원하는 것이 바람직합니다. 단순히 약제라고만 포괄명칭으로 지정한 경우 권리범위가 넓은 장점은 있는 반면, 등록과정이나 등록 후 불사용 취소심판 등에서 상대방의 공격에 취약한 단점이 있습니다.


예를 들어 포괄명칭으로 지정된 저장상표에 대해 불사용 취소심판이 청구된 경우, 도전자로서는 불사용 사실을 포괄명칭의 하위개념인 어느 약품 하나에 대해서만 증명하면 되므로 입증부담이 훨씬 적습니다. 반면, 특정 약품을 지정하는 경우에는 출원상표가 타인의 선행상표와 저촉된다는 이유로 거절되었을 때 상품의 특수성(: 전문의약품과 일반의약품은 수요자 측면에서 매우 상이하여 비록 각 상품에 유사상표가 부착된 경우라 할지라도 상품출처의 오인, 혼동이 야기되지 않음)을 어필하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.


따라서, 지정상품을 포괄명칭 약제, 그 하위 개념인 구체적 약품명으로 층계적으로 지정해 출원한 후 회사의 상표사용 전략에 따라 구체적 결정을 등록 단계에서 하는 것이 바람직합니다.

 

5. 자사 상호와 성분명 등 식별력이 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?


예를 들면 산도스 올란자핀이란 상표는 산도스란 상호와 올란자핀이란 성분명을 결합한 것인데, 성분명은 상표로서 식별력이 없는 부분으로 올란자핀 단독으로는 상표등록이 불가능합니다. 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.


그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1)자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있은 가능성도 있습니다. 

작성일시 : 2013. 9. 9. 17:25
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