1항 출원발명 구성요소 2는 그 제형이 구형의 마이크로 입자인 반면, 선행발명은 액체성으로 주사가능한 제형이라는 점에서 차이가 있다. 원고는 구형이란 단순한 구형이 아니라 출원명세서의 6, 7에 나타난 정도와 같은 높은 정도의 원형도를 가지는 구형을 의미한다고 주장하므로 그 당부도 함께 검토하기로 한다(차이점 1).

 

또한 출원발명의 구성요소 3은 생분해성 고분자 및 목시덱틴의 중량비율이 4:1 내지 9:1로 수치적으로 한정되어 있지만, 선행발명에는 중합체 및 목시덱틴의 중량 비율이 수치적으로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 2),

 

구성요소 4마이크로 입자의 입자 평균직경이 80 내지 130인 반면, 선행발명에는 입자의 평균 직경이 수치로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

 

구형의 사전적 의미는 공 같이 둥근 모양을 의미하고, 그 둥근 정도에 관하여서는 특별히 한정되어 있지는 않으므로, 단면의 원형도가 100%에 이르는 경우도 포함되지만, 그에 미치지 않는 경우(가령 단면의 윤곽이 매끄럽지 않다거나 단면이 길쭉한 원형인 경우 등)도 일응 포함될 수 있다. 모든 실시예에서 사전적 의미에서는 구형’, 공 같이 둥근 모양으로 볼 수 있는 입자가 형성되기는 하였지만, 이 사건 출원발명 명세서에서는 실시예 5 내지 10의 경우 형성된 단면의 형태(4, 5)의 경우에는 마이크로 입자의 성상이 고르지 못하다고 표현하고 있는 반면, 실시예 1의 경우에는 마이크로 입자의 성상이 고르게 형성되었다고 표현하고 있음을 알 수 있다.

 

그 외 원고 진술사항 등을 종합하여 보면 결국 이 사건 출원발명에서는 구형 입자의 원형도가 높은 경우와 낮은 경우를 준별하고 있음을 알 수 있다. 또한 주지관용기술에 의하면 동일한 성분으로 마이크로 입자를 만들더라도 함량비나, 교반조건 등 제법에 따라 입자의 구형도는 상당한 정도로 달라질 수 있음을 알 수 있다. 결국 구성요소 2구형이란 7에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형으로 해석하는 것이 그 표현하고자 하는 기술적 의의에 부합하는 것으로 보인다.

 

차이점 1에 대하여 보면, 마이크로 입자의 출발물질인 제1 혼합물은 ‘PLGA 등 생분해성 고분자와 목시덱틴을 유기용매에 용해시킨 용액이고, 이로부터 소정의 제법을 거쳐 최종 물질인 마이크로 입자를 제조한 후에, 이를 주사제의 방식으로 투여하는 것임을 알 수 있다. 즉 제1혼합물은 이를 바로 치료목적으로 투여할 수 있는 단계의 물질이 아니라 마이크로 입자의 제조를 위한 출발물질로서, ‘생분해성 고분자와 목시덱틴 및 유기용매3가지 성분만으로 이루어진 물질임을 알 수 있다. 그런데 선행발명에는 생분해성 고분자에 목시덱틴 약물이 고르게 분포되어 있는 구형의 마이크로 입자를 형성한다는 사항은 개시되어 있지 않다. 또한 선행발명은 아래에 기재된 바와 같이 그 제형이 주사제로 사용하기 위한 액제의 약물을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있는데, 이러한 최종물질인 주사제인 액제를 제조한 후에, 그로부터 다시 그 전 단계인 마이크로 입자를 제조하기 위하여 액중건조법을 적용한다는 것은 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이어서 통상의 기술자가 착상하는 것이 쉬워 보이지는 않는다.

 

차이점 2의 경우, 구성요소 3에서는 마이크로 입자 내에서 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 한정하고 있는 반면, 선행발명은 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량을 한정한 것이므로 그 비교대상이 서로 다른 것이다. 뿐만 아니라, 선행발명에는 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관하여서는 전혀 개시되어 있지 않다. 따라서 선행발명의 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량으로부터 곧바로 구성요소 3의 마이크로 입자 내 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

 

한편 차이점 3도 용이하게 극복되지 않는다. 선행발명에 마이크로 입자에 관한 사항이나 그 크기를 80 내지 130로 한정한다는 사항은 전혀 개시되어 있지 않고, 이 사건 출원명세서에는 구성요소 4에서 마이크로 입자의 크기를 80 내지 130로 한정한 것에 의해 위와 같은 유용한 효과가 얻어짐이 나타나 있는데 선행발명에는 이러한 점에 관한 어떠한 기재나 시사 또는 암시도 찾아볼 수 없다.

 

또한 구성요소 47에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형의 마이크로 입자라는 구성요소 2 및 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관한 수치범위라는 구성요소 3과 유기적으로 결합되어 있는 것이므로, 설령 구성요소 4의 수치범위에 임계적 의의가 인정되기 어렵다고 하더라도 그것만으로 이러한 유기적 결합관계를 포함하는 전체 발명의 진보성이 곧바로 부정된다고 할 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 19. 선고 20193090 판결

 

KASAN_수치한정 임계적 효과 없으나 2가지 수치한정의 유기적 결합 발명 – 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 진

특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 9. 10:00
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발명의 완성 요건 판단

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

 

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017523 판결 참조).

 

한편 화합물 발명의 경우 산업적으로 유용한 물질을 제공하는 것이 발명이 목적하는 기술적 효과라고 할 수 있으므로, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명을 통해 그 화합물을 제조 가능하고 산업적 유용성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있어야 발명으로서 완성되었다고 할 것이다.

 

그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 니코틴(/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 사용할 수 있는 화학식 I에 의해 정의되는 아릴 융합된 아자폴리사이클릭 화합물, 구체적으로 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 실시예 26에 바레니클린 및 그 염산염의 제조방법이 개시되어 있고, 위 화합물의 생성을 확인할 수 있는 자료로서 핵자기공명분광(1H-NMR) 분석 데이터, 가스크로마토그래피 질량 분석(GCMS) 데이터 및 융점이 기재되어 있다. 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 1의 화합물이 니코틴 탐닉을 감소시키거나 담배 사용을 중단하거나 줄이는데 도움을 준다고 기재되어 있고, 구체적으로 래트의 뇌조직으로부터 제조한 막 현탁액을 분리하고, 여기에 시티신 등을 이용하여 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위에 결합하는 니코틴 억제 활성 화합물의 효과를 측정하는 생물학적 검정을 실시한 결과 위 검정에서 시험된 이 사건 특허발명의 화합물이 10μM 미만의 IC50값을 나타냈다는 취지의 기재가 있다.

 

따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자 입장에서 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제조하고 이를 확인할 수 있으며, 바레니클린이 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위(neuronal nicotinic acetylcholine specific receptor site)에 결합하고 콜린성 기능을 조절함으로써 니코틴(/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 이용될 수 있다는 산업적 유용성을 충분히 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로, 발명으로 완성되었다고 할 것이다.

 

실시가능 요건 판단

 

특허법 제42조 제3항은 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있는 바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

 

한편 물건의 발명의 경우 발명의 실시란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 20142061 판결 참조).

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 20194727 판결

 

KASAN_발명의 완성 요건, 실시가능 요건 판단 – 의약발명, 화학발명에 대한 무효심판 특허법원 2019. 12.

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 9. 09:12
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