-- 상품형태 모방에 대한 손해배상액 산정방법 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 11. 선고2012가합522440 판결 --

 

1. 타사의 상품을 모방 판매한 행위에 대한 분쟁 및 법원 판결

 

원고와 피고는 모두 컴퓨터 및 주변기기 또는 관련 용품을 제조 또는 판매하는 사업자입니다. 문제된 상품은 컴퓨터 모니터 받침대입니다. 구체적 형상과 모양은 첨부된 판결문에 사진으로 첨부되어 있습니다.

 

원고와 피고 제품들의 형상 및 모양을 비교하면 i) 컴퓨터 모니터 등을 올려 놓을 수 있는 구성요소로서 그 재질이 5mm 두께의 강화유리로 이루어지고 그 형상이 사각형의 판 형상으로 이루어진 유리판과 ii) 위 유리판의 양 끝단에 수직 방향으로 하나씩 결합되어 위 유리판을 지지함과 동시에 위 유리판과 바닥 사이에 키보드가 수납될 수 있는 공간을 형성하는 구성요소로서 그 재질이 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 수지로 이루어지고 그 형상은 내부에 중공이 형성되어 전체적으로는 링 형상으로 이루어진 지지대로 구성되어 있고, iii) 이 사건 원고 제3, 4제품과 이 사건 피고 제3, 4제품은 모두 하나의 지지대 하부에 3개의 USB 포트가 나란히 형성되어 있습니다.

 

다만 법원은 iv) 이 사건 원고 제품들은 위 지지대의 형상이 각 모서리가 라운드 처리된 직사각형의 형상으로 이루어져 있는데 반하여 이 사건 피고 제품들은 위 지지대의 형상이 가운데는 오목하고 바깥 쪽은 볼록한 이른바 누운 8형상으로 굴곡 처리된 점에서 차이가 있다고 보았습니다.

 

그러나 법원은 모서리가 라운드 처리된 직사각형 형상의 제품을 누운 8자 형상으로 굴곡 처리하는 정도의 변경이 어렵다거나 그 반경으로 인하여 제품의 전체적인 형태가 크게 달라졌다거나 제품의 디자인에 차별적인 특징이 있다고 보기 어렵다고 보았는바, 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들은 그 전체적인 형상 및 모양이 극히 유사하다고 판단하였습니다.

 

또한 법원은, 색채 및 광택에 관하여, 이 사건 원고 제1, 3제품과 이 사건 피고 제1, 3제품의 지지대는 모두 백색, 이 사건 원고 제2, 4제품과 이 사건 피고 제2, 4제품의 지지대는 모두 흑색이어서 그 색채가 같은 데다가 그 재질도 ABS 수지로 서로 동일하여 같은 광택을 가지고 있고, 또한 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들의 유리판은 모두 투명한 유리 그 자체의 색채와 광택을 가지고 있으므로, 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들은 각 구성 부분(지지대, 유리판)의 색채 및 광택뿐만 아니라 제품 전체로서의 배색의 조화도 매우 유사하다고 보았습니다.

 

결국 법원은 제품 발매 시기 등으로 보아 피고의 모방의사 및 행위가 있었던 것으로 판단하여, 피고상품은 원고제품의 상품형태를 모방한 것으로 보았습니다.

 

2. 피고의 손해배상 책임 및 손해배상액 산정의 문제

 

. 부정경쟁방지법 제14조의2 1항의 적용 여부

 

원고는 피고가 2010. 9.부터 2012. 12.까지 이 사건 피고 제품들을 판매한 수량은 약 327,513개이고, 이 사건 원고 제품들의 단위수량당 이익액은 8,406.8원이므로 손해액은 2,753,336,288(=327,513 x 8,406.8)이라고 주장하였습니다. , 275천만원에 이르는 손해배상을 청구한 것입니다.

 

그러나 법원은 원고가 제출한 증거만으로 피고가 2010. 9.부터 2012. 12.까지 이 사건 피고 제품들을 327,513개를 판매하였다고 인정하기 부족하고, 단위수량당 이익액도  원고 제품의 도매가에서 생산원가만을 뺀 금액으로서 영업비나 관리비 등이 포함되어 있어 이를 순수한 단위수량당 이익액으로 볼 수 없다고 보아, 부정경쟁방지법 제14조의2 1항을 적용할 수 없다고 판단하였습니다.

 

. 부정경쟁방지법 제14조의2 5항 적용

 

그 다음 법원은 곧바로 다음과 같은 제5항의 재량에 의한 손해액 산정으로 넘어갔습니다.

 

부경법 제14조의2 5 법원은 부정경쟁행위, 3조의21항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”

 

법원은 먼저 i) 이 사건 원고 제1, 2제품의 도매가는 13,000, 생산비용은 6,818.5, 이 사건 원고 제3, 4제품의 도매가는 20,500, 생산비용은 9,868원이므로, 이 사건 원고 제1, 2제품의 단위수량당 이익액은 최대 6,181.5원이고, 3, 4제품은 최대 10,632원이며, 이를 평균하면 최대 8,406원인 점, ii) 8,406원에는 이 사건 원고 제품들의 판매를 위한 영업미, 관리비, 광고비 등이 포함되어 있는 점, iii) 피고가 2010. 9.경부터 2012. 4.경까지 이 사건 피고 제품들은 37,975개 판매하여 446,035,598원의 매출을 올렸다고 주장하나, 피고가 부천세무서에 신고한 같은 기간의 매출액 3,691,611,749원의 12%에 불과하므로 피고의 실제 판매량은 더 많은 제품을 판매한 것으로 보이는 점(피고의 인터넷 쇼핑몰에서 이 사건 피고 제품들의 판매 비중은 63%에 달함) 등의 사실을 인정하였습니다.

 

법원은 위의 인정 사실에 의해 2009. 5.경부터 2012. 4.경까지 3년간 입은 손해액에 대하여, 단위수량당 이익액을 앞서 본 최대 단위수량당 이익액의 평균인 8,406원의 약 40% 상당액인 3,500원으로 보고 판매수량은 피고가 주장하는 37,975개보다 많은 약 5만개로 보아, 원고의 손해액을 17,500만원(= 3,500 x 5만개) 정하였습니다.

 

3. 손해액 산정에 관한 재판 실무에 관한 시사점

 

법원이 손해배상액 산정시 가장 자주 적용하는 법조는 위 제5항입니다. , 손해액 산정을 법원 재량으로 한다고 볼 수 있습니다. 이 사건에서도 상품 하나의 수익을 증거로 산출된 이익 평균값의 약 40%에 해당하는 액수로 하고, 수량도 침해자 주장의 수량보다는 많지만 원고가 판매수량으로 주장한 수량의 20%에도 미치지 못하는 값을 판매수량으로 정하여, 양자를 곱한 값을 원고 손해액으로 판결하였습니다.

 

문제는 이와 같은 재판부의 판단을 뒷받침하는 객관적 근거가 없다는 점입니다. 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 소송의 어려움을 단적으로 보여주는 사례로 생각합니다. 결국 실무적으로는 이와 같은 소송상 문제점과 판결의 경향을 충분히 감안하여 재판부 심증형성에 도움이 될 정황 증거를 빠짐없이 제출하고 재판부를 충분히 설득하는 것이 매우 중요하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울중앙지방법원 2013. 7. 11. 선고 2012가합522440 판결 

서울중앙지방법원_2012가합522440_판결문.pdf

작성일시 : 2013. 12. 17. 17:11
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-- 디자인 등록이 없는 자전거 보관대 디자인을 모방한 경우 그 법적책임 및 손해배상 사례 - 서울중앙지방법원 2013. 9. 27. 선고 2013가합27850 판결 --

 

1. 사실관계

 

 가. 원고의 자전거 보관대 디자인

 

원고회사는 자전거 보관대에 관한 일련의 디자인(디자인1~3)을 하였습니다. 디자인12006. 2.경 완성하여 홈페이지에 게시하였고, 디자인2를 적용한 제품은 2007년도 제품 카탈로그에 수록하였고, 디자인32010.경 완성한 후 이를 적용한 제품을 2011년도 제품 카탈로그에 인쇄하였습니다. 디자인 등록이나 저작권 등록은 하지 않았습니다.

 

 나. 디자인 모방제품에 관한 법적분쟁 및 쟁점

 

피고는 2011. 7.경 아파트 신축현장에 자전거 보관대(피고제품1) 50개를 설치하였고, 2012. 7.경에는 다른 아파트 현장에 다른 제품(피고제품2 및 피고제품3)을 설치하였습니다. 위 피고제품1~3의 디자인은 원고의 제품과 같거나 유사하였습니다. 


이러한 피고의 행위에 대하여, 원고는 자신의 디자인을 저작물로 보고 저작권 침해를 주장함과 아울러, 상품형태 모방으로 인해 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였습니다(다만, 디자인 등록이 없었기 때문에 디자인권 침해는 문제되지 않았습니다).

 

2. 법원의 판단

 

 가. 저작권 성립 및 침해여부

 

법원은 원고의 디자인1만을 응용미술저작물로 인정하고 나머지는 독자성을 인정할 수 없다고 보아 저작물성을 부인하였습니다. 나아가 법원은 원고의 디자인1과 피고제품 사이의 실질적 유사성과 의거성을 인정하여 저작권 침해라고 판단하였습니다.

 

 나. 부정경쟁방지법상 상품형태 모방여부

 

원고의 디자인3만이 상품형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내에 해당하므로 상품형태로써 보호받을 수 있다고 보았습니다. 법원은 피고제품이 원고의 디자인3과 완전히 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 상품형태를 지닌다고 보아 모방으로 인정하였습니다.

 

3. 손해액의 산정

 

 가. 저작권 침해 부분

 

원고는 피고가 원고의 디자인1을 침해하여 10개 들이 제품 40, 7개 들이 제품 11개를 설치하였고, 10개 들이 제품의 경우 견적단가 3,780,000, 제작단가 2,750,000, 이익 1,030,000원이고, 7개 들이 제품의 경우는 견적단가 3,400,000, 제작단가 2,420,000, 이익 980,000원이라고 주장하였습니다. 따라서 원고는 합계 51,980,000(= 1,030,000 x 40 + 980,000원 x 11)의 손해를 보았다고 주장하였습니다.

 

그러나 법원은 저작권법 제126조에 따라 다음과 같이 상당한 손해액을 인정하였습니다. 저작권법 제126조에는 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다라고 규정합니다. 법원은 피고의 침해태양, 피고의 침해 대수, 원고의 손해액 주장 등을 고려하여 원고의 디자인1의 제품에 대한 기여도를 10%로 보았습니다. 이에 따라 원고가 주장한 위 손해액의 10%만을 인정하여 5,000,000원을 원고의 손해로 판단하였습니다.

 

여기서 법원이 권리자가 주장하는 이익액의 10%만을 인정한 근거를 구체적으로 제시하지 않았다는 점을 주목해야 합니다. 실무상으로는 손해배상 소송을 할 때 가장 신경을 써야 할 부분입니다. 재판부에 어떤 논리로 높은 비율을 적용하도록 설득할 것인지가 손해액수의 규모에 직접 연결되기 때문입니다.

 

 나. 부정경쟁방지법의 상품형태 모방 부분

 

원고는 디자인3의 경우 견적단가 6,000,000, 제작단가 4,100,000, 이익 1,900,000원이므로 74,100,000(=1,900,000 x 39)의 손해를 보았다고 주장하였습니다.

 

마찬가지로 법원은 부정경쟁방지법 제14조의2 5항에 따라 재량으로 다음과 같이 상당한 손해액을 인정하였습니다. 피고의 침해태양, 피고 제품의 개수, 원고의 손해 주장 등을 고려하여 이 사건 디자인3의 제품에 대한 기여도를 50% 정도로 보아 원고 주장의 50% 상당에 해당하는 39,000,000원을 손해액으로 인정하였습니다. 저작권 부분과 동일하게 법원은 50%로 인정한 근거를 밝히지 않았습니다.

 

3. 실무적 시사점

 

손해배상액 산정을 법원의 재량으로 하는 사례가 대부분입니다. 물론 재판부 마음대로 정한다는 의미는 아닙니다. 재판부의 자유심증으로 손해액수를 결정하지만 합리적, 논리적 근거가 있다면 충분히 반영될 수 있습니다. 결국 당사자로서는 직접적 증거나 사실뿐만 아니라 재판부를 설득할 수 있는 간접사실 등을 빠짐없이 충실하게 제출하는 것이 매우 중요하다 생각합니다.


*관련판결: 서울중앙지방법원 2013. 9. 27. 선고 2013가합27850 판결

서울중앙지방법원_2013가합27850_판결문.pdf

작성일시 : 2013. 12. 3. 15:03
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-- 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 201214441 판결 --

 

서울고등법원의 지재권 전문 재판부인 제5민사부가 방화문 제조장치 관련 특허침해소송에서 선고한 판결로서, 특허침해소송 실무에 관한 좋은 참고자료가 될 것 같아서 소개합니다.

 

위 판결에서는, “하나의 특허에 관하여 특허청구범위를 복수의 청구항으로 기재할 수 있는 바, 이러한 다항제는 하나의 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호하고 자유기술 영역과의 한계를 명확하게 하기 위한 것으로서, 하나의 발명에 속하는 복수의 청구항 사이에 특허법상 그 기술적 의의 내지 기술적 가치를 달리 평가할 아무런 근거가 없으므로, 각 청구항마다 개별적으로 성립하는 특허침해로 인한 침해금지, 손해배상 등의 법률효과는 모두 하나의 특허의 침해로 인한 것으로서 서로 다른 것이라고 볼 수 없고…, 특별한 사정이 없는 한, 각 청구항에 기한 특허침해로 인한 청구가 하나의 소송으로 심리되는 경우에는 그 청구들은 소송법상 선택적 병합의 관계에 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 선택적 청구란 복수의 청구 중 어느 하나만 성립하면 나머지 청구는 심리하지 않아도 된다는 의미입니다. 따라서, 특정 청구항에 관한 특허권을 침해한 것으로 판단되면, 나머지 청구항에 관한 침해여부는 심리하지 않아도 됩니다. 실무적으로 복수의 청구항 중에서 가장 침해입증이 쉬운 청구항만 집중적으로 주장 입증하면 될 것이므로, 다수의 청구항에 관한 침해를 한꺼번에 모두 주장, 입증하려는 소송수행은 바람직하지 않습니다.

 

종래의 특허침해소송 실무를 살펴보면, 복수의 청구항에 기한 각 특허침해를 심리 판단한 사례는 많지만, 각 청구항에 대한 특허침해를 인정하면서도 그 손해배상액에 관하여는 청구항마다 구별하지 않고 단일한 손해액을 산정하고 있습니다. 또한, 각각의 청구항은 서로 다른 기술내용을 기재하고 있지만, 일단 침해가 인정되면 그 청구항 사이에 침해자의 실시기술에 있어서의 비중 내지 기여의 정도를 심리하거나 구별하여 판단하지 않습니다. 결국, 어느 하나의 청구항에 대한 침해를 인정하고서도 다시 특허권자가 주장한 다른 청구항에 대한 침해 여부를 별도로 판단한다는 점만 다를 뿐이고, 판결에서 최종 인정하는 침해금지범위 또는 손해배상액의 측면에서 보면, 하나의 청구항을 침해한 경우와 복수의 청구항을 침해한 경우에 어떤 차이도 없습니다.

 

그렇다면, 결론에서는 종래 판결도 위 소개하는 판결에서 말한 선택적 병합과 동일한 입장으로 보입니다. 다만, 위 서울고등법원 판결은 이와 같은 쟁점에 대해 특허침해소송에서 청구항을 기준으로 소송물을 인정하되, 하나의 특허에 포함된 복수의 청구항에 기초한 청구는 원칙적으로 선택적 병합의 관계에 있다고 명시적으로 밝혔다는 이론적 의미가 있을 뿐입니다. 특허침해소송에 관한 실무자 관점에서 보면, 복수의 청구항에 관한 침해주장이 가능하더라도, 그 중에서 가장 유리한 청구항을 선택하여 그 청구항에 대한 주장, 입증에 집중하는 소송수행이 바람직하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결

서울고등법원_2012나14441_판결문.pdf

작성일시 : 2013. 11. 20. 19:25
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-- 무효인 특허권의 행사와 민사책임 - 특허권자가 신청한 특허권침해금지가처분이 받아들여져 집행된 후에 그 특허가 무효가 된 경우, 특허권자가 부담하게 되는 손해배상책임 --


1. 머리말

 

특허권자는 특허발명을 무단 실시하는 자에 대해 침해품의 제조, 판매금지를 청구할 수 있습니다. 특허권 침해행위를 신속하게 금지시킬 필요가 있을 때에는 특허침해금지청구의 본안소송에 앞서 특허침해금지가처분신청을 합니다. 이때 법원은 특별한 사정이 없는 한 특허유효 추정의 원칙에 따라 침해여부를 판단하는데, 특허권자가 승소하는 경우 그 가처분결정의 집행으로 상대방 제품의 생산판매를 중지시킬 수 있습니다.

 

한편, 무효심판은 실시자의 입장에서 특허권 행사에 대한 가장 중요한 방어책입니다. 특허무효는 특허권을 처음부터 없었던 것으로 하므로 해당 특허가 무효로 확정되는 경우 특허권 행사의 기초를 소급적으로 소멸시키는 효과가 있습니다. 특허침해금지가처분결정은 6개월 정도면 나게 되지만, 무효심판은 1년 이상, 무효심결의 확정까지는 3, 4년의 기간이 필요하므로, 보통 무효심결이 나오기 전에 가처분결정이 먼저 집행될 수 있습니다. 그런데, 특허청 통계에 따르면 최근 특허의 무효율이 분쟁대상 특허의 70%를 상회합니다. 따라서, 특허유효를 전제로 가처분을 집행하였으나 나중에 그 특허가 무효로 확정되는 경우가 빈번하게 발생합니다. 특허무효는 특허권자의 입장에서 볼 때 모든 것을 허망하게 만드는데 그치지 않고 상대방으로부터 형사상 업무방해 책임이나 민사상 손해배상 책임까지 추궁당하게 합니다. 이와 같이 특허의 무효는 그것만으로 그치지 않고 다른 법적 책임과 연결될 수 있는 것입니다.

 

이하에서는 특허권을 행사하고 난 후 특허무효가 확정된 경우 특허권자에게 지울 수 있는 민사상 손해배상 책임의 내용에 대하여 최근 판결을 중심으로 구체적으로 말씀드립니다.

 

2. 핵심쟁점 및 판례의 입장

 

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다(민법 제750). 무효인 특허권의 행사는 처음부터 없었던 권리를 행사한 것이므로 위법행위에 해당합니다. 따라서, 무효인 특허권 행사로 상대방에게 손해가 발생하였다면, 특허권자에게 위법행위에 관한 고의 또는 과실이 인정되는 경우 민법상 불법행위 책임으로서 손해배상 책임이 발생하게 됩니다. 특허권자에게 손해배상 책임이 있는지 여부는 무효인 특허권을 행사함에 있어서 특허권자의 고의 또는 과실을 인정할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 고의와 과실을 구별할 실익이 없으므로 실제로는 특허권자의 과실 인정 여부가 핵심 쟁점입니다.

 

먼저, 특허권자가 특허침해금지가처분신청에서 승소하여 가처분 집행을 하였으나 나중에 특허무효 등으로 본안소송에서 패소한 경우를 살펴봅니다. 대법원은 오래 전부터 가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 당사자는 특별한 사정이 없는 한 상대방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다는 확고한 입장을 취하고 있습니다. , 대법원은 가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 반복하여 판결해 오고 있습니다(대법원 1999. 4. 13. 선고 9852513 판결 등). 특별한 사정이 없는 한 특허권자의 과실이 추정되고 가처분 집행에 따른 손해배상 책임이 있다는 의미입니다.

 

3. 최근 사례 검토

 

서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결(대법원에서 심리불속행으로 확정됨)은 특허권 행사의 구체적 내용, 특허무효에 따른 본안소송의 경과, 그 후 특허권자에 대한 손해배상 책임 내용과 범위 등에 관한 좋은 참고사례로 보입니다. 비록 하급심 판결이지만 위 사례를 구체적으로 살펴봅니다.

 

 가. 사실 관계

 

특허권자는 경쟁회사 A를 상대로 특허권침해금지가처분을 제기하여 승소하였고 해당 제품의 제조, 판매금지명령을 받아 집행하였습니다. 또한, 특허권자는 A 회사를 상대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 80억원에 해당하는 물품대금 채권에 관한 채권가압류신청을 하였고, 역시 승소하여 가압류를 집행하였습니다. 그 결과, A 회사로부터 물품을 납품받은 구매회사는 80억원이 넘는 물품대금을 법원에 공탁하였습니다. 특허소송이 시작되자 A 회사는 해당 특허에 대한 무효심판을 청구하였으며 특허심판원에서 진보성 결여를 이유로 무효심결이 났습니다. 그런 후에서야 A 회사는 법원으로부터 채권가압류취소결정을 받고 물품대금에 해당하는 위 공탁금을 수령하였습니다. 그 후 대상 특허는 특허법원 및 대법원을 거친 끝에 결국 무효로 확정되어 소멸하였습니다. 결국, 제조판매금지가처분뿐만 아니라 채권가압류 결정 모두 각 피보전권리가 존재하지 않는 것으로 귀결되어 모두 부당한 보전처분으로 판명된 것입니다. 이에 A 회사는 특허권자를 상대로 그동안 특허권의 행사로 60억원의 손해를 입었다고 주장하면서 손해배상을 청구하였습니다.

 

 나. 서울고등법원 판결 내용

 

서울고법은, 비록 가처분 및 가압류가 법원의 재판에 의해 집행되는 것이지만 본질상 실체적 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명으로 집행채권자 책임 하에 하는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정된다는 원칙을 다시 확인하였습니다


또한, 과실추정을 복멸(覆滅)할 특별한 사정은 각별히 신중하게 판단해야 한다고 하면서, 도중에 일부 유효 심결이나 판결이 있었다거나 특허권의 권리범위를 인정한 판결이 있었다는 사실 등 재판 과정에서 법원의 판결이 엇갈리는 우여곡절이 있었다는 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 판결하였습니다. 더 나아가, 과실을 인정할 수 없는 특별한 사정이 있었다는 특허권자의 주장에 대해서, 특허침해금지가처분을 집행한 특허권자가 본안소송에서 1, 2심을 승소한 후 상고심에서 패소하여 최종적으로 패소 확정되었고, 7년이라는 장기간 동안 여러 가지 우여곡절이 있었던 사실이 인정되는 경우조차도 특허권자의 과실을 인정하였던 대법원 1980. 2. 26. 선고 792138 판결을 인용하면서 특허권자의 주장을 배척하였습니다.

 

손해배상의 범위에 대해서 서울고법은, 가압류되었던 공탁금에 대한 이자, 특허발명의 회피설계 비용, 부품대체 비용, 인건비 등에 관한 손해는 인정하면서도, 가장 액수가 큰 수주실패에 대한 손해배상에 대해서는 판매 계약이 확정되어 있지 않았던 사정, 구매자가 다른 회사로부터 대체 구매를 할 수 있었던 사정 등에 비추어 납품계약이 최종적으로 체결되었을 것을 전제로 한 영업이익의 일실손해는 인정할 증거가 없다고 판단하였습니다. 다만, 무효 특허권에 근거한 부당가처분으로 A 회사로서는 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의 손상 등을 초래하여 적지 않은 정신적 손해를 받았다고 인정된다고 하면서 위자료를 인정하였습니다. 결론적으로, 서울고법은 특허권자는 A 회사에게 약 96천만원의 손해를 배상하라고 판결하였습니다.

 

4. 특허권자의 과실추정을 복멸하는 특별한 사정

 

과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다면 특허권자는 손해배상 책임이 없습니다. , 이 경우 특허침해금지가처분을 집행하였으나 추후 특허무효 등으로 본안소송에서 패소하는 경우에도 특허권자가 상대방에 대한 손해배상 책임을 부담하지 않게 되는 것입니다.  이하에서는 어떤 경우에 과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다고 볼 수 있는지에 관한 대법원 판결 내용을 검토해 봅니다.

 

대법원 2002. 9. 24. 선고 200046184 판결은, 과실을 인정하기 어려운 특별한 사정이 있었다고 본 원심(서울고등법원 9619958 사건)을 파기 환송한 사례입니다. 먼저 서울고법은, ① 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월 가량 본안소송과 같은 정도로 쌍방의 주장과 입증을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, ② 가처분집행 채권자가 전용실시권을 획득하여 가처분신청을 할 때까지 약 7년간 전용실시권을 유지하면서 제조, 판매하였으며, ③ 등록고안에 관한 몇 차례 동종업체와의 특허분쟁에서 승소하였고, 또 동종업체들은 전용실시권자와 합의를 하였으며, ④ 변리사로부터도 실시자 제품이 전용실시권을 침해하였다는 감정결론을 얻었고, ⑤ 실시자 대리점이 실용신안권을 침해하지 않겠다는 각서를 쓰고 일간지에 사과문까지 게재하였으며, ⑥ 검사도 실시자 회사의 대표이사를 실용신안법 위반으로 기소한 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 전용실시권자인 가처분집행채권자로서는 상대방 제품이 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일, 유사하여 실용신안권을 침해하는 것이라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 봄이 상당하다는 이유로, 전용실시권을 행사한 집행채권자에게 고의나 과실이 있다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

그러나, 대법원은 서울고법과 달리 위 사정에도 불구하고 전용실시권자의 과실 추정이 번복되었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 과실 추정에 관한 원칙적인 입장에서 실시자가 입은 손해에 대하여 전용실시권자에게 손해배상 책임이 있다고 판단하였습니다. 가처분은 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 판시하여 원칙적 입장을 다시 한번 강조하였습니다.

 

위 대법원 판결의 입장에 따르면 최종 패소한 특허권자에게 과실이 없다고 볼 여지가 매우 좁다는 것을 알 수 있습니다. 물론 반대의 판결도 있습니다. 예를 들어, 대법원 2007. 4. 12. 선고 200646360 판결은 특허권자의 과실 추정이 복멸되었다고 보았습니다. 그 이유로, 양 당사자가 해당 특허발명의 효력을 인정하여 양도계약까지 체결하였던 사정, 분쟁의 구체적 경과, 가처분신청을 하게 된 경위 등 구체적 사정을 고려할 때 그렇다는 것인데, 명확한 판단기준을 제시하고 있지 않아서 아쉬움이 남습니다.

 

정리하면, 무효인 특허권을 행사한 특허권자에게는 원칙적으로 과실이 추정되어 특허권자는 상대방 실시자가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 다만 극히 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우에만 과실 추정이 복멸되어 손해배상 책임을 면할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

 

5. 맺는 말

 

무효사유를 갖고 있는 특허권을 신중하지 못한 방법으로 행사하면 추후 책임이 따릅니다. 물론, 무효사유가 없는 특허라면 가장 좋을 것입니다. 그러나, 무효심판에 관한 통계를 보더라도 현재 실정은 그렇지 못하기 때문에 특허권의 행사방법으로 형사고소보다는 민사소송을, 특허침해금지가처분 신청보다는 본안소송을 선택하는 것이 바람직합니다. 또한, 특허등록 그 자체가 목적이 아니라 특허권 본연의 권리행사를 기대한다면, 특허출원 준비와 심사과정에 지금보다 훨씬 더 많은 노력과 비용을 들여서라도 추후 무효도전을 이겨낼 수 있는 강한 특허를 획득해야 할 것입니다.

 

*관련 판결 : 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결

서울고등법원_2007나105732_판결문.doc

작성일시 : 2013. 10. 14. 12:10
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-- 미국법원에서 특허유효 및 침해라고 판결한 후 미국특허청에서 특허재심사를 통해 해당 특허를 무효로 결정한 경우, 상호간 그 결정의 효력이 어떻게 되는지 - Fresenius USA v. Baxter Intl (Fed. Cir. 2013) 판결 : 특허무효 결정의 효력 우선 -- 

 

Apple vs. Samsung 사건에 관한 뉴스에서 보도된 바와 같이 미국 1심 법원에서 애플 특허의 유효 및 침해라는 결정이 난 후에도 삼성전자는 미국특허청에 해당 특허의 무효를 주장하는 재심사를 청구하여 심리가 진행 중입니다. 그것은 비록 1심 법원에서의 배심재판 결과 특허침해라는 판결이 있었더라도, 해당 특허가 무효로 된다면 1심 법원 판결을 뒤집을 수 있다는 전략입니다. 이와 같은 삼성전자의 전략을 뒷받침하는 중요한 판결이 최근 CAFC에서 나왔습니다.


미국 CAFC에서는, 특허침해 사건 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 확정된 뒤 그 후속절차로 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 심리가 진행 중인 사건에서, 침해자가 병렬적으로 청구한 해당 특허의 무효를 구하는 미국특허청 USPTO의 재심사(ex parte reexamination) 결정이 이미 존재하는 법원 판결과는 달리 특허무효라고 나왔을 때 그 효력을 어떻게 할 것인지 대해, 많은 논란에도 불구하고 결국 특허무효의 대세적 효력을 인정하는 판결을 하였습니다


 특허가 무효로 확정되어 손해배상청구의 소는 근거가 없게 되었다는 것을 이유로, 이미 특허침해 판결 후 손해액 산정만 남은 사건의 판결을 파기한 것입니다우리나라에서 무효심결의 소급효를 인정하여 재심사유로 보는 것과 유사합니다. 이는 확정 및 집행 전이기만 하면 최종단계에 진입한 침해금지 및 손해배상 청구소송을 무효소송으로 뒤집을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 판결은 또한, AIA를 통해 기존의 Ex Parte Re-examination 이외에도 새롭게 우리나라의 무효심판과 유사한 Inter Partes Review가 도입된 상황에서 많은 관심을 불러일으키고 있습니다

 

1. 사실관계


Fresenius Baxter는 모두 혈액투석기 등 의료기기를 제조하는 업체입니다. 이 사건은 2003 Fresenius Baxter US 5,247,434 특허에 대해 무효와 비침해에 대한 확인의 소를 제기하면서 시작되었습니다. Baxter Fresenius의 제소에 대하여 반소로 침해소송을 제기하였습니다. 지방법원은 2007 434 특허는 유효하며 Fresenius Baxter의 특허를 침해하였다고 판단하였고, CAFC 2009년 지방법원의 판단을 유지하였으나 손해액의 산정 부분은 파기환송하였습니다. 다시 지방법원은 2012 $24m의 손해배상을 명하였는데, 이에 대해 양 당사자가 항소를 제기하였습니다.


그런데 Fresenius 434특허에 대하여 (최초 소 제기일로부터 약 3년이 지난 후인2006 USPTO ex parte reexamination을 신청하였고, BPAI는 이미 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 나온 후인 2010년에 해당 claim들에 대해 무효로 판단하였습니다. CAFC 2012 11월에 무효 판단을 확정하였고, USPTO 2013. 4. 30. 434특허를 취소하였습니다.

 

위 사건을 시간 순서대로 정리하면 다음과 같습니다. 

i) 지방법원이 434특허의 청구항을 유효라 판단하였고, CAFC도 이를 유지하였는데, 

ii) 이후 USPTO가 해당 청구항이 무효라고 판단하였습니다. 

iii) 지방법원이 손해액을 산정하였으나 이에 대하여 항소가 제기되었고, 

iv) 이후 CAFC USPTO의 무효결정을 확정하였으며, USPTO는 해당 청구항을 취소하였습니다.


, 특허침해 사건의 1심 법원 및 CAFC는 특허 유효라고 판결하였으나, 특허청 및 CAFC는 이와 상반되게 특허 무효라고 판결한 것입니다. CAFC는 동일한 특허의 유효성에 대해 서로 다른 사건에서 정반대의 판결을 하였습니다. 어떻게 이와 같은 상반된 판결이 나올 수 있었을까요? 이는 상반된 판결을 방지하는 기판력 제도에 반하는 것은 아닐까요?

 

2. CAFC의 판결


위 문제에 대하여 CAFC는, 지방법원의 특허침해 판결은 최종 확정된 것이 아니기 때문에 기판력 위반이 아니라고 판단하였습니다. Baxter는 손해배상 산정 쟁점만 확정되지 않았을 뿐 특허유효 및 침해판단은 확정되었다고 주장하였습니다만, CAFC 3인 재판부 중 2명의 판사는 위 사항들이 모두 확정되지 않았다고 보았습니다. 따라서, 특허 무효인 이상 더 이상 소인(cause of action)이 없어졌기 때문에 지방법원의 판결 전부를 파기할 수 있다고 하였습니다.


여기에서 미국법원 CAFC는 최종 확정의 개념에 대하여 상당히 엄격한 기준을 제시하였는데, 판결의 확정이란 판결을 집행하는 것 이외 어떠한 법원의 판단이 필요 없는 상태를 의미한다고 하였습니다. 이에 대해서 소수의견 1인 판사는, 3권 분립이라는 헌법적인 원칙에 따라 확정된 법원의 판결을 USPTO의 결정으로 변경할 수 없다는 점과 법원의 유무효판단이 USPTO를 구속한다는 점을 지적하였습니다. 이번 CAFC의 판결은 법원 판결의 확정에 대한 매우 중대한 법리 쟁점에 관한 의견 대립이 있으므로, 이후 CAFC 전원합의체 심리 (En Banc Review) 또는 미국 연방대법원의 심리를 받을 가능성도 있습니다. 이와 같은 추가 판결을 통해 최종 법리가 설정될 것으로 기대합니다.

 

3. 미국 특허소송에 관한 시사점


침해자로서 다툴 수 있는 수단이 더 많이 확보되었다는 의미가 있습니다. 설령 침해소송에서 패소하여 손해배상 판결을 받았다고 해도, 가능한 한 최종 판결의 집행을 중지시켜서 시간을 확보하면서 USPTO의 특허 재심사를 최대한 이용해야 할 것입니다. 다만, 특허에 대한 재심사의 결과는 손해배상액이 최종 확정되기 전에 나와야 합니다

작성일시 : 2013. 9. 10. 18:55
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-- 국내외 기술이전 Royalty Rate 통계 자료 –  ㈜ 델타텍코리아 2012. 4. 발표 한국 업종별 실시료율 산출 보고서 중 일부 표 인용 -- 

 

대표적 기술이전 전문회사로 널리 알려진 ㈜델타텍코리아에서 보유하고 있는 기술이전에관한 로열티 자료와 기술이전 관련 컨설팅 회사인 미국 AUS사의 자료를 정리한 것입니다.


국내외 기술이전 관련한 로열티 산정, 특허침해를 원인으로 한 손해액 산정, 영업비밀침해시 손해액 산정, 직무발명의 자기 실시로 인한 이익액 산정시에 모두 참고자료로 활용될 수 있는 귀중한 통계자료로 생각됩니다.


발표자료 중에서 가장 핵심적인 내용을 담고 있는 아래 표를 참고로 올려드립니다. 데이터를 수집하고 정리하여 공개한 델타텍코리아에 감사드립니다.


작성일시 : 2013. 8. 22. 19:21
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-- 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지법 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법 - 서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 --

 

서울중앙지방법원은 2013. 6. 7. 특허침해로 인한 손해배상액으로 145억원을 인정하는 판결을 하였습니다. 참고로, 손해배상 명령뿐만 아니라 제품의 제조 및 판매금지는 물론, 반제품과 생산설비도 모두 폐기하라는 폐기명령까지 한 전형적으로 특허권자가 완승한 판결입니다. 이 판결이 주목되는 이유는 우리나라 특허소송에서도 고액의 손해배상 판결이 나오기 시작한 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 이와 같은 손해배상 액수를 어떤 근거로 산정하였는지 살펴보겠습니다.

 

- 사실관계 -


제품은 프린터 감광드럼 및 카트리지이고, , 피고는 이를 생산 판매하여 왔는데, 그 중 대부분은 수출하였습니다. 수출입의 경우 관세청에 통관자료가 남기 때문에 특허권자는 해외수출 매출액에 해당 산업분야 표준소득율 10%을 곱하여 산정한 금액을 손해배상액으로 청구하였습니다.

 

- 판결 요지 -


손해배상에 관한 적용 법조문 특허법 제128조 제2  특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”

 

- 검토 -


1심 법원은 피고가 얻은 이익을 원고가 입증해야만 한다고 전제한 후, 서울세관장에 대한 사실조회를 근거로 수출매출액을 정하고, 국세청이 고시한 컴퓨터 및 그 주변기기 (코드번호: H) 제조업의 단순 경비율이 모두 90%라는 사실을 인정하였습니다. 여기서, 국세청 단순 경비율이란 국세청이 통계자료를 바탕으로 해당업종의 매출액 및 수입액에서 소득세 부과의 편의를 위해 규범적 판단을 거쳐 결정한 것이므로 단순 경비율이 90%라고 해서 구체적 사건에서 피고의 수익율을 10%라고 단정할 수는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 특허법 제128조 제5항에서는 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론의 전체 취지에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정함으로써, 재판부에 일종의 재량권을 부여하고 있습니다.

 

본 사건에서 재판부는 제128조 제5항의 규정에 근거하여, 국세청 고시 중 컴퓨터 및 그 주변기기 표준 소득률 10%(100% - 단순경비율 90%)를 근거로 하여 수출매출액 x 10%를 침해자의 수익으로 인정하였습니다.  다만, 피고의 실제 수익율이 국세청 표준 소득률보다 낮다는 특별한 사정이 있다면 실제 수익율로 산정할 수 있다는 전제를 달고 있습니다.

 

특허법 제128조 제2항에 근거한 손해배상액 산정에 있어서 핵심 쟁점은 이때 이익을 침해자가 얻은 이익을 영업이익으로 볼 것인지 아니면 순이익으로 볼 것인지 여부입니다. 회계상 어느 이익 개념을 채용하는가에 따라 실제 손해배상액수가 크게 달라지기 때문입니다. 실제 소송에서 매우 복잡한 문제로서 판단이 쉽지 않습니다.


그와 같은 문제를 피하는 현실적인 대안으로 자주 사용되는 방법이 특허법 제128조 제5항을 근거로 하여 국세청 고시에 따른 그 산업분야의 표준 소득률(단순 경비율을 제외한 값)에 근거한 손해배상액 산정입니다. 침해자는 실제 수익이 표준 소득률로 산정한 액수보다 낮다는 특별한 사정을 주장할 수 있습니다. 그러나, 실제로는 침해자가 특별한 사정에 관한 주장 입증 책임을 부담하므로 재판부가 실제 그 수익을 인정할 가능성은 높지 않습니다.

 

정리하면, 위 판결의 내용에 비추어 볼 때 특허침해로 인한 손해배상액은 매출액이 입증된다면 여기에 국세청 고시의 표준 소득률을 곱한 금액으로 산정될 수 있다 할 것입니다.


판결문:

판결문_원문_2012가합68823_서울중앙지법.pdf

국세청 고시:

국세청고시_제2013-13호_귀속경비율.hwp

작성일시 : 2013. 8. 7. 10:31
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