사례연구__글50건

  1. 2019.10.18 최근 판결사례 분석 공동개발 라이선스 계약분쟁 사례연구 세미나
  2. 2014.12.03 직무발명을 종업원이 회사에 신고하지 않고 무단 유출하여 제3자 명의로 특허등록을 받은 경우 사용자가 특허권 이전 등록을 통해 직접 회수할 수 있는지 여부
  3. 2014.11.25 직무발명의 공동발명자가 회사에 신고하지 않고 제3자에게 그 지분을 양도하여 단독 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 그 특허권의 지분을 이전 받을 수 있음
  4. 2014.11.21 공유 특허권을 매각한 후 대금분할 방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
  5. 2014.10.31 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건
  6. 2014.10.31 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계
  7. 2014.10.22 해외특허소송뉴스: 영국법원 LEO Pharma의 건선치료용 복합제 유럽특허 2건 진보성 결여로 무효판결 – Teva v. Leo 사건 판결
  8. 2014.08.12 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 – 대전지방법원 2011가합8564 판결
  9. 2014.08.07 특허권자 - 오리지널 품목허가권자와 제네릭 회사가 체결한 특허분쟁 화해계약 중 역지불합의 내용을 공정거래법 위반으로 판단한 대법원 판결 사례연구
  10. 2014.07.28 폰트 파일의 불법 사용과 그 결과물에 관한 저작권 침해여부, 그 폰트가 사용된 팜플렛 등의 사용금지 및 폐기청구 인정여부
  11. 2014.07.05 오리지널 제품 특허권자가 제네릭 발매회사를 상대로 제기한 특허소송에서 중도 화해한 합의내용을 공정거래법위반으로 판단한 대법원 판결
  12. 2014.05.29 의약용도와 약리기전 관련 대법원 판결 – 올로파타딘 특허무효 판결
  13. 2014.05.21 ACE 저해제(Trandolapril) + CCB(Verapamil) 복합제 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC판결
  14. 2014.05.11 해외특허소송뉴스: 프랑스 파리고등법원 Negma v. Biogaran 사건 판결 - 퇴행성관절염치료제 Diacerein 특허침해금지가처분 후 특허무효에 따른 특허권자의 손해배상 판결
  15. 2014.05.08 미국특허소송 이중특허배제의 법리확대 판결 – Gilead v. Natco Pharma 사건 CAFC 판결
  16. 2014.05.07 해외특허소송뉴스: 영국 특허법원 Hospira v. Genentech 사건 – Herceptin (Trastzumab)투여용량 및 방법 후속특허와 조성물 후속특허를 무효로 판단한 판결
  17. 2014.04.10 일본제약 회사 다케다의 프레바시드 의약품(Prevacid® SoluTab™, 약효성분: lansoprazole)에 대한 미국특허는 유효하지만, Zydus의 ANDA 제네릭 제품은 특허 비침해라는 CAFC 판결
  18. 2014.03.25 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 – 미국 Ethicon 판결
  19. 2014.03.07 약가인하 결정의 근거가 되는 보건복지부 고시의 위법성을 다툰 행정소송 판결 - 서울행정법원 2012구합27503 판결
  20. 2014.02.28 프랜차이즈 가맹계약을 본부가 일방적으로 해지하면 무효라는 판결 – 서울중앙지방법원 2014. 1. 8. 선고 2013가합45841 판결
  21. 2014.02.24 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권이 인정되지 않는 경우 및 실무적 대응방안
  22. 2014.02.21 하도급거래 공정화에 관한 법률, 공정거래위원회 심사지침, 심결례 등 세미나 자료
  23. 2014.02.20 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리
  24. 2014.02.12 공동연구개발 계약서(RCOA, Research Collaboration and Option Agreement) 핵심조항 및 후속 독자개발 관련 분쟁사례
  25. 2014.02.11 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용
  26. 2014.02.06 [사례연구] Medtronic사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 – 장기간 연속된 우선권주장을 수반한 일련의 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단
  27. 2014.01.23 [사례연구] 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제
  28. 2014.01.21 [해외뉴스] 미국 특허침해소송에서 손해배상액수를 산정할 때 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 손해배상액이 극심하게 달라지는 사례 – 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판..
  29. 2014.01.20 [사례연구] 비밀유지계약(NDA)에서 비밀보호대상 정보의 범위에 관한 계약서 문구 표현에 관한 쟁점 – 개방형 표현방식(but is not limited to)의 효력에 관한 미국법원 판결 소개
  30. 2014.01.14 [사례연구] 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 – 서울중앙지방법원 2013가단5010607 판결

 

가산종합법률사무소

서울 서초구 반포대로454 한원신관빌딩 5전화: (02)591-0657, 이메일: kkh@kasanlaw.com

 

  : 법무/개발/연구/특허 담당자

  : 최근 판결사례 분석 공동개발 라이선스 계약분쟁 사례연구 세미나

 

 

1. 안녕하십니까? 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

 

2. 저희 가산종합법률사무소에서는 1025일 금요일 오후 3시부터 530분까지 강남대로 소재 CNN the Biz 강남 교육연수센터에서 최근 판결사례 중심으로 공동개발, 기술이전, License, R&D Collaboration Agreement 관련 분쟁사례연구 Case Study 미나를 개최합니다.

 

3. 이번 세미나에서는 실제 분쟁사안에 관한 최근 판결을 중심으로 공동개발, 기술이전, 공동연구개발, License, R&D Collaboration Agreement등 제품개발 과정에서 문제되는 계약실무의 포인트를 구체적으로 검토하고 분석하는 case study로 진행합니다. 실제 분쟁사례의 계약조항, 분쟁의 원인, 각 당사자의 해석 및 주장, 법원 판결을 검토하여 해석, 책임소재, 계약위반자의 책임범위, 바람직한 대응방안 등을 검토해 보겠습니다.

 

4. 어떤 흠도 없는 완벽한 계약서는 실무상 가능하지 않습니다. 현실적 한계를 감안할 때 다소 불리한 계약조항이라 하더라도 해당 계약서의 기본구조와 내용을 숙지하고 그 잠재된 Risk를 미리 파악하여 적절하게 관리할 수 있다면 받아들일 수 있습니다. 기술이전, License, R&D Collaboration 관련 분쟁사례를 검토하여 자주 문제되는 포인트, Risk, 실무적 대응방안은 무엇인지 등을 살펴보면 실무자들에게 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

5. 세미나는 일방적 발표보다 실무상 필요한 사항에 대해 자유롭게 질문하고 토론하는 interactive 방식으로 진행할 예정입니다. 미리 질의내용을 보내주는 것도 환영합니다. 관련 실무자들의 많은 관심과 참여를 바랍니다. 감사합니다.

 

2019.  10.  18.

 

가산종합법률사무소 변호사 김 국 현 드림


 

최근 판결사례 분석 공동개발, 기술이전, 라이센스 계약분쟁 사례연구 세미나

 

1.     : 2019. 10. 25. 금요일 오후 15:00 ~ 17:30 (2시간 30)

2.     : CNN the Biz강남 교육연수센터 501 (강남대로 CGV 뒷편)

3. 참 가 비 : 무료

4. 참가신청 : 참가를 희망하는 분은 첨부된 참가신청서를 작성하여 20191024()까지 이메일(kmh@kasanlaw.com)로 보내주시기 바랍니다

                     참가신청서.doc

5. 문의/연락처 : 김민희 대리 전화: 02-591-0657, kmh@kasanlaw.com)

 

 

장소 약도

 

작성일시 : 2019.10.18 17:00
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-- 직무발명을 종업원이 회사에 신고하지 않고 무단 유출하여 제3자 명의로 특허등록을 받은 경우 사용자가 특허권 이전 등록을 통해 직접 회수할 수 있는지 여부 --

 

1.      원칙 특허권이전등록청구권 불인정

 

발명이 곧 특허는 아닙니다. 예를 들면, 발명을 특허출원하지 않고 영업비밀로 보유하거나 조건 없이 공개함으로써 그 권리를 포기하기도 합니다. 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만이 허용되는 것이 원칙입니다.

 

이와 같은 특허법 법리를 대법원 2014. 5. 16. 선고 201211310 판결에서 다시 한번 명확하게 판시하였습니다. 대법원 판결문의 해당 부분을 참고로 인용합니다. "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고, 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."

 

2.     예외 특허대상은 확정된 후 중간 양도행위만 무효인 경우

 

발명에 대해 누군가 특허출원을 한 결과, 그것이 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 무효 후 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

 

대법원 2004. 1. 16. 선고 200347218 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였습니다.

 

3.     예외 공동 발명자 중 외부인에게 그 지분을 무단 양도하여 특허 출원한 경우

 

종업원이 공동 발명자인 경우 사용자는 그 종업원의 지분권을 승계합니다. 그런데, 공동발명자인 종업원이 그 직무발명을 회사에 신고하자 않고 외부인 공동 발명자의 단독 발명인 것처럼 꾸며 외부인 공동 발명자 명의로 특허 출원한 경우가 많습니다. 그런데, 이와 같은 경우 공동 발명자 중 1인의 특허출원이 있었으므로, 진정한 권리자의 특허출원이 없었던 원칙적 상황과는 구별됩니다. 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결과 구체적 사실관계는 다르지만, 그 전제조건 "특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명"이라는 상황은 동일합니다. 따라서, 직무발명의 진정한 권리자인 사용자는 그 종업원이 갖는 공동 발명자의 지분에 기초하여 외부 공동 발명자가 출원한 특허출원 또는 등록특허에 대해 직접 지분권의 이전등록청구가 가능합니다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결에서 이와 같은 법리를 다시 한번 명확하게 설시하였습니다. 다만, 특허권 지분 이전등록의 방법으로 중간생략 등록이 아니라 순차 등록이전을 해야 하고, 이를 위해 사용자는 종업원의 이전등록청구권을 채권자로서 대위행사할 수 있다고 판시하였습니다.

 

위 판결에 대한 소개 글을 이미 포스팅하였지만, 그 핵심내용을 다시 인용하면 다음과 같습니다. 종업원 B 회사와 체결한 직무발명 사전승계에 관한 약정을 , 직무발명 Q22 합금 발명을 하였으나, 종업원 B 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 외부인 A에게 양도하였습니다. 나중에 이를 알게 사용자 회사가 소송을 제기한 것입니다.

 

대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 판시하고, 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아니라 특허에 관한 지분권을 사용자 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

작성일시 : 2014.12.03 09:05
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-- 직무발명의 공동발명자가 회사에 신고하지 않고 3자에게 지분을 양도하여 단독 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 특허권의 지분을 이전 받을 있음 -- 

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 - 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원, 등록한 경우 사용자가 채권자대위권 행사로 위 특허권 중 종업원의 지분에 대하여 순차 이전 받을 수 있다고 판결하였습니다.

 

1. 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 요지

 

대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리를 3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 직무발명 완성사실을 알게 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다 판시하였습니다. 그리고 이중양도는 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 것이므로, 사용자 등은 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 있다 보았습니다.

 

2. 사실 관계의 개요

 

종업원 B 원고 회사와 체결한 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 , Q22 합금 발명 종업원 B 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 종업원 B 직무발명에 해당한다는 , 그럼에도 불구하고 종업원 B 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 A에게 양도한 등이 인정되었습니다.

 

이어 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하나, 사건에서 사실심 변론종결시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 없음 확인하였습니다.

 

3. 사용자의 이전등록청구권에 대한 판단

 

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아닌 특허권을 원고 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결

  2011다77313.pdf

 

정회목 변호사 

 

작성일시 : 2014.11.25 14:48
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-- 공유 특허권을 매각한 후 대금분할 방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 --

 

통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.11.21 11:05
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-- 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건 -- 

 

분쟁대상인 특허 라이선스 계약은 2001년 독일회사 Behringwerke (licensor, 당시 독일회사 Hoechst 자회사, 현재 Sanofi‑Aventis로 합병됨) Genentech (licensee) 사이에 체결된 것입니다. 라이선스 계약은 governing law로 독일법, 분쟁해결수단은 ICC arbitration에 따른다고 규정하였습니다.

 

해당특허는 EP No. 0 173 177 "Enhancer for eukaryotic expression systems"와 같은 원천기술에 해당하고, 상당한 액수의 upfront payment에 덧붙여 매출의 0.5%에 해당하는 액수를 running royalty로 지급한다고 되어 있습니다. Genentech (licensee)는 이 기술을 활용하여 rituximab 등 소위 블록버스터에 해당하는 의약품을 개발하였고, Roche와 합병 후 전세계 시장에서 해당 제품을 판매하고 있습니다.

 

현재 당사자 사이에 복잡한 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중이고, 그 중 라이선스 관련 핵심쟁점으로 해당 특허가 무효로서 이미 등록이 취소된 경우 그 특허에 관한 로열티를 라이선스 계약에 따라 여전히 지급할 의무가 있는지 여부입니다. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 분쟁이 빈발하고 그 해결은 쉽지 않는 복잡한 문제입니다.

 

이 라이선스 분쟁에서는, 라이선스 계약상 ICC arbitration에서 라이선서 Sanofi-Aventis 가 승소하였습니다. 2013년 중재판정에서 라이센시 Genentech License 계약에 따른 경상로열티 108,322,850 유로(17백억원)와 지연이자를 라이센서에게 지급하여야 하고, 여기에 추가로 중재비용으로 약 1 million 유로 + 8십만 달러에 달하는 거액을 지불하라고 판정하였습니다.

 

이에 라이선시 Genentech은 위 중재판정에 불복하여 중재판정취소의 소를 프랑스 파리고등법원에 제기하였습니다. 그런데 파리고등법원은 무효특허에 기초한 running royalty 지급의무를 인정한 중재판정 중 핵심쟁점을 판단해 달라는 취지로 사건을 유럽사법재판소(ECJ)에 보냈다고 합니다.

 

중재판정에서 라이선스 대상 특허가 무효로서 특허등록이 취소되었음에도 그 해당기술을 실시하는 경우 로열티를 지급하여야 한다고 판단한 것은, 그 적용법 독일법령에서 이와 같은 해석이 타당하다고 보았기 때문입니다. 그러나, 이와 같이 무효인 특허권에 기초한 로열티 지급이 공정거래법 위반으로 허용되지 않는다고 해석되어야 하는 것은 아닌지가 핵심쟁점입니다. 이와 같은 쟁점에 대해 프랑스 파리고등법원은 직접 판결을 하기보다 유럽연합의 사법재판소에서 판단해 달라고 요청한 것입니다. ECJ에서 해당 쟁점에 관한 판결을 할 것으로 예상됩니다.

 

ICC 중재판정에서 독일법에서 무효특허에 대한 로열티 지급의무를 인정한 근거는 주의해 볼 필요가 있습니다, 정확하게는 무효 전 미지급한 로열티를 청구할 수만 있을 뿐 무효 후 로열티는 청구할 수 없다는 복잡한 내용입니다. 참고로 프랑스 변호사의 코멘트를 인용합니다.

 

The summary of German law on the consequences of the invalidity of the licensed patent on the licensee’s obligation to pay royalties for the time period after a judgment finding a patent invalid: a licensor may claim the payment of royalties that the licensee did not pay until the moment the decision on invalidity is final and binding because, up to that moment, the patent was in force. However, after a final and binding decision holding a patent invalid, there is no room for a claim to collect running royalties for the use of the patent.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:43
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-- 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계 -- 

 

예전에 뉴스레터로 정리하여 발송한 적이 있는 글을 참고로 올려드립니다.

 

특허청 통계를 보면 2009년 무효심판이 청구된 특허의 71.6%가 무효심결을 받았습니다. 무효심판에서 유효로 살아 남은 특허 중 약 30% 정도가 특허법원에서 다시 무효로 판결된다고 합니다. 따라서, 현재 기술이전 또는 실시권 설정 등 라이센스 대상이 된 특허가 라이센스 계약 체결 후 무효로 되는 경우가 빈번하다고 할 수 있습니다.

 

그와 같은 경우에 라이센시는 특허가 무효가 되었음을 이유로 장래 지급해야 할 로열티를 거절하고, 나아가 이미 지급한 로열티까지 반환해 줄 것을 요구하는 사례가 실제 발생하고 있습니다. 그런데, 기술이전을 통해 실질적 이득을 취한 라이센시가 사정이 변경되었다고 하여 위와 같은 주장을 하는 것이 타당한가 문제됩니다. 더 나아가서는 라이센서로서는 그와 같은 위험을 차단하기 위해 애초 계약할 때에 취할 방책은 없는가 등을 검토해 볼 문제입니다. 예를 들어, 라이센시는 해당 특허의 효력에 관해 다툴 수 없도록 정하면 되지 않을까? 불가능하다면, 라이센서의 이익 상실을 최소화하기 위해 계약 체결시 주의해야 할 사항은 어떠한 것이 있을까? 등등은 아주 중요한 문제입니다. 다음과 같은 쟁점을 살펴보는 것이 모든 해답은 아니겠지만 몇 가지 문제에 대해서는 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

 

사례 :  특허권자 에게 의 특허 A에 대한 실시권을 허여하였고, 에게 실시료를 지급하기로약정하였다. 그런데 이후 A 특허에 대하여 특허청에 무효심판을 청구하였고, 결국 특허 A는 무효로 되었다.

 

Q. 특허 A가 무효인 경우에도 특허권자 은 라이센시 로부터 로열티를 받을 수 있을까?  

 

A.  특허심판원의 심결 및 법원 판결을 통해 A 특허가 무효로 확정되는 경우, 결국 A 특허는 처음부터 없었던 것으로 되고, 그에 기한 사이의 실시권 설정계약도 원시적 불능으로 무효가 된다.

 

이러한 경우에 관하여 서울고등법원 판례는 특허권이 유효함을 전제로 한 실시권 설정계약에 따라 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용이 되어 허용되지 않는다.’는 입장이다(서울고등법원 2006 76103 판결, 확정). 한편, 위 사건의 원심 판결문에는 특허권자가 실시자로부터 이미 지급받은 로열티는 부당이득에 해당한다고 함으로써, 오히려 라이센시가 특허권자에게 이미 지급한 로열티의 반환을 청구할 수 있다는 취지로 판결하였다. (서울중앙지방법원 2005가합62919 판결, 다만, 아직 대법원에서 이 쟁점을 정면으로 다룬 사례는 없다). 

 

따라서, 위와 같은 판례에 따를 경우, A 특허가 무효가 됨으로써 에게 A 특허에 대한 대가로서의 로열티를 청구할 수 없게 된다. 더 나아가 이미 받은 로열티까지 에게 반환하여야 하는 위험에 처할 수도 있게 된다.

 

Q. 특허권자 은 계약을 통해 A 특허의 무효를 다툴 수 없도록 할 수는 없을까?

 

A.  3자의 A 특허무효 주장은 예측 할 수도 막을 수도 없지만, 계약 관계에 있는 에 대하여는 계약시 A 특허의 효력을 다툴 수 없도록 정한다면, 최소한 에 의해 특허가 무효가 되는 등의 위험은 사전에 방지할 수 있지 않을까? 이른바, 계약서에 부쟁(不爭)의무 조항을 명기할 경우의 그 효력에 관한 문제이다.

 

그런데 공정거래위원회가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이른바 「공정거래법」’) 위반 여부를 판단하기 위하여 제시한 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위를 「공정거래법」 위반 행위로 제시하고 있다. , 부당하게 부쟁의무 약정을 체결하는 경우에는 「공정거래법」 위반이 된다는 것이다. 다만, “부당여부는 부쟁의무 약정의 배경과 의도, 시장 경쟁에 미치는 효과 등에 따라 판단하는 것으로, 구체적 사정에 따라 법 위반 여부가 달라지게 된다.

 

만약, 부쟁조항 약정이 「공정거래법」 위반으로 판단될 경우에는 공정거래위원회는 부쟁의무 조항의 삭제를 명하는 시정명령을 내릴 수 있고, 사법상으로는 부쟁의무 약정 자체가 무효로 되거나 부쟁의무를 강제하는 것이 권리남용 행위로 평가되어, 계약 상대방의 무효심판 청구도 계약 위반이 아닌 것으로 된다. 참고로, 부쟁의무 약정에 대하여 미국, 일본 등에서는 해당 공정거래법 위반의 소지가 높은 것으로 보고 있으나, 독일은 위반되지 않는 것으로 보는 경향이 있다.

 

따라서, 부쟁조항으로는 무효심판 청구를 저지할 수 없다고 보아야 할 것이다. 다만, 실무상 부쟁의무 조항을 넣는 것이 조금이라도 도움이 될 것이므로 바람직하다.

 

이 경우 실시권자는 무효심판 청구권자인 이해관계인에 포함되지 아니하므로, 실시권자의 무효심판 청구는 부적법 하다.’는 주장을 통해 의 무효심판 청구가 부적법함을 주장하는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 이에 대해 판례 입장도 일관되지 않다. 다만, 실시권자가 로열티를 지급하지 않을 목적으로(또는 이미 지급한 로열티를 반환받을 목적으로) 무효심판 청구를 하는 경우에는 실시권자도 위 이해관계인으로 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.

 

결국, A 특허에 특허 무효의 사유가 있고 이 로열티 지급의무를 소멸시키고자(더 나아가 위같이 이미 지급한 로열티를 반환받고자) 무효심판 청구를 하는 경우에는, 이 라이센스 계약서에 부쟁의무 조항을 두어 의 심판청구의 자유를 제한한 점에는 합리적인 이유가 있었음을 설명할 수 있어야 한다. 실패한다면, 결국 A 특허가 무효가 됨으로써 발생하는 손해 및 이익 상실을 감수 할 수 밖에 없게 된다.

 

Q.  특허 A의 효력을 100% 장담할 수 없다면, 특허권자 甲은 이익상실 가능성을 최소화하기 위한 예방책으로 어떠한 점을 주의해야 할까?

 

A.  A 특허가 무효가 된다 하더라도, 사이의 라이센스 계약 내용에 사실상 영업비밀, 노하우 이전을 포함한 기술지원 등이 포함되어 있는 경우에는, 은 여전히 기타 노하우의 사용에 대한 대가로서의 로열티는 받을 수 있다. , 로열티 감액은 피하기 어려울지 모르더라도 일부 로열티는 여전히 받을 가능성이 있다.

 

그러나 이미 분쟁이 발생한 이후에는 계약서 기재 로열티가 무효가 된 A 특허 이외 영업비밀, 노하우, 기술지원 등에 대한 대가를 포함한 것이다.’라고 주장하는 것만으로는 위와 같은 일부 로열티도 지급받는 것이 쉽지 않다. 이미 관계가 악화된 이 계약서에 기재되어 있지 않은 로열티 지급 의무를 인정할 가능성이 없기 때문이다. 공정거래위원회도 유사한 사례에서, 특허권자 라이센서가 위 조항(로열티 조항)은 특허 이외의 영업비밀, 노하우 등에 대한 대가지급 조항으로서 이러한 노하우에 대한 대가지급은 지극히 정당한 것이라는 주장을 한데 대하여, “피심인들(특허권자들)은 해당 조항은 특허권에 대한 대가 지급이 아니라 노하우에 대한 대가 지급 조항이라고 주장하나 피심인들의 주장을 인정할 만한 명백한 근거가 없고, 오히려 문제된 조항에 기재된 ‘Exhibit B’는 특허기술 목록이므로 특허권에 대한 대가 조항으로 판단된다.”고 심결(2009지식0329)한 바 있다. , 라이센스 계약에 따라 로열티 지급 대상은 특허기술에 한정된다는 것이다.

 

따라서 과 라이센스 계약을 체결할 때에 이 지급하는 로열티에는 A 특허의 실시에 대한 대가 이외 관련된 의 영업비밀, 기타 노하우의 이전, 기술지원 등에 대한 대가가 포함된 것임을 명시하는 것이 필요하다. 영업비밀 및 기타 노하우를 특정할 수 있다면 그 내용을 계약서에 특정하는 것도 바람직할 수 있다. 반대로 이 이전하는 기술 내용을 구체적으로 표기하지 않거나, 막연히 실시를 허여하는 특허권 리스트만 기재하는 경우라면 장래 특허무효로 인한 분쟁을 피하기는 쉽지 않을 것이다. 또한 ‘B 특허의 실시, 의 영업비밀 및 노하우 등의 이전에 대한 대가도 포함된 것임을 인식하고 그 로열티 지급 범위를 정한 것임을 명백히 알 수 있도록 약정 문구를 명확하게 기재해 두는 것이 필요하다. 더 나아가 계약 체결 후에는 A 특허 기술 이외에 이전되는 영업비밀 또는 노하우가 어떤 것이 있는지 수시로 점검하여 목록을 작성해 두고, 이전된 서류의 원본 또는 사본 등을 보관해 두는 것이 필요하다.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:38
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-- 해외특허소송뉴스: 영국법원 LEO Pharma의 건선치료용 복합제 유럽특허 2건 진보성 결여로 무효판결 – Teva v. Leo 사건 판결 -- 

 

우리나라 식약처 등재특허는 아래와 같이 2건으로, 존속기간 만료일이 2020년과 2021년으로 많이 남았습니다.

 

    

 

유럽에서 제네릭 개발사 Teva는 오리지널사 Leo Pharma 복합제 특허가 이미 공지된 의약들의 용이한 결합으로서 발명의 진보성이 인정되지 않아 모두 무효인 특허라고 주장하였습니다. 영국법원은 2014. 10. 6. 문제된 유럽특허 EP 1,178,808호 및 EP 2,455,083모두 진보성 결여로 무효라고 판결하였습니다. 해당 특허의 각 특허청구범위, 선행기술내용, 진보성 불인정 사유 등 무효판단 이유를 상세하게 기재한 영국법원의 판결문을 참고로 첨부합니다.

 

통상 공지된 화합물을 공지된 용도로 함께 적용하는 복합제 의약발명은 그 진보성을 인정받아 유효한 특허로 살아남기가 매우 어렵습니다. 복합제 자체에 예상하지 못한 뛰어난 효과가 인정되거나 복합제 formulation에 기술적 난제가 있었다는 등의 특별한 사정이 있어야만 진보성을 인정받을 수 있습니다. 그런데, 이 사건 특허도 일반적인 통상의 범주를 벗어나지 못했습니다.

 

특허권자 Leo는 약효성분의 결합은 용이하게 도출할 수 있다고 하더라도, 그 다음 단계로서 특허발명의 solvent는 보통 흔히 채택되지 않는 값비싼 것으로서 그와 같은 부형제를 특별히 선택한 formulation 자체는 제약업계의 평균적 기술자의 시각에서 볼 때 결코 용이하지 않다고 주장하였습니다.

 

그러나, 영국법원은 이와 같은 Leo 주장에 대해 기술적 측면에서 그 결합에 문제가 없다면 상업적 이유만으로 그 선택이나 결합이 용이하지 않다고 볼 수 없다고 판결하였습니다. 결국 문제된 2건의 특허 청구항 전부가 진보성 결여로 무효라고 판결하였습니다.

 

*첨부자료: 영국법원 Teva v. Leo 사건 판결

  Teva v LEO 영국법원 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.10.22 16:35
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-- 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결 --

 

- 형사상 배임죄 성립

 

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결을 들 수 있습니다. 대법원 판결사안에서는 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원이 특허등록을 받도록 한 것이 발각된 경우 형사상으로는 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

 

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

 

- 민사상 손해배상 책임

 

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 사항은 확정된 것입니다. 대부분 다음 단계로서 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상 책임이 추궁될 것입니다. 특별한 사정이 없다면 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임을 피하기 어려울 것입니다.

 

첨부한 판결 사안에서는 1심 법원은 발명자 연구원에 대해서는 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 첨부된 판결문을 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

 

- 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

 

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

 

- 영업비밀 유출책임 관련 대법원 판결

 

직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄의 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

 

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장은 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

 

*첨부파일: 대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련

  대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련.pdf

 

작성일시 : 2014.08.12 13:29
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-- 특허권자 - 오리지널 품목허가권자와 제네릭 회사가 체결한 특허분쟁 화해계약 중 역지불합의 내용을 공정거래법 위반으로 판단한 대법원 판결 사례연구 --

 

저희 가산종합법률사무소/특허법인가산에서는 지난 7 29일 오후 허가특허연계제도와 관련하여 특허관련 합의와 공정거래법 위반여부, 그린리스트 등재특허의 권리범위해석과 특허침해판단에 관한 실무적 사항을 검토하는 실무 세미나를 하였습니다.

 

의약품 허가특허연계제도의 핵심쟁점 중 하나는 제네릭 진입의 문지기에 해당하는 우선판매품목허가와 주로 관련됩니다. 오리지널 품목허가권자 및 특허권자는 제네릭 진입을 막을 수 있고 상호이익이 된다면 후발업체인 우선판매품목허가권자와 적절한 조건으로 다양한 합의를 할 수 있습니다. 미국에서도 허가특허연계제도에 따른 특허소송이 대부분 당사자 합의로 종결된다고 합니다. 국가는 계약자유의 원칙에 따라 당사자들의 합의를 문제삼지 않아야 할 것입니다. 그러나, 위와 같은 합의는 때로는 제네릭 발매지연으로 귀결되어 바람직하지 않습니다. 따라서, 개정 약사법에서는 그 합의서를 공정위에 제출하도록 강제하고 공정거래법 위반여부를 심사할 예정입니다. 최근 대법원에서 유사한 사례에 대한 판결이 선고되었습니다. 위 세미나에는 대법원 판결에서 문제된 계약서 조항 및 합의내용, 공정거래법 위반으로 본 판단기준 등을 살펴보았습니다. 또한, 공정거래법 중 의약품 허가특허연계제도와 관련된 주요 조항을 살펴보고, 쟁점 및 실무적 함의도 검토하였습니다. 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.


*
첨부파일:

1. 역지불합의와 공정거래법 위반

  역지불합의의 공정거래법위반-GSK 동아제약 사건.pdf

2. 공정거래법과 지식재산권

  공정거래법과 지식재산권.pdf

 

작성일시 : 2014.08.07 09:50
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-- 폰트 파일의 불법 사용과 그 결과물에 관한 저작권 침해여부, 그 폰트가 사용된 팜플렛 등의 사용금지 및 폐기청구 인정여부 --

 

폰트파일에 대해서는 프로그램 저작권이 인정되지만, 폰트 즉 서체(typeface) 그 자체에 대해서는 저작권법적 보호를 인정하지 않는 판례를 말씀드린 바 있습니다. 이와 같이 폰트 파일에 대해서는 저작권을 인정하지만 폰트 자체에 대해서는 저작권 보호를 인정하지 않는다는 입장에서 실무적으로 판단이 어려운 문제가 발생합니다.

 

특히, 다음과 같이 저작권법에 저작권침해 결과물의 폐기청구에 관한 규정이 있는데, 그 조항의 해석이 핵심쟁점으로 생각됩니다.


저작권법 제123조 (침해의 정지 등 청구) ② 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 가진 자는 제1항의 규정에 따른 청구를 하는 경우에 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 청구할 수 있다.

 

여기서 “제1항의 규정에 따른 청구”는, 저작권 침해자에 대한 침해 정지 청구입니다. 즉, 저작권 침해 행위가 있었음을 전제로, 저작권자는 침해자에 대하여 제2항에 따라 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”을 폐기할 것을 청구할 수 있습니다.

 

폰트 파일을 불법 다운로드 받아 사용하여 상표, 간판, 광고물을 만들거나 책을 인쇄한 경우를 상정하면, 그 상표나 인쇄된 책은 타인의 폰트 파일에 대한 프로그램 저작권을 침해하는 행위에 의하여 만들어진 결과물에 해당합니다. 저작권법 제123조 제2항을 적용하면 그 물건의 폐기청구를 하는 것이 가능합니다.

 

참고로, 폰트 파일을 인쇄물 제작에 사용하는 경우 인쇄물 제작용 프로그램을 통해 폰트 파일 프로그램을 불러 사용하게 되고, 이 과정에서 컴퓨터의 메모리에 폰트 파일 프로그램이 일시적으로 복제가 되는바, 이 또한 폰트 파일 저작권자의 저작권을 침해하게 되며(RAM에의 일시적 복제를 복제권 침해로 본 서울중앙지방법원 2014. 2. 21. 선고 2013가합25649 판결 등), 이러한 저작권 침해행위로서 불러온 폰트에 의하여 인쇄물이 제작된 것이기 때문입니다.

 

그런데 저작권법 제123조 제2항을 위와 같이 문언적으로 해석하면, 폰트 자체의 저작권을 인정하지 않는다는 판례의 태도와 배치되는 등 여러 가지 불합리한 결과가 초래됩니다. 예를 들어, MS Word를 불법 다운로드 받아 사용하여 만든 모든 문서에 대한 Microsoft사의 폐기청구가 가능할 수 있게 되는 것입니다. 또한 위와 같은 해석론에 따르면, 폰트 파일 저작권자가 폰트 파일이 불법 사용되었다는 점만 증명하면 폰트 파일이 사용된 모든 인쇄물의 폐기를 청구할 수 있게 되어, 결국 폰트 자체를 법적으로 보호해 주는 것과 다름없습니다. 인쇄물에 대한 폰트 디자인권의 효력을 배제한 디자인보호법 제44조 제2항의 취지에도 어긋나게 될 수 있습니다. 

 

그렇다고, 저작권법 제123조 제2항의 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”의 범위를 제한 해석할 수 있는 근거 규정도 없습니다. 법원이 구체적 사건에서 판결을 통해 제한 해석하는 것이 가능할 것이지만, 국내외 판례나 학설의 뒷받침이 필요할 것입니다. 그런데, 현재까지는 이에 관한 연구 논문이나 외국법원의 판결이 나오지 않는 상태입니다. 따라서, 현재로서는 이와 같은 제한해석이 가능할지 단정하기 어렵습니다.

 

사실 이 문제는 폰트 파일에 대한 저작권 문제에 국한된 것이 아니라, 모든 프로그램 저작권의 경우 발생할 수 있는 문제로서 그 파장이 중대한 문제로 보입니다. 물론, 가볍게 판단할 수 있는 문제는 아니라고 생각되지만, 폰트파일 결과물에 대한 폐기청구를 인정할 경우 발생할 수 있는 불합리한 결과들을 고려할 때, 그 범위를 제한 해석하는 것이 필요하고, 또 타당하다고 생각합니다. 바람직하게는 저작권법에 명시적으로 제한 해석한다는 규정을 두는 입법적 조치가 필요할 것입니다.

 

정리하면, 결과물 폐기 인정여부에 관한 학술적 논의는 별론으로 하고, 실무적 입장에서는 현행 저작권법 규정을 중시하여 관련 Risk를 평가해 볼 필요가 있습니다. 즉, 현행 저작권법 규정에 따라 가장 보수적으로 평가한다면, 법규정상 타인의 저작물에 해당하는 폰트 파일을 불법 사용하여 작성한 결과물을 폐기할 수 있으므로, 관련 소송에서 폰트파일로 만든 상표, 로고, 광고물, 팜플렛, 인터넷 홈페이지, 간판 등의 사용금지 및 폐기 명령을 받을 수도 있다는 점을 유의해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2014.07.28 16:37
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-- 오리지널 제품 특허권자가 제네릭 발매회사를 상대로 제기한 특허소송에서 중도 화해한 합의내용을 공정거래법위반으로 판단한 대법원 판결 -- 

 

-  특허권자 GSK vs. 제네릭 발매사 동아제약이 특허소송 중 화해한 합의 관련 대법원 2014. 2. 27. 선고 201224488 판결 소개 -

 

1.     머리말

 

허가특허연계제도에서 특허권자와 제네릭 개발사 사이의 역지불합의를 어떻게 규제할 것인지는 매우 중요하고 또 어려운 사안입니다. 공정거래법에서는 명시적으로 '특허법에 의한 정당한 권리행사에는 이 법을 적용하지 않는다'라고 규정하고 있습니다. 독점권인 특허권을 보유한 권리자가 그 특허권을 행사하는 것도 자유이고. 그렇지 않고 포기하는 것도 자기 권리의 처분행위에 해당할 것입니다. 따라서, 침해혐의를 받고 있는 제네릭 개발사와 특허소송 중 화해합의를 한다고 해도 이상할 것이 없다고 볼 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 특정한 형태 또는 내용의 화해합의에 대해서는 공정거래법 위반 소지가 있는지 여부를 조사하고 판단한다는 것이 핵심 이슈입니다.

 

우리나라 최초의 역지불합의 사례로 주목을 받았던 GSK와 동아제약간 특허소송에 관한 합의를 서울고등법원과 대법원에서는 공정거래법 위반이라고 각각 판결한 것입니다. 허가특허연계제도를 운영하는데 있어서 신중하게 검토하고 고려해야 할 매우 중요한 판결로 생각합니다. 여기에서 대법원 판결의 기본적 내용을 간략하게 소개하면서, 대법원 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 대법원 판결뿐만 아니라 서울고등법원 판결문도 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다.

 

2.     배경사실

 

GSK는 오리지널 품목인 항구토제 조프란의 품목허가권자 및 특허권자입니다. 동아제약에서 generic 온다론을 개발, 출시하려고 하였고, GSK는 동아제약에 대해 특허침해소송을 제기하였고, 동아제약은 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 위 특허소송 및 특허심판은 중도에 당사자 사이 화해합의로 종결되었습니다. 판결문에 기재된 바에 따르면, 위 화해의 내용은 GSK측이 상당한 액수의 인센티브 및 GSK의 대상포진 치료제인 발트렉스의 국내 독점판매권을 동아제약측에 제공하는 대신, 동아제약은 온다론을 시장에서 철수한다는 것이었습니다. 또한 동아제약은 온다론 또는 발트렉스와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매를 하지 않는다는 조건이었습니다. 이에 대해 공정위가 조사한 후 약 50억원의 과징금을 부과하였고, 양사는 위 합의는 특허권자의 정당한 행사에 해당하고 공정거래법 위반행위가 아니라고 불복하는 과징금 부과처분의 취소를 구하는 소를 법원에 제기하였습니다.

 

3.    서울고등법원 판결

 

서울고등법원은, 정당한 특허권의 행사에는 공정거래법이 적용되지 않지만, ① 특허권자의 특허가 무효이거나 특허가 침해되지 않았음이 명백함에도 특허권자와 경쟁사업자가 경쟁 제한 목적으로 합의에 이른 경우, ② 특허기간의 만료 후에도 경쟁제품을 시장에 출시하지 않도록 한 경우, ③ 제법발명의 경우 제법과 상관없이 동일한 제품에 관한 연구 또는 제조, 판매 등을 금지하는 경우, ④ 특허기간 만료시까지 특허를 침해하지 않는 연구, 시험도 금지함으로써 특허기간 만료 이후에도 바로 경쟁제품이 출시되지 않아 특허권자의 독점권이 연장되는 효과가 발생하는 경우, ⑤ 당해 특허와 직접적으로 관련이 없는 다른 특허에 관련된 연구개발, 관련 제품의 출시 등을 금지하는 경우에는 특허권의 부당한 행사로서 공정거래법이 적용된다고 판결하였습니다.

 

이러한 판단 기준에 따라 서울고등법원은, 이 사건 합의의 경우 특허만료일 이후에도 generic 제품인 온다론의 제조, 판매 등을 금지하였고, 특허의 범위를 초과하여 다른 제법으로 생산하는 것은 물론 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매까지 금지하였으며, 이 사건 특허와 아무 관련이 없는 제품인 발트렉스에 관해서도 그와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매 등을 금지하였으므로, 특허권의 부당한 행사가 된다고 하였습니다. 그 결과 서울고등법원은 이 사건 합의에 공정거래법을 적용하여 그 경쟁제한성을 인정하였습니다.  

 

4.    대법원 판결  

 

대법원은 공정거래법 규정에 따라 "특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위"에 대하여는 공정거래법이 적용된다고 전제하였습니다. 결국 해당 합의가 특허권의 정당한 행사에 해당하는지 여부, 즉 그 판단기준이 핵심 쟁점입니다. 매우 중요한 내용이므로 대법원 판결문을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

[‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.

따라서 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 합의가 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지는 특허권자가 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단해야 하고, 이를 위해서는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려해야 한다.]

 

위와 같은 판단기준에 비추어 살펴보면, 대법원은 "이 사건 합의는 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 동아제약에게 특허 관련 소송비용보다 훨씬 큰 규모의 경제적 이익을 제공하면서 그 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 그 출시 등을 제한하기로 한 것으로서 특허권자인 원고들이 이 사건 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 동아제약에게 제공하는 대신 자신들의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미친 것이라고 할 수 있으므로, 이는 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하여 공정거래법의 적용대상이 된다"라고 판결하였습니다.

 

5.     맺는 말

 

한미 FTA를 계기로 도입되는 허가특허연계제도에서 많은 경우 화해합의로 종결될 수 있고, 역지불합의 사례도 발생할 것입니다. 어떤 합의를 공정거래법 위반의 역지불합의로 볼 수 있는지는 향후 제약업체의 의사 결정에 큰 영향을 미치게 될 것입니다. 미국연방대법원도 최근 FTC v. Actavis 사건 판결을 하였습니다. 법제는 다르지만 많은 쟁점과 논리는 동일하거나 비슷합니다. 따라서, 위 대법원 판결뿐만 아니라 미연방대법원의 FTC v. Actavis 사건 판결까지도 면밀하게 살펴보는 것이 바람직할 것입니다.

 

*첨부파일: 대법원 GSK vs. 공정위 판결

  대법원2012두24498.pdf

작성일시 : 2014.07.05 02:07
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-- 의약용도와 약리기전 관련 대법원 판결 올로파타딘 특허무효 판결 -- 

 

특허법 영역에서 의약용도 발명은 특별한 위치에 있습니다. 예를 들어 화합물이 나타내는 치료효과를 바탕으로 하는 의약용도는 본질적으로는 그 화합물의 효과에 해당하지만, 특허법에서 이를 발명의 효과가 아닌 구성으로 취급하는 예외를 인정합니다. 발명의 구성에 해당하는 화합물은 동일하더라도, 논리적으로 그 화합물의 속성이자 발현 효과에 해당하는 새로운 의약용도를 발견하면, 이를 공지발명과 구성을 달리하는 새로운 발명으로 보는 것입니다. 다른 기술분야의 발명과 근본적으로 다른 취급을 합니다.

 

여기서 더 나아가면, 치료효과를 발현하는 바탕이 되는 약리기전과 의약용도 발명의 관계가 문제됩니다. 의약분야에서 어려운 쟁점 중 하나인데, 최근 이에 관한 대법원 판결이 하나 나왔습니다. 아래에서 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012238 판결의 내용을 간략하게 소개하고, 판결문을 참고로 첨부해 드립니다.

 

대법원은 먼저 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 20063564 판결 참조)”라고 명시하였습니다. 이제 확고한 법리로 자리를 잡았습니다.

 

다음으로, “약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다라고 판시하였습니다. 약리기전과 의약용도발명의 관계를 명시적으로 밝힌 첫 대법원 판결로 보입니다. , 특허청구범위에 의약용도에 덧붙여 추가로 약리기전을 한정하더라도 약리기전 자체로는 새로운 구성요소로 볼 수 없다는 입장을 명확하게 판시하였습니다. 기존 의약용도와 구별되는 새로운 구성, 즉 새로운 의약용도발명은 인정하지 않는다는 입장입니다. 의약용도와 동시에 기재되었다면 기존 의약용도를 그 부분으로 한정하는 의미만 있다고 하였습니다.

 

구체적으로 살펴보면, 올로파타딘 (제품명 파타놀) 특허무효 사건에서 특허권자는 최초 앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물을 무효도전을 회피하고 특허성을 인정받기 위해 인간 결막 비만세포를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물로 정정하려 청구하였습니다. 이에 대해 대법원은 올로파타딘은 그 고유한 특성으로 서 ‘항히스타민’ 약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하다. 따라서 이 사건 정정청구에서 부가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다라고 판단하였습니다. , 위와 같이 약리기전 추가로 인한 정정청구는 기존 의약용도와 구별될 수 있는 새로운 발명으로 인정되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 정정청구를 배척하면서 최초 의약용도 발명은 공지되었다는 취지로 특허무효 판결을 하였습니다.

 

참고로, 특허법상 의약용도를 통상의 질병 명칭을 포함한 치료제 등의 표현뿐만 아니라 특정한 질병 명칭을 거론하지 않고 약리기전만으로도 표현할 수 있습니다. 그렇지만, 이 사건과 같이 의약용도에 관한 표현과 약리기전이 특허청구범위에 동시에 기재된 경우에는 그 약리기전은 의약용도와 구별되는 새로운 구성으로는 인정되지 않고, 의약용도를 한정하는 의미를 갖는다는 것입니다. 따라서, 비록 약리기전을 연구를 통해 그 치료효과를 발현하는 약리기전을 처음으로 밝혔고, 공지기술 문헌 등에 이와 같은 약리기전에 관한 어떤 기재도 없었다고 하더라도 여전히 공지의 의약용도 범위 내에 있으므로 약리기전을 처음 발견한 것만으로 그 약리기전에 관한 새로운 특허를 얻을 수는 없습니다.

 

*첨부파일: 약리기전과 의약용도 관계 대법원 판결

  약리기전 관련 올로파타딘 특허무효 대법원.pdf

 

작성일시 : 2014.05.29 10:30
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-- ACE 저해제(Trandolapril) + CCB(Verapamil) 복합제 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC 판결 --

 

이미 공지된 약물을 사용하는 복합제에 관한 특허는 많습니다. 복합제 특허의 유효성 여부는 후발업체의 큰 관심사이고, 복합제 특허도전도 자주 있습니다. 대표적으로 최근 진행 중인 Naproxen + Esomeprazole의 복합제인 AZVimovo 제품에 대해 국내업체에서 특허도전에 나선 것 등을 들 수 있습니다. 현재 2제 복합제의 경우 특허무효로 판단된 경우가 많습니다. 그런데, 최근 미국에서 ACE 저해제 + CCB 결합 2제 복합제에 대해서 특허유효 및 손해배상 책임을 인정한 판결이 나왔습니다. 위 사안의 항소심 판결문을 참고로 첨부하고, 그 요지를 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     대강의 경과

 

-  복합제 Tarka 제품의 구성: ACE 저해제 Trandolapril + CCB Verapamil

-  오리지널 특허권자 및 품목허가권자 등 원고: Sanofi, Abbott

-  미국 특허도전 ANDA 품목허가신청자:  Glenmark

-     특허도전 경위: Glenmark 2007Para. IV 수반 ANDA 신청, 특허권자 특허침해소송 제기,

    30개월 허가 stay, 30개월 만료시까지 특허침해소송 1심 미종료 + 기간 만료 후

    2010 6 at risk 제네릭 발매

미국 1심 법원: 특허유효, 판매중지 및 손해배상 판결

 

2.     복합제 특허 청구항 (USP 5,721,244)  

  

CLAIM 1: A pharmaceutical composition comprising:
(a) an angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor) of the formula …
(b) a calcium antagonist or a physiologically acceptable salt thereof;
wherein said ACE inhibitor and said calcium antagonist are present in said composition in amounts effective for treating hypertension;

 

CLAIM 3: A composition according to claim 1, wherein said ACE inhibitor is (trandolapril) or a physiologically acceptable salt thereof, or (quinapril) or a physiologically acceptable salt thereof.

 

 

3.     특허 유무효 관련 주장 포인트  

 

Glenmark 특허무효 주장은 통상 예상되는 정도입니다. , 이미 ACE Inhibitor와 칼슘차단제의 조합이 널리 알려진 상황에서 ACE inhibitor Trandolapril을 택하는 것은 많은 후보약물 중 하나를 단순히 선택하는 것 정도에 불과하여 진보성을 인정하기 어렵다는 것입니다.

 

Sanofi Aventis사의 특허성 주장: Sanofi는 ① 1986년 당시 적어도 수백 가지의 ACE Inhibitor와 칼슘차단제 조합이 존재하고, 당시 FDA 승인 받은 ACE InhibitorCaptopril, Enalapril은 모두 단환(Single Ring) 구조 화합물이었으나, Trandolapril 2(Double Ring) 화합물 구조인 ACE Inhibitor로서 당시 기술수준에서는 Trandolapril + Verapamil 조합을 쉽게 생각하기 어려웠고, ② 실제 위 조합이 투약횟수 및 효과에서 예측하기 어려운 현저한 효과를 나타냈다는 점에 비추어 볼 때 평균적 기술자 수준에서 쉽게 도출할 수 없는 조합이었다고 주장하였습니다.

 

4.     CAFC 판결

 

첫째, ACE inhibitor Trandolapril을 선택하는데 어려움이 있었는지 관련하여, CAFC는 공지기술에서 해당 결합을 직접 명시하지 않더라도 결합에 어떤 팩터가 중요한지, 선택 가능한 수많은 선택지 중에서 어느 방향의 결합이 성공가능성이 높은지 등에 관하여 아무런 내용이 없다면 그 결합은 자명한 시도(obvious to try)에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 법리적으로 중요한 판시내용이므로 해당 판결문 표현을 그대로 인용합니다.

 

It would not be “obvious to try” when “the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful.”

 

둘째, 복합제 효과의 현저성을 출원일 이후 임상시험 등을 통해 얻은 데이터로 입증할 수 있는지에 대해, 글렌마크는 사후 데이터 사용을 허용해서는 안된다고 다투었습니다. 그러나, CAFC는 복합제의 효과를 사후적 데이터로 입증할 수 있다고 판결하였습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 출원일 이후 임상시험 데이터 등을 통해 진보성에 관한 현저한 효과를 입증하는 것이 허용됩니다.

 

정리하면, 위 복합제는 단독 투여의 경우보다 지속적 혈압강하 효과가 있다는 점이 인정되었고, 그와 같은 효과는 출원 당시 기술수준에서는 예측하기 어려운 내용이었다고 인정하였습니다. 결국 위 복합제의 진보성을 인정한 결정적 요소는 1987년 출원일 당시 기술수준에 비추어 볼 때 단독 투여에 비해 혈압강하 효과의 지속성을 예측하기 어려웠다는데 있었습니다.

 

5.     문서보존 관련 쟁점

 

미국특허소송의 1심은 대부분 배심재판입니다. , 판사가 아니라 일반인으로 구성된 배심이 특허 유무효, 침해여부, 손해배상액을 판단합니다. 배심재판의 대부분이 특허권자에게 유리하다고 알려져 있습니다. 이 사건도 배심재판이었습니다.

 

그런데, 인도제약회사 Glenmark ANDA 신청 전, 즉 이 사건 특허소송이 시작되기 전 시점에서 회사의 이메일을 1년 동안 보존한 후 자동으로 삭제하는 정책을 시행하고 있었고, 그와 같은 문서관리 지침에 따라 위 특허관련 문서도 다수 폐기되었습니다. 이에 대해 미국 1심 법원은 discovery 위반으로 판단하였고, sanction으로 배심에게 삭제된 자료가 Glenmark에 불리한 내용이었을 것으로 추론할 수 있다는 지침을 주었습니다. , adverse inference를 허용하는 jury instruction을 한 것입니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허유무효와 같은 기술적이고 객관적 성격의 사항이라고 하더라도 위반 당사자에게 불리한 판단을 할 가능성이 매우 높습니다. , 객관적 사정을 떠나 처음부터 패소 위험성이 매우 높았던 사건으로 볼 수 있습니다. 문서보전 실책만으로도 특허소송에서 패소의 결과를 낳을 수도 있습니다. 따라서, 미국시장에 진출하기 위해서는 예상되는 미국특허소송에서 discovery 위반으로 위와 같은 sanction을 당하지 않도록 사전에 discovery 관련 실무를 이해하고 적절한 보전대책을 세우는 등 대비책이 필요할 것입니다.

 

*첨부파일: Tarka CAFC 판결

Tarka CAFC 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.21 13:46
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-- 해외특허소송뉴스: 프랑스 파리고등법원 Negma v. Biogaran 사건 판결 - 퇴행성관절염치료제 Diacerein 특허침해금지가처분 후 특허무효에 따른 특허권자의 손해배상 판결 --

 

특허권자가 제기하는 특허침해금지가처분신청은 통상 제조 및 판매금지, 제품회수 및 폐기 등을 구체적 청구내용으로 합니다. 프랑스에서 Diacerein 관련 유럽특허 EP 0 520 414호의 전용실시권자 Negma는 제네릭 제품을 발매한 Biogaran사에 대한 가처분 소송에서 승소하였고, 그 결과 제네릭 제품의 발매를 중지시키고 제품을 회수하여 폐기하게 하였습니다. timeline을 간략히 말씀드리면 다음과 같습니다. 


2009. 1. 23. Biogaran 제네릭 제품 발매 개시

2009. 3. 10. 프랑스 스트라스부르 지방법원 특허침해금지가처분 결정 / 제네릭 판매 중지 및 제품 회수 명령

2010. 3. 31. 파리지방법원 해당 특허 무효판결

2010. 6. 30. 항소심 법원 무효판결에 대한 항소 기각 및 무효확정

2012. 1. 27. 파리지방법원 1심 특허권자의 손해배상 판결

2014. 1. 31. 파리고등법원 2심 특허권자 손해배상 판결


여기서 파리고등법원 2심판결의 요지를 간략하게 살펴봅니다.

 

이 사건에서 부당한 특허권의 행사로 인한 제네릭사 Biogaran의 손해액을 산정하는 것이 가장 어려운 일입니다. 특히, 판매금지가처분이 없었다면 얻었을 이익을 상정하여 일실손해(lost profit)를 산정한다는 것은 제네릭 발매 개시일로부터 불과 1개월 15일만에 가처분 결정이 난 상황을 고려하면 거의 추측에 가까운 산정방법이 사용되었습니다. 이 사건에서는 제약분야 컨설팅 회사의 시장침투율 등에 근거한 추정값을 채택하였습니다. 물론 특허권자는 위와 같은 제네릭 제품의 시장 침투율(16.1%) 등이 객관성이 없다는 주장을 하였으나 프랑스 법원은 제네릭 회사의 증거를 주로 채택하였습니다. 다만, 법적으로 인장되지 않지만 현실적으로 존재하는 약사 백마진(pharmacist’s back margins, 프랑스 저명로펌에서 제공한 판결문의 영문 표현, 종래 우리나라에서도 광범위하게 인정되어 온 판매인센티브 또는 할인율 등 리베이트의 유형) 등을 고려하면 제네릭 제품 발매 초기의 이익율이 좋지 않다고 평가하였습니다


이와 같은 사정을 고려하여, 프랑스 법원은 원고 제네릭 회사가 주장한 손해액 788만 유로에서 350만 유로( 52억원)만을 일실이익을 포함한 손해액으로 인정하였습니다. 우리나라 법원이 특허권 침해로 인한 손해액 산정에서 흔히 사용하는 방법처럼, 위와 같이 감액한 구체적 이유에 대해서는 어떤 근거도 밝히지 않고 법원 재량으로 청구액의 50%가 조금 안되는 금액을 손해액으로 판결한 것입니다. 여기에는 제품회수 등으로 인한 손해액까지 모두 포함된 금액입니다.

 

나아가, 프랑스 법원은 무효인 특허권의 행사로 인해 제네릭사 Biogaran의 명예훼손 등 이미지 손상이 있었다고 인정하였고, 이 부분에 대한 손해배상(우리나라 위자료에 해당)으로 15만유로( 22천만원)을 인정하였습니다. 지식재산권 관련 소송에서 정확한 손해액 산정은 사실상 불가능에 가깝고 최종 손해액의 근거를 명확하게 제시하는 것은 국가를 가리지 않고 매우 어려운 문제라는 점을 보여주는 판결로 생각합니다. 이와 같은 점을 염두에 두고 정교한 소송전략을 마련하는 한편, 손해액 산정과 직접 관련이 없더라도 재판부 마음에 호소할 수 있는 다양한 간접 사실을 충실하게 주장하는 것도 필요할 것입니다. 

 

*첨부파일: Negma v. Biogaran 프랑스 파리고등법원 판결문

  프랑스 파리고등법원 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.11 21:14
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-- 미국특허소송 이중특허배제의 법리확대 판결 – Gilead v. Natco Pharma 사건 CAFC 판결 --

 

1.   관련 특허 및 사실관계

 

출원인/특허권자: 동일(Gilead)

 

A’ 특허의 발명은 A 특허의 발명과 실질적으로 유사함(자명함). 모두 바이러스 질환 치료제. Nacto Pahrma에서 ANDA 제출로 시작된 특허소송

 

③ A 특허는 A’ 특허보다 먼저 출원되었으나 나중에 등록되었고, 존속기간은 A’ 특허보다 22개월 먼저 만료됨.


후 등록 A 특허에 대해 one-way terminal disclaimer가 제출되었으나, 실질적으로 A 특허가 먼저 존속기간이 만료되기에 terminal disclaimer의 제출은 의미가 없는 상황(A’ 특허에 대한 terminal disclaimer 제출은 없음). 

      

 

2. 소송의 쟁점

 

먼저 출원되었으나 나중에 등록된 특허로서 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 나중에 출원되었으나 먼저 등록된 존속기간이 더 긴 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지 여부가 쟁점(즉, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지).

 

3. CAFC 판결의 요지

 

이후에 등록되었으나 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 이전에 등록되었으나 나중에 존속기간이 만료하는 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단함(, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단).

 

② 법원은 부당하게 특허존속기간을 연장하는 것을 방지하기 위한 이중특허 배제원칙의 기본 목적을 근거로 함. 이에 따라, Gilead 가 추가로 특허존속기간을 22개월 연장하는 것을 방지함.

 

4. 시사점

 

의약품을 개발하는 과정에서 의약물질 및 용도에 관한 기본 특허출원을 한 후 연구개발이 진행되면서 다양한 관련 발명에 관한 후속 특허출원을 연속적으로 하는 것이 일반적입니다. 여기서 연속되는 선후 출원 사이에는 서로 동일하지는 않지만 그렇다고 전혀 다른 발명으로서 진보성을 인정할 정도의 차이가 없는 경우도 많습니다. 후속 출원의 발명내용이 선 출원으로부터 쉽게 도출될 수 있는 자명한 경우,  2중 특허로 볼 여지가 큰 경우가 많은 것입니다. 


위 사건 판결은, 이중특허 배제의 법리는 먼저 출원하였으나 나중에 등록된 특허를 기초로 하여서도 적용된다는 점을 분명하게 밝힌 것입니다. 실질적으로 동일한 발명에 대해 특허등록의 시기를 교묘하게 조정하여 부당하게 특허권에 의한 독점기간을 연장하려는 시도를 저지한다는 취지로 생각됩니다.

  

작성일시 : 2014.05.08 10:54
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-- 해외특허소송뉴스: 영국 특허법원 Hospira v. Genentech 사건 – Herceptin (Trastzumab)

투여용량 및 방법 후속특허와 조성물 후속특허를 무효로 판단한 판결 --

 

유명한 바이오 의약품 Herception rhuMAb HER2 (trastuzumab)이라는 모노클로날 항체를 주성분으로 하는 의약품입니다. 최초 개발사는 Genentech이지만, Roche에서 합병하여 현재 로슈에서 발매하고 있습니다. 다른 바이오 의약품과 마찬가지로 다수의 특허와 수많은 청구항이 등록되어 있습니다. 특히 미국에서는 유효성분을 커버하는 주요특허가 2020년까지 존속하는 상황입니다. 그런데, 미국, 한국 등 다른 나라 사정은 조금 다릅니다.

 

유럽에서는 주성분 Trastzumab에 대한 기본특허 EP 0 590 058호가 2014 7 29일 존속기간이 만료되어 소멸할 예정입니다. 다만, 여전히 다수의 후속특허가 존재하기 때문에 비록 기본특허의 소멸 이후에도 바이오시밀러 발매는 불가능한 상황입니다. 대표적으로 문제된 특허로는 EP 1 210 115호 “Dosages for treatment with Anti-ErbB2 antibodies”와, EP 1 308 455호 “A composition comprising anti-HER2 antibodies”를 들 수 있는데, 그 내용은 허가 받은 제품의 치료용량 및 투여방법에 관련된 특허와 최종 제품의 조성물에 관한 특허입니다. 따라서, 위 특허를 해결하지 않고서는 후속 제품을 발매할 길은 없습니다.

 

115 특허는 Trastzumab8mg/kg 초기용량, 6mg/kg의 유지용량으로 3주마다 투여하는 방법에 관한 것입니다. 참고로 청구항 1을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1: Use of the anti-ErbB2 antibody huMab4D5-8 in the manufacture of a medicament for use in a method for treating a human patient diagnosed with a breast cancer characterized by overexpression of ErbB2, said method comprising the steps of administering intravenously to the patient an initial dose of 8mg/kg of the anti-ErbB2 antibody; and administering intravenously to the patient a plurality of subsequent doses of the antibody in an amount that is 6 mg/kg, wherein the doses are separated in time from each other by three weeks.

 

455 특허는 Trastzumab의 최종 제품 조성물에 관한 것입니다. 아래 인용한 청구항 1로부터 알 수 있는 것처럼 주성분을 포함하여 최소 3가지 성분으로 구성된 광범위한 조성물 형태로 기재하고 있습니다.

 

Claim 1: A composition for therapeutic use comprising a mixture of anti-HER2 antibody and one or more acidic variants thereof, wherein the amount of the acidic variant(s) is less than about 25%, and wherein the acidic variant(s) are predominantly deamidated variants wherein one or more asparagine residues of the anti-HER2 antibody have been deamidated, and wherein the anti-HER2 antibody is huMAb4D5-8, and wherein the deamidated variants have Asn30 in CDR1 of either or both VL regions of humMAb405-8 converted to aspartate, and a pharmaceutically acceptable carrier.

 

바이오시밀러 개발회사 Hospira는 위 2건의 특허에 대해 유럽특허청(EPO)에 특허취소를 구하는 Opposition를 청구하였을 뿐만 아니라 영국 특허법원(Patent Court)에도 위 2건의 특허무효 확인을 구하는 소송을 제기하였습니다. 이에 영국특허법원은 2014. 4. 10. 2건의 특허 모두 무효라는 판결을 하였습니다. 영국법원의 특허무효 판결을 참고로 첨부하고, 무효판결의 요지를 아래에서 간략하게 소개합니다.

 

115 특허에 대해서 Hospira사는 8mg/kg 초기용량, 6mg/kg 유지용량, 3주 투여방법은 이미 널리 알려진 공지기술이라고 주장하였습니다. 주된 공지기술로서는 파크리탁셀과 병용하여 4mg/kg 초기용량, 2mg/kg, 3주마다 투여하는 방법에 관한 허가 자료들입니다.

 

다음으로 455 특허에 대해서는 Genetech사의 선출원 PCT/US96/12251 (Andya)가 선행공지기술로 인용되었습니다. Hospira는, Andya에 안정적인 등장성 친지질 단백질 형성화 라는 제목으로 여러 Trastzumab 조성물에 대하여 안정화 실험 결과가 기재되어 있는데, 이 과정에서 Trastzumab 18% 미만의 산성화물로 이루어진 조성물은 이미 공개되었으므로 특허 조성물은 신규성이 없다는 주장, 나아가 적어도 용이하게 도출될 있는 정도로 자명하다는 주장을 하였습니다. 영국법원은 Trastzumab의 대량생산과정에 있어 수율과 순도를 조정함으로써 Trastzumab의 산성화물의 농도를 조정하는 방법이 이미 통상의 기술자들에게 알려진 방법이라 할 것이고, Andya에도 이미 바이알 단위로 만들 만큼 즉, 그램 단위의 Trastzumab을 산성화물 18퍼센트 미만으로 얻을 수 있는 방법이 소개되어 있는 점등을 고려하면 455 특허는 진보성 인정되지 않는다고 판단하였습니다.

 

위 영국 특허법원의 무효판결은 확정된 것은 아니지만, 2건의 허셉틴 후속 특허가 무효일 가능성이 높다는 점만은 분명하게 보여주고 있습니다. 주성분 특허가 조만간 만료되는 유럽에서는 조만간 허셉틴 바이오 시밀러 제품이 허가를 받고 발매될 것으로 예상됩니다.

 

*첨부파일: Hopsira v. Genentech 영국법원 판결문

  Hospira v Genentech 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.07 09:45
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-- 일본제약 회사 다케다의 프레바시드 의약품(Prevacid® SoluTab™, 약효성분: lansoprazole)에 대한 미국특허는 유효하지만, Zydus ANDA 제네릭 제품은 특허 비침해라는 CAFC 판결 --

 

일본 제약회사 다케다의 위염치료제 신제품 프레바시드의 약효성분은 란소프라졸입니다. 미국특허 U.S. Patent 6,328,994호는 그 화합물특허, 용도특허가 아니라 물 없이 복용할 수 있는 새로운 formulation 기술발명에 관한 특허이며, 허가-특허연계 제도에 따라 미국 FDA Orange Book에 등재되어 있습니다. 프레바시드 오리지널 제품에 대해 인도 제약회사 Zydus에서 제네릭 허가신청 ANDA를 제출하면서 특허침해소송이 제기되었고, 1심에서는 특허권자 승소하였으나 최근 항소심에서는 특허권자 패소라는 판결이 났습니다. 해당 특허에서 핵심쟁점은 입자도(particle size)의 범위입니다. 해당 특허청구항을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1. An orally disintegrable tablet which comprises (i) fine granules having an average particle diameter of 400 μm or less, which fine granules comprise a composition coated by an enteric coating layer comprising a first component which is an enteric coating agent and a second component which is a sustained-release agent, said composition having 10 weight % or more of an acid-labile physiologically active substrate that is lansoprazole and (ii) an additive wherein said tablet having a hardness strength of about 1 to about 20 kg, is orally disintegrable.

 

제네릭 개발회사 자이두스는 ANDA에서 그 입자도에서 400 μm 를 초과하는 범위로 한정함으로써 특허침해를 회피하려고 시도하였습니다. 그러나, 특허권자 다케다에서는 제약분야의 기술상식에 비추어 볼 때 입자도는 10% 측정오차를 감안하는 것이 표준이라는 하면서, 비록 ANDA 내용이 위와 같은 특허청구항에 기재된 문언적 범위를 벗어나지만 10% 오차를 감안하면 실질적으로는 특허청구범위에 속한다는 주장을 하였습니다. 이에 대해 1심에서 미연방지방법원은 다케다 주장을 받아들였으나, 항소심 CAFC에서는 위와 같은 다케다 주장을 배척하였습니다. , 특허명세서 등을 감안하여 청구범위를 해석하더라도 특허발명은 400 μm 보다 작은 입자 사이즈의 fine granule을 새로운 formulation 발명내용으로 한 것이고, Zydus ANDA에서 그 보다 큰 사이즈의 입자를 대상으로 한정한 것은 특허의 입자도 범위를 회피하기 위한 것으로서 특허침해라고 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

최근 입자도(particle size)에 관한 특허소송이 미국과 유럽에서 심심찮게 발생하고 있습니다. 현재까지는 모두 특허권자가 패소한 사례만 있습니다. 실제 소송에서는 어떤 상태에서의 입자도를 어떤 방법으로 측정할 것인지가 소송의 승패를 좌우하는 핵심 사항으로 보입니다. 보통 타정 과정에서 입자도가 변하기 때문에, 특허청구된 입자도가 원료 상태에서의 입자도를 의미하는지, 아니면 타정을 마치고 난 후 완제품 상태에서의 입자도를 의미하는지 등 기술적 사항이 먼저 명확하게 확정되어 있어야 합니다. 또한, 측정방법에 따라 수많은 변수가 개입될 수 있기 때문에 입자도 측정 방법 및 조건에 대해서도 상세한 기준이 미리 설정되어 있어야 합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 경우 특허명세서에 그와 같은 사항에 대한 자세한 기재가 없기 때문에, 특허권 행사에 수많은 난제가 발생합니다. 그와 같은 이유로 입자도 관련 특허에 대해서는 거의 항상 불명료하다는 이유로 특허무효 주장이 제기되고 있습니다. 미국법원은 pro-patent 입장에서 특허유효 판결을 많이 하고 있지만 다른 국가라면 그 무효의 위험성은 여전히 높다고 생각합니다. 입자도 관련 특허는 무효를 피하면서도 경쟁회사에 대해 특허권을 행사하려면 수치 한정에 관한 수많은 사례연구와 창의적 발상이 필요하다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.04.10 13:53
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-- 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 미국 Ethicon 판결 -- 

 

미국 특허법은 별도의 특약이 없는 한 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 지분을 양도할 수 있고, 통상실시권 설정을 할 수 있으며, 이 경우 다른 공유자에게 수익을 배분해줄 의무도 없습니다. 우리나라 특허법과 근본적으로 다른 입장입니다. 따라서, 특약이 없으면 다른 공유자의 경쟁사에게도 지분양도, 통상실시권 설정 등을 해줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 제약회사 Schering이 경쟁회사 AstraZeneca에 특허침해소송을 제기하였으나 공유자가 피고에게 통상실시권을 허여함으로써 특허권 행사가 무산된 사례도 있습니다. 우리나라 특허법에서는 공유자의 동의 없이는 이와 같은 라이선스 허용은 가능하지 않습니다.

 

한편, 미국 특허법뿐만 아니라 우리나라 특허법에서도 공동발명자 중 1인이 전체 발명 중 극히 일부 청구항에만 기여한 경우에도 전체 특허권에 대한 공유특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 미국 회사 또는 연구기관과 공동연구개발을 추진하는 경우 반드시 우리나라 특허법뿐만 아니라 미국 특허법을 고려한 특약 조항을 둘 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서는 실제 미국에서 발생한 공동발명 관련 분쟁사례를 살펴보면서 참고할 점을 검토하는 세미나를 개최하였습니다. 내시경 수술기기 발명을 한 유명한 한국인 의사이자 발명가로부터 J&J 의료기기 분야 계열사인 Ethicon가 라이선스를 체결한 후 제기한 특허소송에서 공동발명자 누락이 문제된 사안입니다. 50개 청구항 중 2항만 공동발명에 해당하고. 또한 특허침해소송에서 해당 청구항은 침해와 관련이 없었지만, 최종적으로 공동발명자 문제로 인해 전체 특허권 행사가 무산된 유명한 판결입니다. 세미나 자료를 실무자들이 참고할 수 있도록 올려드립니다.

 

*첨부파일:  미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 공유특허권자의 권리 - Ethicon v. USSC 사례

미국 Ethicon_발표자료.pdf 

 

작성일시 : 2014.03.25 18:27
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-- 약가인하 결정의 근거가 되는 보건복지부 고시의 위법성을 다툰 행정소송 판결 - 서울행정법원 2013. 12. 3. 선고 2012구합27503 판결  --

 

법리적으로는 특별한 내용이 없지만 최근 약가인하 관련 행정법원의 판결이 나와 참고로 소개해 드립니다.

 

기등재 의약품에 대한 일괄적인 약가인하 결정 및 시행에 관한 근거법령은 법, 보건복지부령 및 2개의 보건복지부 고시로 구성되어 있습니다. , 국민건강보험법 제39조 제2, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제14(보건복지부령, 이하 요양급여기준”), 약제의 결정 및 조정기준(고시, 이하 조정기준”), 그리고 약제급여목록 및 급여 상한금액표 고시(이하 이 사건 처분”)입니다. 이 가운데 행정소송 대상으로 검토될 수 있는 것은 위 고시로서, 판결 사안에서도 원고가 위 두 개의 고시에 대하여 소송을 제기하였습니다.

 

1. 사실관계

 

원고 A회사는 후콜리스티메테이트주(성분명 Colistin Sodium Methanesulfonate, 150mg)라는 의약품을 수입, 판매하는 회사로서, 이는 A회사가 수입, 판매하는 유일한 품목입니다. 위 약품은 콜리스티메테이트(colistimethate)를 주성분으로 하여 주사로 투여되는 항생제로, 기존 항생제에 내성을 보이는 녹농균이나 아시네토박터 바우마니균 감염환자에 효과적인데, 부작용이 적지 않아 사용이 중단되었다가 최근 내성 세균 때문에 다시 활용되고 있는 약제입니다.

 

보건복지부는 위 약제를 국민건강보험법상 요양급여대상으로 결정하고, 상한금액을 34505원으로 고시한 뒤, 당시 위 약제의 수입, 판매원이었던 B회사의 조정신청을 받아들여 상한을 39500으로 인상하였다가, 이를 다시 38000으로 인하한 바 있었습니다. 그러던 중 C회사에서 동일성분 동일제형의 제네릭 의약품인 콜리스주의 요양급여결정을 신청하였고, 그에 따라 보건복지부는 제네릭인 콜리스주의 상한금액을 22610원으로 고시하였습니다. 이후 오리지널인 후콜리스티메테이트주의 약가는 조정기준에 따라 70% 26,600원으로 인하되었습니다.  

 

이에 A회사가 조정기준 및 후콜리스티메테이트주의 요양급여 상한을 정한 이 사건 처분에 대하여 행정소송을 제기하였습니다.  

 

2. 조정기준에 대한 소각하

 

법원은, 조정기준은 상한금액표 고시라는 집행행위(처분)의 매개 없이는 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법률관계를 규율하지 못하는 일반적, 추상적 성격의 고시에 불과하므로 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당하지 않는다고 하여, 조정기준의 무효확인을 구하는 소를 부적법 각하하였습니다.

 

3. 이 사건 처분에 대한 법원의 판단

 

. 원고 A회사의 주장

 

A회사는 ① 이 사건 처분의 근거가 되는 조정기준이 법률유보원칙을 위반한 것이거나 위임입법의 한계를 일탈한 것으로서 무효라 주장하는 한편, ② 이 사건 처분은 상위법령인 구 요양급여기준에 따른 약제급여평가위원회의 실질적 심의, 평가, 재평가절차를 형해화한 것으로서 위법하며, ③ 이 사건 처분은 가격결정의 상한선을 지나치게 제약함으로써 헌법상 과잉금지원칙 및 경제적 기본질서에 위반되고, ④ 또한 이 사건 처분으로 원고 A회사의 존립이 위태롭게 되었고, 이로써 후콜리스티메이트주의 수입이 중단되면 중환자실 고위험박테리아 감염환자들의 안전에 심각한 위험이 초래될 수 있는 반면, 피고 건강보험공단은 건보 재정 안정화의 부담을 고스란히 약제 수입업자에게 떠넘기고 있는 것이므로, 이 사건 처분에는 재량권 일탈, 남용의 위법이 있다고 주장하였습니다.

 

. 이 사건 처분의 적법 여부

 

(1) 조정기준의 적법 여부

 

원고는 구 국민건강보험법 제39조 제2항이 요양급여 대상 약제의 상한금액 결정, 조정 등을 보건복지부령으로 정하도록 위임하였음에도 불구하고, 보건복지부령인 요양급여기준은 스스로 인하비율의 한계 등 기본권 제한에 관한 어떠한 객관적 기준도 명확하게 제시하지 않은 채 보건복지부 고시로써 상한금액을 자유롭게 결정, 조정할 수 있도록 재위임하고 있는바, 이는 상위법률의 위임범위를 일탈하여 법률이 아닌 고시로써 직업수행의 자유를 제한할 수 있도록 한 것이라 주장하였습니다.

 

이에 대하여 법원은, ① 조정기준은 구 국민건강보험법 제39조 제1항을 비롯한 관계법령의 단계적 위임에 따라 고시된 것으로서 법률에 근거한 규율인 점, ② 약제 상한금액의 조정에 관한 사항은 약제의 효율성과 경제성, 대체가능성, 비용효과성, 대상환자군, 예상사용량, 건보 재정상태 등에 대응하여 탄력적, 유동적으로 규율해야 하므로 재위임의 필요성이 크다는 점, ③ 요양급여기준으로부터 조정기준에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있다는 점을 고려하면, 요양급여기준이 스스로 상한금액 인하비율의 한계 등을 규정하지 않았다고 하여 이를 법률유보원칙에 위반된다거나 국민건강보험법 제39조 제2항의 위임범위를 일탈하였다고 할 수 없고, 따라서 조정기준이 무효라 할 수도 없다고 판시하였습니다.

 

(2) 이 사건 처분의 절차상 하자 유무

 

원고는, 이 사건 처분은 요양급여기준에 따라 후콜리스티메이트주의 원가, 효능, 예상사용량 등 상한금액 산정에 관한 객관적 자료들을 토대로 한 약제급여평가위원회의 실질적인 심의, 평가를 거쳐야 함에도 불구하고, 약제의 개별적 특성이나 상한금액 인하의 객관적 지표들과 무관하게 조정기준을 기계적으로 적용하기로 한 것이어서, 약제급여평가위원회의 형식적인 심의, 평가만이 있었을 뿐이라 주장하였습니다.

 

이에 대하여 법원은, 요양급여기준에 따라 약제급여평가위원회의 심의 및 재심의가 진행되었고, 그 결과의 통보도 이루어졌으며, 조정기준에 따르면 원칙적으로는 경제성, 요양급여의 적정성 및 기준 등을 고려하도록 규정되어 있으나 후콜리스티메이트주와 같이 협상대상이 아닌 약제의 경우 조정기준 별표1에서 정한 기준에 따라 상한금액을 평가하도록 되어 있다는 점을 근거로 이 사건 처분에 절차상 하자가 있다는 A회사의 주장을 배척하였습니다.

 

(3) 이 사건 처분의 헌법상 과잉금지원칙 및 경제적 기본질서 위반 여부

 

원고는, 이 사건 처분은 후콜리스티메이트주의 상한금액을 아무런 합리적 기준 없이 70%로 대폭 인하하여 원고의 직업수행의 자유의 본질적 내용인 가격결정의 상한선을 지나치게 제약하여 시장에서 경쟁력을 상실하게 하였으므로 헌법상 과잉금지원칙 및 경제적 기본질서에 위반된다고 주장하였습니다.

 

이에 대하여 법원은, 이 사건 처분에 ① 목적의 정당성 및 ② 수단의 적합성이 인정되고, 또한 ③ 70%의 오리지널 약가상한금액 및 그에 대한 85% 59.5%의 제네릭 약가 상한금액, 그리고 제네릭 업체 수가 3개 이상인 경우에 대한 위 비율의 90%의 상한금액은, 외국의 통제수준 등에 비추어 그 내용이 현저히 불합리하다고 할 수 없으므로 피해의 최소성 요건도 충족하며, A회사가 입게 될 불이익에 비하여 건보 재정의 건전성 확보 및 국민의 보건권과 인간다운 생활을 할 권리의 보장이라는 공익이 훨씬 더 크므로 법익의 균형성 요건도 충족된다고 보아 이 사건 처분이 과잉금지원칙을 위반하지 않는다고 판단하였습니다.

 

또한 법원은 ① 헌법이 사회적 시장경제질서를 천명하고 있다는 점 및 ② 국민건강보험제도는 일종의 사회보험제도로서 국가의 재정부담능력, 사회보장수준, 국민감정 등 사회정책적 고려는 물론 국민 각 계층의 이해관계를 함께 고려해야 하는 것으로서 이에 따라 이 사건 처분은 과잉금지원칙을 준수하고 있다는 점을 들어, 이 사건 처분이 실질적으로 시장가격으로서 기능하며 사적자치 원칙을 일부 제약하는 측면이 있다고 하여 헌법상 경제적 기본질서에 위반된다고 할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

(4) 이 사건 처분의 재량권 일탈, 남용 여부

 

원고는, 이 사건 처분으로 원고 A회사의 존립이 위태롭게 되었고, 이로써 후콜리스티메이트주의 수입이 중단되면 중환자실 고위험박테리아 감염환자들의 안전에 심각한 위험이 초래될 수 있는 한편, 제네릭 콜리스주는 안전성, 유효성이 검증되지 않아 임상적으로 저평가되고 있고, 피고 건강보험공단은 건보 재정 안정화의 부담을 고스란히 약제 수입업자에게 떠넘기고 있는 것이므로, 이 사건 처분에는 재량권 일탈, 남용의 위법이 있다고 주장하였습니다.

 

이에 대하여 법원은, ① 제네릭 콜리스주가 식품의약품안전청에 이화학적 동등성 시험자료를 제출하여 안전성, 유효성을 심사받아 품목허가를 받은 의약품인 점, ② 콜리스주가 실제로 요양기관에 공급되고 있다는 점, ③ 원고의 후콜리스티메이트주의 단위당 수입가가 약가인하결정에 따른 가격을 상당히 하회하고 있다는 점 등에 비추어 이 사건 처분에 재량권 일탈, 남용의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 서울행정법원 2013. 12. 3. 선고 2012구합27503 판결문

서울행정법원_2012구합27503_판결문.pdf


작성일시 : 2014.03.07 17:52
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-- 프랜차이즈 가맹계약을 본부가 일방적으로 해지하면 무효라는 판결 서울중앙지방법원 2014. 1. 8. 선고 2013가합45841 판결 --

 

1. 사실관계

 

A회사는 쌀국수 가맹사업을 운영하고 있고 B C(이하 ‘B’) 2010. 12. 20. A와 가맹사업계약을 체결하고 그 무렵부터 가맹점을 운영하였습니다. 그런데 A회사는 2012. 12. 18. SBS 드라마에 등장할 간접광고 계약(A회사는 2800만원 대금을 지급하고 드라마 제작사는 드라마에 A회사 매장 6회 이상 노출 및 제작 지원사 자막 매회 노출)을 체결하였습니다.

 

A회사는 2013. 1. 22.경 모든 가맹사업자들에게 간접광고 비용의 1/3 7,000만원을 각 가맹점주들에게 분할하여 부담시킨다는 서면을 발송하고 2013. 1.분 가맹료와 함께 광고분담금을 청구하였습니다.

 

이에 대해 가맹점주 B는 서울지역 가맹점사업자들을 대상으로 2013. 2. 14. 광고부담금 관련 대책회의를 열었고 15명이 참석하였습니다. 이에 본부 A회사는 2013. 2. 18. B등이 위 대책회의에서 A를 비방하고 허위사실을 유포하는 등의 행위로 원고와의 신뢰를 무너뜨려 가맹사업계약을 유지할 수 없다고 주장하면 가맹계약을 해지하였습니다.

 

2. 법원의 판단

 

. 가맹사업법 및 동법 시행령 규정

 

가맹사업법 제14(가맹계약해지의 제한) ① 가맹본부는 가맹계약을 해지하려는 경우에는 가맹점사업자에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다. 다만, 가맹사업의 거래를 지속하기 어려운 경우로서 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ②제1항의 규정에 의한 절차를 거치지 아니한 가맹계약의 해지는 그 효력이 없다.

 

가맹사업법 시행령 제15(가맹계약의 해지사유) 법 제14조제1항 단서에서 "대통령령이 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

4. 가맹점사업자가 공연히 허위사실을 유포함으로써 가맹본부의 명성이나 신용을 뚜렷이 훼손하거나 가맹본부의 영업비밀 또는 중요정보를 유출하여 가맹사업에 중대한 장애를 초래한 경우

 

, 위 법령에 따라 가맹사업계약의 해지의 효력이 인정되기 위해서는 B 등이 공연히 허위사실을 유포하여 A회사의 명성이나 신용을 훼손하여 가맹사업에 중대한 장애를 초래하였음이 인정되어야 합니다.

 

. 판단

 

법원은 먼저 B등이 대책회의에서 여러 가지 불만사항은 물론 일부 허위사실도 말하였던 사실은 인정하였습니다. 그러나 법원은 위 시행령 제15조 각호와 같은 사실이 있는 경우에만 유예기간 및 2회 이상의 해지 통보 없이도 가맹사업계약을 해지할 수 있도록 정하고 있고 가맹사업법의 입법취지가 가맹사업의 공정한 거래질서를 확립하고 가맹본부와 가맹사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형 있게 발전하도록 하는 것에 있는 점을 고려하면, 가맹사업법 시행령 제15호 각 호의 해당여부는 신중을 기해야 한다고 보았습니다.

 

법원은 (1) B가 이 사건 대책회의에서 언급한 내용의 대부분은 의견표명이나 가치판단에 관한 것으로서 구체적인 사실의 적시로 보기 어려운 점, (2) B A회사 등을 양아치에 비유하는 등 A회사 등을 비난하는 표현이 일부 포함되어 있기는 하나 이는 광고분담금 문제를 등 A회사의 정책, 경영방식 등을 비판하는 과정에서 다소 과장된 표현을 사용한 것에 불과한 점, (3) 대책회의의 참석범위가 서울지역 일부로 15명에 불과하고 이후 유사한 회의가 A회사 가맹사업자 전체로 확대된 사정이 없는 점, (4) B가 가맹본부 변경 또는 계약 해지에 관한 의견을 표명하였다고 하더라도 이 사건 대책회의를 주도한 목적이 전적으로 A회사를 비방하고 다른 가맹사업자들과 함께 계약해지를 추진하기 위함이라고 보기는 어려운 점, (5) 이 사건 대책회의로 인해 가맹사업계약 해지, 매출감소 등과 같이 A회사의 가맹사업에 중대한 장애가 현실적으로 발생하였다는 사정도 보이지 않는 점 등을 확인하였습니다.

 

따라서 법원은 B등이 대책회의를 주최하고 그 대책회의에서 위와 같은 내용의 발언을 하였다는 사정만으로 B등이 A회사의 명성이나 신용을 훼손하여 A회사의 가맹사업에 중대한 장애를 초래하였다고 인정하기에 부족하다고 판단하였습니다.

 

3. 시사점

 

위 판결을 보면, 가맹본부가 가맹사업자와의 가맹계약을 일방적으로 해지하려면 더 이상 계약관계를 유지할 수 없는 중대한 계약위반 사유가 있어야 한다는 것이고, 그에 대한 성립요건의 입증의무는 가맹본부에게 있다는 것입니다. 이 사건과 같은 경우에 법원은 가맹본부가 가맹계약을 일방적으로 해지할 수 있는 사유인 시행령 제15조의 각 호의 사유의 성립사실을 비교적 엄격하게 따져 볼 것으로 보이므로, 가맹본부는 이와 같은 사유로 일방적인 계약해지를 하는 것에 신중을 기하여야 할 것입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013가합45841 가맹계약효력부존재확인 판결문

2013가합45841 판결문.pdf 

 

작성일시 : 2014.02.28 08:31
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-- 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권이 인정되지 않는 경우 및 실무적 대응방안 --

 

1. 직무발명에 대해 사용자가 갖는 가장 근본적 권리무상의 통상실시권

 

사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있습니다. 예를 들면, 발명자인 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도, 그 기술이 직무발명에 해당하면 사용자인 회사는 그 기술을 특허권의 영향을 받지 않고 무상으로 사용할 수 있습니다. 종업원 발명자에게 그동안 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 한 공헌에 대한 대가로 무상의 통상실시권을 자동으로 인정합니다.

 

2. 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

 

종업원이 회사에 완성된 직무발명을 신고하였으나, 회사가 그 직무발명에 대한 승계에 대한 답변을 하지 않는 경우에는 통상실시권을 박탈당하는 상황에 직면하게 됩니다. 예를 들면, 직무발명이 현재 사업모델이나 기술로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트의 결과물이 아니라 전혀 새로운, 다소 엉뚱한 아이디어를 요체로 하고 있는 경우 회사에서 그 기술의 장래 가치를 제대로 평가하지 못하는 상황이 발생하기도 하는데, 이에 회사에서 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않은 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 발명자가 그 아이디어를 회사에 직무발명으로 신고하였음에도 불구하고 회사에서 승계하지 않았을 때, 회사가 나중에 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권이라도 확보할 수 있는지 문제됩니다.

 

발명진흥법은 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 경우를 2가지 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

 

3. 발명진흥법 규정

 

. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 10조 제1

 

2014. 1. 31. 시행 예정인 개정 발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 실제 그와 같은 상황은 발생하지 않을 것으로 생각합니다.

 

. 직무발명 신고 후 4개월 내에 승계여부 회신을 하지 않는 경우 - 13조 제3

 

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.”고 규정하고 있습니다. , 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만 아니라, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

 

그런데, 위 조항에서이 경우란 핵심문언은 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는이 경우가 앞문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 『사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우』에 한하여이 경우이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

. 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다.

. 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다.

. 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

. 직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보할 수 있습니다.

. 만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

. 회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

. 향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

. 신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권리뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것을 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

 

작성일시 : 2014.02.24 12:05
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공정거래 사안 중 하도급거래의 공정화가 매우 중요합니다. 하도급거래는 건설, 용역 분야뿐만 아니라 제조분야에도 널리 적용되는 용어입니다. 통상의 제조위수탁 관계 중 많은 경우가 하도급거래 공정화에 관한 법률의 적용대상에 해당합니다.

 

종전 저희 사무소에서 관련 주제로 개최한 세미나에서 사용하였던 발표자료를 참고로 올려드립니다. 실무적으로 어떤 경우에 위 법률의 적용대상인지, 법률에서 특별히 규제하는 불공정 하도급 거래행위는 어떤 것이 있는지, 위반시 제재조치는 무엇인지 등을 정리하였습니다. , 관련 법규, 공정위 심사시침, 실제 사건에 대한 공정위 심결례 등을 중심으로 실무상 필요한 사항을 중심으로 간략하게 정리한 자료입니다. 앞서 올린 공정거래법상 불공정거래행위에 관한 세미나 자료와 함께 살펴보면 좋을 것입니다.

 

*첨부파일: 불공정거래행위 관련 공정거래법과 공정거래위원회 심사지침, 심결례 등 세미나 자료

  하도급 관련 불공정거래행위 문제.pdf

 

작성일시 : 2014.02.21 15:27
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-- 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리 --

 

특허침해란 특허권의 권리범위 또는 특허발명의 보호범위를 무단으로 침입하는 행위를 말합니다. 따라서, 특허침해 여부 판단은 특허권 권리범위 즉 특허발명의 보호범위를 확정하는 것부터 출발합니다. 그런데, 형태가 없는 기술적 사상인 특허발명의 보호범위를 객관적으로 명확하게 확정하기란 본질적으로 어려운 일입니다. 특허법 및 실무의 본령으로서 몇 마디 말로 간략하게 정리하기 어렵습니다. 다만, 특허실무에 입문한지 얼마되지 않은 사람들을 위해 참고로 특허권 권리범위 즉, 특허발명의 보호범위 판단기준에 관한 가장 기본적 사항을 간략하게 정리한 내용과 교육자료를 첨부합니다. 일견해보면 전체적 그림을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있습니다. 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어서 무엇보다도 그 문언 기재 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙이라고 합니다. 특허청구범위의 해석에 관하여 대법원은, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 992150 판결 등) 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며(대법원 2001. 6. 1. 선고 982856 판결 등), 한편 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만(대법원 1997. 5. 28. 선고 96 1118 판결 등), 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술 분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 961040 판결 등)고 판단 기준을 제시하고 있습니다.

 

균등론(균등침해), 특허발명과 침해 성립 여부가 문제되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 그 물건이나 방법의 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하고, 그 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지도 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 본다는 것으로, 문언침해를 엄격하게 적용함으로써 나타나는 문제를 해결하기 위하여 등장한 이론입니다. 서로 등가관계에 있다는 의미에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 그 범위까지의 기술을 용이하게 생각해낼 수 있는 정도인데 그것이 출원자의 실수나 능력의 한계 또는 그와 같은 침해물이 아직 개발되지 못하였기 때문에 특허청구범위에 포함시키지 못한 경우도 포함될 것입니다.

 

대법원은 2000. 7. 28. 선고 972200 판결에서 균등론을 처음으로 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 다음과 같이 제시하였습니다. 위 대법원 판결은, 확인대상발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 특허권의 권리범위 해석에 대한 강의자료

  권리범위 해석 강의자료.pdf

작성일시 : 2014.02.20 09:58
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저희 사무소에서 2014. 1. 22. 실시한 실무 세미나에서 사용한 발표자료 중 일부를 참고로 첨부합니다. 공동연구개발과 관련된 계약상 쟁점, 특허법적 쟁점, 국제계약 분쟁해결 방법으로서의 arbitration 관련 쟁점, 등 수많은 난제가 많습니다. 특히, 추가 개발된 기술, 개량발의 귀속문제, 특허권 공유문제 등은 명확한 처리가 매우 어려운 말 그대로 난제들입니다. 모든 문제를 단번에 해결할 수는 없지만, 적어도 기본 구도는 올바르게 설정해야 할 것입니다. 분쟁사례를 살펴보고 문제될 쟁점을 미리 알고 관련 법리를 이해한다면 실무에 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금이라도 참고가 되셨으면 합니다.

 

*첨부파일: RCOA 세미나 자료

RCOA 세미나 자료.pdf

 

작성일시 : 2014.02.12 09:09
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-- 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용 --

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익 기준이 가장 큰 액수, 침해자 이익 기준이 그 다음, 로열티 액수 기준이 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다. 실제 미국특허침해사건에서 적용된 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     Astrazeneca의 블록버스터 Prilosec 제품 (약효성분 omeprazole)의 제네릭 회사에 대해 제네릭 제품 매출의 50%를 특허침해로 인한 손해배상액으로 산정한 사례 - Astrazeneca AB, et al v. Apotex Corporation, et. al., 1-01-cv-09351 (NYSD December 3, 2013, Order)

 

3년 동안 제네릭 회사 Apotex 등이 오리지널 제품 Prilosec 특허를 침해한 이유로 특허권자에게 인정된 손해배상액은 US$76 million( 8백억원)입니다. 3가지 손해액 산정 방법 중에서 침해자의 이익을 기준으로 하였는데, 침해품 제네릭 매출의 50%를 침해자의 이익으로 산정한 것이 특이합니다. 통상 의약품의 수익률이 높다고 하더라도 50% 이익율을 인정한 것은 한국기준에서 볼 때 놀랍습니다. 참고로, 우리나라 국세청에서 고시한 완제의약품 업종 평균 이익율은 13.5% 내외입니다.

 

회계상 이익 개념에는 몇 가지 종류가 있습니다. 국세청에서 소득세를 부과하기 위한 고시는 매출을 포함한 총수입에서 모든 비용을 뺀 최종 이익, 즉 순이익을 의미합니다. 특허존속기간 중에 독점시장에 발매된 제네릭 의약품으로 얻을 이익을 위와 같은 기준으로 산정한다면 논리적으로 문제가 있다는 점은 분명합니다. 그 이유를 구차하게 설명하지 않더라도 자명하다 싶습니다. 따라서, 상식적으로 문제가 있다는 점이 분명하지만, 특허권자가 다른 적절한 산정기준을 제시하지 못했거나 별다른 대안이 없었기 때문에 할 수 없이 채택한다는 정도로 선해할 수 있습니다. 우리나라 법원에서 문제가 있음이 분명한 위 국세청 고시의 이익율 기준을 가장 자주 채택한다는 점에서 우리나라 특허소송의 후진적 실상을 스스로 밝히고 있는 것과 다름없습니다.

 

특허침해로 인한 손해배상은 특허제품을 대체하는 침해품으로 발생한 침해자의 이익을 기준으로 산정되어야 합니다. 독점적 시장에서 얻을 수 있는 이익이 통상의 경쟁 시장에서 다른 제품을 판매하여 얻을 이익보다 높게 산정될 것은 논리와 경험칙상 쉽게 짐작됩니다. 그러나, 구체적 사건에서 어느 기준으로 이익액을 산정할 것인지는 특허보호에 관한 법원의 태도에 크게 좌우됩니다. 항상 침해자의 이익에 관한 당사자의 주장과 증거는 크게 엇갈릴 수 밖에 없기 때문입니다. 미국법원은 특허권을 강하게 보호하는 것으로 유명합니다. 단지 배심재판의 문제가 아닙니다. 위 사건은 배심재판이 아니라 판사 1인이 재판하는 소위 bench trial이었습니다.

 

2.     특허권자의 기존 라이선스상 3% 로열티 기준의 2배인 6% 로열티를 특허 침해자에게 적용하여 손해배상액을 산정하는 것도 적법하다는 판결 - Enzo Biochem, Inc., et. al. v. Applera Corp., et. al., 3-04-cv-00929 (CTD August 1, 2013, Order)

 

3가지 산정방법 중 로열티를 기준으로 손해배상액을 산정할 때 가장 확실한 기준은 해당 특허에 대한 기존의 license 계약내용입니다. 이 산정방법은, 침해자와 특허권자가 협상을 통해 라이선스를 체결했다면 얼마를 지급하게 될지를 논리적 전제로 하기 때문입니다. 따라서, 기존의 라이선스에서 정해진 로열티 기준을 따르는 것이 일반적입니다.

 

그런데, 이 사건 배심은 기존의 3% 로열티 기준보다 2배로 높은 6%를 적용하여 손해배상액수를 산정하였습니다. 이에 대해 피고 침해자가 반론을 제기한 것인데, 미국법원 판사는, 배심이 침해자와의 라이선스 상황, 계약조건 결정요소, 계약에 이른 맥락 등을 고려하여 침해자와의 라이선스는 통상보다 높은 6% 로열티를 조건으로 하는 것이 합리적이라고 결정하였고, 그것은 배심의 권한으로 적법하다고 판결하였습니다. 말 그대로 특허권자를 강하게 보호하는 pro-patent 태도를 여실히 엿볼 수 있습니다.

 

특허 침해자를 선의로 라이선스를 체결한 회사와 똑같이 취급한다면 특허침해를 억제할 수 없습니다. 손해배상액이 어차피 지급해야 할 로열티 정도에 그친다면 특허침해를 주저할 어떤 리스크도 없다고 생각할 것이기 때문입니다. 이와 같은 방식으로 특허침해소송 재판을 한다면 법원이 특허침해를 조장하는 꼴이 됩니다. 우리나라 학계와 법원에서도 이와 같은 문제점을 잘 알고 있으며 그 해결책을 고민하는 문제입니다. 최근 우리나라 특허침해 손해배상 판결을 살펴보면, 로열티 기준으로 손해배상을 인정한 판결은 거의 없고, 가능하면 통상의 로열티 rate보다 높은 수익율을 적용하여 손해배상액수를 높게 산정하려는 경향이 엿보인다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.02.11 11:02
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-- Medtronic CoreValve LLC사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 장기간 연속된 우선권 주장을 수반한 일련의 복수 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단 --

 

미국에서 의료기구 및 기기 분야의 특허소송은 어느 기술분야보다 치열합니다. 예를 들어, Medtronic, Boston Scientific Corp., Cordis 등 대표적 회사들이 다양한 stent에 관한 특허침해 소송을 10년이 넘는 장기간 동안 치열한 법적 다툼을 하고 있습니다. 통상 손해배상 금액이 몇천억원에 이르는 중대한 특허사건입니다. 참고로, 최근 제기된 stent 특허침해소송에서는 한국중소기업까지 피고에 포함되어 현재 미국법원에서 특허소송이 진행 중입니다.

 

의료기기 분야의 대표적 회사인 Medtronic사는 신기술을 보유한 벤처회사에 대한 활발한 M&A로 유명합니다. 여기서 문제된 인공심장 및 대동맥용 인공판막(prosthetic aortic valve stents) 기술도 벤처기업을 특허와 함께 매입하였습니다. 그 후, 경쟁회사 Edwards Lifesciences Corporation와 사이에 특허소송이 시작되었고, 최근 델라웨어 연방지방법원에서 패소하여 약 4천억원에 이르는 거액의 손해배상 평결을 받았습니다. 위 분쟁과 관련하여 Medtronic CoreValve입장에서 매우 중요한 특허가 미국특허 제7,892,281호입니다.

 

그런데, 소송 중에 다음과 같은 우선권 주장에 관련된 심각한 하자가 발견되었습니다. 그와 같은 하자가 단순실수로 발생하였을지 모르지만, 그 결과는 수천억원의 이해관계가 달려있는 심대한 것입니다. 기술이전, 특허매입, 벤처 M&A에 있어서 특허관련 due diligence 가 얼마나 중요한지 상징적으로 보여주는 사례입니다. 잘못하면 소위 “buying litigation” 결과를 낳습니다. 또한, 장기간 계속된 일련의 CA 또는 CIP 등 연속출원은 그 우선권 인정 고리(chain of priority)에 문제가 발생하는 경우가 상당히 많습니다. 특히 모든 나라에서 특허 심사관이 우선권 인정의 적법여부를 적극적으로 심사하지 않는 관행이 있습니다. 따라서, 실제 우선권 인정의 대상이 되지 않는 수많은 특허가 심사를 통과하여 등록되고 있습니다. 이해당사자가 모든 청구항을 구체적으로 조사하고 살펴보면 수많은 특허에서 우선권 인정의 하자가 발견될 가능성이 매우 높습니다. 우선권 불인정의 사례는 흔하지만 그 원인이 실무자의 실무로 발생하였다는 사실이 특이한 점입니다.

 

간단하게 배경사실과 판결내용을 살펴보겠습니다. 다양한 쟁점이 많지만, 여기서 문제된 사안은 일련의 연속된 출원들 사이의 우선권 인정여부입니다. 특허등록까지 일련의 우선권 주장 및 연속 출원 현황을 정리하면, 그 시작점은 최초 1999. 11. 17. 프랑스 특허출원으로 거슬러 올라가고, 10년이 넘어서까지 우선권 주장을 동반한 미국 출원이 계속되었습니다. 이와 같은 미국 특허실무의 특이한 현상은 바이오 분야와 의약 분야에서 자주 볼 수 있습니다. 복잡한 tree 중에서 미국 CAFC에서 판결한 chain of priority는 다음과 같습니다.

 

1.    French Application 1b (FR 00/14028) filed October 31, 2000

2.    International Application 2b (PCT/FR 01/03258) filed October 19, 2001

3.    U.S. Application 4 (10/412,634) filed Apr. 10, 2003

4.    U.S. Application 6 (11/352,614) filed February 13, 2006

5.    U.S. Application 8 (12/029,031) filed Feb. 11, 2008

6.     U.S. Application 10 (12/348,892대상특허 ’281 patent) filed January 5, 2009

 

문제는 위3번의 특허출원(4번째 미국출원) 이후 출원된 미국출원에서 그 앞쪽 명세서 기재를 복사하여 붙이는 방식으로 작성하면서 해당 정보를 수정하지 않는 치명적 실수를 범한 것입니다. 구체적으로 4번째 미국출원 명세서 중 “this application ~” 시작하는 부분을 그대로 복사하여 사용하면서 우선권 주장의 고리가 단절되는 결과를 낳게 되었습니다. Medtronic에서는 특허업계의 합리적 실무자로서는 충분히 앞선 관계를 이해할 수 있다고 주장했으나 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 불행한 일이지만, 사후적으로 수정할 수 없는 치명적 실수로 판명된 것입니다. 다시 한번 특허실무의 무거움을 실감하게 하는 판결입니다.

 

참고로, 우선권 주장에 관한 정리글을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

The present application claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 12/029,031, filed Feb. 11, 2008, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 11/352,614 filed Feb. 13, 2006, now U.S. Pat. No. 7,329,278, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355,  now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed on Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844. The present application also claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 11/434,506 filed May 15, 2006, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/772,101 filed Feb. 4, 2004, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844.

 

또한, 참고로 문제가 된 6번째 미국특허출원의 우선권 주장 기재를 인용하면 다음과 같습니다.

 

The priority claim in Application 6 reads in its entirety as follows: “The present application is a continuation of U.S. Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, which is a continuation-in-part of U.S. Ser. No. 10/130,355 filed on May 17, 2002, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claimed priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; this application is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English.”  

 

** 4번 출원 명세서 기재를 그대로 복사하여 사용함으로써 this application 4번 출원에서는 문제되지 않으나, 6번 및 그 이후 연속출원에서 정작 주장하려는 우선권 기초가 되는 출원을 누락하게 된 결과를 초래함.

작성일시 : 2014.02.06 14:51
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-- 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제 신의 성실하게 협상할 의무를 위반한 것으로 판단한 사건 – SIGA v. PharmAthene (May 24, 2013, Supreme Court Delaware) --

 

1. 배경사실

 

제약벤처 SIGA는 2004년 항바이러스 의약품(ST-246)을 개발하고 있었습니다. SIGA 2005년 하반기 개발자금 부족으로 PharmAthene로부터 자금지원 및 공동개발 등 협력방안을 모색하기로 하였습니다. PharmAthene는 합병을 원하였으나, SIGA는 합병보다 라이선스를 희망하였습니다. 양사는 절충하여 합병과 라이선스 two track으로 협상을 진행하였고, 2006. 1. 주요 사항에 합의하였으나 강제성이 없다고 표시한 License Agreement Term Sheet(LATS)을 작성하였습니다. LATS에는 License fee의 선불금 $6백만 달러, 그 중 $2백만 달러는 즉시, $2.5백만 달러는 12개월 후에, $1.5백만 달러는 SIGA $15백만 달러를 초과하는 매출액을 달성하는 경우에 지급하기로 하였습니다. 또한 합계 $1천만 달러를 구체적인 목표 달성에 따라 별도 지급하기로 하였습니다. 경상로열티로는 1년 순매출액의 8%(매출액 $250백만 달러 미만), 10%(매출액 $250백만 달러 이상), 또는 12%(매출액 $1십억 달러 초과)를 지급하고, 미국 연방정부에 대한 판매분의 순이익이 20%를 초과하는 경우에 순이익의 50%를 지급하기로 한 것입니다.


양사는 2006. 3.에는 LATS가 첨부된 합병에 대한 의향서(a Letter of Intent)를 교환하였습니다. 양사는 급전이 필요한 SIGA의 사정을 고려하여 2006. 3.경에 먼저 브리지론(Bridge loan) 계약을 체결하고 $3백만 달러를 지원받아 급한 재정적 문제를 해결한 후에 2006. 6.경에는 합병 계약을 본격적으로 논의하였습니다. 2개의 계약서에는 모두 LATS의 조항에 부합하게 신의성실하게 협상할 것에 동의한다는 규정이 포함되어 있습니다(If the merger were terminated, the parties would negotiate in good faith with the intention of executing a definitive license agreement in accordance with the terms of the LATS).

 

그런데 합병계약의 논의 중에 SIGA가 미국국립보건원(NIH)로부터 2006. 6.경에 $5.6백만 달러, 2006. 9.경에 $16.5백만 달러 등 합계 $20백만 달러 이상의 연구개발자금을 지원받게 되었고, SIGA는 합병 등을 다시 검토하게 되었습니다. 또한, SIGA NIH의 지원 사실과 ST-246이 영장류 실험에서 천연두 등으로부터 100% 보호하였다는 결과를 발표하고 주식을 증자발행하여 $9백만 달러를 조달하였습니다(유상증자시의 주식가치는 2005년 당시의 3배였음). PharmAthene 2006. 9.에 합병 협의시한을 연장하자고 제의하였으나 SIGA는 이를 거부하고 10월에 합병 협의는 종료되었습니다. 본 사건과 직접적인 관련은 없지만 SIGA는 이후에도 NIH과 그 산하기관으로부터 2008. 9. 1. $55백만 달러, 9. 18. $20백만 달러, 2009. 9. 2. $3백만 달러 등 합계 $78백만 달러의 연구자금을 지원받았습니다.

 

이에 따라 PharmAthene은 남은 라이선스 계약을 완결하고자 하였습니다. 그러나 논의 중에서 SIGA는 선불금과 로열티를 막대하게 늘려 LATS에 규정하였던 내용과는 매우 다른 내용으로 변경한 것이었습니다. , SIGA는 대금 조항에서 선불금을 $100백만 달러로, 구체적 목표 달성에 따라 $235백만 달러로, 경상로열티를 판매량에 따라 18%, 22%, 25%, 28%로 변경하고, 남는 순이익의 50%를 무조건 지급할 것으로 주장한 것입니다.

 

PharmAthene LATS를 기준으로 라이선스 계약을 체결할 것을 다시 주장하였으나, SIGA LATS에 명시적으로 강제성이 없다고 작성하였던 점을 들어 거부하였습니다. 이에 따라 2006. 12. PharmAthene은 신의성실하게 협의할 것을 강제하도록 법원에 소송을 제기하였습니다.

 

델라웨어주 1심법원은 2011. 9.SIGA LATS에 부합하게 신의성실하게 라이선스 계약의 협상을 진행해야 할 의무를 위반하였다고 판단하였고, 법원의 재량에 의한 형평법상의 배상금(equitable payment)을 지급할 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

2. 델라웨어 주대법원의 판결

 

. 계약 위반 여부

 

SIGA LATS는 강제성이 있는 라이선스 계약이 아니라고 하면서 동시에 신의성실하게 협의할 SIGA의 의무에 의하면 SIGA LATS와 실질적으로 유사한 조항들만을 제안해야 한다고 하는 것은 모순이라고 주장하였습니다.

 

이에 법원은 브리지론과 합병 계약서의 명시적인 계약 조항은 당사자들에게 LATS의 조항들에 부합하게 최종 라이선스 계약을 작성할 의도로 신의성실하게 협상할 의무를 지우고 있고, 특히 LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항의 한도에서 협상에 임하여야 한다고 판단하였습니다.

 

, LATS 자체는 서명되지도 않았고 각 페이지의 하단에는 강제성 없는 규정(Non Binding Terms)이라고 적혀 있지만, 브리지론 계약 및 합병 계약에 LATS가 첨부되었고 이에 부합하게 라이선스 계약에 대한 협상을 할 것으로 규정되어 있기 때문에, LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항으로 협상에 임하여야 한다고 판단한 것입니다.

 

SIGALATS에 실질적으로 유사한 조항으로 제안해야 한다는 것은 협상에 불확실성과 소송의 위험을 줄 수 있다고 항변하였습니다. 그러나 법원은 당사자의 제안 조항들이 실질적으로 다른 것인지 여부와 불성실하게(in bad faith) 그 조항들 제안한 것인지 여부를 판단해야 하는 것이므로 소송의 위험은 과장된 것이라고 판단하였습니다. 그리고 불성실하다는 것은(bad faith) 단순히 나쁜 판단이나 과실이 아니라 부정직한 목적 또는 도적적으로 부정한 이유로 잘못된 행위를 의도적으로 하는 것을 의미한다는 기준에 따라, 법원은 SIGA가 아래와 같이 LATS 조항들과 실질적으로 다른 입장으로 협상에 임했고 합병 및 라이선스 협상을 파기하려는 불성실한 의도로 그러한 입장을 취한 것으로 판단하였습니다.

 

LATS

SIGA의 변경안

upfront Payment

$6,000,000

$100,000,000

milestone payment

$10,000,000

$235,000,000

Running royalty (yearly net sale 기준)

8% <= $250M

10% > $250M

12% > $1B

18% <= $300M

22% > $300M

25% > $600M

28% > $1B

Remaining profit 50%를 제공

Only from US government sales having a margin of 20% or more

Any remaining

 

, 법원은 SIGA가 수십억 달러의 매출이 예상되는 약품의 통제권을 상실하는 계약에 대하여 전형적인 판매자의 변심(seller’s remorse)를 겪게 되었고 최종적인 라이선스 계약을 위하여 신의성실하게 협상할 의무를 저버렸다고 본 것입니다.

 

. 손해배상

 

주대법원은 위와 같은 SIGA의 계약 위반에 대하여, 1심 법원이 SIGA의 계약 위반이 없었다면 당사자간에 라이선스 계약에 이를 수 있었다고 판단하였다면, 1심 법원이 기대이익 (이행이익, expectation damages)을 산정하여 배상을 명하여야 한다고 보았습니다 (reliance damages는 신뢰이익배상, restitutionary damages 원상회복).

 

3. 시사점

 

우리나라에서도 통상 계약이 체결되기 전에는 계약 책임을 지지 않습니다. 다만, 계약 과정이 일정한 단계를 지나 상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰가 형성된 경우에는 불법행위가 성립하여 손해배상 책임이 발생합니다. 위 미국판결도 비록 라이선스 계약이 체결된 것은 아니지만, 계약의 주요한 사항들이 결정되는 등 계약 체결 과정에서  상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰를 형성시키고(다른 계약 조항에 의하여) 상대방에 이에 따라 행동했음에도 당사자가 상당한 이유 없이 일방적으로 계약 체결을 거부한 경우에는  상대방을 보호하는 판결입니다.

 

위 판결은 주요 계약 조항만을 적시한 Term Sheet 자체가 비록 강제성이 없었더라도 이에 준하여 신의성실하게 협상할 것을 약정한 경우에는 Term Sheet에 명시한 조항에서 상당하게 벗어난 경우에는 위 약정을 위반한 것으로 판단한 것입니다.

 

따라서 라이선스, 공동연구개발, 전략적 제휴 등을 위한 계약을 체결하는 경우에, 협상 과정에서 주요 조항에 대한 Term Sheet가 마무리 된 이후에는 비록 계약이 성립하기 전이라도 협상의 파기를 위해서는 상대방에게 어떠한 신뢰를 형성한 것인지 여부와 계약 조항을 살피는 등의 상당한 주의를 요할 것입니다.


작성일시 : 2014.01.23 08:25
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-- 미국 특허침해소송에서 손해배상액수를 산정할 때 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 손해배상액이 극심하게 달라지는 사례 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결 --

 

최근 미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

  

 

 

8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 4천억원, 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억원이라는 것입니다. 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

 

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 12천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

 

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

 

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

작성일시 : 2014.01.21 08:34
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-- 차량이나 선박 등의 위치정보 원격 추적, 관리 시스템 개발사인 Beacon GPS 기기 제조업체인 Garmin이 사업제휴 협약을 체결한 뒤, Garmin Beacon으로부터 제공받은 정보를 공개하여 NDA 위반이 문제된 사례 --

 

1. 배경 사실

 

Beacon은 차량이나 선박 등 운송수단에 대한 원격 모니터링 시스템 및 GPS를 이용한 추적, 관리 시스템(fleet management system)을 개발, 공급하는 회사이고, Garmin은 차량, 선박, 항공, 레저용 GPS 기기를 제조, 판매하는 회사입니다.

 

Garmin은 개인용 승용차 시장에서는 상당한 MS를 차지하고 있었지만, 상용차 부문에서는 실적이 부진하였습니다. 이에 상용차용 내비게이션 기기 시장에 본격적으로 진출하기 위해, 상용차 fleet management system을 개발한 Beacon과 손을 잡기로 하였습니다. Beacon Garmin은 사업제휴계약을 통해 Beacon GPS 기반 차량 추적, 관리 프로그램을 Garmin의 차량용 내비게이션 제품과 연동하기로 하였고, 이에 대하여 NDA(Non-Disclosure Agreement)도 체결하였습니다.

 

그런데 이후 Garmin Beacon측에 알리지 않은 채 Beacon 프로그램의 연동을 위한 어플리케이션 스펙 등 정보를 Beacon의 경쟁사에 제공하였습니다. 이를 통해 Beacon의 경쟁사들이 이 정보를 참고하여 자신들의 프로그램을 Garmin의 내비게이션 제품과 쉽게 연동할 수 있도록 함으로써, Garmin 기기의 시장 확대를 도모한 것이었습니다. 그러자 Beacon측이, 이 정보가 Beacon의 영업비밀이라고 주장하며 이 사건 소송을 제기하였습니다.

 

원고 Beacon측은 소송에서 1) 영업비밀침해 주장과 함께, 2) NDA 위반, 3) Garmin측에 제공된 NDA의 적용범위 외 정보에 대한 부당이득 및 4) 묵시적 계약 위반을 주장하였습니다. 여기서는 비밀유지약정 NDA 관련 쟁점만 살펴보겠습니다.

 

2. NDA 조항 및 쟁점

 

양사는 NDA를 체결한 후 정보를 제공하였는데, NDA 적용대상 정보의 범위에 관한 다툼이 있었습니다. 계약위반과 관련한 주된 쟁점은 “confidential” 또는 “proprietary”와 같은 비밀정보 표시 없이 제공된 정보가 NDA의 보호대상이 될 수 있는지 여부였습니다. Beacon fleet management system과 관련된 정보 중 일부는 아무런 비밀정보 표시도 하지 않은 채 Garmin측에 전달하였는데, 이에 Garmin측이 위 정보가 NDA의 적용대상이 아니라고 주장한 것입니다.

 

이와 관련하여, 양사간에 체결된 NDA는 그 적용대상인 “confidential information”“shall include, but is not limited to ... information ... which is marked as ‘confidential’ or ‘proprietary’ ...” 라 정의하고 있었습니다.

 

Clause 1

“Confidential information” as used in this Agreement shall include, but is not limited to, all trade secrets, non-public information, data, know-how, documentation, hardware, software (including listings thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and specifications relating to a party, its business or products which is marked as “confidential” or “proprietary” and which is disclosed by either party to the other party.

 

Information disclosed orally or visually shall be considered Confidential Information if such information is identified as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure and is reduced to written summary form by the disclosing party and sent to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure. During this thirty (30) day period, such oral or visual information so disclosed shall be provided the same protection as Confidential Information. 

 

, NDA에서는 비밀정보 표시 없이 구두로 또는 시각적으로 전달된 정보는, 전달시 비밀정보라는 점을 밝히고 다시 30일 내에 해당 정보를 요약한 서면을 전달한 경우에만 NDA의 적용 대상이 된다고 규정하였습니다.

 

문제는 현장에서 자주 위와 같은 NDA 조건을 충실하게 준수하지 않는다는 점입니다. 이 사건에서도 마찬가지로 그와 같은 규정을 준수하지 않았습니다. Beacon은 위 규정의 “not limited to” 부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제한되지 않는다고 주장하였습니다. 나아가 Beacon, 만일 NDA의 해석상 비밀정보 표시가 있는 정보만이 그 적용대상이 된다고 보더라도, 계약의 양 당사자가 모두 비밀정보 표시를 하지 않은 채 정보를 교환해 온 것에 비추어, 비밀정보 표시가 없는 정보도 NDA의 적용대상이 된다는 점에 대한 양 당사자의 합의가 있었으며, 이러한 합의가 기존 NDA를 수정한 것으로 보아야 한다고 주장하였습니다. 

 

3. 미국법원 판결 및 시사점

 

이에 대하여 미국법원은, 우선 위 계약조항의 해석상 비밀정보 표시와 함께 제공된 정보만을 NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단하였습니다. 비록 표현상 그 범위를 open 형인 “but not limited to”로 하였지만, 판결에는 영향을 주지 못했습니다. 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 기타또는 “~ 에 해당할 것입니다. 우리나라에서도 앞서 명시적으로 기재된 사항에는 해당하지 않지만 계약 적용범위에 포함되는지 문제되는 경우가 자주 있습니다. 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것으로 평가될 수 있는 사항만이 이에 해당한다고 해석해야 할 것입니다. , 비록 계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든 계약범위에 포함되는 것은 아닙니다.

작성일시 : 2014.01.20 09:53
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-- 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결 --

 

1.     관련 법리

 

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정기간 독점권을 획득하는 것이고, 영업비밀은 비밀성을 전제로 보호받는 것이므로, 원칙적으로 동일 기술내용에 대해 특허권과 영업비밀은 동시에 인정되지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허 출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다.

 

중요한 포인트는, 특허 출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 주장을 해야 한다는 점, 그리고 영업비밀을 주장하는 자에게 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다. 대법원 2007. 11. 15. 선고 20077484 판결에서는 “특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판결하였습니다. 다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못한 경우에는 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 영업비밀 침해주장이 인정되지 않을 것입니다.

 

2.     배경사실

 

원고 A 회사는 특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품에 관한 특허권자입니다. A회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 경쟁제품을 발매되었습니다. 종업원 B는 퇴직하면서 재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 서약의 사항을 위반하였을 경우에는 형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

 

원고 A회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다고 주장하였습니다.

 

3.     1심 판결

 

먼저, 원고의 특허 청구항에서는 구연산 0.1 내지 1 중량%를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 부인하였습니다. , 1심 재판부는 균등론에 관한 법리를 설시하면서도, 침해판단에 있어서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 결론을 내리면서도 그 구체적 이유는 밝히지 않았습니다.

 

다음으로, 영업비밀 침해주장에 대해 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다. 무엇을 특허기술내용과 구별되는 영업비밀로 주장하는지 그 점부터 주장 입증이 부족하다는 취지입니다. 결국 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

 

4.     실무적 유의사항

 

원칙적으로 특허침해와 영업비밀침해는 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 동일한 대상에 대해서는 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별되어야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

 

소송을 제기하기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 상호간 주장의 신뢰성을 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

 

특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운용하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로 청구함으로써 위 전문 합의부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결

서울중앙지방법원_2013가단5010607.pdf

작성일시 : 2014.01.14 16:23
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