한국 특허법 제95(존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력)"특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다"고 규정합니다.

 

존속기간연장 특허의 권리범위해석은 정책적 판단과 법리적 해석이 중요한 민감한 문제입니다. 특허권존속기간연장제도의 실효성 확보도 중요하지만, 현행 특허법 문언에 충실한 해석에 따른 예측 가능성과 법적 안정성도 매우 중요합니다,

 

구체적 법조문은 다르지만, 참고자료로 일본 동경지재 2016. 3. 30. 선고 デビオファム v. 東和薬品 東京地裁平成27(ワ)12414 판결을 간략하게 소개합니다.

 

Debiopharm 존속기간연장등록된 일본특허 제3,547,755호의 특허등록 기술내용은 Oxaliplatin 주사제의 안정한 formulation 발명입니다.

 

                                 

 

후발제품은 일본특허 제3,547,755호의 청구범위 문언으로 파악되는 기술적 범위에 속한다는 점은 분명합니다. 그러나, 특허권의 존속기간연장등록 청구의 대상기술과는 다릅니다.

 

Oxaliplatin 주사제는 Eloxatin 원천특허를 포함해서 대부분의 특허권이 존속기간 만료로 소멸하였습니다. 그런데, 일본도 비슷한 상황이지만, 용법용량 및 formulation 발명에 관한 일본특허 제3,547,755호는 연장등록까지 포함한 존속기간 만료일은 2020. 1. 29.이라고 합니다. 따라서, 후발제품의 특허침해 여부가 중요한 쟁점입니다.

 

위 동경지재 판결은 청구범위 문언의 범위 중에서 존속기간연장의 이유가 된 기술내용에만 존속기간연장등록의 효력이 미친다는 것입니다. 우리나라 특허법원에서 존속기간연장등록된 특허권의 범위를 제한 해석한 판결과 동일한 취지입니다.

 

다만, 위 일본판결은 그 범위를 완전 동일범위로 한정하지 않고 균등범위까지 마친다고 판시하였습니다. 구체적으로 보면, 생물학적 동등성이 인정되는 것을 전제로 특허발명과 비교하여 여기에 주지관용 기술의 부가, 삭제, 전환 등 새로운 효과변화를 초래하지 않는 기술범위라면 존속기간연장등록 특허권의 효력이 미친다는 입장입니다.

 

이와 같이 균등물까지 포함된다는 판결은 formulation 특허발명에서 매우 중요한 의미를 갖습니다. Formulation이 완전 동일한 경우는 현실적으로 거의 없기 때문입니다. 물론 균등범위를 판단하는 것이 어렵기 때문에 또 다른 난제를 남긴다는 문제점은 있지만, 구체적 타당성을 고려할 때 합리적인 판단기준으로 생각합니다.

 

KASAN_[일본판결] 존속기간연장등록 특허권의 침해소송 일본 동경지재판결 – 연장된 특허권의 효력범위 제한.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 11. 09:12
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-- 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리 --

 

특허침해란 특허권의 권리범위 또는 특허발명의 보호범위를 무단으로 침입하는 행위를 말합니다. 따라서, 특허침해 여부 판단은 특허권 권리범위 즉 특허발명의 보호범위를 확정하는 것부터 출발합니다. 그런데, 형태가 없는 기술적 사상인 특허발명의 보호범위를 객관적으로 명확하게 확정하기란 본질적으로 어려운 일입니다. 특허법 및 실무의 본령으로서 몇 마디 말로 간략하게 정리하기 어렵습니다. 다만, 특허실무에 입문한지 얼마되지 않은 사람들을 위해 참고로 특허권 권리범위 즉, 특허발명의 보호범위 판단기준에 관한 가장 기본적 사항을 간략하게 정리한 내용과 교육자료를 첨부합니다. 일견해보면 전체적 그림을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있습니다. 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어서 무엇보다도 그 문언 기재 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙이라고 합니다. 특허청구범위의 해석에 관하여 대법원은, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 992150 판결 등) 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며(대법원 2001. 6. 1. 선고 982856 판결 등), 한편 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만(대법원 1997. 5. 28. 선고 96 1118 판결 등), 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술 분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 961040 판결 등)고 판단 기준을 제시하고 있습니다.

 

균등론(균등침해), 특허발명과 침해 성립 여부가 문제되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 그 물건이나 방법의 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하고, 그 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지도 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 본다는 것으로, 문언침해를 엄격하게 적용함으로써 나타나는 문제를 해결하기 위하여 등장한 이론입니다. 서로 등가관계에 있다는 의미에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 그 범위까지의 기술을 용이하게 생각해낼 수 있는 정도인데 그것이 출원자의 실수나 능력의 한계 또는 그와 같은 침해물이 아직 개발되지 못하였기 때문에 특허청구범위에 포함시키지 못한 경우도 포함될 것입니다.

 

대법원은 2000. 7. 28. 선고 972200 판결에서 균등론을 처음으로 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 다음과 같이 제시하였습니다. 위 대법원 판결은, 확인대상발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 특허권의 권리범위 해석에 대한 강의자료

  권리범위 해석 강의자료.pdf

작성일시 : 2014. 2. 20. 09:58
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