-- 기술금융의 IP 담보대상 특허권에 대한 무효심판과 담보가치 변동에 따른 법적효력 및 후속 조치 -- 

 

담보대출에서 담보가치의 변동은 채권자에게 매우 중요한 문제입니다. 정확한 가치평가가 어려운 기술과 IP를 담보로 설정하는 기술금융에서도 담보특허권의 담보가치 변동은 매우 중요한 사항입니다.

 

현재 기술금융에서 사용되는 IP 담보대출용 질권설정계약서 중 담보목적물의 보전담보가치의 유지에 관련된 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

 

'담보목적물(IP)에 관하여 소송, 분쟁이 발생하거나 무효심판 등 담보목적물의 권리가 침해된 경우에는 채권자 은행에 즉시 통지하고 담보설정자(특허권자)의 비용과 책임으로 이를 방어하기 위한 적당한 조치를 취해야 한다. 담보특허권에 대한 무효심판 등으로 담보가치가 하락한 경우에는 채권자 은행의 요구에 따라 부족액에 해당하는 채무를 상환하거나 추가 담보를 제공하여야 한다.'

 

IP 담보대출은 유효하게 존속 중인 IP 권리를 전제로 합니다. 만약, 그 대상권리가 처음부터 없었던 것으로 확인해 달라는 무효심판이 제기되었다면 그 담보가치에 심각한 영향을 줄 것입니다. 담보대상 특허가 무효로 확정되면 담보목적물 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 담보설정 자체가 무효라고 보아야 할 것입니다.

 

전부 무효가 아니더라도 일부 청구항이 무효인 경우에도 정도의 차이는 있지만 담보가치 변경이라는 점은 마찬가지이고, 청구범위를 감축하는 정정을 통해 특허권이 유효하게 살아남더라도 담보가치에 중대한 변경을 가져올 수 있습니다. 어떤 경우에도 담보대상 특허에 대한 무효심판은 채권자 은행으로서는 민감한 사안입니다.

 

따라서, 이와 같은 위험을 감안하여 IP 담보대출 약정서에서 담보대상 IP와 관련된 소송, 심판 등이 제기되면 즉시 채권자 은행에 통지하도록 합니다. 또한 담보설정자 특허권자는 무효심판 등을 자신의 책임으로 최대한 방어해야 합니다. 청구범위 감축 등 정정을 통해 방어하는 경우에도 권리범위가 감축되고 담보가치가 감소하는 결과를 낳기 때문에, 채권자 은행의 동의를 얻은 후에만 권리범위 감축을 초래하는 정정을 할 수 있습니다.

 

이와 같이 특허권의 가치가 질권 설정 당시보다 감소하는 등 담보가치의 변동이 있는 경우 채권자 은행은 담보부족을 이유로 대출금의 일부 상환 또는 추가 담보제공을 요구할 수 있습니다. 예를 들면, 현재 기술금융용 IP 담보대출 근질권 설정계약서 중에는 담보대상 특허에 대한 무효심결이 난 경우 담보대상 특허권의 가치하락을 이유로 대출금 상환을 요구할 수 있다는 내용을 포함되어 있습니다.

 

한편, 담보대상 특허권을 제3자가 침해하여 손해배상을 받는 경우 또는 실시권을 허여하고 대가로 로열티를 받는 화해계약을 체결한 경우 질권자 채권자 은행은 그 손해배상 또는 로열티 수입으로부터 직접 대출금을 회수할 수 있습니다. 특허법 제123조의 물상대위 조항에 근거한 것입니다.

 

특허법 제123 (질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

 

작성일시 : 2015.01.28 15:23
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-- 기술금융 중 IP 담보대출의 회수와 담보 특허권의 처분 승낙서에 관련된 실무적 포인트 --

 

최근 금융기관에서 기술담보대출용 서류로 요구하는 "처분승낙서" 관련 내용을 간략하게 살펴보겠습니다. 그 중요항목으로는, '채무불이행의 경우 상기 지식재산권을 별도의 양도인(권리자) 동의 및 법적절차 없이 채권자 은행에 양도하고 단독으로 상기 지식재산권에 대한 이전등록 신청을 할 수 있도록 이전등록 신청에 관한 대리권을 수여한다. 이때 권리자 양도인은 채권자 은행이 합리적으로 결정한 상기 지식재산권 매각금액에 대하여 이의를 제기하지 않기로 승낙한다.'를 들 수 있습니다.

 

특허권 이전등록은 특허법상 권리변동의 효력발생 요건입니다. 이전등록은 매도인과 매수인 양자가 함께 신청해야 합니다. 특허담보대출을 정상적으로 상환하지 못하면 채권자 은행은 질권실행으로 담보특허권을 처분하여 대출금을 회수해야 합니다. 이와 같은 처분을 간이하게 하기 위해 대출 당시부터 채무자 특허권자로부터 처분 승낙서를 받는 것입니다. 이때 이전등록을 특허권자의 협조 없이 단독으로 할 목적으로 위와 같은 규정을 둔 것입니다.

 

그러나, 특허등록법규 및 등록실무에 비추어 보면, 위 처분 승낙서만으로는 채권자 은행 단독으로 특허권이전등록을 할 수 없어 보입니다. 원칙적으로 위 승낙서를 근거로 특허권자의 협조를 받거나 간략하게라도 소송을 제기하여 승낙의사확인 판결을 받아야만 이전등록이 가능할 것입니다.

 

한편, 특허권 이전등록의 대가, 즉 매각 금액이 가장 중요한 문제입니다. 위 승낙서에는 채권자 은행이 합리적으로 대각 금액을 결정하면 특허권자는 이에 대해 이의하지 못한다고 규정합니다. 특허가치 평가의 어려움을 알지만, 너무 불명확하고 일방적 규정이라는 점을 고려하면 "약관 규제에 관한 법률" 위반으로 무효로 볼 여지가 많다고 생각합니다. 향후 구체적으로 문제되면 법원판결이 조만간 나올 것으로 보입니다.

 

다만, 실무상 IP 담보대출 과정에서 담보대상 특허권의 가치를 평가한 후 그 가치평가금액의 60% 범위 내에서 대출한다고 합니다. 이와 같은 기술금융실무에 따르면, 그 가치평가범위 내에서 대각 대금을 정한다면 특허권자로서는 특별한 사정이 없는 한 그 특허권의 가치를 매각대금 결정시 과도하게 낮게 평가했다는 이의를 제기하기 어려울 것입니다.

 

만약 그동안 시장상황의 변경 등으로 특허기술의 가치가 담보대출용 가치평가 당시보다 크게 상승했다고 주장하는 경우라면, 특허권자가 가치평가를 다시 할 것을 요구할 수 있을 것입니다. 그렇지만, 가치평가 비용 및 경매 등 법적비용을 채무자 특허권자가 부담해야 하는 점을 유의해야 합니다. , 특허가치평가에서 매각대금을 더 받더라도, 그 과정에서 필요한 비용을 먼저 공제한 다음 잔액을 채무변제에 사용합니다. 가치평가 비용이 상당한 고액이고, 담보대출 당시와 달리 이 단계에서는 가치평가비용에 대한 정부지원 제도가 없다는 점도 유의해야 합니다.

 

작성일시 : 2015.01.27 14:38
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-- 기술금융에서 IP담보대출의 부실발생과 강제집행에 따른 가지 실무적 유의점 - 처분승낙서와 특허법 112조의 법정 통상실시권에 대하여 --

 

1. IP금융으로 대출 받은 부실이 발생하는 경우

 

지적재산권을 담보로 은행에서 담보대출을 받는 경우 채권자인 은행의 입장에서는 해당 담보에 ()질권을 설정하는 것이 보통입니다. 그리고 이러한 질권은 특허청의 등록원부에 기재되게 되는데 특허청에서는 질권설정 등록 신청을 접수하면 등록권리 이력사항 검색을 통해 질권신청 이라는 표시를 확인할 있게 하고 있으며, 질권설정이 등록원부에 기재되는데 까지는 최대 10일정도 걸리게 됩니다.

 

이러한 지적재산권에 대한 질권은 채무자가 여신상환을 하지 못하는 경우 담보를 집행할 있는 근거가 되며, 은행으로서는 이러한 권리를 행사하여 해당 부실을 충당하게 것입니다.

 

이러한 충당의 방법으로 논의되는 것으로 회수지원펀드를 통하여 지재권관리회사를 세우고 이러한 회사가 매입 지재권을 활용한 수익화를 하는 모델이 제안되고 있습니다.

 

2. 처분승낙서의 작성

 

기업은행에 국한하여 살펴보면 채권자인 은행은 IP금융을 진행하는 경우, 채무자에게 담보권에 질권을 설정한다는 내용의 약정서를 쓰는 것과 별개로 처분승낙서를 받아두고 있습니다. 이러한 승낙서는 채무자의 채무불이행이 있는 경우 채권자인 은행이 질권설정된 담보대상 권리에 대하여 당행 혹은 당행이 지정하는 양수인에게 양도하는 것을 승낙하는 것을 내용으로 하고 있습니다.

 

이러한 처분승낙서가 약관규제에 관한 법률에 위반인지는 별론으로 하고(이에 대하여는 다음에 정리하여 올리겠습니다.), 어떠한 경우라도 채무자가 대여금을 갚지 못하는 경우 질권 설정된 권리를 집행당하고 이에 따라서 권리의 명의 이전이 일어나는 것은 당연한 절차가 되게 것입니다.

 

이렇게 권리가 처분되어 명의자가 달라지는 경우 이전 명의자였던 채무자가 해당 권리를 여전히 사용하게 된다면 이것은 신권리자에 대한 침해에 해당하고, 따라서 이전 권리자가 이러한 권리를 이용하여 영위하던 사업은 타격을 받게 것입니다. , 특정한 지적재산권에 의존하던 사업은 결국 회생하기 힘들게 것입니다.

 

3. 특허법 122조에 대하여

 

그러나 이러한 문제에 보루가 있는 것이 있는데 바로 특허법 112조입니다.  특허법 122조는 질권설정된 특허권이 질권설정 이전에 발명의 실시가 있었던 경우 질권의 실행으로 권리가 이전되더라도 권리자에게 통상실시권을 인정해 주는 규정입니다.

 

 122(질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 

, IP금융을 통하여 특허권을 담보로 대출을 받는 경우에 특허권자가 채무상환을 하지 못하여 명의가 변경되더라도 해당 권리에 통상실시권을 확보하여 계속 자신의 사업을 진행할 있는 가능성이 생기게 되는 것입니다.

 

다만, 이러한 통상실시권이 인정되기 위하여는 (1) IP금융을 통하여 질권 설정한 대상 권리가 특허권이어야 합니다. , 상표권이나 저작권에는 질권행사로 인한 이전의 권리자에게 통상실시권을 인정하는 규정이 없습니다. (2) 해당 특허권자가 특허권을 목적으로 하는 질권 설정을 하기 이전에 특허발명을 실시하고 있는 경우여야 합니다. (3) 질권행사로 인하여 특허권의 이전이 이루어진 경우 이전의 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 통상실시권에 대한 상당한 대가를 지급하여야 합니다.

 

4. 맺음말

 

현재 IP금융 상품은 주로 특허권을 담보로 하는 형태 위주로 취급되고 있는 것으로 보입니다. 이는 지적재산권 내용으로 상용화하여 현실적 가치를 창출해 내는 것이 가장 가능한 것이 특허권이고 가치 산정도 비교적 용이하기 때문으로 분석됩니다.

 

그런데 특허 기술만을 믿고 사업하는 기업 입장에서는 이를 담보로 IP금융을 받는다는 것은 사업기반이 송두리 사라질 위험을 감수해야 하는 것으로서 이를 쉽사리 결정하기 어려운 점이 있게 됩니다. 그러나 특허법 122조를 적용 받을 있는 요건을 충족하는 기업의 경우라면 최악의 경우 통상실시권을 확보할 있게 되므로 특허권을 가지고 금융 조달을 받는 것을 보다 적극적으로 이용하는 것을 생각해 있겠습니다.

 

다만, 기업이 아닌 은행의 입장에서라면, 특허법 122 때문에 매각 대상 특허권을 매수하는 입장이 느끼는 부담으로 말미암아 담보 물권의 매각이 쉽지 않은 어려움이 생기게 것이고, 매수인의 입장에서도 시장에서 온전한 특허 실시권의 점유를 하기 힘든 부담이 있는 경우가 있게 됩니다. 이러한 상황은 정부가 적극적으로 의도한 기술거래 특허권 시장 조성에도 걸림돌이 되는 것으로 여겨집니다.

 

따라서 특허법 122조가 향후 기술금융과 관련한 정책에서 어떠한 작용을 하게 귀추가 주목되며 정부가 조항에 대하여 어떠한 입법정책을 진행할지는 계속 지켜보아야 것입니다.

 

남궁은 변호사

작성일시 : 2015.01.23 17:00
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-- 기술담보대출에서 특허권 권리자 명의와 관련된 몇 가지 실무적 문제 --

 

창조경제 정책의 핵심사업 중 하나는 기술금융입니다. 신문기사에 따르면 지난 해 8 9천억원의 기술담보대출이 이루어졌고, 그 대부분이 작년 하반기에 집행되었다고 합니다. 그리고, 얼마 전 미래창조과학부, 금융위원회 등 국정보고에서 올 한해 동안 20조의 기술담보대출을 추가 투입한다는 계획을 발표하였습니다.

 

기술금융은 오래 전부터 그 필요성이 활발하게 논의되어 왔으나 여러 가지 현실적 문제로 실적은 거의 없었습니다. 새 정부에서 창조경제를 화두로 삼더니 이제 기술개발자들의 손에 돈이 들어오는 현실이 되었다는 사실이 놀랍기 그지 없습니다. 물론 리스크는 높지만 사업환경의 획기적 전환을 위해서는 반드시 필요한 정책으로 생각됩니다.

 

기술금융을 주도하는 국책은행의 실무 가이드라인을 보면, 지재권 관련 중요한 이슈가 상당히 많다는 점을 알 수 있습니다. 앞으로 차근차근 살펴보겠지만, 우선 권리자 명의에 관한 사항을 간략하게 설명드립니다.

 

개발된 기술이 특허권 등 지재권으로 잘 보호되어 있지 않으면 그 가치를 평가받기 어렵습니다. 따라서, 특허권 등 지재권 확보가 매우 중요합니다.

 

그런데, 벤처나 창업 초창기에 특허권을 법인명의가 아닌 창업자 개인명의로 등록하는 경우가 빈번합니다. 상당한 규모의 회사에서도 대표이사 개인명의로 특허권을 보유하는 경우도 많습니다. 이와 같은 개인명의 특허권은 기술담보대출 과정에서 활용할 수 없습니다. 사업체 법인에게 금융대출을 하면서 대표이사 개인명의로 되어 있는 특허권을 담보로 설정할 수 없기 때문입니다.

 

그렇다고 개인명의 특허권을 회사법인 명의로 이전 등록하는 것도 간단하지 않습니다. 특허청 이전등록 절차는 간단하지만, 개인이 회사에 매도하거나 증여하는 것이므로 세금문제 등 복잡한 문제가 많습니다. 그보다 더 심각한 문제는 원천적으로 회사법인 소유 특허권을 그동안 대표이사 명의로 무단 등록한 것은 아닌지 의심을 받게 될 것입니다. 직무발명에 해당하는 특허권을 대표이사 등이 무단으로 자기 명의 또는 제3자 명의로 등록하는 행위는 업무상 배임죄에 해당한다는 대법원 판결이 있습니다. 누군가 대표이사의 책임을 문제 삼는다면 이를 방어하기 쉽지 않을 것입니다.

 

회사법인과 대표이사의 공동소유로 등록한 특허도 마찬가지 문제가 있습니다. 현재 기술금융 가이드라인에 따르면 공동소유 특허권에 대한 기술담보대출은 어렵다고 합니다. 우리 특허법상 공유 특허권은 그 권리관계가 매우 복잡하기 때문에 금융기관 입장에서는 그와 같은 법적 부담을 떠안는 상황을 피하려는 것입니다. 기술담보대출을 위해 공동소유에서 회사법인 단독소유로 지분권을 이전하는 경우도 앞서 설명한 것과 마찬가지 문제가 발생합니다.

 

결국, 처음부터 특허법에 따라 적법한 출원 및 등록이 정도입니다. 아쉽지만 이미 개인명의로 등록된 특허권의 경우라면, 금융기관의 기술담보대출 담당자뿐만 아니라 특허법 전문가의 면밀한 검토를 거쳐 법적 리스크를 점검한 후 명의변경을 하는 것이 바람직합니다. 매매에 관한 양도세는 물론 증여를 원인으로 한 과세 가능성도 있으므로 세무전문가와 세금문제도 사전에 꼼꼼하게 확인해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.21 14:38
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