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1. 사안의 개요 및 경과

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구, 피청구인 실시자의 자유실시기술 주장

(2) 특허심판원 청구인용, 자유실시기술 부정, 특허권자 승소 심결

(3) 실시자의 심결취소 소송 제기, 새로운 선행기술 증거자료 제출, 심판단계의 선행발명의 결합 관계가 아니라 새로운 선행발명의 결합관계 주장  

(4) 특허법원 청구인용, 자유실시기술 인정, 심결취소, 특허권자 패소 판결

2. 기본 법리 – 자유실시기술 판단기준

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 참조).

3. 구체적 사안의 판단 – 새로운 선행발명들의 결합 용이성 판단

(1) 확인대상발명과 선행발명의 차이점 1은 선행발명 1에 확인구성요소 4 내지 6과 동일한 구성이 개시되어 있지 않다는 것인데, 이와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(2) 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 결합하는 것이 용이한지 여부에 관하여 보건대, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 적용하여 위 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있다고 보인다.

(3) 결합하는 방식은 관련 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 기술에 해당하고, 선행발명 1의 나사결합 방식을 선행발명 2의 조임구 채움방식으로 변경하기 위하여는 단순히 물공급관이 연결되는 부위의 형상만을 선행발명 2의 대응구성과 같이 변경하면 되는 것으로 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 이는 다른 구성의 변경을 수반하지도 않고, 달리 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성을 적용하는 것에 대한 부정적 교시를 찾아볼 수도 없다.

(4) 따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

첨부: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결

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1. 사안의 개요 및 경과

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구

(2) 특허심판원 청구기각 특허권자 패소 심결

(3) 특허권자의 심결취소 소송 제기

(4) 특허법원 청구인용, 심결취소, 특허권자 승소 판결

2. 피고 실시자의 주장 요지 

(1) 확인대상발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

(2) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 동일하게 개시되어 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(3) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명3으므로부터 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(4) 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다.

3. 특허법원 판결 요지

(1) 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 등 참조).

(2) 그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것으로 받아들일 수 없다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다.

(3) 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

(4) 피고는 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점(위 전원합의체 판결 등 참조)에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결

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1.    사안의 쟁점 – 확인대상발명 기재 불명확한 내용 포함됨

확인대상발명의 설명서 및 도면에 불명확한 부분 포함됨 - 확인대상발명은 가이드본체의 ‘가이드홈’의 형상에 관하여 도면에는 인접하는 파일들이 겹침부(w)를 갖도록 ‘반원의 일부’로 도시되어 있는데 그 설명서에는 ‘반원’으로 기재되어 있으므로, 확인대상발명의 설명서에는 불명확한 부분이 존재한다.

2.    기본 법리 – 확인대상발명 특정 기준

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.

다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

3.    구체적 사안의 판단 요지 - 확인대상발명 특정 인정

(1)   제1항 발명의 청구범위에는 안내 라인의 홀형상에 관하여 ‘반원’인지 아니면 ‘반원의 일부’인지에 대해 아무런 기재가 없으므로 확인대상발명의 가이드홈의 형상은 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는데 아무런 영향을 미치지 아니하는 점

(2)   특허발명이나 확인대상발명과 같이 다수개의 파일로 이루어진 연속벽을 시공함에 있어 파일들의 배치방식은 서로 겹침부가 형성되도록 배치할 수도 있고 겹침부가 없이 서로 독립적으로 배치할 수도 있는데, 두 배치방식 모두 당해 기술분야에서 널리 사용되는 일반적인 배치방식에 불과하므로, 확인대상발명은 가이드홈의 형상을 그 설명서의 기재와 같이 ‘반원’이라고 특정하더라도 기술적으로 특별한 문제가 없는 것으로 보이는 점

(3)   확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4가 결여되어 있어 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 제2, 3항 발명은 모두 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4를 포함하고 있어 피고가 특정한 확인대상발명에 일부 구성이 명확하지 아니한 부분이 포함되어 있다고 하더라도 나머지 구성만으로도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 충분히 판단할 수 있다는 점까지 함께 고려하면, 확인대상발명은 특정된 것으로 판단된다

첨부: 특허법원 2021. 8. 13. 선고 2020허7456 판결

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1.    디자인권리자의 주장 및 쟁점

등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.

2.    특허법원 판결 요지

신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).

그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 ‘등록디자인과의 관계’에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결

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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조),

‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

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