-- 기업이 미국대학과 공동연구(collaboration)를 진행하는 경우 연구성과물 발명에 관한 권리 관계 계약조항 다국적회사에서 작성한 계약서 Template --

 

기업입장에서 작성한 계약서도 대학입장에서 작성한 계약서와 본질적 내용은 다를 수 없습니다. 그러나, 공동연구를 진행한 기업의 이익을 최대한 보호하기 위해 많은 노력을 기울여 작성한 공동연구 계약서는 대학에서 통상 사용하는 계약서와는 분량이나 구체적 내용에서는 상당한 차이를 보입니다. 전 세계에서 수많은 공동연구를 진행한 경험이 있는 대형 다국적 제약회사에서 작성한 공동연구 계약서 샘플을 참고자료로 첨부합니다. 여기에서는 특허권리 귀속에 관한 조항을 간략하게 소개합니다. 그 중 특허권의 귀속에 관한 법리는 종전 포스팅에서 소개한 바와 같기 때문에 생략하고, 결국 가장 핵심적 사항인 공동발명에 관한 계약 조항만 살펴보겠습니다.

 

Ownership of Research Program Inventions.

8.6 Patents on Joint Inventions.

 

8.6.1 AMC (대학) and Company (기업) shall confer regarding the filing of patent applications on Joint Inventions. Company shall have the right to file Patent applications covering any Joint Invention using the Company’s preferred patent agents. Company shall give AMC notice of its intent to file any patent application at least sixty (60) days in advance of its filing date. AMC shall have the right to review all patent applications on Joint Inventions and to provide Company with substantive comments. Company will provide to the AMC forty-five (45) days’ advance written notification of any deadline for taking action should Company have decided to otherwise allow the Patent to go abandoned, and AMC will have right to continue prosecution of such Patent at AMC’s sole expense. Subject to the preceding sentence and to Section 8.6.4, Company shall be solely responsible for filing, prosecuting, responding to oppositions (including interference proceedings) and maintaining all Patents claiming Joint Inventions and all costs related thereto.

 

8.6.2 Subject to the grant of licenses herein and the exercise of the option under Section 9.2 each Party shall be free to exploit, either itself or through the grant of licenses to Third Parties (which Third Party licenses may be further sublicensed), rights in any Joint Inventions, including any patents directed thereto, throughout the world without restriction, without the need to obtain further consent from or provide notice to the other party, and without any duty to account or otherwise make any payment of any compensation to the other Party.

 

8.6.3 Company shall consult with AMC regarding the countries in which patent applications claiming Joint Inventions should be filed, and Company will file applications in those additional countries where AMC requests Company to do so. Company, at its option and at its expense, may initially select the list of countries in which to file, and may file in countries where AMC does not request that Company file such Patent applications.

 

8.6.4 AMC shall reimburse Company for all costs of filing, prosecuting, responding to opposition (including interference proceedings), and maintaining Patent applications and Patents on Joint Inventions filed under Section 8.6.3in additional countries where AMC requests that Patent applications be filed, prosecuted and maintained. AMC may, upon sixty (60) days written notice, request that Company discontinue filing, prosecuting, responding to opposition, or maintaining Patent applications or Patents in any such country and, upon expiration of such sixty (60) day period, may discontinue reimbursing Company for the costs of filing, prosecuting, responding to opposition or maintaining such Patent application or Patent in any country. Subject to the foregoing, Company will be free to continue, at its own expense at the end of such sixty (60) day period, to file, prosecute, respond to opposition and/or maintain such Patent application or Patent.

 

8.6.5 Patents on Joint Inventions after Company Declines to Exercise Option. In the event that Company declines to exercise its option to acquire a worldwide-royalty-bearing, exclusive license to a Joint Invention under Section 9.2, or such option expires without Company having acquired such a license under the Option, then AMC shall have the right, but not the obligation, to file patent applications covering such Joint Invention, exercisable at AMC’s sole election; in such circumstances, if AMC proceeds with patenting Joint Inventions, Company shall retain any rights it may have as a joint owner under existing US patent law.

 

다른 사항은 읽어보시면 쉽게 이해될 것이지만, 공유자 일방의 권리를 기재한 조항을 주목해야 한다는 점을 강조합니다. , 미국대학과 공동연구를 진행하는 경우 공동발명 및 특허권 공유자의 권리 및 의무에 관한 법적 내용이 우리나라와 큰 차이가 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 부분에 대한 미국 특허법 내용은 우리나라 특허법과는 근본적 차이가 있습니다. 위 계약서 8.6.2 조항은 미국특허법을 적용한 것입니다. 그런데, 위 계약조항의 적용범위를 미국에 한정하지 않았다는 점 등을 반드시 유의해야 합니다. 물론 대학보다 기업에 유리한 내용이므로 한국기업의 입장에서도 그대로 채택해도 좋을 것입니다. 또한, 공동발명에 관한 의사결정 절차 등을 상세하게 규정한 것도 참고가 될 것입니다. 여기에 인용하지는 않았지만 첨부한 계약서 template에는 공동연구에 관련된 발명에 관한 사항을 상세하게 기재하고 있습니다. 전 세계에서 수많은 공동연구를 진행한 경험이 있는 다국적 회사에서 작성한 초안이므로, 한국기업에서도 공동연구를 진행할 때 참고자료로 활용할 수 있을 것입니다.

 

*첨부파일: COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT _ template

COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT _ template.pdf

작성일시 : 2014. 1. 9. 14:32
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-- 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항 --

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다. 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

X. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS


X.1. Ownership of Research Program Inventions.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions").

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions").

Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.

 

X.2 Pre-Existing Rights.

Except to the limited extent required to perform a party’s obligations under this Agreement, neither party receives any right, title, or interest in or to any Research Materials provided to it by the other party or any technology, works or inventions of the other party that are not Research Program Inventions, or any patent, copyright, trade secret or other proprietary rights in any of the foregoing.

 

X.3 Licensing.

Each party reserves the right to license its interest in its Sole Inventions or Joint Inventions, and neither party shall have any right to compensation in connection with any such license granted by the other

 

X.4 Rights Subject to Federal Patent Policy.

To the extent that any Research Program Invention has been partially funded by the Federal government, the assignment of title or the granting of any license above is subject to the rights of the Federal government and federal law set forth in 35 U.S.C. §§ 200 et. seq., as amended, and the regulations promulgated thereunder, as amended, or any successor statutes or regulations (the "Federal Patent Policy"). Any right granted in this Agreement greater than that permitted under the Federal Patent Policy will be modified as may be required to conform to the provisions of the Federal Patent Policy.

 

당사자는 위 예문을 수정하거나 변경할 수는 있지만 그 기본적 구조는 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 한국기업이 미국대학교수가 연구자로 참여하는 공동연구 프로젝트에 관한 연구비 전액을 지원하는 경우에도 그 결과물에 관한 특허권을 한국기업이 단독으로 소유한다고 정할 수 없습니다. 관련 미국법에 반하는 것으로서 그 효력을 인정받기 어렵습니다. 따라서, 필요하다면 미국대학교수의 특허받을 권리를 대학에 양도한 후, 그 대학으로부터 한국기업이 그 권리를 양수하거나 라이선스를 받는 절차를 밟아야 합니다.

 

위와 같은 라이선스를 위한 조항을 공동연구 계약서에 미리 규정하는 것은 바람직합니다. 공동연구 당사자 기업에게 우선권을 부여한다는 조항의 예문은 다음과 같습니다.

 

X.1. University hereby grants to A company an exclusive option to negotiate an exclusive (subject to University’s internal right to use such Invention for research, academic and patient care purposes), royalty-bearing license to any Invention in which University has an ownership interest, provided that A company pays all patent expenses for such Invention in the event A company exercises its option.

 

X.2. A company must exercise its option to negotiate a license to any Invention by notifying University in writing within thirty (30) days of University disclosing such Invention to A company (the “Option Period”).

 

X.3. If A company fails to timely exercise its option within the Option Period with respect to any Invention, A company’s right to negotiate a license agreement with respect to such Invention will automatically terminate, and University will be free to negotiate and enter into a license with any other party.

 

X.4. If A company timely exercises its option, the terms of the license shall be negotiated in good faith within ninety (90) days of the date such option is exercised, or within such time the parties may mutually agree in writing (the “Negotiation Period”).

 

X.5. If, however, A company timely exercises its option, but University and A company are unable to agree upon the terms of the license during the Negotiation Period, A company’s right to license such Invention will terminate, and University will be free to enter into a license with any other party.

 

X.6. If A company does not obtain an exclusive, royalty-bearing license to any Invention, then in accordance with applicable law, University shall grant an equivalent non-exclusive, royalty-free license to such Invention to any person requesting a license to such Invention.


*첨부파일: Collaboration_Agreement_Template

Collaboration_Agreement_Template.pdf

작성일시 : 2014. 1. 8. 16:18
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-- 계약실무상 난제 검토 및 대응방안: 라이선스 등 각종 계약서에서 사용되는 보증조항에 대한 해결방안 - USE OF KNOWLEDGE QUALIFIERS FOR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES --

 

1. 진술 및 보증조항의 문제

 

진술 및 보증조항(또는 진술 및 보장조항)은 다양한 계약에서 다양한 형식과 내용으로 포함될 수 있습니다. 예를 들면, 특허권에 관한 실시권 설정 등 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 또는 해당 특허가 무효가 아니라는 보증을 요구하는 경우입니다. 만약, 계약의 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면 이것은 불가능을 요구하는 것과 같아 비현실적입니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다. 당연히 보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 그러나, 비현실적인 보증을 요구하거나 자기 입장을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되지 않을 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있는 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 실무와 사례를 참고하여 결정하는 것이 바람직합니다.

 

2. 진술 및 보증조항에 관한 해결방안

 

계약실무상 흔히 사용되는 해결방안은 보증을 하는 측에 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. , 보증자가 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 방안입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수 없었던 사실에 대해서는 추후 그 책임을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 knowledge qualifier qualification이라고 합니다.

 

3. 사례검토 - 기술 라이선스에서 보증조항

 

기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

(1) 기술을 이전하는 갑은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다. 다만, 그 이외에 계약기술의 신규성, 진보성, 기술성, 상업성, 시장 적합성, 경제성 기타 어떠한 상항에 대해서도 보증하지 아니한다.

(2) 갑은 향후 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우에도 책임을 지지 아니한다.

 

한편, 계약 기술에 관한 특허권에 관한 보증 조항의 예를 들면 다음과 같습니다.

 

(3) 갑은 계약기술에 대한 특허 등 지적재산권 등록이 무효 또는 취소되더라도 그로 인한 책임을 부담하지 아니한다. 갑은 계약 기술에 관한 등록이 무효로 된 경우에도 이미 지급받은 선급 실시료를 반환하지 않는다.

 

4. 사례검토 - 제품 수출 또는 판매계약에서 보증조항

 

특정 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 하는 경우도 많습니다. 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식의 범위로 한정해야 합니다. 이 경우 보증조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.

 

5. 정리 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증을 요구하여야 합니다. 예를 들어, 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝기 때문에, 대안으로서 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 best effort 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 현실적입니다. 한편, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상을 하는 경우 그 범위를 본인이 수령한 royalty 액수 내로 한정하는 방안이 바람직합니다.

작성일시 : 2013. 12. 20. 16:39
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