-- 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 Cross License 등 상황에서 직무발명 보상금 청구 -- 

 

직무발명보상금청구소송 관련 쟁점 중 매우 어려운 포인트입니다. 아직까지 우리나라에서는 대법원 판결이 없고, 실무상 지침이 될만한 하급심 판결이나 학술논문도 없는 것 같습니다.

 

앞서 블로그에서 소개한 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결이 우리나라에서도 좋은 참고자료가 될 것으로 생각합니다. 일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다.  의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 앞서 블로그에서 소개하였습니다.

 

미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 예정된 지출을 면한 금액이 사용자의 수입에 해당한다는 것입니다. 위 사건은 로열티 분쟁이 발생하고 나서 라이센시의 특허도전 및 특허무효확정, 특허회피설계, 특허권자의 라이선스 계약위반 주장, 특허침해주장 등 복잡한 분쟁으로 확대되었습니다. 아직 최종 완료된 것은 아니지만, 거의 종반 마지막 단계인 2013년 항소심 판결을 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.

 

미국 1심 법원에서는 라이선스 계약 문언대로 해석하여 수익으로 인정하지 않는 등 우여곡절은 있었지만 결국 상급심 판결에서 계약서 문언만으로 형식적으로 해석하지 않고 실질적 관점에서 상호공제에 의한 금액을 로열티 지급대상 수입으로 판단하였습니다.

 

최근 우리나라 화장품 업계의 대표주자 LG 생활건강과 아모레 퍼시픽이 포괄적 크로스 라이선스를 체결하면서 특허분쟁을 종결하였다는 뉴스입니다. 또 외국 대형 제약회사 사이에 특정분야에서 대규모의 무상 크로스 라이선스를 체결하였다는 소식도 있습니다.

 

이와 같은 경우 모두 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않을 것입니다. 그러나 관계 회사들은 크로스 라이선스를 통해 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것으로 봄이 타당합니다. , 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있다 할 것입니다.

 

첨부: 미국 Jang v. BSC 2013년 항소심 판결

Jang_v_BSC 2013년 항소심 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 17:08
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-- 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점 --

 

직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

 

실무상으로는 소위 실적보상금청구권의 기산점이 핵심쟁점입니다. 왜냐하면, 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.

 

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

 

이와 같은 상황에 대해 최근 나온 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

 

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

 

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

 

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다. 대법원에서 하급심 판결을 그대로 지지할지 아니면 어떤 다른 묘안을 제시할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결

서울고등법원 2015나10563 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 09:52
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-- 부정경쟁방지법 제2조 제1()목의 상품형태 모방 부정경쟁행위 판단 실질적으로 동일한 형태 여부 --

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목에서 상품의 형태 모방으로 볼 수 있는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 대법원 2013. 3. 29. 선고 201020044 판결에서 제시한 판단기준, "모방이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"는 내용은 실무적으로 확실한 기준설정에 별 도움이 되지 않습니다.

 

형식적으로 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 형태라는 것이 무슨 뜻인지, 어느 정도 동일해야 한다는 것인지 등등 실무적으로 적용할만한 기준을 명쾌하게 제기할 수 없습니다. 결국 어느 정도 실무적 판단기준을 이해하려면 판결 사례를 많이 살펴보는 수 밖에 별다른 대안이 없습니다.

 

서울중앙지방법원 2015. 10. 8. 선고 20145가합508247 판결을 참고자료로 첨부해 드립니다. 아래 대비되는 두 제품의 형태를 비교하여 후발제품은 선발제품의 모방이 아니라고 판단한 이유를 찬찬히 살펴보시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2015. 10. 8. 선고 2015가합5082477 판결

  서울중앙지법 2015가합508247_판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.15 16:56
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-- 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 부정경쟁행위 일반규정의 보충적 지위 - ()목의 상품형태 모방 부정경쟁행위와 관계 판결 -- 

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 "타인이 제작한 상품의 형태(형상, 모양, 색체, 광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다)를 모방한 상품을 양도, 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입, 수출하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다.

 

대법원 2013. 3. 29. 선고 201020044 판결에서 "모방이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"고 그 판단기준을 제시하였습니다. 

 

앞서 소개한 서울중앙지방법원 2015. 9. 23. 선고 2015가합519087 판결은 문제된 개량한복 제품의 형태가 실질적으로 동일하여 모방에 해당한다고 판결하였습니다. 또한, "선발 제품은 기존의 전통적 한복 형태를 다소 개량한 것에 불과해 다소 유사한 제품을 제조, 판매했다고 하더라도 모방에 해당하지 않는다"는 후발회사의 주장에 대해 "부정경쟁방지법의 취지가 식별력이나 주지성 획득 여부와 상관없이 라이프사이클이 짧은 상품을 강력히 보호하기 위한데 있다는 점을 고려할 때 모방의 대상인 타인의 제품이 반드시 독창적일 필요는 없다"고 판결하였습니다.

 

한편, ()목의 보호기간은 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년으로 제한됩니다. 선발회사는 3년이 경과된 이후까지 후발제품의 판매금지청구를 하면서 ()목의 부정경쟁행위에도 해당한다는 주장을 하였습니다.

 

법원은 이에 대해, "()목은 ()목 내지 ()목의 9가지 유형의 부정경쟁행위를 한정적으로 열거하고 있을 뿐이어서 기술의 발전과 시장의 변화에 따라 날로 다양해지는 새로운 유형의 부정한 경쟁행위에 대처하기 어렵다는 인식하에, 9가지 유형에 해당하지 않더라도 규제할 필요가 있다고 보이는 정도의 중한 법익 침해행위가 있을 때에는 민법상 불법행위에 해당한다고 본 대법원 판례를 입법화한 부정경쟁행위의 일반규정이다. 위와 같은 입법취지 및 규정체계 등에 비추어 보면, ()목은 ()목 내지 ()목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 ()목 내지 ()목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정으로 봄이 상당하다."라고 판시하였습니다.

 

()목이 적용되는 상품형태모방 부정경쟁행위에 대해 ()목 규정이 중첩적으로 적용되지 않는다는 입장입니다. 따라서 선발업체의 3년 이후 모방제품에 대한 판매행위금지청구를 기각하여 모방제품의 장래 판매를 허용한 것입니다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 2014. 1. 31. 시행되었고 현재 하급심 판결만이 나온 상황입니다. 1심 판결에서 밝힌 '일반조항 ()목은 보충적으로 적용되는 규정'이라는 입장이 앞으로 상급심과 대법원에서 그대로 지지될지 주목됩니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2015. 9. 23. 선고 2015가합519087 판결

서울중앙지법 2015가합519087 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.15 09:26
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-- 국책과제, 국가연구개발사업 비리사건 검찰수사결과 보도자료 -- 

 

국책과제, 국가연구개발사업에 대해 감사원, 검찰 등 사정기관에서 조사한 결과들이 연달아 발표되고 있습니다. 최근 대전지검에서 연구개발 참여회사 대표이사와 국토부 사무관을 구속기소하고, 대학교수 등은 불구속기소했다는 수사결과 보도자료를 참고로 첨부합니다.

 

단골메뉴인 국책과제 사업비의 용도 외 사용뿐만 아니라 주무부처 공무원에게 편의제공 대가로 상당금액을 제공했다는 사실까지 적발되었습니다. 국책과제 담당 공무원에게 건넨 돈은 뇌물이므로, 받은 공무원은 뇌물수수죄, 준 사람은 뇌물공여죄 등 혐의로 기소되었습니다. 또 국책과제 선정 또는 평가에서 편의를 봐달라는 부정한 청탁 및 알선을 한 것에 대해 공직자윤리법위반죄 혐의로 기소되었습니다.

 

통상 연구비 용도외 사용은 업무상 횡령죄에 해당하고, 여기에 더해 허위 세금계산서 등 허위지출증빙자료 제출까지 적발된 경우라면 사기죄, 사문서 위조죄 및 행사죄 등 복수의 범죄에 해당하게 되어 결과적으로 무거운 처벌을 받을 수 있습니다.

 

첨부: 국가연구개발사업 비리사건 수사결과 보도자료

151203_보도자료(항행안전시설_연구개발사업_관련_비리사건_수사결과)-대전지검.pdf

 

작성일시 : 2015.12.14 09:26
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