1. 사안의 개요 – 창업자의 특허권을 주식회사에 양도하는 계약 - 주요 주주와 회사 법인의 자기거래 해당 – 이사회 승인 또는 주총 승인 있어야 유효함
(1) 발명자 개인이 사업체 운영하다 주식회사로 전환
(2) 개인 사업자에서 주식회사 법인의 창업자, 주요 주주
(3) 개인 사업체 운영 기간 중에 개인 사업자 지위에서 특허출원, 등록
(4) 창업자 개인명의 특허권을 회사 법인으로 양도, 특허권 이전등록
(5) 창업자가 제3자에게 회사주식 매각 + 제3자가 대주주 및 대표이사 지위
(6) 창업자가 회사 법인을 상대로 특허권 양도계약 종료 주장 및 특허권 원상회복 주장하는 소송 제기함
(7) 특허양도 계약서 주요 조항
(8) 추가 변경계약서
2. 특허법원 판결요지
특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전
이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 각 특허발명의 완성 후에 이에 관한 권리를 피고에게 승계시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라 원고가 아무런 조건이나 대가 없이 피고에게 위 각 특허발명에 관한 권리를 영구히 양도하거나 이전할 이유가 없는 점, 원고와 피고 사이의 관계, 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어, 원고와 피고는 그 사업상 필요에 따라 양도계약에서 정한 바와 같이 피고가 각 특허발명을 양도받아 보유하는 기간 동안 피고의 매출액의 일정 비율 금액을 원고에게 지급하기로 하는 약정을 원인으로 각 특허발명에 관한 특허권을 피고에게 이전하기로 하였던 것으로 보이고, 이와 같은 당사자 사이의 합의를 문서화하기 위해 양도계약을 체결한 것으로 판단된다.
주위적 청구(이 사건 양도계약에 기한 청구)에 대한 판단
원고는 2017. 10. 27.경 피고를 퇴직하기 이전까지 피고를 실질적으로 운영하기는 하였으나, 원고가 피고의 주주총회에 의해 대표이사나 이사로 선임되거나 피고의 법인등기부 등본에 대표이사 등으로 등기되었다고 볼 만한 아무런 증거가 없으므로, 원고를 피고의 이사로 볼 수는 없다. 원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자기의 계산으로 피고의 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 피고의 주요주주에 해당한다.
상법 제383조 제1항 단서에는 ‘자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있다.’고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 제1항 단서의 경우에는 상법 제398조 중 ‘이사회’는 ‘주주총회‘로 본다고 정하고 있다. 피고는 자본금이 10억 원 미만의 회사로서 이사가 2인이고, 피고의 정관 제30조에서 ‘피고에는 이사회를 구성하지 아니한다.’고 규정하고 있으므로, 주요주주의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약에 대하여는 이사회의 승인 대신 피고의 주주총회의 승인을 받아야 한다.
그러나 이 사건 양도계약에 대하여 피고의 주주총회의 승인이 있었다는 사실을 인정할만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인을 받지 않은 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다.
예비적 청구(부당이득반환청구)에 대한 판단
원고와 피고 사이에서 각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리는 이 사건 양도계약과 같은 약정에 따라 양도된 것인데, 이 사건 양도계약과 같은 약정이 상법 제398조 제1호의 주요주주의 자기거래에 해당하여 무효로서 그 효력을 상실하였고, 달리 원고와 피고 사이에 위 각 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 또는 양도하기로 하는 합의가 있었다고 인정할만한 증거가 없다.
각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 이 사건 각 특허권은 동일한 발명에 관한 것이므로, 결국 원고는 이 사건 양도계약 및 이와 같은 내용의 약정에 따라 재산적 이익인 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다.
따라서 피고는 원고에게, ①1 내지 6 특허발명에 대한 별지 목록 기재 1 내지 6 특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 각 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, ②7 특허발명은 앞서 본 바와 같이 원고와 허윤경의 공동발명에 해당하고, 상호간에 특별히 지분을 정하지 아니하여 원고와 허윤경 사이의 지분은 균등한 것으로 판단되므로, 7 특허발명에 대한 별지 목록 기재 7 특허권 중 1/2 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
첨부: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결
KASAN_주식회사 법인과 창업자 개인, 주요주주 사이 특허권 양도계약 – 상법상 자기거래 금지 조항 위반 및 그 효력여부 판단 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결.pdf
특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결 .pdf
[질문 또는 상담신청 입력하기]
