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-      간접비의 개념: 연구개발과제 수행기관이 연구개발과제를 수행하는 데에 공통적으로 들지만 개별 연구개발과제에서 직접 산출할 수 없는 비용

-      직접비와 간접비의 구별 기준: 지원인력 인건비에서 개별 연구과제에 직접 참여하는 인력에게 지급되는 인건비 - 직접비 vs 개별 연구과제가 아니라 연구개발 전반을 지원하여 연구가 원할하게 수행될 수 있도록 하는 인력에게 지급되는 인건비 – 간접비

보조지원인력의 인건비를 간접비로 집행한 사안에서 전문기관에서 연구비 및 사업비의 부당집행, 비용 불인정 결정 후 정산금 반환통지를 함. 연구기관에서 불복한 행정소송: 수원지방법원 2018. 4. 5. 선고 2017구합64249 판결

쟁점: 보조지원인력에 지급한 외부 인건비를 주관기관에서 직접비로 지출한 상황에서 전문기관에서 간접비에 해당하므로 부당집행으로 불인정 통지, 반환명령, 정산대상으로 주장

사안의 개요

(1)   전문기관의 입장 – 보조지원인력에 지급한 외부 인건비는 간접비 vs 주관연구기관에서 직접비로 지급한 총 4억2천만원 불인정 통지

(2)   주관기관의 소명자료 제출 후 전문기관은 최종적으로 약 3억4천만원을 비용 불인정금액으로 통지

(3)   감사원 감사 – 주관기관에서 집행한 인건비 중 지원인력 7명 인건비 총 1억1천만원은 간접비 성질, 회수 및 개선방안 등 조치 필요하다는 결과 보고서

(4)   주관기관에서는 감사원 감사결과에 따라 1억1천만원을 전문기관에 반환함. 그러나 나머지 외부인건비 지급액은 직접비로 집행한 것이 정당하다고 주장하고 반환 거부함  

(5)   전문기관에서 주관기관에 대해 비용 불인정한 나머지 약 2억3천만원에 대해 정산금 청구소송 제기함

법원의 판결요지 – 간접비 해당, 주관기관 승소, 전문기관 패소

입증책임 관련

원고는, 이 사건 정산금이 간접비로 집행되었어야 할 인건비임에도 부당하게 직접비로 집행된 돈이라는 것을 전제로 관계 법령 또는 이 사건 과제협약 등에 근거하여 그 반환을 청구할 권리가 있다고 주장한다. 따라서 이 사건 정산금이 직접비로 집행하는 것이 허용될 수 없는 성질의 인건비인지 여부가 원고의 청구권 존부를 좌우하는 이 사건의 쟁점이 된다.

직접비로 집행하여야 할 인건비를 간접비로 집행하여 연구개발비를 부당하게 집행하였다는 사실은 원고가 주장하는 관계 법령 또는 이 사건 과제협약에 근거한 청구권의 발생요건에 해당하므로, 그러한 사실이 존재한다는 점에 관하여는 원고가 증명할 책임을 부담한다고 봄이 타당하다.

원고의 예비적 청구원인인 부당이득반환청구의 경우에도, 이 사건과 같이 당사자 일방이 자신의 의사에 따라 일정한 급부를 한 다음 급부가 법률상 원인 없음을 이유로 반환을 청구하는 이른바 급부부당이득의 경우에는 법률상 원인이 없다는 점에 대한 증명책임은 부당이득반환을 주장하는 원고에게 있다(대법원 2018. 1. 24. 선고 2017다37324 판결 참조).

구체적 사안의 판단

이 사건 기준에서는 ‘해당 연구개발과제에 직접 참여’한 연구원에게 지급하는 인건비가 직접비에 해당한다고 규정되어 있는 반면, 간접비의 일종인 지원인력 인건비는 연구개발에 필요한 장비운영이나 연구책임자의 연구비 정산 등을 ‘지원하기 위한’ 인력의 인건비로 규정되어 있다.

위 관계 법령의 문언에 의하면, 인건비 중 ‘개별연구개발과제에 직접 참여’하여 연구를 수행한 인력에게 지급된 인건비는 직접비에 해당하고, ‘연구개발 전반을 지원’함으로써 원활하게 연구가 수행될 수 있도록 하는 인력에게 지급된 인건비는 간접비에 해당한다고 봄이 타당하다.

이 사건 정산금이 인건비로 집행된 인력들은 이 사건 과제협약에 따른 연구개발을 주로 수행한 광역도시철도연구본부 산하 ‘무선통신열차제어 연구단TFT’에 소속되어 연구를 위한 출장, 회의 또는 학술대회 참석, 논문 저술 등의 형태로 연구개발 활동에 실질적으로 참여하였다.

원고는 직접비로 집행될 수 있는 인건비의 범위가 넓게 인정될 경우 그에 상응하여 연구기관이 자유롭게 집행할 수 있는 간접비 액수가 확대되는 결과가 초래되므로, 단순히 개별 연구개발과제에 참여한 것에서 나아가 ‘연구개발과제의 내용에 영향을 미칠 수 있는 업무’에 참여한 인력의 경우에 한하여 그 인건비를 직접비로 집행할 수 있는 것으로 이 사건 기준을 해석하여야 한다고 주장한다.

그러나 이 사건 기준의 문언에서 원고가 주장하는 위 요건이 도출된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 그 해당 여부를 판단하는 기준도 명확하지 않고, 연구개발과제의 내용에 영향을 미치지 못하였다는 별개의 사정에 의하여 직접비 해당 여부가 좌우되는 불합리가 발생할 우려가 있으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

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(1)   특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

(2)   심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(구 특허법 제140조 제2항 참조), 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

(3)   여기서 ‘동일 사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

(4)   특허의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다.

(5)   그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).

(6)   동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조).

(7)   다만, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 참조).

(8)   선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우에는, 해당 부가 증거가 확정심결의 결론을 번복할 수 있는 유력한 증거인지 여부에 따라 일사부재리 해당 여부를 판단하게 된다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조)

(9)   선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행발명으로 제출된 경우에는, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 새로운 증거가 제출된 것으로 보아야 하므로, 이 경우 구 특허법 제163조의 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 및 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결의 취지 참조).

(10)                  일사부재리의 ‘새로운 증거’의 의미를 ‘종전 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거’로 파악하는 이른바 ‘중요증거설’을 일관되게 적용하여 종전 확정심결에서 거론되지 않았던 새로운 증거만으로 심판청구를 한 경우에도, 종전 확정심결을 번복할 수 없는 경우에는 일사부재리에 위반된다는 견해도 상정할 수 있기는 하다. 그러나 새로운 증거만 제출된 경우에도 선행 확정 심결을 번복할 수 없으면 동일증거라고 판단하는 것은 특허법 제163조 법문의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이고, 이 경우 중요증거설을 관철하여 선행 확정 심결을 번복할 수 있는지를 판단하도록 하는 것은 적법요건 단계에서 항상 본안 판단을 선행하도록 하여 심리 부담을 가중시키는 결과가 되므로 바람직하지 않다. 또한 위와 같은 견해에 의하면, 선행 확정심결이 있는 사안에서는 어떤 경우라도 일사부재리 위반을 극복하면 무조건 인용, 극복하지 못하면 각하심결이 내려지게 되고, 일사부재리 위반을 극복하면서 본안에서 청구기각되는 사례가 아예 없어지게 되는데, 중요증거설이 이러한 결론을 상정한 것이라고 보기 어렵다. 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결에 따른 파기환송심인 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결은 “특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 ‘동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 ‘동일 증거’에 해당한다고 해석하는 것은 ‘동일 증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.”고 판단한 바 있다.

(11)                  피고는 원고의 주장 중 이 사건 심판 단계에서 심리·판단된 바 없는 새로운 무효 사유 및 선행발명들에 기초한 주장은 특허심판원의 심결을 받을 이익을 해하므로 허용될 수 없다는 취지로 주장하나, 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입힌다고 할 수 없으므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 등 참조), 피고의 위 주장은 이유 없다.

(12)                  이 사건 소송 단계에서 새롭게 추가된 원고의 주장 중 일부는 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통된다. 이 경우에는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 하는바, 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 주장에 관하여 선행 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결, 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결

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1.    연구윤리위원회 표절심사 및 판정결과 – 표절 인정

2.     피고 논문 저자의 항변 요지

(1)   원고 논문들은 학계의 모든 연구자가 공유하는 학문적 자산에 자신의 견해를 덧붙여 제시한 것에 불과하여 독창성이 있는 창작적인 표현에 해당한다고 볼 수 없으므로, 저작권법의 보호대상이 되는 저작물이라고 볼 수 없다.

(2)   피고가 원고 논문들의 서술 부분과 유사한 표현을 하면서도 일일이 주석을 붙이지 않은 것은 잘못이나 피고 대비 부분은 원고 대비 부분과 실질적 유사성이 있다고 볼 수 없고, 피고 대비 부분과 원고 대비 부분이 피고 논문 및 서적, 원고 논문들 전체에서 차지하는 양적·질적 비중을 고려해 보더라도 피고가 원고의 저작권을 침해하였다고 볼 수 없다.

3.    법원의 판단

(1)   실질적 유사성 인정: 원저작물이 전체적으로 볼 때는 저작권법 소정의 창작물에 해당한다 하더라도 그 내용 중 창작성이 없는 표현 부분에 대해서는 원저작물에 관한 복제권 등의 효력이 미치지 않는다. 따라서 어문저작물에 관한 저작권침해소송에서 원저작물 전체가 아니라 그 중 일부가 상대방 저작물에 복제되었다고 다투어지는 경우에는, 먼저 원저작물 중 복제 여부가 다투어지는 부분이 창작성 있는 표현에 해당하는지 여부, 상대방 저작물의 해당 부분이 원저작물의 해당 부분에 의거하여 작성된 것인지 여부 및 그와 실질적으로 유사한지 여부를 개별적으로 살펴야 하고, 나아가 복제된 창작성 있는 표현 부분이 원저작물 전체에서 차지하는 양적·질적 비중 등도 고려하여 복제권 등의 침해 여부를 판단하여야 한다(대법원 2012. 8. 30. 선고 2010다70520, 70537 판결 참조). 특히 학술의 범위에 속하는 저작물의 경우 그 학술적인 내용은 만인에게 공통되는 것이고, 누구에 대하여도 그 자유로운 이용이 허용되어야 하는 것이므로 그 저작권의 보호는 창작적인 표현형식에 있지 학술적인 내용에 있는 것은 아니라 할 것이다(대법원 1993. 6. 8. 선고 93다3073, 3080 판결 참조).

(2)   번역저작물의 창작성은, 원저작물을 언어체계가 다른 나라의 언어로 표현하기 위한 적절한 어휘와 구문의 선택 및 배열, 문장의 장단 및 서술의 순서, 원저작물에 대한 충실도, 문체, 어조 및 어감의 조절 등 번역자의 창의와 정신적 노력이 깃들은 부분에 있는 것이고, 그 번역저작물에 나타난 사건의 전개, 구체적인 줄거리, 등장인물의 성격과 상호관계, 배경설정 등은 경우에 따라 원저작물의 창작적 표현에 해당할 수 있음은 별론으로 하고 번역저작물의 창작적 표현이라 할 수 없으므로, 번역저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 번역저작물과 대상 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 위와 같은 번역저작물의 창작적인 표현에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2005다44138 판결 참조).

(3)   그 내용이 이미 학계에서 논쟁이나 이론이 거의 없이 받아들여진 부분으로서 원고의 독창적인 표현에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다. 저작권법이 보호하는 것은 원고 대비 부분의 창작적인 표현형식에 있는 것이지 학술적인 내용 그 자체에 있는 것이 아니므로, 원고의 창작적 표현이 이미 널리 알려져 있는 학술적인 내용을 토대로 한 것이라 하더라도 원고가 그 표현 자체를 다른 문헌으로부터 그대로 옮긴 것이 아니라 나름의 정신적인 노력을 들여 자신의 사상과 감정을 독자적으로 표현한 것인 이상 그 창조적 개성이나 독창성이 결여된 것이라고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(4)   번역문으로서 번역자에 따라 크게 해석이 다르기 어려운 부분이므로 원고의 독창적인 표현에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 위 부분은 원고가 적절한 어휘와 구문을 선택 및 배열하고 문장의 장단 및 서술의 순서를 정하는 등 자신의 학식, 표현력에 따라 일본어 문헌을 한글로 번역한 것으로서, 원고의 창의와 정신적 노력이 깃든 창작적 표현에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

4.    표절 논문으로 인한 저작권 침해에 대한 법적 조치

(1)   저작권 침해의 정지 및 폐기 명령: 저작권자는 그 권리를 침해하는 자에 대하여 침해의 정지를 청구할 수 있고, 그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(저작권법 제123조 제1항). 저작권자는 위와 같은 청구를 하는 경우 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 할 수 있다(저작권법 제123조 제2항).

(2)   명예회복을 위하여 필요한 조치: 저작권자는 고의 또는 과실로 저작인격권을 침해한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 명예회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(저작권법 제127조). 피고 논문 및 서적이 도서관, 단체, 학회에 배포되거나 게재된 사실을 인정할 수 있고, 위 도서관, 단체, 학회에 이 판결 내용을 통지함으로써 원고의 명예가 상당히 회복될 수 있을 것으로 기대되므로, 이 법원은 피고에게 저작권법 제127조에 따라 아래에서 보는 바와 같은 손해배상과 함께 명예회복에 적당한 처분으로 이 판결 확정일로부터 1개월 이내에 해명서를 도서관 및 단체에 통지하고, 기재 학회의 학술지에 게재할 것을 명한다.

(3)   정신적 손해배상청구에 관한 판단: 저작자는 고의 또는 과실로 저작인격권을 침해한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 명예회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있는데(저작권법 제127조), 저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 한 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을 입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험법칙에 합치된다(대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 참조).

(4)   판결 주문: 피고는 별지 기재 부분을 제외한 나머지 부분을 삭제하지 아니하고는 위 논문 및 서적을 인쇄, 제본, 출판, 판매, 배포하여서는 아니 된다. 피고는 이 판결 확정일로부터 1개월 이내에 별지 해명서를 별지 목록 기재 도서관 및 단체에 통지하고, 별지 4 목록 기재 학회의 학술지에 게재하라. 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2021. 8. 24.부터 2024. 5. 24.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

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(1)   특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

(2)   심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(구 특허법 제140조 제2항 참조), 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

(3)   여기서 ‘동일 사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

(4)   특허의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다.

(5)   그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).

(6)   동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조).

(7)   다만, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 참조).

(8)   선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우에는, 해당 부가 증거가 확정심결의 결론을 번복할 수 있는 유력한 증거인지 여부에 따라 일사부재리 해당 여부를 판단하게 된다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조)

(9)   선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행발명으로 제출된 경우에는, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 새로운 증거가 제출된 것으로 보아야 하므로, 이 경우 구 특허법 제163조의 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 및 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결의 취지 참조).

(10)                  일사부재리의 ‘새로운 증거’의 의미를 ‘종전 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거’로 파악하는 이른바 ‘중요증거설’을 일관되게 적용하여 종전 확정심결에서 거론되지 않았던 새로운 증거만으로 심판청구를 한 경우에도, 종전 확정심결을 번복할 수 없는 경우에는 일사부재리에 위반된다는 견해도 상정할 수 있기는 하다. 그러나 새로운 증거만 제출된 경우에도 선행 확정 심결을 번복할 수 없으면 동일증거라고 판단하는 것은 특허법 제163조 법문의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이고, 이 경우 중요증거설을 관철하여 선행 확정 심결을 번복할 수 있는지를 판단하도록 하는 것은 적법요건 단계에서 항상 본안 판단을 선행하도록 하여 심리 부담을 가중시키는 결과가 되므로 바람직하지 않다. 또한 위와 같은 견해에 의하면, 선행 확정심결이 있는 사안에서는 어떤 경우라도 일사부재리 위반을 극복하면 무조건 인용, 극복하지 못하면 각하심결이 내려지게 되고, 일사부재리 위반을 극복하면서 본안에서 청구기각되는 사례가 아예 없어지게 되는데, 중요증거설이 이러한 결론을 상정한 것이라고 보기 어렵다. 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결에 따른 파기환송심인 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결은 “특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 ‘동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 ‘동일 증거’에 해당한다고 해석하는 것은 ‘동일 증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.”고 판단한 바 있다.

(11)                  피고는 원고의 주장 중 이 사건 심판 단계에서 심리·판단된 바 없는 새로운 무효 사유 및 선행발명들에 기초한 주장은 특허심판원의 심결을 받을 이익을 해하므로 허용될 수 없다는 취지로 주장하나, 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입힌다고 할 수 없으므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 등 참조), 피고의 위 주장은 이유 없다.

(12)                  이 사건 소송 단계에서 새롭게 추가된 원고의 주장 중 일부는 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통된다. 이 경우에는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 하는바, 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 주장에 관하여 선행 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결, 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결

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1.    사안의 개요

(1)   종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직

(2)   폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함

(3)   다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록

(4)   신약후보물질 – 특허 명세서의 실시예 2로 기재

(5)   종업원 연구원 – 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재

(6)   사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함

(7)   종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

2.    신약후보물질 발명의 구체적 경위

(1)   사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입사 전부터 폐암치료제 신약 연구개발 진행하고 있었음

(2)   원고 연구원은 해당 개발팀에 신규 화합물 합성 담당자 중 1명으로 참여함. 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.

(3)   원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨

(4)   신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 합성담당 연구원이 합성한 화합물

(5)   신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적으로 신약물질 1을 신약후보물질로 선택함

3.    쟁점

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당한 상황, 그 연구개발 결과물인 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

4.    서울중앙지방법원 판결의 요지 – 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

5.    판결이유

신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면, 신약물질을 개발하는 과정에서 발명의 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니다. 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간 물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질 발명에서 공동발명자가 될 수 있다.

원고가 피고 회사에서 피고 회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질의 발명에 어느 정도 관여한 사실을 인정할 수 있지만, 주도한 것은 피고 M, L, D이고 , 원고는 D으로부터 배당받은 유사물질들을 합성하는 업무를 수행하였다.

원고가 EMSI 개발팀에 합류할 당시 피고 입사 2년차의 연구원으로서, 위 개발팀에 합류하지 이전까지는 EMSI 개발 및 연구와 직접적으로 관련되지 않은 기본적인 합성 업무를 담당하였다.

M ,D, L 등은 원고가 EMSI 개발팀에 합류하기 이전에 싸이에노피리미딘계 EGFR 저해제를 개발하기로 결정하고 이를 위한 구체적인 개발 계획을 수립하였으며, 모델화합물을 합성하는 등 신약물질의 개발을 상당 부분 진행하고 있었다.

원고가 EMSI 개발 팀에서 이 사건 모델화합물의 유사물질을 합성하는 업무를 수행하던 중 D으로부터 배정받은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중에서 유사물질 AG를 포함한 16종의 신규 화합물이 제2 특허출원의 실시예로 등재되어 특허 등록이 되기는 하였으나, 원고가 합성한 물질들은 신약물질이 아닌 이와는 별개의 물질들이었다.

 그 뿐만 아니라 원고에 의해 합성된 AG와 신약물질은 이 사건 모델화합물을 기초로 하여 전혀 다른 경로를 통하여 합성되었고, 사용된 치환체가 다를 뿐만 아니라 단지 EMSI 개발 과정에서 신약물질과 병렬적으로 개발되었던 것에 불과한 것으로 보이고, 그 외에 AG의 합성이 신약물질의 합성에 실질적으로 기여하였다고 인정할 증거가 없다.

직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란 기재 여부와는 관계없이 발명의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 정해지는 것인데,

앞서 본 바와 같이 원고는 싸이에노피리미딘 골격의 EMSI를 개발의 구상, 모델화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델화합물의 유사물질 합성 계획의 수립 및 그 각 유사물질들의 분자구조 설계 등에는 직접적으로 관여한 바가 없고, D으로부터 배정받은 유사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 원고에 의해 합성된 물질은 신약물질과는 별개의 물질로서 신약물질의 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것도 아니었으므로, 원고가 신약물질의 창작에 실질적으로 기여한 것으로는 보기 어렵다.

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