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1.    사안의 개요

(1)   채무자 회사 상표출원 중 채무초과, 회생절차 개시

(2)   채권자 상표권양도계약 부인권 행사

(3)   법원 판결: 양수인은 채권자의 부인권 행사를 원인으로 한 상표권이전등록절차를 이행하라. 채권자에게 원상회복명령

2.    판결요지 – 등록 전 출원도 압류 공시만 문제될 뿐 부인권 행사 대상임.

(1)   상표법 제48조는 상표등록출원의 승계를 인정하고 있어 출원인 지위의 양도를 허용하고 있고, 그 효력발생 요건으로 출원인 변경신고를 규정하고 있다. 상표등록 전의 상표 출원인으로서의 지위는 상표권의 모태가 되는 권리로서 실제로 거래되고 있는 등 그 자체로 재산적 가치가 인정되고 있는 거래현실을 고려할 필요가 있으며, 양수인 역시 이 사건 상표의 출원인으로서의 지위가 경제적 가치가 있다고 판단하였기 때문에 이를 양수받은 것이라고 볼 수 있다.

(2)   상표 출원인으로서의 지위가 양도성 있는 재산권으로 인정되는 점, 달리 상표 출원인으로서의 지위에 대한 강제집행을 금지하는 규정은 없는 점, 상표 출원인으로서의 지위는 상표권이 등록되기 전의 권리로서 압류의 공시방법이 문제될 수는 있으나, 채권자가 그 불이익을 수인하고 강제집행을 신청할 수 있다고 보아야 하고 강제집행신청의 기회 자체를 박탈할 것은 아닌 점 등을 고려하면, 이 사건 상표의 출원인으로서의 지위는 민사집행법 제251조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 강제집행의 대상이 된다고 봄이 타당하다.

(3)   이 경우 압류 등의 절차를 거쳐 집행법원의 매각명령, 양도명령(채권자에게 양도) 또는 관리명령 등을 통해 현금화될 수 있을 것이다.

(4)   설령 원고의 주장과 같이 이 사건 상표 출원인으로서의 지위에 대한 강제집행이 불가능하다고 하더라도, 채권자취소권과 회생절차에서의 부인권은 그 목적을 달리하는 별개의 제도인 점, 상표 출원인으로서의 지위는 양도성이 인정되므로 관리인이 채무자에 대한 이 사건 회생절차에서 이를 처분하여 환가할 수 있는 점, 채무자가 이 사건 상표 출원인으로서의 지위를 이용하여 영업계속을 할 수도 있는 점 등을 고려하면 이 사건 상표 출원인으로서의 지위는 채무자의 책임재산에 해당한다고 봄이 상당하다.

(5)   채무자회생법 제100조 제1항 제1호에서 정한 ‘채무자가 회생채권자 또는 회생담보권자를 해하는 것을 알고 한 행위’에는 총채권자의 공동담보가 되는 회사의 일반재산을 절대적으로 감소시키는 이른바 사해행위뿐만 아니라 특정한 채권자에 대한 변제와 같이 다른 회생채권자들과의 공평에 반하는 이른바 편파행위도 포함된다. 위와 같은 고의부인이 인정되기 위해서는 주관적 요건으로서 ‘회사가 회생채권자들을 해함을 알 것’을 필요로 하는데, 특히 편파행위의 경우에는 채무자회생법이 정한 부인대상행위 유형화의 취지를 몰각시키는 것을 방지하고 거래 안전과의 균형을 도모하기 위해 회생절차가 개시되는 경우에 적용되는 채권자평등의 원칙을 회피하기 위하여 ‘특정 채권자에게 변제한다는 인식’이 필요하지만, 더 나아가 회생채권자 등에 대한 적극적인 가해의 의사나 의욕까지 필요한 것은 아니다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2016다257572판결 등 참조).

(6)   원상회복의 방법: 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 등 참조).

(7)   위와 같은 법리는 파산관재인의 부인권 행사에 따른 원상회복에도 마찬가지로 적용할 수 있다.

(8)   구체적 판단: 채무자의 이 사건 상표 출원인 지위의 양도는 고의부인의 대상으로 채권자의 부인권 행사에 따라 그 효력을 상실하게 되었고, 이 사건 상표 출원인으로서의 지위는 채무자 소유로 원상회복된다. 따라서 전득자는 채권자에게 이 사건 상표출원인의 명의를 당초 출원인인 채무자로 변경하여 줄 의무가 있다고 할 것이다. 그런데 이 사건 상표권에 관하여 출원인 명의변경이 이루어진 후 이에 터잡아 설정등록이 된 사실에 비추어 보면, 원고의 출원인 명의변경 의무는 상표권 설정등록에 의하여 상표권의 이전등록절차를 원고에게 이행할 의무로 변형되어 존재한다고 봄이 상당하다.

첨부: 서울회생법원 2025. 1. 8. 선고 2024가합66 판결

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민법 제345조(권리질권의 목적) 질권은 재산권을 그 목적으로 할 수 있다. 그러나 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다.

민법 제342조(물상대위) 질권은 질물의 멸실, 훼손 또는 공용징수로 인하여 질권설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다.

민사집행법 제223조(채권의 압류명령) 제3자에 대한 채무자의 금전채권 또는 유가증권, 그 밖의 유체물의 권리이전이나 인도를 목적으로 한 채권에 대한 강제집행은 집행법원의 압류명령에 의하여 개시한다.

민사집행법 제241조(특별한 현금화방법) ①압류된 채권이 조건 또는 기한이 있거나, 반대의무의 이행과 관련되어 있거나 그 밖의 이유로 추심하기 곤란할 때에는 법원은 채권자의 신청에 따라 다음 각호의 명령을 할 수 있다. 1. 채권을 법원이 정한 값으로 지급함에 갈음하여 압류채권자에게 양도하는 양도명령, 2. 추심에 갈음하여 법원이 정한 방법으로 그 채권을 매각하도록 집행관에게 명하는 매각명령, 3. 관리인을 선임하여 그 채권의 관리를 명하는 관리명령, 4. 그 밖에 적당한 방법으로 현금화하도록 하는 명령

민사집행법 제273조(채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행) ①채권, 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행은 담보권의 존재를 증명하는 서류(권리의 이전에 관하여 등기나 등록을 필요로 하는 경우에는 그 등기사항증명서 또는 등록원부의 등본)가 제출된 때에 개시한다. ②민법 제342조에 따라 담보권설정자가 받을 금전, 그 밖의 물건에 대하여 권리를 행사하는 경우에도 제1항과 같다.

특허법 제121조(질권) 특허권ㆍ전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다.

특허법 제122조(질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허법 제123조(질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

상표법 제104조(질권) 상표권ㆍ전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 경우에는 질권자는 해당 등록상표를 사용할 수 없다.

상표법 제104조의2(질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권) 상표권자(공유인 상표권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 상표권의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 상표권에 대하여 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한정하여 통상사용권을 가진다. 이 경우 상표권자는 경매 등에 의하여 상표권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

상표법 제105조(질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 상표권의 사용에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 지급 또는 인도 전에 그 대가나 물건을 압류하여야 한다.

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(1)   민사집행법 제241조(특별한 현금화방법) 추심하기 곤란한 때에는 법원은 채권자의 신청에 따라 다음 각호의 명령을 할 수 있다. 매각명령, 양도명령(채권자에게 양도), 관리명령, 기타 적당한 방법

(2)   양도명령: 양도명령은 법원이 감정인에게 특허권 등 압류재산권을 평가하게 하여 (가치평가서 제출) 그 금액으로 채권자(질권자)에게 양도하는 명령. 금전채권의 전부명령에 준하는 현금화처분. 양도명령이 효력을 발생하면 특허권 등 그 권리가 채권자에게 이전되고, 집행채권이 양도금액의 범위에서 소멸하여 강제집행절차가 종료된다.

(3)   권리이전에 등록을 요하는 재산권의 경우 양도명령이 확정된 때에는 법원사무관등은 신청에 따라 이전등록의 촉탁을 하고, 이 경우에는 압류등록의 말소촉탁도 아울러 한다(민집규 174조, 167조 1항). 양도명령은 경매 등 번거로운 절차 없이 강제집행이 가능하여 매각명령보다 선호됩니다.

(4)   매각명령: 매각명령은 법원이 압류된 특허권, 저작권 등 권리에 대하여 집행관에게 매각을 명하는 것으로, 집행관은 경매 등 매각의 방법으로 권리를 처분하고, 채권자는 그 매각대금으로부터 변제받는다.

(5)   현금화명령의 송달: 양도명령, 매각명령, 관리명령 등의 특별현금화명령도 압류명령과 마찬가지로 채무자와 제3채무자에게 송달하여야 한다(민집 241조 6항. 227조 2항). 특별현금화명령에 대해 불복하는 경우 즉시항고할 수 있고(민집 241조 3항), 그 명령은 확정되어야 효력이 있다(민집 241 조 4항).

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1.    제네릭사 주장요지

(1)   제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

(2)   특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

(3)   피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.

2.    특허법원 판결 요지

(1)   특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

(2)   특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

(3)   그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

(4)   이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. 즉, 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

(5)   그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결

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(1)   특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

(2)   실시사업의 준비 판단기준

A. 주관적 요건 – 즉시 실시의 의도로 준비해야 함

B. 객관적 요건 – 즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실

C. 구체적 사건의 판결 사안 – 견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결

D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정

B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음

C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음

D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음

E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

(3)   선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

(4)  선사용권 항변의 적용범위 – 실시사업의 목적범위 이내

A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설

B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결 – 실시형태성 배척 + 발명사상설 입장

C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.

D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결

E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결

F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

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