(1)지식재산담보권은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산권에 법률에 따라 質權(질권)을 설정할 수 있는 담보권을 말합니다. 담보물권인 질권은 채권자가 채무변제까지 그 채권의 담보로 그 재산권을 유치하여 미변제시 그 권리를 경매하여 그 매각대금으로부터 우선적으로 채권 변제를 받을 수 있습니다.
(2)채무자는 돈을 빌리기 위해 물건이나 권리에 질권을 설정해 주는 자로서 질권설정자이고, 그 상대방 채권자는 채권을 담보하기 위해 질권을 가지는 사람으로 질권자입니다.
(3)지식재산권을 목적으로 하는 질권을 권리질권이라 하고, 그 대상인 권리를 유치할 수 없으므로 채무자, 질권설정자는 그 권리를 그대로 보유하고 있습니다. 대신 각 지식재산권 법률에서 질권을 공시하기 위해 등록제도를 두고 있습니다.
(4)특허법 제121조(질권)특허권ㆍ전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다. 제122조(질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. 제123조(질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.
(5)저작권법 제54조(권리변동 등의 등록ㆍ효력)다음 각 호의 사항은 이를 등록할 수 있으며, 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. 1. 저작재산권의 양도(상속 그 밖의 일반승계의 경우를 제외한다) 또는 처분제한, 2. 제57조에 따른 배타적발행권 또는 제63조에 따른 출판권의 설정ㆍ이전ㆍ변경ㆍ소멸 또는 처분제한, 3. 저작재산권, 제57조에 따른 배타적발행권 및 제63조에 따른 출판권을 목적으로 하는 질권의 설정ㆍ이전ㆍ변경ㆍ소멸 또는 처분제한
(1)특허법제122조(질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권)특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
(1)특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권)특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
(2)실시사업의 준비 판단기준
A. 주관적 요건 – 즉시 실시의 의도로 준비해야 함
B. 객관적 요건 – 즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실
C. 구체적 사건의 판결 사안 – 견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결
D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.
(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례
A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정
B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음
C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음
D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음
E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음
(3)선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.
(4)선사용권 항변의 적용범위 – 실시사업의 목적범위 이내
A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설
B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결 – 실시형태성 배척 + 발명사상설 입장
C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.
D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결
E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결
F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결
(5)참고 – 선사용 근거 유사한 통상실시권 조항
제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가제133조제1항제2호본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
(1)사용자가 특허발명을 실시함으로 얻은 독점적·배타적 이익은 사용자 피고만이 특허발명으로 인해 상당한 원가 절감의 이익을 누리고 경쟁사업자는 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없음으로 인해 시장에서 가지게 되는 경쟁상의 유리한 지위라고 볼 수 있다. 사용자 피고가 가지는 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위는 특허발명의 전용실시권자가 누리는 지위와 유사하다.
(2)만일 피고가 특허발명을 승계 받지 않은 상태에서 이와 같은 지위를 누리고자 하였다면 전용실시료 상당의 비용을 특허권자에게 지급해야 할 것인데, 피고는 위 각 특허발명을 승계 받음으로써 전용실시료 상당의 비용을 지급하지 않은 채 위와 같은 유리한 지위를 누릴 수 있게 된 것이다.
(3)한편, 사용자 피고는 특허발명을 승계하지 않았더라도 위 특허발명에 관한 무상의 통상실시권을 가지게 되므로, 이러한 무상의 통상실시권을 고려할 경우, 사용자 피고가 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위를 누리기 위해서 추가로 지불했어야 하는 비용은 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액이라고 할 것이다. 따라서 피고는 직무발명을 승계함으로써 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액 상당의 비용을 절감하는 이익을 얻은 것으로 볼 수 있다.
(4)2017. 12. 발간된 지식재산 분쟁 현황 조사 연구(국내 특허 라이선스 실태조사)에 의하면, 이 사건 특허발명의 기술분야인 ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야에서 전용실시권의 평균 실시료율은 5.79%, 평균 통상실시료율은 4.78%이고, 실시료 산정기준(royalty base)에 따른 전용실시권과 통상실시권의 평균 실시료율은 표와 같다.
(5)실시료 산정기준(royalty base)을 어떻게 정할 것인지는 실시계약의 목적물인 특허발명의 성격, 실시계약의 목적, 당사자 사이의 관계 등에 따라 달라질 수 있겠지만, 매출액이나 순이익, 제품단위는 주로 제조, 판매를 전제로 한 실시계약에서 주로 채택하는 실시료 산정기준으로, 이 사건과 같이 피고가 듀얼 도어 전기로를 제조하여 직접 사용하는 경우에는 적합하지 않아 보이고, 공사계약금 또한 이 사건 실시료 산정기준으로 적합하지 않아 보이므로, 이 사건의 경우에는 제조원가를 기준으로 실시료를 산정하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 한편, 원고가 주장하는 듀얼 도어를 적용하여 얻은 ‘원가 절감의 이익’을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 것이 적절한지 여부에 관하여 보면, 제3자가 3~4억 원을 지불하고 정당한 권리자로부터 듀얼 도어를 제공받은 경우 그 듀얼 도어의 사용에 관하여는 더 이상 특허권의 효력이 미치지 않게 되므로 그 사용으로 인한 원가 절감의 이익에 관하여는 실시료를 지급할 필요가 없는 점(특허소진) 등에 비추어 보면, 이 사건 각 특허발명에 관하여 듀얼 도어의 사용으로 인한 원가 절감의 이익을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 실시계약은 현실적으로 이루어지기 어려울 것으로 보인다.
(6)‘제조원가’를 실시료 산정기준으로 삼았을 경우의 평균 전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%는 특허발명의 기술분야인 ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야 외에 다른 기술분야의 전용실시료율과 통상실시료율이 모두 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 부정확한 점이 있고, ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야에서의 평균 전용실시료율 5.79%, 평균 통상실시료율 4.78%는 그 실시료 산정기준(royalty base)이 ‘제조원가’가 아닌 다른 산정기준일 경우, 즉 매출액이나 순이익 등을 실시료 산정기준으로 한 전용실시료율과 통상실시료율도 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 적절하지 않은 점이 있다.
(7)그러나 위 각 통계에 위와 같은 한계점이 있다는 사정만으로 특허발명의 실시로 인한 피고의 독점적·배타적 이익을 산정할 수 없다고 보아서는 안 되고, 증거조사의 결과와 변론전체의 취지를 종합하여 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해 상당한 금액을 산정해야 하는데, 이 법원이 기록에 현출된 자료를 통해 탐색한 통계 중에는 위 두 가지 종류의 통계가 그나마 이 사건에 가장 적합한 통계로 보이고, 위 두 가지 종류의 통계 중 어느 한 통계가 이 사건에 더 적합하다고 단정할 만한 근거가 없으므로, 위 두 가지 종류의 통계에 기초한 실시료율[(전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%), (전용실시료율 5.79%, 통상실시료율 4.78%)] 중 어느 하나를 채택하여 사용자가 얻을 이익을 산정하기보다는 위 각 통계에 기초한 실시료율에 의해 산정되는 금액의 평균에 가까운 금액을 특허발명의 실시로 인해 사용자가 얻을 이익으로 정하는 것이 보다 합리적인 것으로 판단된다.
(2)타사에 기술이전 또는 라이선스 없음, 특허권자 자기 실시, 발명자는 재직 중 사규에 따른 직무발명 보상금 수령
(3)사용자 회사(피고) 주장요지 – 회사는 무상의 통상실시권 근거 특허발명 사용할 수 있으므로 자기실시 외 다른 독점적 배타적 이익 없음, 직무발명 추가보상 의무 없음
(4)직무발명자 주장 – 사용자 화사에서 직무발명을 실시하여 원가 절감으로 사용자 이익 발생, 직무발명 보상의무 있음
(5)쟁점: 제2자에게 특허권 행사 또는 라이선스 등 권리행사 없는 상황에서 특허권자 사용자만의 실시로 원가절감 사실에 근거한 사용자의 독점적 배타적 지위에서 발생하는 이익 있는지 여부
2.특허법원 판결 – 독점적, 배타적 이익 인정 기준
(1)특허발명은 철강 제품 생산공정 중 제강 공정에서 사용하는 전기로에 관한 것이므로 철강 제품 생산 과정에서 피고가 얻은 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지로 주장한다. 사안에 따라서는 특허발명으로 인한 원가 절감을 통하여 얻은 이익을 직무발명보상금 산정에 기초가 되는 ‘사용자의 이익’으로 볼 여지가 없는 것은 아니다.
(2)피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 개발하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상 ‘원가가 절감되었다는 사실’ 자체만으로 피고가 독점적ㆍ배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 특허발명을 자신의 공장에 적용하여 상당한 원가 절감의 이익을 얻었다고 하더라도, 이와 같은 원가 절감 상당의 이익은 특허발명을 승계하지 아니한 채 위 각 특허발명에 대한 무상의 통상실시권을 가진 상태에서도 누릴 수 있었던 이익으로 볼 수 있기 때문이다.
(3)따라서 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이라고 함은, 단순히 피고가 직무발명을 실시함으로써 원가 절감을 하였다는 것이 아니라, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3자(이하 ‘경쟁사업자’라 한다)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤, 즉, 피고만이 이 사건 특허발명을 실시함으로써 경쟁사업자들에 비하여 원가를 낮추거나 그 밖의 경쟁상의 우위를 점하게 되어 시장점유율을 높이고 매출을 향상시킴으로 인한 이익이라고 할 것이다.
(4)따라서 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.
(5)경쟁사업자는 위 각 특허발명으로 인한 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없었을 것이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시함으로 인해 경쟁사업자들에 비해 시장에서 유리한 위치에 있게 되었다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 특허발명을 실시함으로 인한 일정한 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점은 부정하기 어렵다.
(6)한편, 원고가 제출한 자료만으로는 이와 같은 독점적·배타적 이익을 정확하게 산정하는 것이 어려운 것은 사실이나, 이익을 정확하게 산정하기 어렵다는 이유로 독점적·배타적 이익이 발생하지 않은 것으로 취급하여서는 안 된다. 직무발명보상금 산정에 있어 고려해야 하는 ‘사용자가 얻을 이익’이라는 항목 자체가 과거에 발생한 이익을 정확하게 산정하는 문제라기보다는 발명의 가치와 시장의 상황을 기초로 직무발명의 승계시점을 기준으로 장래에 발생할 독점적·배타적 이익을 추론하는 영역이기 때문에 그 성질상 정확한 금액의 산정이 극히 곤란할 수 있기 때문이다. 이러한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 수 있다. 다만 법원이 이와 같이 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 때에도 그 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 한다.
