1. 사안의 개요 및 쟁점
(1) 철강회사 직무발명 특허 5건 등록, 특허기술 적용, 제품 생산
(2) 타사에 기술이전 또는 라이선스 없음, 특허권자 자기 실시, 발명자는 재직 중 사규에 따른 직무발명 보상금 수령
(3) 사용자 회사(피고) 주장요지 – 회사는 무상의 통상실시권 근거 특허발명 사용할 수 있으므로 자기실시 외 다른 독점적 배타적 이익 없음, 직무발명 추가보상 의무 없음
(4) 직무발명자 주장 – 사용자 화사에서 직무발명을 실시하여 원가 절감으로 사용자 이익 발생, 직무발명 보상의무 있음
(5) 쟁점: 제2자에게 특허권 행사 또는 라이선스 등 권리행사 없는 상황에서 특허권자 사용자만의 실시로 원가절감 사실에 근거한 사용자의 독점적 배타적 지위에서 발생하는 이익 있는지 여부
2. 특허법원 판결 – 독점적, 배타적 이익 인정 기준
(1) 특허발명은 철강 제품 생산공정 중 제강 공정에서 사용하는 전기로에 관한 것이므로 철강 제품 생산 과정에서 피고가 얻은 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지로 주장한다. 사안에 따라서는 특허발명으로 인한 원가 절감을 통하여 얻은 이익을 직무발명보상금 산정에 기초가 되는 ‘사용자의 이익’으로 볼 여지가 없는 것은 아니다.
(2) 피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 개발하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상 ‘원가가 절감되었다는 사실’ 자체만으로 피고가 독점적ㆍ배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 특허발명을 자신의 공장에 적용하여 상당한 원가 절감의 이익을 얻었다고 하더라도, 이와 같은 원가 절감 상당의 이익은 특허발명을 승계하지 아니한 채 위 각 특허발명에 대한 무상의 통상실시권을 가진 상태에서도 누릴 수 있었던 이익으로 볼 수 있기 때문이다.
(3) 따라서 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이라고 함은, 단순히 피고가 직무발명을 실시함으로써 원가 절감을 하였다는 것이 아니라, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3자(이하 ‘경쟁사업자’라 한다)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤, 즉, 피고만이 이 사건 특허발명을 실시함으로써 경쟁사업자들에 비하여 원가를 낮추거나 그 밖의 경쟁상의 우위를 점하게 되어 시장점유율을 높이고 매출을 향상시킴으로 인한 이익이라고 할 것이다.
(4) 따라서 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.
(5) 경쟁사업자는 위 각 특허발명으로 인한 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없었을 것이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시함으로 인해 경쟁사업자들에 비해 시장에서 유리한 위치에 있게 되었다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 특허발명을 실시함으로 인한 일정한 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점은 부정하기 어렵다.
(6) 한편, 원고가 제출한 자료만으로는 이와 같은 독점적·배타적 이익을 정확하게 산정하는 것이 어려운 것은 사실이나, 이익을 정확하게 산정하기 어렵다는 이유로 독점적·배타적 이익이 발생하지 않은 것으로 취급하여서는 안 된다. 직무발명보상금 산정에 있어 고려해야 하는 ‘사용자가 얻을 이익’이라는 항목 자체가 과거에 발생한 이익을 정확하게 산정하는 문제라기보다는 발명의 가치와 시장의 상황을 기초로 직무발명의 승계시점을 기준으로 장래에 발생할 독점적·배타적 이익을 추론하는 영역이기 때문에 그 성질상 정확한 금액의 산정이 극히 곤란할 수 있기 때문이다. 이러한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 수 있다. 다만 법원이 이와 같이 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 때에도 그 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 한다.
첨부: 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결
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