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1.    특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

2.    분쟁 사안 및 쟁점

(1)   전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음

(3)   전용실시권자 실시 행위 – 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시

(4)   특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

3.    1심, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을 “공기정화제”로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 “귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

4.    3심 대법원 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정⋅이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)⋅변경⋅소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

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1.    사안의 개요

(1)   특허권자와 실시자 사이 특허발명 실시 총판 계약 및 전용실시권 설정계약 체결

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정 등록 – 기간 설정 등록

(3)   총판계약상 계약기간 - ‘체결일로부터 12개월’ 일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기

(4)   그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보

(5)   그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지

(6)   특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결

2.    판결요지 – 무죄

(1)   특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2호),

(2)   전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,

(3)   따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호의 ‘허위표시’에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

(4)   민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

첨부: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결

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특허권자 원고 vs 실시회사 피고 사이 2건의 특허권에 대한 전용실시권 설정계약 체결

계약조항 요지 – 원고 특허권자 의약품 분야 실시 vs 피고 라이센시 화장품 분야 실시

1. 실시권 허여 : 원고는 피고에게 라이센스 특허와 노하우 하에 화장품 분야에 사용하기 위한 상품을 개발, 제조 및 상업화할 수 있는 전용실시권을 허여한다. 이에 따라 본 계약의 조항 및 조건들에 의해, 피고는 본 계약에 의해 허여 받은 피고의 전용실시권 범위 내에서 독자적으로 제3자에게 재실시권을 부여할 수 있다.

2. 권리의 제한 : 피고는 위 전용실시권이 화장품 분야에 한정된다는 점 및 원고가 화장품 분야 이외의 분야에 있어서의 라이센스 노하우와 라이센스 특허에 대한 모든 권리와 이익을 갖고 있음을 인정하고 이에 동의한다. 피고는 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사 용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡아야 하며, 피고의 재실시권자 및 피고를 대리하는 자들이 반드시 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡도록 하여야 한다.

8. “재실시권자”란 피고가 화장품 분야에서 어떠한 상품을 제조 및 판매하는 권리를 허여한 제3자를 의미한다. 계약 제조업자, 도매업자, 소매업자 및 유통업자는 재실시권자에 포함되지 않는다.

<지식재산 ; 개량을 위한 실시권>

3. 피고는 제품 개발 및 상업화를 위한 개량기술에 대한 피고의 권리와 관련하여, 원고에게 전 세계에서 오로지 의약품 분야에 사용하기 위한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다.

4. “개량”이란 본 계약의 효력 발생일 이후 5년간 당사자가 소유하거나 지배하는 마이크로-어레이 시스템 또는 그와 관련하여 어떠한 활성 성분을 운반하는 기능, 효능, 안전성 또는 내구성 등에 대한 모든 개량, 증진 또는 수정을 의미한다.

실시분야 한정조항 위반을 이유로 하는 계약분쟁 발생

라이센서 특허권자의 라이선스 계약의 해지 통지

쟁점 – 실시권자 라이센시의 논문 발표, 사업계획서 제출 행위가 특허권 실시행위에 해당하는지 여부 + 의약품 관련된 경우 라이센서 특허권자의 동의나 허락을 받지 않고 한 경우 계약위반에 해당하는지 여부

특허법원 판결요지 - 당사자 간 기술 발표에 대한 논의가 있었다면 피고는 원고의 동의내지 허락을 받고 의약품 분야에 적용하기 위한 연구를 진행하거나 사업계획서를 제출한 것에 불과하고 특허권자의 허락 없이 전용실시권자가 특허를 실시하거나 공개하였다고 볼 수 없고, 원 특허를 바탕으로 한 전용실시권자의 개량기술이 완성되지 못하였다면 이에 대하여 특허권자에게 전용실시권을 허여하여 줄 수 없었으므로 전용실시권자의 계약위반이 없었다.

특허법원 판결이유

‘약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로-퍼포터레이터’와 ‘약물 입자 및/또는 약물 흡착된 입자를 함유하는 고용체 퍼포터레이터’의 특허권자(원고)가 피고에게 화장품 분야에 한정된 전용실시권을 허여하고 그 계약에서 피고는 피고의 개량기술에 대하여 의약품 분야에 한정된 전용실시권을 원고에게 허여하기로 약정하였다.

원고는 피고가 원고의 허락 없이 의약품 분야에서도 특허를 실시하여 계약을 위반하였다고 주장하나 당사자 간의 정황에 미루어 오히려 묵시적인 동의나 허락이 있었다고 판단된다.

또 라이센시 피고는 위 특허를 바탕으로 의약품 분야의 개량기술을 개발하기 위한 노력을 하였으나 아직 완성하지 못한 단계에서 원고에게 전용실시권을 허여하는 것은 불가능하므로 이 또한 계약 위반에 해당하지 아니한다.

계약서 상 피고가 전용실시권이 아닌 독점적 사용권을 허여하기로 하였다는 원고의 주장은 계약서에 “exclusive license”라고 되어 있으므로 받아들일 수 없다.

피고가 제3자에 설정한 통상실시권도 화장품 제조회사에 대한 것으로 이는 피부 트러블 케어 상품의 개발에 사용되어, 계약상 피고에게 허여된 화장품 분야의 재실시권의 범위에 속한다고 보아야 한다

첨부: 특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결

KASAN_특허권의 전용실시권설정계약서에서 실시허여범위 제한 조항의 위반을 이유로 라이선스계약 해지통지 &ndash; 계약위반 여부 판단 특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결.pdf

특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결 .pdf

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

3. 특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

4. 법원판단 – 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

KASAN_특허 전용실시권 허여계약의 특약사항 등록 여부와 특약위반 실시행위의 특허침해책임 관계 &ndash; 특약사항 미등록 및 전용실시권자의 특약위반 실시행위 - 특허권침해책임 불인정 대법.pdf

특허침해분쟁을 화해 종결하면서 라이선스 계약을 체결하였지만, licensee의 계약 위반을 이유로 특허실시 license 계약을 종료하고, 다시 licensee 상대로 하는 특허침해소송을 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개한 적이 있습니다.

우리나라의 유사한 사례로는 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위를 이유로 특허침해책임을 인정할 수 있는지 여부가 문제된 사안을 살펴봅니다.

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

3. 특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ② 전용실시권을 설정 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

4. 법원판단 – 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

KASAN_특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 &ndash; 전용실시권 등록 후 실시권자의 특약위반 시 계약위반책임과 별개로 특허권침해책임 불인정 - 독립.pdf

1. 사안의 개요

(1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 – 특허권지분양도계약

(2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 “특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7) 제2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

1. 대법원 판결요지

(1) 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

KASAN_[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 지분범위의 이전등록 무효 및 전.pdf

-- 특허권자 공공연구기관과 중소기업 사이 기술이전계약 및 상업적 성공에 따른 기술료 청구 사안: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결 --

공공연구기관과 중소기업은 특허출원 단계의 기술에 대한 전용실시권 설정계약을 체결하고 국가연구개발사업 등을 진행했습니다. 특허등록과 상업화에 성공한 후 특허권자 공공연구기관에서 실시자 기업에 대해 계약상 약정한 기술료 지급를 청구한 소송입니다. 항소심 판결은 기술이전 관련 쟁점에 관한 다양한 판단내용이 포함된 좋은 참고자료입니다. 첨부한 판결문을 꼼꼼하게 읽어보시길 권합니다.

기술거래 계약실무에서 상업적 성공을 기대하면서 계약서 작성 및 검토에 충분한 시간과 비용을 투자하는 경우는 흔하지 않습니다. 대학이나 공공연구기관의 경우 기술이전 계약서가 부실한 경우가 많습니다. 판결 사안의 계약서에도 이것 저것 부족한 점, 상충되는 사항, 불일치, 표현상 허점, 등등 다양한 문제가 보입니다. 핵심사항인 실시허락 대상 기술의 정의, 기술료 지급대상 기술범위 조항에도 중대한 문제가 있었습니다.

기술이전계약에 대해 사후적으로 이런 저런 얘기를 할 수 있지만 그 대부분은 당시 사정을 모르는 별로 쓸데없는 말 잔치나 평론에 해당합니다. 기술이전 현장에 실제 적용되어야만 조금이라도 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 부실한 계약서로 인해 고액의 기술료를 받지 못하게 된 공공연구기관에서 앞으로 계약실무에 조금 더 많은 인적자원과 비용을 투자하기로 한다면 그것만으로도 큰 의미가 있다 할 것입니다.

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결

 서울고등법원 2014나54993 판결.pdf