전용실시권__글11건

  1. 2019.09.30 특허권의 전용실시권설정계약서에서 실시허여범위 제한 조항의 위반을 이유로 라이선스계약 해지통지 – 계약위반 여부 판단: 특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결
  2. 2019.05.31 특허 전용실시권 허여계약의 특약사항 등록 여부와 특약위반 실시행위의 특허침해책임 관계 – 특약사항 미등록 및 전용실시권자의 특약위반 실시행위 - 특허권침해책임 불인정: 대법원 2013...
  3. 2019.05.14 특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시권자의 특약위반 시 계약위반책임과 별개로 특허권침해책임 불인정 - 독립적 판..
  4. 2018.08.02 [공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료 + 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시..
  5. 2016.01.19 특허권자 공공연구기관과 중소기업 사이 기술이전계약 및 상업적 성공에 따른 기술료 청구 사안: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결
  6. 2015.11.24 특허기술 라이선스의 대상기술 범위와 전용실시권 대상 특허권리범위 차이 및 라이선스 로열티 기술료 지급의무
  7. 2015.11.23 독점계약(Exclusive Agreement)의 Risk 관리방안 – 최소 필수이행 조건 설정 및 비독점 전환 조항
  8. 2015.11.19 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토
  9. 2015.11.03 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결
  10. 2014.01.14 [사례연구] 제약 startup인 Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006)
  11. 2013.11.06 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정

 

특허권자 원고 vs 실시회사 피고 사이 2건의 특허권에 대한 전용실시권 설정계약 체결

 

계약조항 요지 원고 특허권자 의약품 분야 실시 vs 피고 라이센시 화장품 분야 실시

 

1. 실시권 허여 : 원고는 피고에게 라이센스 특허와 노하우 하에 화장품 분야에 사용하기 위한 상품을 개발, 제조 및 상업화할 수 있는 전용실시권을 허여한다. 이에 따라 본 계약의 조항 및 조건들에 의해, 피고는 본 계약에 의해 허여 받은 피고의 전용실시권 범위 내에서 독자적으로 제3자에게 재실시권을 부여할 수 있다.

 

2. 권리의 제한 : 피고는 위 전용실시권이 화장품 분야에 한정된다는 점 및 원고가 화장품 분야 이외의 분야에 있어서의 라이센스 노하우와 라이센스 특허에 대한 모든 권리와 이익을 갖고 있음을 인정하고 이에 동의한다. 피고는 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사 용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡아야 하며, 피고의 재실시권자 및 피고를 대리하는 자들이 반드시 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡도록 하여야 한다.

 

8. “재실시권자란 피고가 화장품 분야에서 어떠한 상품을 제조 및 판매하는 권리를 허여한 제3자를 의미한다. 계약 제조업자, 도매업자, 소매업자 및 유통업자는 재실시권자에 포함되지 않는다.

 

<지식재산 ; 개량을 위한 실시권>

3. 피고는 제품 개발 및 상업화를 위한 개량기술에 대한 피고의 권리와 관련하여, 원고에게 전 세계에서 오로지 의약품 분야에 사용하기 위한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다.

 

4. “개량이란 본 계약의 효력 발생일 이후 5년간 당사자가 소유하거나 지배하는 마이크로-어레이 시스템 또는 그와 관련하여 어떠한 활성 성분을 운반하는 기능, 효능, 안전성 또는 내구성 등에 대한 모든 개량, 증진 또는 수정을 의미한다.

 

실시분야 한정조항 위반을 이유로 하는 계약분쟁 발생

라이센서 특허권자의 라이선스 계약의 해지 통지

 

 

쟁점 실시권자 라이센시의 논문 발표, 사업계획서 제출 행위가 특허권 실시행위에 해당하는지 여부 + 의약품 관련된 경우 라이센서 특허권자의 동의나 허락을 받지 않고 한 경우 계약위반에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지 - 당사자 간 기술 발표에 대한 논의가 있었다면 피고는 원고의 동의내지 허락을 받고 의약품 분야에 적용하기 위한 연구를 진행하거나 사업계획서를 제출한 것에 불과하고 특허권자의 허락 없이 전용실시권자가 특허를 실시하거나 공개하였다고 볼 수 없고, 원 특허를 바탕으로 한 전용실시권자의 개량기술이 완성되지 못하였다면 이에 대하여 특허권자에게 전용실시권을 허여하여 줄 수 없었으므로 전용실시권자의 계약위반이 없었다.

 

특허법원 판결이유

 

약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로-퍼포터레이터약물 입자 및/또는 약물 흡착된 입자를 함유하는 고용체 퍼포터레이터의 특허권자(원고)가 피고에게 화장품 분야에 한정된 전용실시권을 허여하고 그 계약에서 피고는 피고의 개량기술에 대하여 의약품 분야에 한정된 전용실시권을 원고에게 허여하기로 약정하였다.

 

원고는 피고가 원고의 허락 없이 의약품 분야에서도 특허를 실시하여 계약을 위반하였다고 주장하나 당사자 간의 정황에 미루어 오히려 묵시적인 동의나 허락이 있었다고 판단된다.

 

또 라이센시 피고는 위 특허를 바탕으로 의약품 분야의 개량기술을 개발하기 위한 노력을 하였으나 아직 완성하지 못한 단계에서 원고에게 전용실시권을 허여하는 것은 불가능하므로 이 또한 계약 위반에 해당하지 아니한다.

 

계약서 상 피고가 전용실시권이 아닌 독점적 사용권을 허여하기로 하였다는 원고의 주장은 계약서에 “exclusive license”라고 되어 있으므로 받아들일 수 없다.

 

피고가 제3자에 설정한 통상실시권도 화장품 제조회사에 대한 것으로 이는 피부 트러블 케어 상품의 개발에 사용되어, 계약상 피고에게 허여된 화장품 분야의 재실시권의 범위에 속한다고 보아야 한다

 

첨부: 특허법원 2017. 4. 7. 선고 20161721 판결

 

KASAN_특허권의 전용실시권설정계약서에서 실시허여범위 제한 조항의 위반을 이유로 라이선스계약 해지통지 – 계약위반

특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.09.30 15:00
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1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 공기정화제특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

 

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

 

3. 특허법 규정

특허법 제100(전용실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

4. 법원판단 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

 

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 2호에 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허 전용실시권 허여계약의 특약사항 등록 여부와 특약위반 실시행위의 특허침해책임 관계 – 특약사항 미등록

 

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작성일시 : 2019.05.31 11:30
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특허침해분쟁을 화해 종결하면서 라이선스 계약을 체결하였지만, licensee의 계약 위반을 이유로 특허실시 license 계약을 종료하고, 다시 licensee 상대로 하는 특허침해소송을 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개한 적이 있습니다.

 

우리나라의 유사한 사례로는 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위를 이유로 특허침해책임을 인정할 수 있는지 여부가 문제된 사안을 살펴봅니다.

 

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 공기정화제특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

 

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

 

3. 특허법 규정

특허법 제100(전용실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 전용실시권을 설정 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

4. 법원판단 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 2호에 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시

 

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작성일시 : 2019.05.14 15:23
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1. 사안의 개요

(1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

1. 대법원 판결요지

(1) 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료

 

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작성일시 : 2018.08.02 09:27
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-- 특허권자 공공연구기관과 중소기업 사이 기술이전계약 및 상업적 성공에 따른 기술료 청구 사안: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 --

 

공공연구기관과 중소기업은 특허출원 단계의 기술에 대한 전용실시권 설정계약을 체결하고 국가연구개발사업 등을 진행했습니다. 특허등록과 상업화에 성공한 후 특허권자 공공연구기관에서 실시자 기업에 대해 계약상 약정한 기술료 지급를 청구한 소송입니다. 항소심 판결은 기술이전 관련 쟁점에 관한 다양한 판단내용이 포함된 좋은 참고자료입니다. 첨부한 판결문을 꼼꼼하게 읽어보시길 권합니다.

 

기술거래 계약실무에서 상업적 성공을 기대하면서 계약서 작성 및 검토에 충분한 시간과 비용을 투자하는 경우는 흔하지 않습니다. 대학이나 공공연구기관의 경우 기술이전 계약서가 부실한 경우가 많습니다. 판결 사안의 계약서에도 이것 저것 부족한 점, 상충되는 사항, 불일치, 표현상 허점, 등등 다양한 문제가 보입니다. 핵심사항인 실시허락 대상 기술의 정의, 기술료 지급대상 기술범위 조항에도 중대한 문제가 있었습니다.

 

기술이전계약에 대해 사후적으로 이런 저런 얘기를 할 수 있지만 그 대부분은 당시 사정을 모르는 별로 쓸데없는 말 잔치나 평론에 해당합니다. 기술이전 현장에 실제 적용되어야만 조금이라도 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 부실한 계약서로 인해 고액의 기술료를 받지 못하게 된 공공연구기관에서 앞으로 계약실무에 조금 더 많은 인적자원과 비용을 투자하기로 한다면 그것만으로도 큰 의미가 있다 할 것입니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결

  서울고등법원 2014나54993 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.01.19 14:49
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-- 특허기술 라이선스의 대상기술 범위와 전용실시권 대상 특허권리범위 차이 및 라이선스 로열티 기술료 지급의무 -- 

 

종전 블로그에서 1심 판결문을 올린 적이 있습니다. 최근 이 사건의 항소심에서 라이센서 승소판결이 나왔는데, 조만간 그 판결문을 입수하면 다시 상세하게 소개하겠습니다. 여기서는 라이선스 대상기술 범위에 관한 쟁점만 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.    기술이전 라이선스 계약

 

     

      

 

2.    대상기술 범위에 대한 쟁점

 

피고 Licensee는 특허권 전용실시권 설정계약인데도 대상특허에 대한 무효심결이 확정되었고, 또한 실제 특허기술을 실시하지 않았으므로, 기술료 지급의무가 없다는 입장입니다. 특허무효 관련 쟁점을 제외하면, 위 계약서에서 정한 라이선스 대상 기술범위를 특허권리범위로 제한할지 아니면 그 범위를 넘어선 관련기술까지 포함하는지 여부가 핵심쟁점입니다.

 

3.    1심 판결

 

판결은 비록 라이선스 계약서 제목이 "전용실시계약서"로 되어 있고, 실제 특허등록 후 전용실시권을 설정 등록하였지만, 계약서 정의규정에서 "이 사건 연구 과제를 통해 개발된 기술, 출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 규정한 것을 중시하여, 그 라이선스 대상기술을 특허권에 한정하지 않고 그와 관련된 기술내용을 포함한 것으로 해석하였습니다. 이와 같은 배경에서 비록 특허무효가 되었다고 해도 계약서에서 약정한 경상 기술료를 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

기술이전 라이선스 계약서에서 대상기술을 어떻게 특정하는가에 따라 향후 큰 이해관계가 엇갈린 사례입니다. 라이선스 계약서의 실무적 무게를 잘 보여줍니다. 항소심 판결내용을 검토한 후 다시 상세하게 설명드리겠습니다.

 

작성일시 : 2015.11.24 09:49
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-- 독점계약(Exclusive Agreement) Risk 관리방안 최소 필수이행 조건 설정 및 비독점 전환 조항 -- 

 

다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. , 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다.

 

예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다.

 

그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다면 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 그런데, 독점계약이 아니라면 그 연구개발에 따른 위험을 부담하기 어렵고 일정기간 독점으로 수익성을 보장해야만 하는 경우도 많습니다. 그렇지 않다면 사업성을 확보할 수 없고, 그와 같은 사정이라면 독점계약이 아니라면 당초 성사되기 어려운 계약도 있습니다.

 

따라서, 독점계약 자체를 회피하거나 일방적으로 파기하는 것이 아니라 독점적 지위를 종결하지만 일부는 공급할 수 있도록 보장하고 일부는 제3자에게 구매하는 등의 방안으로 발생 가능한 Risk를 적절하게 관리할 수 있는 계약구조를 만드는 것이 바람직합니다.

 

독점계약에서 자주 사용되는 최소 필수 판매수량 조건이나 지급의무 최소 로열티 조건은 가장 기본적 내용입니다. 여기에 덧붙여, 독점관계를 비독점관계로 전환하는 구조도 고려할 수 있습니다.

 

예를 들면 다음과 같은 계약조항도 가능합니다. "라이센시 실시자는 특허 실시대가 중 경상로열티로 판매량의 3% 또는 연 총 *억원 중 많은 금액을 라이센서 특허권자에게 지급한다. 라이센시 실시자가 위 특허실시대가를 지급하지 못한 경우 라이센서 특허권자는 제3자에게 본 계약 대상특허의 실시를 허락할 수 있다. 이때 제3자에 대한 실시허락은 통상실시권 허여로 한다."

 

정리하면, 사업환경이 복잡하고 급변하기 때문에 장래 상황을 정확하게 예측하려는 무리수를 두기 보다 당시의 사정변경에 따라서 추가 협의 및 합의를 통해 계약내용을 변경해 나갈 수 있는 option 조항을 두는 방안이 바람직합니다. 불확실한 요소를 남기는 단점에도 불구하고 최근 자주 활용되는 추세입니다.

 

작성일시 : 2015.11.23 11:43
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-- 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토 -- 

 

1.    국문 계약서 대학 산학협력단 계약서 샘플

 

계약기술의 실시허락

(1)  “산학협력단”은 “실시자”에게 본 계약의 조건에 따라 계약 지역에서 “계약기술”을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.

(2)  “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권의 재실시권을 제공할 수 없다.

(3)  “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

 

정의 규정

“재실시”라 함은실시자가 제3자에게계약기술에 대한 실시권 또는 지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고실시자로부터계약기술의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나계약제품을 제조 또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를재실시자라 한다.

 

재실시 허락

“실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제3자에게 "계약기술"재실시를 허여한 경우, 3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기재한 비율로 각 분배한다.

 

2.    영문 계약서 - Crestor License Agreement 일부

 

Article 2.  Grant of Licenses

 

2.1

SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.  It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522.  The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based upon such intention.  In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

          

2.2

ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY.  ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this Agreement.  ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

 

2.3

ZENECA and its AFFILIATES shall have the right to appoint distributors and/or sales agents in the TERRITORY for the sale of LICENSED PRODUCTS.  For the purpose of this Article 2.3, “distributors” shall include all parties appointed by ZENECA or its AFFILIATES to market and sell the LICENSED PRODUCTS, in circumstances where such parties do not require a sublicense under the PATENTS to carry out such marketing and sale.

 

2.4

SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement.  SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

 

3.    Comments

 

(1)  영문 exclusive license와 독점실시권으로 번역될 수 있고, 우리나라 특허법의 전용실시권과 반드시 일치한다고는 볼 수 없습니다. 각국의 특허법에 따라 전용실시권은 그 내용이 조금씩 다를 수 있지만, 독점적 실시권을 포함한다는 점에서 독점권 실시권보다 더 넓은 개념으로 해석됩니다.

 

(2)  영문계약서에서 OEM, 위탁생산, 위탁판매 등을 고려한 "have manufactured" have ** 표현을 반복하여 삽입한 것은 바람직합니다. 법적으로는 그와 같은 명시적 문구가 없더라도 OEM 제조 등은 허용된다고 해석되지만, 명시적으로 표현이 두는 것이 더 좋습니다.

 

(3)  우리나라 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 단독으로 제3자에게 통상실시권을 허여할 수 없습니다. , Licensee는 단독으로 재실시허여 (sublicense) 권한이 없습니다. 특허권자의 동의 없는 일방적 재실시 허여 및 그것에 근거한 제품생산은 특허침해로서 라이선스 계약 해지사유라는 법원판결도 있습니다.

 

(4)  Licensee Licensor의 동의 받아서 제3자에게 sublicense를 허락해야 합니다. 우리나라뿐만 아니라 타 국가에서도 마찬가지입니다. 영문 License 계약서에서 보듯 별도의 조항으로 sublicense 권한을 부여하는 것이 바람직합니다. Licensor의 사전 서면동의에 해당하므로 향후 Licensee는 제3자에게 sublicense 허여 계약을 할 수 있습니다.

 

(5)  Sublicense 설정계약은 독립된 계약이지만 본 License 계약을 전제로 한 것입니다. 별도의 규정을 두지 않더라도 본 계약의 존속기간 등 그 범위에 한정됩니다. 그렇지만, 영문계약처럼 "under the licenses granted in Article 2.1" 등 명시적 부종관계 표현을 두는 것이 실무입니다.

 

특별한 경우를 제외하고 일반적으로는 sublicense 재실시허여는 계약기술을 최대한 활용하는 방안이 될 것입니다. 처음부터 실지자의 sublicense 허여를 전제로 하고, 그 수익을 나누는 구조가 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015.11.19 09:18
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-- 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 --

 

앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

 

1.    특허전용실시계약 체결 및 계약위반

 

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

 

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

 

2.    대법원 판결 요지

 

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

 

특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, "설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다."고 판시하였습니다.

 

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

 

3.    등록주의 여부에 따른 구별

 

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

작성일시 : 2015.11.03 17:00
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-- 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006) --

 

1. 배경사실

 

미국의 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발계약을 체결하고 연구를 진행하던 중, Eli Lilly가 양사 공동연구개발 프로젝트의 연구 성과에 기해 유사 연구를 비밀리에 진행, 특허를 출원하여 분쟁이 발생한 사안입니다.

 

Emisphere는 기존에 주사로만 인체에 투여하는 단백질 약물을 경구투여할 수 있는 기술을 연구하는 회사입니다. 단백질을 주성분으로 하는 약제가 경구투여되면, 소화기관 내에서 대부분 아미노산으로 분해되어 약효를 발휘할 수 없습니다. 따라서 혈관에 직접 주사하는데, 주사제제는 그 제조 단가가 비싸고 병원에서만 투여가 가능하다는 단점을 극복하기 위해, 많은 제약회사들이 경구투여 기술을 개발하려고 노력해 왔습니다.

 

Emisphere가 개발한 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도록 하는 획기적인 화합물이었습니다. Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly, 우선 당시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와 협력하기로 하고, 1997년 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA)의 체결과 함께 그에 따른 라이선싱 계약도 체결한 뒤, 2000년 두번째 RCOA까지 체결하였습니다.

 

그런데 2001 Eli Lilly는 비밀리에 관련 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제(Glucagon-like Peptide, GLP) 에 대한 carrier 화합물을 개발, 특허까지 출원하였습니다. 이 사실을 알게 된 Emisphere, Eli Lilly가 출원한 특허를 분석하여 Eli Lilly의 출원발명에 자사의 기술이 사용되었다고 판단하고, Eli Lilly의 계약 위반을 주장하며 RCOA 등 양사간 계약을 해지하였습니다. Eli Lilly에서는 Emisphere가 계약을 해지할 권리가 없다는 점을 확인해 달라는 이 사건 소송(DJ Action)을 제기하였고, Emisphere Eli Lilly가 양사간의 계약을 위반하였다는 확인을 구하는 반소를 제기하였습니다.

 

2. 양사간 체결된 공동연구개발 계약의 주요조항

 

. RCOA I (1997)의 체결

 

이 계약에 따르면, Eli Lilly Emisphere carrier 기술에 대한 전용실시권을 부여받을 옵션을 가지며, 이러한 옵션은 그 취지를 Emisphere에 통보하고 자금을 제공함으로써 행사할 수 있도록 되어 있었습니다. 전용실시권의 대상이 된 Emisphere 기술은 계약 문언상 다음과 같이 정의되어 있습니다.

 

“an exclusive license to use (a) the Emisphere Patents, the Emisphere Program Patents and Emisphere’s share of the Joint Patents for the Field, and (b) the Emisphere Know-How, the Emisphere Program Know-How and Emisphere’s share of the Joint Know-How for the Field.”

 

. 라이선싱 계약의 체결

 

RCOA I 체결 후 PTH에 대한 carrier 연구에 진척이 있자, Eli Lilly 1998년에 4백만$의 자금을 제공함으로써 옵션을 행사하고, 별도의 라이선싱 계약을 체결하였습니다. 라이선싱 계약은 다음과 같이 Eli Lilly의 권리를 제한하고 있었습니다. 이후 소송에서 Emisphere, Eli Lilly가 비밀 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제에 대한 carrier 기술을 연구함으로써 아래 강조처리된 문언상 의무를 위반하였다고 주장하였습니다. 이때 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구를 의미합니다.

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

또한 라이선싱 계약은 아래와 같은 비밀유지의무 조항도 포함하고 있었습니다. Emisphere Eli Lilly PTH carrier 개발 프로그램에 소속되어 있던 연구원을 비밀 연구팀에서 일하게 함으로써 아래 11.2의 비밀유지의무 조항도 위반하였다고 주장하였습니다.

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

. RCOA II (2000)

 

이후 연구가 더 진척되자 양사는 1999 2월에 만료된 RCOA I 을 대신하는 계약으로서RCOA II 를 체결하였습니다. 먼저 계약서 전문(preamble), 기술이전의 대상이 되는 “Emisphere Technology”를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

 

“proprietary synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (including all related patents, patent applications and Know-How presently owned by Emisphere and all patents, patent applications, and Know-How relating to inventions developed by Emisphere pursuant to the Program ... )”

 

이를 전제로, 위 계약은 Emisphere Eli Lilly의 권리 및 의무를 아래와 같이 규정하였습니다.

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

그런데 위 계약은, Emisphere Technology와 밀접하게 관련된 새로운 carrier 기술이나 기타 발명이 있는 경우 이는 다시 Emisphere Technology가 된다는 규정을 두고 있었습니다.

 

1.5(c)

It will not be Lilly’s responsibility or intent to develop new synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (the “Carriers”) as part of the Programs. Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

소송에서 Emisphere, 자사의 기술을 바탕으로 GLP를 위한 carrier를 개발한 Eli Lilly의 비밀 프로젝트의 결과물도 위 1.5(c)의 적용대상이 된다고 하면서, 그렇다면 Emisphere GLP를 위한 carrier 기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가져야 하는데 Eli Lilly가 그 양도를 거부하였으므로, 이는 위 1.5(c) 위반이라고 주장하였습니다(위 특허는 56개의 carrier가 될 수 있는 화합물들을 개시하고 있는데, 그 중 하나가 Emisphere가 개발한 carrier였습니다).

 

3. Eli Lilly“Firewall”

 

처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly Emisphere간의 공동 연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan 입니다. 그는 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한 연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀 프로젝트를 진행하였습니다. 그런데 OPD 팀의 구성원 가운데에는 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함되어 있었습니다.

 

한편 Eli Lilly Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을 인지하고 있었습니다. 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 자사의 비밀 프로젝트간에 일종의 방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 하였습니다. 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에서 제외하는 등의 조치를 취하였습니다. 하지만 Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양 프로젝트의 리더 역할을 수행하였습니다.

 

4. 법원의 판단

 

. 라이선스 계약의 위반여부

 

(1) Section 2.1

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

Eli Lilly측은, 위 조항 후문은 계약서에 명시된 권리 이외의 묵시적인 라이선스 권리를 배제하는 조항일 뿐으로서, 계약서에 명시적으로 금지되어 있지 않다면 Eli Lilly의 그에 대한 실시권을 인정할 수 있다고 주장하였습니다. 그러나 법원은 Eli Lilly측 주장을 배척하면서, 위 문언에 충실하게 Eli Lilly의 기술 실시권을 계약서에 명시되어 있으며 동시에 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련된 분야로 한정하였습니다. 이에 따라 Eli Lilly Emisphere Technology를 기반으로 OPD 팀을 구성하여 PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련이 없는 GLP의 경구투여방법을 연구하도록 한 것은 위 조항 위반이 되는바, 법원도 같은 취지로 판단하여 Emisphere의 주장을 받아들였습니다.

 

(2) Section 11. 2

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

위 조항에 따르면 비밀유지의무의 적용대상인 “Confidential Information”은 비밀표시가 있는 정보로 한정되지 않으며 매우 넓은 범위의 정보를 포함합니다. 또한 위 밑줄 부분은 정해진 목적 외 사용을 금지하는 일반적인 비밀유지의무 규정입니다

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

한편 위 11.2에 따르면, 각 당사자는 비밀정보를 위 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 각 당사자의 임직원, 대표 또는 대리인에게만 공개하여야 합니다. 그런데 현출된 증거에 의하면, 양사간 공동 프로젝트의 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에 참여하면서, Emisphere의 비밀 정보라는 점이 명기된 PTH carrier 관련 자료를 OPD 팀원들에게 PT하였다는 점 등이 인정되었습니다. OPD 팀원들은 위 라이선싱 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 자에 해당하지 않으므로, Eli Lilly는 위 규정상 의무를 위반한 것이 됩니다. 이에 따라 법원은 Eli Lilly의 위 조항 위반을 인정하였습니다.

 

. RCOA II section 1.5 위반 여부

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

Emisphere Eli Lilly에 경고장을 발송하면서, Eli LillyEmisphere GPL carrier 기술에 대한 특허를 받을 권리를 양도하지 않음으로써 위 1.5(b)를 위반했다고 주장한 바 있었습니다. 그러나 이때 “the Programs”는 양사간의 공동연구 프로젝트를 의미하는 것으로 정의되어 있습니다. , 공동연구 프로젝트의 결과물만이 1.5(b)의 적용대상입니다. 반면 Eli Lilly의 비밀 프로젝트인 OPD 팀은 양사간 공동연구 프로젝트가 아님이 명백합니다. 이에 Emisphere는 소송에서 1.5(b) 위반을 주장하지 않았고, 법원도 방론으로 OPD 팀의 연구 결과물은 위 1.5(b)의 적용대상이 아니라고 판단하였습니다.

 

1.5(c)

Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

그런데 1.5(c)는 규정상 공동연구 프로젝트만을 그 적용대상으로 제한하지 않고 있었습니다. 이에 법원은, 현출된 정황증거들에 비추어, 1.5(c)가 요구하는 요건, OPD 팀의 연구 결과물인 GPL carrier가 적어도 부분적으로 Emisphere carrier 기술에 근거한 것이라는 점이 입증되었다고 보아 Emisphere의 계약 위반 주장을 받아들였습니다. 1.5(c)가 비록 구체적인 특허를 받을 권리의 이전의무를 규정하고 있지는 않지만, 위 조항에 따른 연구 결과물이 “Emisphere Technology”가 된다는 문언에 따라 위와 같이 결론짓고 있는 것입니다.

 

법원이 위와 같은 결론을 내리는데 사용한 정황증거들은 다음과 같습니다.

 

1) Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을 구성하고 감독한 점

2) 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly“firewall” 셋업 조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서 상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따른 PTH carrier와 관련된 교육을 진행한 점

3) 비록 OPD 팀이 PTH carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는 하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던 정보들을 사용하여 GLP carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점

4) Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로 연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라는 점

 

. 계약해지 가부

 

법원은 위와 같이 Eli Lilly의 계약 위반이 있었고, 이는 계약의 중대한 위반이자 회복 불가능한 위반으로서 Emisphere는 위 계약을 해지할 수 있다고 하였습니다.

 

5. 양사 화해로 소송 종결

 

위와 같이 Eli Lilly측에 불리한 법원의 opinion이 나온 뒤, Emisphere Eli Lilly는 화해(settlement)로서 소송을 종결하였습니다. Emisphere사가 받게 된 화해금액은 18mil$(원화 약 190억원 상당)이었는데, startup Emisphere사에게는 상당히 큰 금액이라 할 수 있습니다. Emisphere사는 이후 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트를 종료하고 다시 Novartis사와 PTH 1-34의 경구투여방법을 연구하고 있다고 알려져 있습니다.  

 

6. 시사점

 

Emisphere는 규모가 작은 startup이었지만, 사업의 초기 단계에서부터 공동연구개발계약/라이선싱 전문 법률가들의 도움을 받아 매우 자세하고 구체적인 계약서를 작성하여 사용하였습니다. 뿐만 아니라 Emisphere, 하나의 대형 제약회사와만 계약하여 carrier 관련 기술을 모두 라이선싱하지 않고, 각 대형 제약회사를 상대로 범위가 제한적인 각각 별개의 계약을 체결함으로써 자사의 기술을 지킬 수 있었습니다. 계약 실무 및 라이선싱 전략의 측면에서는 매우 바람직한 사례라 할 수 있을 것입니다.

 

사안의 경우 Emisphere,

1) Eli Lilly에 공동연구개발 프로젝트 결과물에 대해 전용실시권을 설정해 주는 대신 공동연구에 따른 결과물 및 그에 기반한 다른 연구 결과물에 대해 특허를 받을 권리 등은 Emisphere에 귀속됨을 명시하였고,

2) Eli Lilly의 전용실시권의 범위를 공동연구개발 프로젝트와 직접적으로 관련되어 있으며 계약서에 명시된 분야로 한정하였으며,

3) 매우 넓은 범위의 정보를 비밀유지의무의 적용대상으로 규정한 한편 비밀정보의 공개가 가능한 인적 대상을 매우 구체적으로 한정하였습니다.

 

이때 비밀유지의무 규정과 관련하여, 11.1에 이미 비밀유지의무가 규정되어 있는데도 불구하고 11.2를 통하여 공개가 가능한 인적 범위를 더 한정하고 있다는 점 또한 주목할 만 합니다. 11.1은 일반적인 비밀유지의무 조항으로서 Any Confidential Information ... shall be used ... exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement” 라는 규정을 두고 있는데, 만일 소송에서 비밀유지의무 위반이 문제되는 경우 위 조항에 따른다면 목적범위 외 사용이라는 점을 비밀유지의무 위반에 대해 손해배상을 청구하는 당사자가 입증해야 하는 부담을 안게 됩니다. 그러나 11.2에 따르면 공개 가능한 인적 범위 외의 임직원 등에게 비밀정보가 공개되었다는 점만 입증하면 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있습니다. 기술 공여자 입장에서 상당히 유리한 조항입니다.

작성일시 : 2014.01.14 12:14
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-- 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정 --

 

1. 민법상 손해배상청구

 

특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

 

적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.

 

소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.

 

정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.

 

2. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙

 

특허법은 특허권자를 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 두고 있습니다. , 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(1), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(2) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.

 

단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.

 

통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 생산수량을 신고하는 특성상 제약협회 사실조회만으로 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.

 

3. 실제 소송에서 손해배상액 산정에 자주 이용되는 규정 특허법 제128조 제2

 

실제 소송에서 손해액 산정에 가장 많이 활용되는 규정은 특허법 제128조 제2항입니다. 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정한다는 규정입니다. 이때 이익을 침해자의 이익을 회계상 총이익(또는 조이익)으로 볼 것인지 또는 순이익으로 볼 것인지에 따라 그 액수에 큰 차이가 있습니다. 우리나라와 일본의 판결과 주된 학설은 순이익설 입장입니다.

 

이론상으로는 침해자의 이익을 어떻게 설정할 것인지가 중요하지만, 실무상으로는 그 이익을 실제로 어떻게 입증할 수 있을지 여부가 훨씬 중요합니다. 왜냐하면, 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하지만, 소송상 원고 특허권자는 그 침해자의 이익을 구체적 증거로 입증하여야만 합니다. 그런데, 침해자의 이익에 관한 자료가 모두 침해자의 수중에 있고, 특허권자가 입수할 수 있는 방법이 없으므로, 실제 그 이익을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 침해자의 자발적 도움 없이는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 그런데, 침해자가 자신의 이익에 반하여 특허권자에게 협조할 가능성은 없으므로, 특허권자에게 본 규정에 대한 엄격한 증명을 요구한다면 그 손해액 산정을 불가능하게 만들 것입니다.

 

결국, 실제 소송에서는 특허법 제128조 제5항을 추가로 적용하여 입증책임의 문제를 해결하고 있습니다. 5항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 규정하여 특허침해소송에 있어서 손해발생은 전제로 하여 손해액을 산출하기 위한 사실 입증이 어려운 경우 법원은 원고의 변론취지와 증거조사의 결과에 따라 손해액을 인정할 수 있다는 법원 재량에 관한 조항을 두고 있습니다. 통상 위 규정에 따라, 침해자의 재무제표상에 나타난 이익율을 침해품의 매출에 곱하여 산출된 이익을 기준으로 하거나, 국세청이 고시하는 업계 평균 이익율을 매출에 곱하여 산출한 금액을 침해자의 해당 제품 이익으로 산정합니다. 엄격하게 본다면, 이와 같이 산정된 이익액수가 침해품으로 인한 이익액으로 곧바로 연결된다고 보기 어렵겠지만, 현실적 대안이 없다는 점에서 실제 소송에서 가장 자주 이용되는 산정방법입니다.

 

실제 판결을 살펴보면 제조업 분야의 이익율은 10% 정도가 많지만, 업종에 따라서는 20%에 이르는 경우도 있습니다. 최근에 나온 일본 판결은 의약품 분야 특허침해 사건에서 손해배상액을 산정할 때 침해자의 재무제표를 기준으로 이익율 30%를 기준으로 침해자의 이익을 산정한 사례도 있습니다.

작성일시 : 2013.11.06 22:30
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