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- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

1.    부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 부정경쟁행위 조항 개정 사항 개요

(1)   기존의 카목(일반조항)을 파목으로 이동

(2)   카목에 데이터 보호 조항 신설

(3)   타목에 퍼블리시티권 보호 조항 신설

2.    신설 (카)목의 부정경쟁행위

카. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적ㆍ관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 않은 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

      1) 접근권한이 없는 자가 절취ㆍ기망ㆍ부정접속, 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용ㆍ공개하는 행위

      2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용ㆍ공개하거나 제3자에게 제공하는 행위

      3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용ㆍ공개하는 행위

      4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위해 적용한 기술적 보호조치를 회피ㆍ제거 또는 변경(이하 “무력화”라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술ㆍ서비스ㆍ장치 또는 그 장치의 부품을 제공ㆍ수입ㆍ수출ㆍ제조ㆍ양도ㆍ대여 또는 전송하거나 이를 양도ㆍ대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구ㆍ개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3.    신설 (타)목의 부정경쟁행위

타. 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

4.    국회자료 입법취지

최근 대법원은 타인이 영업 목적으로 공개한 데이터와 유명인의 초상, 성명 등이 지닌 경제적 가치를 ‘상당한 투자와 노력의 성과’로 인정하여 이를 무단사용한 행위를 부정경쟁행위로 제재한 바 있음.

다만, 이는 이 법의 보충적 일반조항에 근거한 것으로, 향후 발생할 수 있는 다양한 형태의 무단사용행위를 적절히 제재하기에는 한계가 있음.

따라서 데이터를 부정하게 사용하는 행위와 유명인의 초상·성명 등 인적 식별표지를 무단사용하는 행위를 각각 부정경쟁행위의 유형으로 명확히 규정하여 제재함으로써 건전한 거래 질서를 확립하고, 부당한 피해로부터 소비자를 보호하려는 것임.

5.    관련 조항 – 벌칙조항 포함

제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

카. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

1) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위

3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 "무력화"라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

타. 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

파. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

제18조(벌칙) ③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제2조제1호(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

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영업비밀 보호를 구하는 정보는 보유자가 독자적으로 개발한 것에만 한정되는 것은 아닙니다. 영업비밀의 고유성 또는 독창성을 요건으로 하지 않습니다. 타인이 개발한 기술을 그 시제품을 분석하는 리버스엔지리어링의 방법으로 그 정보를 입수한 경우에도 비밀성을 부정하지 않습니다.

대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결에서 “정보 보유자가 그 비밀정보를 보유하게 된 경위를 살펴보면 ① 그 기술정보를 독자적으로 개발한 것이 아니라 외국 회사의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 기술정보를 보유하게 되었다는 사정이나 ② 제3자 역시 그와 같은 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 습득이 허용되고 실제로 역설계에 의하여 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 개발된 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다”고 판시하였습니다. 

첫째, 시판중인 제품을 입수해 분석하여 해당 정보를 탐지하는 것이 가능한 경우에도 비공지성이 전적으로 부정되는 것은 아닙니다. X의 제품에 관한 정보를 Y가 역설계를 통해 입수하였으나 Y가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지하는 경우는 얼마든지 있습니다. 이 경우에 그 정보를 처음부터 보유하고 있는 X는 새로운 정보보유자 Y에 대해서 그 영업비밀의 보호를 받을 수 없습니다. Y가 역설계라는 허용되는 정당한 방법으로 그 정보를 취득하였기 때문입니다. 그러나 제3자에 대한 관계에서는 X는 물론 Y도 그 정보의 비밀성을 인정받을 수 있습니다.

둘째, 설령 제3자가 역설계를 통해 그 정보를 입수할 수 있어도 마찬가지입니다. 대법원 96다16605 판결 사안은 제3자가 역설계로 그 정보를 입수할 수 있음에도 불구하고 Y의 정보를 부정한 방법으로 취득한 사례입니다. 대법원은 Y가 역설계를 통해 그 정보를 입수하였다는 사실 및 제3자 역시 역설계로 그 정보를 취득할 수 있다는 사실은 문제가 되지 않는다고 판시하였습니다.

특허법에서는 위와 같은 경우 해당 정보는 절대적 비밀성을 상실하여 신규성이 없습니다. 참고로 미국 특허법은 제품을 판매한지 1년 이내에 특허출원을 하지 않으면 평균적 기술자가 그 정보를 알 수 있는지 여부를 떠나 항상 특허를 받을 수 없다고 합니다. 구체적 기술정보가 공개될 수 있는지 여부를 불문하고 절대적 특허무효 사유로 규정한 것입니다. 영업비밀의 비밀성 요건과는 전혀 다른 각도에서 특허요건을 정하고 있습니다.

한편, 영업비밀의 비밀성은 상대적 비밀의 개념입니다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006도8278 판결에서 “여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻한다”고 판시한 것도 상대적 비밀성을 의미한 것입니다. 따라서 그 정보를 알게 된 사람이 그 정보를 이용할 이유가 없어서 공개하지 않는다면 그 정보의 비밀성은 여전히 상실되지 않습니다. 그 정보를 이용할 가능성이 없는 사람이 우연히 그 정보를 입수하는 경우에도, 그 정보를 공개할 가능성이 낮기 때문에 실제로 공연하게 알려졌다는 등 특별한 경우를 제외하고는 비밀성이 인정됩니다. 이처럼 특허법의 신규성과는 근본적 차이가 있습니다.

또한, 독창성이나 창작성이 없는 정보도 영업비밀이 될 수 있습니다. 예를 들면, 공지된 정보의 조합인 경우에도 그 조합 자체가 알려져 있지 않다면 비밀성이 인정됩니다. 일본 판결에는 개개의 전화번호는 알려진 정보이지만 그 명단이 200만명에 대한 통신판매의 결과를 토대로 추출된 우수고객 2만명의 명단과 전화번호인 경우 영업비밀에 해당한다고 본 사례가 있습니다.

기술정보가 특허법의 신규성 또는 진보성 요건을 충족하지 못하여 특허요건이 부인되는 경우에도 영업비밀로 인정되는데 문제가 없습니다. 다만, 그 기술 분야에서 특별한 지식이나 기술이 없이도 단기간에 그 제품을 분석하여 정보를 입수할 수 있는 경우라면, 일시적인 비공지성은 인정된다고 하더라도 ‘독립된 경제적 가치성’이 부정될 것이므로, 결과적으로 영업비밀로 보호받을 수 없을 것입니다. 

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1. 소프트웨어 프로그램 외주개발 계약서에서 지식재산권 귀속조항은 발주자에게 유리

소프트웨어, 컴퓨터프로그램 개발계약서에서 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에게 있다는 조항이 일반적입니다. 개발사의 입장과는 상충되지만 통상 발주자 "갑" 지위로 인해 다음과 같이 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에 속한다는 계약조항은 실무상 흔히 볼 수 있습니다.

제20조 【지적재산권】 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 지적재산권은 갑(발주회사)이 가지며 을(개발사)은 개발된 산출물의 형상관리를 위해 단계별 산출물을 갑에게 제공하여야 한다.

제21조【계약의 해제 해지】 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상대방에게 서면으로 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별계약의 전부 또는 일부를 해제하거나 해지할 수 있다.

(1) 갑 또는 을이 본 계약 및 개별계약을 위반하였을 경우

(2) 갑이 정당한 사유 없이 을에게 업무수행에 대한 용역대가를 지불하지 않는 경우

2. 발주사의 개발비용 미지급으로 인한 계약해제 시 프로그램 저작권자 결정 – 계약의 소급적 해소 및 원상회복인 해제와 장래를 향한 계약해지의 구별

외주개발계약에 따르면 프로그램 개발사에서 충분한 개발비용을 받지 못하고 프로그램 저작권, 더 나아가서는 그 배경으로 깔린 아이디어까지 넘겨주는 상황을 맞기도 합니다. 개발회사에게 일방적으로 불리한 불합리한 계약으로 볼 수 있습니다. 여기에다 계약했던 개발비용조차 모두 받지 못하는 상황이라면 적어도 그 프로그램 저작권이라도 확보할 수 있어야 합니다. 따라서, 계약해제에 따른 원상회복이 매우 중요합니다.

서울중앙지법 판결요지는, 발주사에서 계약상 약정된 비용을 모두 지급하지 않는 경우 개발사에서 계약서 제21조에 따라 계약을 해제할 수 있고, 외주개발은 도급계약에 해당하는데 이 경우 프로그램 개발자가 저작권자라는 법리에 따라 개발회사가 저작권자라는 내용입니다. 해제는 계약을 소급적으로 해소하고 원상으로 되돌리는 것이므로 계약서 제20조에서 산출물의 지재권은 발주사에 속한다는 조항이 적용되지 않는다는 취지입니다.

따라서, 개발회사는 발주회사에 대해 납품한 프로그램의 사용금지 등 저작권침해금지 및 손해배상청구 등 저작권을 행사할 수 있다고 판단하였습니다.

3. 외주개발 프로그램의 저작권 귀속 쟁점

​가. 저작권법 규정

제2조 (정의) 제31호: "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

제9조(업무상저작물의 저작자): 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다

나. 판례 검토 

​대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결: "발주자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌려 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발, 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 업무상 저작물 규정이 적용되지 아니한다." + 개발자가 저작권자라는 취지 

대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다69725 판결: "개발자가 발주자의 요청에 따라 프로그램을 개발하였고, 발주자 사무실에서 이 사건 시스템의 개발 작업을 하면서 개발부장이라는 직함을 사용하였으며, 발주자가 시스템 개발에 드는 비용을 부담하기로 한 사정은 알 수 있으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 프로그램의 창작에 관하여 발주자가 전적으로 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발자의 인력만을 빌려 개발을 위탁하였다는 등의 예외적인 사정이 있다고 할 수 없다. 개발자가 프로그램의 저작권자이다."

서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합2387 결정: 컴퓨터프로그램의 저작권자는 개발회사라고 판단하였습니다. "컴퓨터프로그램을 개발 납품하는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 컴퓨터프로그램은 주문자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 것이라고 볼 수 없으므로, 개발업자를 저작자로 보는 한편, 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 저작권법 제9조는 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 아니한다"

4. 외주개발 프로그램의 저작권 양도계약 + 계약해제 시 저작권의 귀속

저작권법상 프로그램 개발자에게 저작권이 귀속되는 것이 원칙입니다. 그러나, 발주자와 개발자는 완성된 프로그램의 저작권을 발주자에게 양도하는 계약을 할 수 있습니다. 다만, 개발대금 미지급 등을 이유로 그 계약이 해제되었다면 저작권은 개발자에게 귀속되고 개발자는 저작권자로서 해당 프로그램의 사용, 판매, 배포 등을 금지할 수 있는 금지청구권이 인정되고, 손해배상 등을 청구할 권리가 있습니다. 

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1.    저작권법 조항 및 요건

저작권법 제2조 (정의) 31. "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

저작권법 제9조(업무상저작물의 저작자) 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.

저작권법 제9조에 따라 업무상저작물의 저작자가 법인 등으로 되려면, ① 법인 등이 저작물의 작성에 관하여 기획할 것, ② 저작물이 피용자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것, ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것이라는 요건을 충족하여야 한다. 프로그램을 제외한 저작물은 위 요건을 모두 충족하여야 하고, 프로그램은 법인 등의 명의로 공표될 것을 요하지 아니한다.

2.    법인등 사용자의 기획 여부 판단기준

대법원 2010. 1. 14. 판결 2007다61168 판결 - 여기서 ‘법인 등의 기획’이라 함은 법인 등이 일정한 의도에 기초하여 컴퓨터프로그램저작물(이하 ‘프로그램’이라 한다)의 작성을 구상하고, 그 구체적인 제작을 업무에 종사하는 자에게 명하는 것을 말하는 것으로, 명시적은 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이기는 하지만, 묵시적인 기획이 있었다고 하기 위하여는 위 법규정이 실제로 프로그램을 창작한 자를 프로그램저작자로 하는 같은 법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 법인 등의 의사가 명시적으로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정된다고 봄이 상당하다.

이것은 저작물 창작에 관하여 사용자가 저작물의 작성의 방법과 수단을 통제할 수 있는 지위에 있고, 현실적으로 그러한 통제가 이루어지며, 필요에 따라서는 저작물 작성과정에 수정이나 보완 등을 요구하는 것을 의미한다.

3.    법인 등의 업무에 종사하는 자 요건

법인 등의 업무에 종사하는 자에 의해서 저작물이 작성되어야 하고, 근로자 등이 ‘업무상’ 작성하는 저작물이어야 한다. 저작물 창작이 피용자의 업무 범위에 속하지 않고 업무수행에 의하여 파생적으로 또는 그 업무와 관련하여 작성된 것에 불과한 경우에는 업무상의 작성이라고 볼 수 없다.

다만, 계약 또는 근무규칙 등에 저작권의 귀속에 관한 별도의 규정이 있으면 그 계약규정이 우선한다.

4.    법인 등의 명의로 공표 요건

법인 등의 명의로 공표되어야 한다. 여기서 공표란, 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 경우와 저작물을 발행하는 경우를 의미한다.

5.    법인의 권리

법인 등은 저작자로서 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권)뿐만 아니라 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 갖는 권리자가 된다.

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1.    사안의 개요

(1)   가죽모피 의류 제조, 판매업체에 디자인권 침해 경고 내용증명 발송

(2)   홈쇼핑 업체에도 디자인권 침해 관련 업무협조 내용증명 발송

(3)   TV 홈쇼핑 방송 취소

(4)   디자인등록 무효심판 청구 및 등록무효 확정 

2.    판결요지 – 불법행위 및 손해배상 책임 인정 기준  

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

3.    구체적 사안의 판단요지 – 불법행위 책임 인정  

디자인 등록권자가 원고 제품의 생산․판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.

특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

첨부: 특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결

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대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결

저작권법 제2조는 제1호에서 ‘저작물’이란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을, 제2호에서 ‘저작자’란 저작물을 창작한 자를, 제21호에서 ‘공동저작물’이란 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다고 각 규정하고 있다.

위 각 규정의 내용을 종합하여 보면, 2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 저작물의 공동저작자가 된다.

여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻하는 것이라고 보아야 한다.

① 피고인은 자신이 작성한 연극 ‘○○엄마’의 초벌대본이 고소인에 의하여 수정·보완되어 새로운 창작성이 부여되는 것을 용인하였고, 고소인도 피고인과 별개의 연극대본을 작성할 의도가 아니라 피고인이 작성한 초벌대본을 기초로 이를 수정·보완하여 보다 완성도 높은 연극대본을 만들기 위하여 최종대본(이하 ‘이 사건 저작물’이라고 한다)의 작성 작업에 참여한 점, ② 피고인은 초벌대본이 고소인에 의하여 수정·보완되어 연극으로 공연되기까지 극작가의 지위를 유지하면서 대본작업에 관여하였고, 고소인도 이 사건 저작물의 작성 과정에서 피고인으로부터 수정·보완작업의 전체적인 방향에 관하여 일정부분 통제를 받기는 하였으나 상당한 창작의 자유 또는 재량권을 가지고 수정·보완작업을 하여 연극의 중요한 특징적 요소가 된 새로운 캐릭터·장면 및 대사 등을 상당부분 창작한 점, ③ 최종대본은 그 창작적인 표현형식에 있어서 피고인과 고소인이 창작한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물이 된 점 등을 살펴보면, 피고인과 고소인은 이 사건 저작물의 공동저작자로 봄이 타당하다.

대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결

2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우

2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 저작물의 공동저작자가 된다.

여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻한다.

그리고 2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우에, 선행 저작자에게 자신의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지는 아니한 상태로서 후행 저작자의 수정⋅증감 등을 통하여 분리이용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있고, 후행 저작자에게도 선행 저작자의 창작 부분을 기초로 하여 이에 대한 수정⋅증감 등을 통하여 분리이용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있다면, 이들에게는 각 창작 부분의 상호 보완에 의하여 단일한 저작물을 완성하려는 공동창작의 의사가 있는 것으로 인정할 수 있다.

반면에 선행 저작자에게 위와 같은 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정⋅증감 등에 의하여 분리이용이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다.

따라서 이때 후행 저작자에 의하여 완성된 저작물은 선행 저작자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물로 볼 수 있을지언정 선행 저작자와 후행 저작자의 공동저작물로 볼 수 없다.

공동창작물, 공동저작물의 공동저작권자의 권리행사, 공동저작자 중 1인의 단독 이용행위의 법적 효과 및 책임 관련 대법원 판결요지

저작권법 제48조(공동저작물의 저작재산권의 행사) ① 공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다.

대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결

저작권법 제48조 제1항 전문은 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다.”고 정하고 있는데, 위 규정은 어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있을 뿐이므로,

공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다.

이 사건 저작물의 공동저작자인 피고인이 다른 공동저작자인 고소인과의 합의 없이 이 사건 저작물을 이용하였다고 하더라도, 구 저작권법 제136조 제1항의 저작재산권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 공동저작자 사이의 저작재산권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

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1. 저작권법 조항 및 요건

저작권법 제2조 (정의) 31. "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

저작권법 제9조(업무상저작물의 저작자) 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.

저작권법 제9조에 따라 업무상저작물의 저작자가 법인 등으로 되려면, ① 법인 등이 저작물의 작성에 관하여 기획할 것, ② 저작물이 피용자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것, ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것이라는 요건을 충족하여야 한다. 프로그램을 제외한 저작물은 위 요건을 모두 충족하여야 하고, 프로그램은 법인 등의 명의로 공표될 것을 요하지 아니한다.

2. 법인등 사용자의 기획 여부 판단기준

대법원 2010. 1. 14. 판결 2007다61168 판결 - 여기서 ‘법인 등의 기획’이라 함은 법인 등이 일정한 의도에 기초하여 컴퓨터프로그램저작물(이하 ‘프로그램’이라 한다)의 작성을 구상하고, 그 구체적인 제작을 업무에 종사하는 자에게 명하는 것을 말하는 것으로, 명시적은 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이기는 하지만, 묵시적인 기획이 있었다고 하기 위하여는 위 법규정이 실제로 프로그램을 창작한 자를 프로그램저작자로 하는 같은 법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 법인 등의 의사가 명시적으로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정된다고 봄이 상당하다.

이것은 저작물 창작에 관하여 사용자가 저작물의 작성의 방법과 수단을 통제할 수 있는 지위에 있고, 현실적으로 그러한 통제가 이루어지며, 필요에 따라서는 저작물 작성과정에 수정이나 보완 등을 요구하는 것을 의미한다.

3. 법인 등의 업무에 종사하는 자 요건

법인 등의 업무에 종사하는 자에 의해서 저작물이 작성되어야 하고, 근로자 등이 ‘업무상’ 작성하는 저작물이어야 한다. 저작물 창작이 피용자의 업무 범위에 속하지 않고 업무수행에 의하여 파생적으로 또는 그 업무와 관련하여 작성된 것에 불과한 경우에는 업무상의 작성이라고 볼 수 없다.

다만, 계약 또는 근무규칙 등에 저작권의 귀속에 관한 별도의 규정이 있으면 그 계약규정이 우선한다.

4. 법인 등의 명의로 공표 요건

법인 등의 명의로 공표되어야 한다. 여기서 공표란, 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 경우와 저작물을 발행하는 경우를 의미한다.

5. 법인의 권리

법인 등은 저작자로서 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권)뿐만 아니라 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 갖는 권리자가 된다.

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상표 라이센스 계약서

주식회사 **(이하 ‘갑’이라 함)과 주식회사 **(이하 ‘을’이라 함)은 갑의 상표사용 및 기술제휴에 따른 라이센스 계약을 다음과 같이 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 제2조에서 규정하는 갑의 상표 및 갑이 제공하는 기술에 대해 을이 제조 및 판매행위를 수행함에 따른 권리와 의무관계를 명백히 규정하고 신의칙에 입각하여 성실히 수행하기 위해 그 기본사항을 정하는데 목적을 둔다.

제2조 (상표 및 기술의 내용)

(1) “갑”이 “을”에게 사용을 허여하는 상표(이하 “계약상표”라 함)의 내용은 “별첨 1” 기재와 같다.

(2) “갑”이 “을”에게 제공하는 기술(이하 “계약기술”이라 함)의 내용은 “별첨 2”기재와 같다.

(3) “갑”이 “을”에게 계약상표와 계약기술의 사용을 허여하는 제품 품목(이하 “계약 품목”이라 함)은 “별첨 3” 기재와 같다.

▶ 라이센스 계약에서 가장 중요한 요소중의 하나는 라이센시에게 허여되는 상표 및 기술 범위 등을 정하는 것입니다. 만일 허여한 상표 및 기술의 내용이 간략히 표현되기 어려운 경우에는 별첨 문서를 통해 구체적으로 기재할 수 있습니다.

▶ (1)과 관련하여 해당 상표에 대해 이미 등록된 상표에 대해서만 허여할 것인지, 아니면 그와 관련하여 앞으로 등록된 상표 모두에 대하여 허여할 것인지 검토하시기 바랍니다.

▶ 초안 제6조에서는 허여 품목을 ‘구두, 백’으로 정하고 있습니다. 따라서 허여하고자 하는 품목에 남성화는 포함되지 않는 것인지, 많은 수의 구두 제작하는 업체가 구두 및 백은 물론 지갑, 벨트 등도 함께 제작, 판매하고 있다는 점을 고려하여 허여하고자 하는 품목에 지갑이나 벨트 등도 포함되는 것인지 등 혼란을 가져올 우려가 있습니다. 그러므로 품목 또한 가능한 구체적으로 특정하여 허여범위를 명확히 하시기 바랍니다.

제3조 (사용권의 허여)

(1) “갑”은 “을”에게 계약상표 및 계약기술을 이용하여 계약품목에 해당하는 제품(이하 “계약제품”이라 함)을 생산, 판매할 수 있는 전용사용권을 허여한다.

(2) “을”은 계약 품목 이외의 제품은 생산, 판매할 수 없고, “갑”은 “을”에게 계약 품목에 해당하는 제품의 생산, 판매에 대하여만 전용사용권을 허여함을 확인 한다. 다만, 판매촉진을 위해 생산하는 사은품의 경우는 예외로 한다.

▶ 제2조에 의하여 허여되는 범위가 특정되는 이상 (2)항은 삭제하여도 무방할 것으로 보이나, 초안 제6조를 고려하여 한정된 허여임을 강조하는 의미에서 (2)항을 기재하였습니다.

제4조 (사용권이 허여되는 지역적 범위)

(1) 계약 제품의 생산지역은 대한민국 영토에 한한다. 다만, “을”의 요청에 의해 “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 품질 수준이 유지되는 범위 내에서 중국, 북한, 베트남 등 제3국에서의 생산은 가능하다.

(2) 계약 제품의 판매는 국내 오프라인 유통망에 한한다. 다만 “을”의 국외 또는 온라인에서의 판매는 “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 가능하다.

(3) 저가 또는 저급품으로 계약상표의 이미지를 현저하게 해칠 개연성이 많은 재래시장, 상설할인매장, 노점 등 저급 판매처에서의 판매를 금하고,“을”의 재고품 처리에 필요한 경우에 한하여 백화점, 대형 할인점, 또는 단독 매장에서의 판매는 허여한다.

제5조 (고정금과 ROYALTY의 지급)

(1) “을”은 “갑”에게 본 계약 기간 중 매년 금 100,000,000원을 “을”의 영업 이익과 관계없이 고정금으로서 지급하여야 한다.

(2) “을”은 “갑”에게 계약 기간 중 매년 계약제품 전체매출액의 5%에 해당하는 금원을 ROYALTY(이하 ‘로열티’라 함)로서 지급하여야 한다. 본 항에서 전체매출액이란 기업회계기준 제38조에서 정의된 매출액을 의미한다.

(3) 위 (2)항 전체매출액의 산정에 있어 부가가치세는 별도로 하고, 반품이 발생하는 경우 익월 정산시 차감한다.

제6조 (고정금 및 로열티의 지급 방법)

(1) 고정금 및 로열티의 지급은 “갑”과 “을”이 달리 정하지 않는 한 현금지급을 원칙으로 한다. or “을”은 “갑”이 지정하는 “()”명의의 계좌([]은행 : 계좌번호)로 고정금 및 로열티를 송금하여야 한다. (선택)

(2) 고정금의 산정은 8월 1일부터 7월 31일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 고정금은 당해 7월 25일까지 지급한다. 다만, 2022.년도 고정금은 계약체결 시 지급한다.

(3) 로열티의 산정은 8월 1일부터 7월 31일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 로열티는 다음 해 9월말까지 지급한다.

(4) “을”이 정해진 기간 내에 고정금 또는 로열티를 지급하지 않는 경우, “을”은 연 15%의 비율에 의한 지연이자를 지급하여야 한다.

제7조 (로열티 산정자료의 제출)

(1) “을”은 매년 8월 10일까지 로열티 산정에 필요한 자료를 “갑”에게 제출하여야 한다.

(2) “갑”이 로열티의 산정과 관련하여 위 (1)항에 의해 “을”로부터 제공받은 자료 이외의 자료를 “을”에게 요청하는 경우 “을”은 이에 성실히 응하여야 한다.

제8조 (로열티 산정을 위한 조사 등)

(1) “갑”은 “을”의 영업시간에 공인회계사 등과 “을”의 사무소를 방문하여 로열티의 산정에 필요한 “을”의 회계장부 등을 조사할 수 있으며, “을”은 이에 성실히 협조하여야 한다. 다만, “갑”은 1일 전에 미리 “을”에게 통지하여야 한다.

(2) 위 (1)항에 의한 조사에 의하여 “을”이 지급한 로열티가 실제로 지급해야 할 로열티와 ()%의 범위를 넘어 차이가 있는 것으로 밝혀지는 경우, “을”은 위 조사에 소요된 비용 일체를 부담하여야 하며, 미지급된 로열티에 대해서는 그 배액을 지급하여야 한다.

(3) 다만, 위 (1)항의 장부 등의 조사는 연 2회를 초과할 수 없다.

제9조 (라벨 부자재)

(1) “을”은 계약제품과 관련된 메인라벨, 품질표시라벨, 행택, 포장지 등 부자재에 관하여 “갑”과 합의하에 제작하여야 한다.

(2) “을”을 “갑”의 서면에 의한 동의 없이는 위 (1)항의 부자재 사용방법을 변경하지 못하며, 계약상표에 다른 어떠한 문자, 명칭, 상표, 표장 또는 기타 표시도 결합할 수 없다.

제10조 (계약제품의 견본제출)

(1) “을”은 계약제품의 판매 전 계약제품의 각 모델에 대한 견본을 “갑”에게 제출하여 “갑”의 서면에 의한 승인을 받은 후가 아니면 계약제품을 판매할 수 없다. 본 항의 제출과 관련하여 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.

(2) 다만, “갑”이 그 견본을 수령한 후 7일 이내에 “을”에게 판매를 불허하는 통지를 하지 않는 경우 “을”은 계약제품의 판매를 개시할 수 있다.

제11조 (계약제품 등의 검사)

(1) “을”은 계약상표를 “갑” 또는 디자이너의 명예나 영업권을 훼손할 수 있는 불량한 계약제품에 대하여 붙이거나 부정한 방법으로 사용할 수 없다.

(2) 위 (1)항의 목적을 위해 “갑”은 “을”의 공장, 영업소 또는 창고에서 수시로 계약제품의 품질을 검사할 수 있고, 검사 결과 계약상표가 불량한 계약제품이 사용되거나 부정하게 사용되고 있다고 판단되는 경우 “갑”은 계약상표의 사용을 중지시킬 수 있다.

(3) 다만, 위 (1), (2)항의 경우 “갑”이 판단하기 전 “을”과 협의 후 충분한 타당성이 인정될 경우에 한한다.

제12조 (명칭, 초상 등의 사용의 제한)

(1) “을”은 계약제품을 제4조 제(2)항이 정한 판매처에서 판매하는 경우에 한하여 “갑”또는 디자이너의 명칭 또는 초상을 사용할 수 있다.

(2) 위 (1)항에 의하여 그 사용이 허여되는 경우에도 “을”은 그 사용 전에 “갑”에게 사용할 명칭 및 초상의 견본을 보이고 “갑”으로부터 그 명칭 및 초상의 사용 허락을 받아야 한다.

제13조 (기술자료 등의 제공)

(1) “갑”은 계약 체결일로부터 ()월 이내에 “을”의 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위하여 별첨 1, 2 기재 기술자료를 “을”에게 제공한다.

(2) “갑”은 위 (1)항 이외의 기타 계약상표 및 계약기술의 홍보자료도 제공할 수 있다. 다만, 을의 요청에 의하여 본 항의 자료를 제공하게 되는 경우에는 그 제공과 관련하여 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.

제14조 (신제품 샘플의 제공)

(1) “갑”은 “을”의 신제품 개발을 지원하기 위해 프랑스, 이태리, 일본 등의 새로운 패션경향 및 상품력 있는 신제품 샘플을 매 시즌마다 제안할 수 있다.

(2) 위 (1)항에서 “갑”이 “을”에게 제안한 신제품 샘플을 “을”이 요청하는 경우 “갑”은 이를 제공한다. 이 경우 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.

제15조 (기술지도)

(1) “갑”은 본 계약일로부터 ()월 내에 총 ()일간 ()에서 계약기술의 실시를 위하여 필요한 기술지도를 “을”에게 제공하기로 한다. 다만 구체적인 기간과 장소는 “갑”과 “을”의 협의에 의하여 조정될 수 있다.

(2) “을”은 기술지도에 소요되는 비용 일체를 부담한다. 기술지도에 참여하는 “갑”의 기술자의 기술지도비는 1일 금 ()만원으로 한다.

(3) 기타 기술지도에 관한 세부적인 사항은 “갑”과 “을”이 별도로 협의하기로 한다.

▶ 제15조는 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.

제16조 (기술의 보완)

(1) “갑”은 “을”이 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위해 필요한 범위 내에서 계약상표 또는 계약기술의 보완을 요청하는 경우 그 요청이 있는 날로부터 ()월 or ()일 (선택) 이내에 이를 보완해 줄 수 있다.

(2) 위 (1)항 보완에 필요한 비용은 “갑” or “을”(선택)이 부담한다. 다만, 계약기술의 보완에 상당한 비용의 지출이 예상되는 경우, “갑”과 “을”은 별도의 계약을 통해 기술보완을 하기로 한다.

▶ 제16조 또한 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.

제17조 (상표, 기술의 개량)

(1) “을”은 “갑”의 서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상표 및 계약기술을 개량, 개선, 대체, 보완, 추가할 수 없으며, 이에 위반하여 개량, 개선, 대체, 보완, 추가된 상표 및 기술(이하 ‘개량 상표 및 개량기술’이라 한다)은 모두 “갑”에게 귀속된다.

(2) “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 개량상표 및 개량기술에 대한 권리는 “갑”과 “을”이 공유한다. “을”이 개량상표 및 개량기술을 지식재산권으로 출원, 등록하고자 하는 경우에는 반드시 “갑”과의 협의를 거쳐 “갑”과 “을”의 공동명의로 하여야 한다.

(3) “을”은 계약기간 및 계약이 종료된 때로부터 ()년간 “갑”의 서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상표 및 계약기술과 관련된 지적재산권을 출원, 등록할 수 없다.

(4) “을”이 위 (3)항의 규정을 위반하여 지적재산권을 출원하는 경우, “갑”은 자신의 선택에 따라 당해 출원, 등록의 포기 또는 “갑”에 대한 양도를 요구할 수 있으며, 이 경우 본 계약은 “을”에 의한 출원, 등록의 포기 또는 권리양도의사를 명시적으로 규정한 것으로 간주된다.

제18조 (보증 면제)

(1) 계약상표, 계약기술 및 본 건 계약에 따라 “을”에게 부여되는 일체의 권리는 제3자의 유효한 지적재산권을 침해하지 않는다는 점을 진술 및 보증하지 않는다.

(2) “갑”은 계약제품에 관하여 발생하는 제조물책임법상의 책임을 부담하지 아니한다.

제19조 (부쟁 의무)

(1) “을”은 계약상표 및 계약기술에 대한 권원 또는 효력을 본인 또는 자회사로 하여금 다투지 않기로 한다.

(2) “을”은 이 계약이 효력을 가지는 동안 계약상표, 계약기술 및 그 다른 국가에 출원 또는 등록된 대응 상표, 기술의 효력, 범위 및 가치를 손상하거나 손상하게 할 어떤 행위도 할 수 없으며 또한 제3자가 하는 것을 원조해서도 아니 된다.

(3) “을”이 직접 또는 간접으로 계약상표 및 계약기술의 효력을 다투는 경우에는 “갑”은 본 계약을 해지할 수 있음을 확인한다.

제20조 (계약기술의 보호)

(1) “을”은 제3자가 계약상표나 계약기술을 침해하거나 침해하려는 사실을 알게 된 경우 이를 즉시 “갑”에게 통지하여야 한다.

(2) “을”은 제3자의 침해행위를 중지시키기 위한 “갑”의 조치에 최대한 협력하여야 한다.

제21조 (비밀유지의무)

(1) “을”은 본 계약과 관련하여 지득한 기술상 또는 경영상의 일체의 정보를 제3자에게 누설하거나 본 계약이 정한 목적 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

(2) 전항에 따른 “을”의 의무는 계약기간 및 본 계약의 종료 후 ()년간 존속한다.

(3) “을”이 위 (1), (2)항의 의무를 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.

제22조 (권리․의무의 양도제한)

(1) “을”은 “갑”의 서면에 의한 동의 없이 본 계약상의 권리의무의 전부 또는 일부를 제 3자에게 양도, 이전하는 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

(2) “을”이 위 (1)항의 의무를 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.

제23조 (명예훼손 등 금지)

(1) “을”은 “갑” 또는 디자이너의 명예를 훼손하거나, 계약상표의 이미지 및 신용에 부정적인 영향을 미치는 행위를 절대하여서는 아니한다.

(2) “을”이 위 (1)항을 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.

제24조 (불가항력)

본 계약의 이행에 있어 천재지변 기타 어느 일방의 귀책사유가 없는 불가항력적인 사유로 인하여 발생한 손해에 대하여는 서로 책임을 부담하지 아니한다.

제25조 (계약의 해지)

(1) “갑”과 “을”은 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하는 경우 그 상대방에 대하여 ()일간의 기간을 주어 의무위반의 시정을 요구할 수 있으며, 해당 기간 내에 시정되지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

(2) “갑”은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 사전통지 없이 본 계약을 해지할 수 있다.

1. “을”이 고정금 또는 로열티의 지급을 그 각 지급일로부터 1개월 이상 지연하는 경우

2. “을”이 파산선고를 받거나, 청산, 화의, 회사정리 등의 절차에 들어간 경우

3. “을” 소유의 재산에 대하여 체납처분이나 강제집행 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우

4. “을”이 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 합병된 경우

5. 기타 본 계약상의 의무를 위반하여 본 계약의 목적달성이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우

(3) 본 계약이 해지되는 경우, “을”은 해지시점까지의 로열티를 해지일로부터 ()일 이내에 “갑”에게 지급하여야 한다.

(4) 본 계약이 해지되는 경우, “을”은 더 이상 계약상표 및 계약기술을 사용할 수 없으며, “갑”으로부터 받은 기술자료 일체를 “갑”에게 반환하여야 한다.

(5) 위 (1)항 중 을의 귀책으로 본 계약이 해지되는 경우 또는 위 (2)항의 사유로 본 계약이 해지되는 경우에는 “갑”이 “을”로부터 수령한 일체의 금액은 반환되지 않는다.

제26조 (계약의 변경)

각 당사자의 대표에 의하여 서면으로 서명되지 않은 계약의 수정 또는 내용의 정정은 양 당사자에게 무효이며 구속력이 없다.

▶ 당사자 간 서면이 아닌 구두에 의한 계약변경이 있는 경우 그러한 변경의 합의가 있었는지와 관련하여 혼란을 초래하게 됩니다. 그리고 계약의 체결 및 그 수정 등은 반드시 당사자의 대표 또는 그 대표로부터 그에 관한 권한을 위임받은 자에 의하여만 가능합니다. 위임받은 자에 의한 경우에도 그 위임 범위 등을 명시적으로 기재한 위임장이 있어야 합니다.

제27조 (계약의 해석)

이 계약에 명시적인 규정이 없는 경우 법률, 상관습 또는 조례에 의한다.

제28조 (분쟁의 해결)

(1) 본 계약에 관하여 “갑”과 “을” 사이에 분쟁이 발생하는 경우 “갑”과 “을”은 우선 상호협의에 의하여 해결하기 위하여 노력하여야 한다.

(2) 위 (1)항의 협의가 이루어 지지 아니할 때에는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하는 재판에 의해 해결하기로 한다.

제29조 (계약 기간)

(1) 본 계약은 2022년 8월 1일부터 or “을”이 계약금을 지급한 때로부터(선택) 5년간 or 2023년 7월 31일까지(선택) 유효하다.

(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원하지 않는다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는, 본 계약은 고정금 및 로열티를 제외한 나머지 계약조건들은 동일한 조건으로 하여 ()년간 연장된다. 고정금 및 로열티에 대한 부분은 별도의 협의를 통해 재조정하기로 한다.

or

(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원한다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는 본 계약은 자동적으로 만료되는 것으로 한다. (선택)

제30조 (진정한 의사에 의한 계약 체결)

본 계약은 당사자가 충분히 그 내용을 숙지한 후 서명, 날인한 것으로서 그 과정에 어떠한 기망이나 착오, 기타 의사불일치가 존재하지 않음을 확인한다.

이상의 계약내용을 증명하기 위하여 이 계약서를 2통 작성하여 “갑”, “을”이 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다.

2022년 8월  일

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WHEREAS, LICENSOR is the sole and exclusive owner of the following trademarks and registrations: [INSERT] (the “Trademarks”); and 

WHEREAS, LICENSOR has the power and authority to grant to LICENSEE the right, privilege and license to use the Trademarks on or in association with the goods and/or services covered by the registrations (the “Licensed Products”); and 

WHEREAS, LICENSEE has represented that it has the ability to manufacture, market and distribute the Licensed Products in [INSERT TERRITORY] (the "Territory") and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and  

WHEREAS, LICENSEE desires to obtain from LICENSOR a license to use, manufacture, have manufactured and sell Licensed Products in the Territory and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and  

WHEREAS, both LICENSEE and LICENSOR are in agreement with respect to the terms and conditions upon which LICENSEE shall use the Trademarks; 

NOW, THEREFORE, in consideration of the promises and agreements set forth herein, the parties, each intending to be legally bound hereby, do promise and agree as follows. 

1.  LICENSE GRANT 

A. LICENSOR hereby grants to LICENSEE a non-exclusive license to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products in the [INSERT TERRITORY] (Territory), as well as on packaging, promotional and advertising material associated therewith.   

B. LICENSOR hereby grants to LICENSEE the non-exclusive right and license to use, manufacture, have manufactured, sell, distribute, and advertise the Licensed Products in the Territory.  It is understood and agreed that this license shall pertain only to the Trademarks and the Licensed Products and does not extend to any other mark, product or service. 

C.  LICENSEE may not grant any sublicenses to any third party without the prior express written consent of the LICENSOR which may be withheld for any reason. 

2.  TERM OF THE AGREEMENT 

This Agreement and the provisions hereof, except as otherwise provided, shall be in full force and effect commencing on the last the date of execution below and shall extend for [INSERT LENGTH OF TERM] (the “Term”). 

3.  COMPENSATION 

A.  In consideration for the licenses granted hereunder, LICENSEE agrees to pay to LICENSOR a royalty of ____% (the “Royalty”) based on LICENSEE’s Net Sales of Licensed Products, accruing upon the sale of the Licensed Products (i.e., when the Licensed Product is billed, invoiced, shipped, or paid for, whichever is first regardless of the time of collection by LICENSEE), calculated on a quarterly calendar basis (the "Royalty Period") and shall be payable no later than thirty (30) days after the termination of the preceding full calendar quarter, i.e., commencing on the first (1st) day of January, April, July, and October, with late payments incurring interest at the rate of ONE PERCENT (1%) per month from the date such payments were originally due. 

B.  In the event that LICENSEE grants any previously approved sub-licenses for the use of the Trademarks in countries outside of the United States, LICENSEE shall pay LICENSOR FIFTY PERCENT (50%) of the gross income received by LICENSEE from such sub-licensees. 

C.  LICENSEE shall provide LICENSOR with a written royalty statement in a form acceptable to LICENSOR each Royalty Period whether or not any Licensed Products were sold during that Period and the receipt or acceptance by LICENSOR of any royalty statement or payment shall not prevent LICENSOR from subsequently challenging the validity or accuracy of such statement or payment. 

D.  "Net Sales" shall mean LICENSEE's gross sales (the gross invoice amount billed customers) of Licensed Products, less discounts and allowances actually shown on the invoice and less any bona fide returns.  No other costs incurred in the manufacturing, selling, advertising, and distribution of the Licensed Products or any uncollectible accounts or allowances shall be deducted.  

4.  AUDIT  

A.  LICENSOR shall have the right, upon at least five (5) days written notice to inspect LICENSEE's books and records and all other documents and material in the possession of or under the control of LICENSEE with respect to the subject matter of this Agreement at a location in the United States.  LICENSOR shall have free and full access thereto for such purposes and shall be permitted to make copies thereof and extracts therefrom.  

B.  In the event that such inspection reveals a discrepancy in the amount of Royalty owed LICENSOR from what was actually paid, LICENSEE shall pay such discrepancy, plus interest, calculated at the rate of ONE AND ONE-HALF PERCENT (1 1/2%) per month.  In the event that such discrepancy is in excess of ONE THOUSAND UNITED STATES DOLLARS ($1,000.00), LICENSEE shall also reimburse LICENSOR for the cost of such inspection including any attorney's fees incurred in connection therewith.  

C.  All books and records relative to LICENSEE's obligations hereunder shall be maintained and kept accessible and available to LICENSOR for inspection in the United States for at least three (3) years after termination of this Agreement.  

D.  In the event that an investigation of LICENSEE's books and records is made, certain confidential and proprietary business information of LICENSEE may necessarily be made available to the person or persons conducting such investigation.  It is agreed that such confidential and proprietary business information shall be retained in confidence by LICENSOR and shall not be used by LICENSOR or disclosed to any third party for a period of two (2) years from the date of disclosure, or without the prior express written permission of LICENSEE unless required by law.  It is understood and agreed, however, that such information may be used in any proceeding based on LICENSEE's failure to pay its actual Royalty obligation.  

5.  WARRANTIES AND OBLIGATIONS  

A.  LICENSOR represents and warrants that it has the right and power to grant the licenses granted herein and that there are no other agreements with any other party in conflict herewith.  

B.  LICENSOR further represents and warrants that to the best of its knowledge, the Trademarks do not infringe any valid right of any third party.  

C.  LICENSEE represents and warrants that it will use its best efforts to promote, market, sell, and distribute the Licensed Products.  

D.  LICENSEE shall be solely responsible for the manufacture, production, sale, and distribution of the Licensed Products and will bear all related costs associated therewith.  

E.  It is the intention of the parties that LICENSEE shall introduce the Licensed Products in all countries in the Territory on or before [INSERT DATE].  Failure to meet this deadline shall constitute grounds for immediate termination of this Agreement by LICENSOR. 

6.  NOTICES, QUALITY CONTROL AND SAMPLES 

A.  The licenses granted hereunder are conditioned upon LICENSEE's full and complete compliance with the marking provisions of the patent, trademark and copyright laws of the United States and other countries in the Territory. 

B.  The Licensed Products, as well as all promotional, packaging, and advertising material relative thereto, shall include all appropriate legal notices as required by LICENSOR.  [INSERT REQUIRED NOTICE]. 

C.  The Licensed Products shall be of a high quality which is at least equal to comparable products previously manufactured and marketed by LICENSEE under the trademarks and in conformity with a standard sample approved by LICENSOR. 

D.  If the quality of a class of the Licensed Products falls below such a production-run quality, as previously approved by LICENSOR, LICENSEE shall use its best efforts to restore such quality.  In the event that LICENSEE has not taken appropriate steps to restore such quality within thirty (30) days after notification by LICENSOR, LICENSOR shall have the right to terminate this Agreement and require that the LICENSEE cease using the Trademarks. 

E. Prior to the commencement of manufacture and sale of the Licensed Products, LICENSEE shall submit to LICENSOR, at no cost to LICENSOR and for approval as to quality, six (6) sets of samples of all Licensed Products which LICENSEE intends to manufacture and sell and one (1) complete set of all promotional and advertising material associated therewith. Failure of LICENSOR to approve such samples within thirty (30) working days after receipt thereof will be deemed approval.  Once such samples have been approved by LICENSOR, LICENSEE shall not materially depart therefrom without LICENSOR's prior express written consent, which shall not be unreasonably withheld.   

F.  At least once during each calendar year, LICENSEE shall submit to LICENSOR, for approval, an additional six (6) sets of samples.   

G.  The LICENSEE agrees to permit LICENSOR or its representative to inspect the facilities where the Licensed Products are being manufactured and packaged.   

7.  NOTICE AND PAYMENT  

A.  Any notice required to be given pursuant to this Agreement shall be in writing and delivered personally to the other designated party at the above stated address or mailed by certified or registered mail, return receipt requested or delivered by a recognized national overnight courier service, except e-mail may be used for day-to-day operations and contacts but not for ‘notice’ or other communications required under this agreement or by law. 

B.  Either party may change the address to which notice or payment is to be sent by written notice to the other in accordance with the provisions of this paragraph.  

8.  PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS  

A.  LICENSOR shall seek, obtain and, during the Term of this Agreement, maintain in its own name and at its own expense, appropriate protection for the Trademarks, and LICENSOR shall retain all right, title and interest in the Trademarks as well as any modifications made to the Trademarks by LICENSEE.  LICENSEE agrees that its use of the Trademarks inures to the benefit of LICENSOR and that the LICENSEE shall not acquire any rights in the Trademarks.  

B.  The parties agree to execute any documents reasonably requested by the other party to effect any of the above provisions.  

C.  LICENSEE acknowledges LICENSOR's exclusive rights in the Trademarks and, further, acknowledges that the Trademarks are unique and original to LICENSOR and that LICENSOR is the owner thereof.  LICENSEE shall not, at any time during or after the effective Term of the Agreement dispute or contest, directly or indirectly, LICENSOR's exclusive right and title to the Trademarks or the validity thereof.  LICENSOR, however, makes no representation or warranty with respect to the validity of any patent, trademark or copyright which may issue or be granted therefrom.  

9.  TERMINATION OR EXPIRATION 

A. In addition to the termination rights that may be provided elsewhere in this Agreement, either party may terminate this Agreement upon thirty (30) days written notice to the other party in the event of a breach of a material provision of this Agreement by the other party, provided that, during the thirty (30) day period, the breaching party fails to cure such breach.  Upon expiration or termination, all Royalty obligations, including any unpaid portions of the Guaranteed Minimum Royalty, shall be accelerated and shall immediately become due and payable, and LICENSEE's obligations for the payment of a Royalty and the Guaranteed Minimum Royalty shall survive expiration or termination of this Agreement and will continue for so long as LICENSEE continues to manufacture, sell or otherwise market the Licensed Products. 

B. Upon expiration or termination, LICENSEE shall provide LICENSOR with a complete schedule of all inventory of Licensed Products then on-hand (the "Inventory").  

C.  Upon expiration or termination, except for reason of a breach of LICENSEE's duty to comply with the quality control or legal notice marking requirements, LICENSEE shall be entitled, for an additional period of three (3) months and on a nonexclusive basis, to continue to sell such Inventory.  Such sales shall be made subject to all of the provisions of this Agreement and to an accounting for and the payment of a Royalty thereon, due and paid within thirty (30) days after the close of the three (3) month period.  

D.  Upon the expiration or termination of this Agreement, all of the rights of LICENSEE under this Agreement shall terminate and immediately revert to LICENSOR and LICENSEE shall immediately discontinue all use of the Trademarks at no cost whatsoever to LICENSOR, and LICENSEE shall immediately return to LICENSOR all material relating to the Trademarks including at no cost to LICENSOR.  

10.  GOOD WILL  

LICENSEE recognizes the value of the good will associated with the Trademarks and acknowledges that the Trademarks and all rights therein including the good will pertaining thereto, belong exclusively to LICENSOR.   

11.  INFRINGEMENTS  

If an action for infringement of the rights licensed in this Agreement is brought, each party shall execute all papers, testify on all matters, and otherwise cooperate in every way necessary and desirable for the prosecution of any such lawsuit. 

12.  INDEMNITY 

LICENSEE agrees to defend and indemnify LICENSOR, its officers, directors, agents and employees, against all costs, expenses and losses (including reasonable attorneys' fees and costs) incurred through claims of third parties against LICENSOR based on the manufacture or sale of the Licensed Products including, but not limited to, actions founded on product liability.   

13.  INSURANCE 

LICENSEE shall, throughout the Term of the Agreement, obtain and maintain at its own cost and expense from a qualified insurance company licensed to do business in California, standard Product Liability Insurance naming LICENSOR as an additional named insured.  Such policy shall provide protection against any and all claims, demands and causes of action arising out of any defects or failure to perform, alleged or otherwise, of the Licensed Products or any material used in connection therewith or any use thereof.  The amount of coverage shall be a $10 million combined single limit for each single occurrence for bodily image and/or property damage.  The policy shall provide for ten (10) days notice to LICENSOR from the insurer by Registered or Certified Mail, return receipt requested, in the event of any modification, cancellation or termination thereof.  LICENSEE agrees to furnish LICENSOR a certificate of insurance evidencing same within thirty (30) days after execution of this Agreement and, in no event shall LICENSEE manufacture, distribute or sell the Licensed Products prior to receipt by LICENSOR of such evidence of insurance.  

14.  JURISDICTION AND DISPUTES 

A.  This Agreement shall be governed in accordance with the laws of the State of California, United States of America. 

B.  Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate (except at the option of either party for any application for injunctive relief) shall be finally settled by arbitration in Los Angeles County, California under the rules of the American Arbitration Association (AAA) before one arbitrator and judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction.  In this regard, the parties submit to the personal subject matter jurisdiction of the State of California.  The arbitration provisions of this Section shall be interpreted according to, and governed by, the Federal Arbitration Act, and any action to enforce any rights hereunder shall be brought exclusively in the U.S. District Court for the Central District of California.  EACH PARTY HERETO KNOWINGLY, VOLUNTARILY AND INTENTIONALLY WAIVES ANY RIGHT TO A TRIAL BY JURY OF ANY DISPUTE RELATING TO THIS AGREEMENT AND AGREES THAT ANY SUCH ACTION SHALL BE ADJUDICATED BY AN ARBITRATOR AND WITHOUT A JURY. 

C.  The parties may mutually agree upon any procedure for appointing the arbitrator and shall inform the AAA administrator as to such procedure; however, if within 45 days after the commencement of the arbitration, all of the parties have not mutually agreed on a procedure for appointing the arbitrator or have not mutually agreed on the designation of the arbitrator, the AAA administrator shall unilaterally appoint and designate the presiding arbitrator. 

D.  If a party fails to file a statement of defense within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, or if a party, duly notified, fails to appear at a hearing without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may proceed with the arbitration; or if a party, duly invited to produce evidence or take any other steps in the proceedings fails to do so within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may make the award on the evidence before it.  

E.  The arbitrator may, in the Award, allocate all or part of the costs of the arbitration, including the fees of the arbitrator and the reasonable attorneys’ fees of the prevailing party. 

15.  AGREEMENT BINDING ON SUCCESSORS 

The provisions of this Agreement shall be binding on and shall inure to the benefit of the parties hereto, and their heirs, administrators, successors, and assigns. 

16.  WAIVER 

No waiver by either party of any default shall be deemed as a waiver of prior or subsequent default of the same or other provisions of this Agreement. 

17.  SEVERABILITY 

If any term, clause, or provision hereof is held invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such invalidity shall not affect the validity or operation of any other term, clause or provision and such invalid term, clause or provision shall be deemed to be severed from the Agreement. 

18.  NO JOINT VENTURE 

Nothing contained herein shall constitute this arrangement to be employment, a joint venture or a partnership. 

19.  ASSIGNABILITY 

The license granted hereunder is personal to LICENSEE and shall not be assigned by any act of LICENSEE or by operation of law unless in connection with a transfer of substantially all of the assets of LICENSEE or with the consent of LICENSOR. 

20.  GOVERNMENTAL APPROVAL 

As promptly as possible after execution of this Agreement, LICENSEE agrees to submit copies of this Agreement to any governmental agency in any country in the Territory where approval of a license agreement is necessary and agrees to promptly prosecute any such application diligently.  This Agreement shall only become effective in such country or countries upon receipt of appropriate approval from the applicable governmental agency. 

21.  INTEGRATION 

This Agreement constitutes the entire understanding of the parties, and revokes and supersedes all prior agreements between the parties, including any option agreements which may have been entered into between the parties, and is intended as a final expression of their Agreement.  It shall not be modified or amended except in writing signed by the parties hereto and specifically referring to this Agreement.  This Agreement shall take precedence over any other documents which may be in conflict with said Agreement. 

22.  AMENDMENTS 

Any amendment to this Agreement must be in writing and signed by an authorized person of each party. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, intending to be legally bound hereby, have each caused to be affixed hereto its or his/her hand and seal the day indicated. 

[INSERT NAME OF LICENSOR] [INSERT NAME OF LICENSEE] 

By:                                                       By:   

Title:   Title:   

Date:                           Date:    

T:'08-21567'Trademark License Agreement.Doc 

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1. 미완료 상황에서 계약해제 및 책임분쟁 – 명시적 계약조항에도 불구하고 미완성 부분만 실효, 불리한 계약조항 제한해석: 서울중앙지방법원 2017. 5. 16. 선고 2015가합582641 판결

사안의 개요

(1) 발주회사 조선회사 스마트용접 시스템 구축 사업 계약체결, 복수 사업장에서 단계적으로 진행 중 계약내용대로 완료하지 못한 상태에서 중단됨

(2) 중단 사유 – 발주회사 ERP 시스템교체, 새로운 시스템과 연동 테스트 등 문제, 조선업계 불황으로 발주회사 구조조정, 담당직원 퇴직 등으로 업무장애 발생, 사실상 사업추진 불가능 상황에 도달함

계약조항

“합의한 기한 내에 발주회사가 요구하는 품질의 물품이 공급되지 않을 시 발주회사는 즉시 계약을 해제할 수 있으며, 계약해제 시 개발, 납품회사는 원상 회복 및 손해배상의 의무를 진다.”

쟁점 – 미완료 도중 계약 종료 시 계약의 실효 범위, 대금지급의무 및 그 범위

판결요지

피고 개발회사가 계약에서 정한 일부 스마트 용접기를 공급하지 못한 것은 사실이나, 이미 구현된 부분만으로도 원고 발주회사에 이익이 되었다고 할 것인 바,

발주회사가 계약에서 정한 바에 따라 해제권을 행사하더라도 공급하지 않은 부분에 대하여만 실효된다고 봄이 타당하다.”

2. 웹디자인 개발용역계약, 발주회사와 개인 프리랜서 개발자 사이 분쟁, 결과물 납품 후 검수 시 완성도 미흡으로 인수거절 통지 – 발주회사에서 채무불이행 계약해제 및 계약금 등 지급한 개발비 반환청구 – 일부 인정, 일부 불인정: 서울중앙지방법원 2018. 11. 1. 선고 2017가단5073071 판결

개발결과물 검수 및 실패 통지

내용증명 우편으로 “피고들이 제출한 용역결과물에 대해 검수한 결과 계약 목적을 달성할 수 없는 상태로 판명되었고, 피고들이 향후에도 계약을 이행할 의사나 능력도 없는 것으로 판단되어 계약을 해제하므로 이에 따른 원상회복으로 피고들이 수령한 계약금을 반환하고 개발 지연에 따른 손해배상의무를 이행하지 않을 경우 민 • 형사상 조치를 취하겠다”는 취지의 통지(이하 ‘이 사건 통지’라 한다)를 하였다.

추가 개발요구 사항 – 법원 수정계약의 내용으로 인정

이 사건 개발계획의 범위는 위와 같이 “이 사건 최소 개발항목 뿐만 아니라 이 사건 추가 개발항목도 모두 포함하여 이 사건 개발일정표상에 기재된 전체의 기능들이 개발 및 구현되어 통상적인 의미의 상업적 서비스가 가능한 정도의 완성도를 가지는 결과물을 제출하는 것”이라고 보아야 하므로

이 사건 수정계약상 정하여진 피고의 업무범위 내지 개발범위를 확정함에 있어 단순히 피고들이 주장하는 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분에만 한정되는 것으로는 볼 수 없다(피고들이 주장하는 위 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분은 이 사건 최소 개발항목과 대부분 일치한다).

나아가 이 사건 개발일정표 전체 항목(즉, 이 사건 최소 및 추가 개발항목)을 포함시키되, 보충적으로 이 사건 수정계약서의 해당사이트에 연결(링크)되어 파일 형태로 첨부된 서비스기획서(이하 ‘이 사건 기획서’라 한다)의 내용도 참조해야만 이러한 개발용역의 내용과 범위를 비로소 올바르게 확적할 수 있다고 보아야 한다.

추가 개발요구 사항과 개발실패 책임소재 – 법원 수정계약상 연장된 기한으로 해결, 최종족으로 개발자의 귀책사유

피고는 이 사건 수정계약의 이행이 그동안 지연된 이유에 대해 원고가 지속적으로 기획과 디자인을 변경하거나 업데이트를 함으로써 피고들의 작업 일정도 2017. 3. 7.의 시한을 맞추지 못한 채 지연될 수밖에 없었다는 취지로 주장하나,

우선 앞서 본 바와 같이 이 사건 기획서도 피고들의 업무 범위에 포함되어 있고, 나아가 이 사건 수정계약 체결 단계에서부터 소프트웨어 개발 작업의 특성상 이러한 기획의 변경이나 수정은 어느 정도 예정되어 있었던 것으로 보아야 하며, 피고 B도 이러한 분야의 전문가로서 이러한 사정을 이해하고 있었던 것으로 보인다.

또한, 이 사건 개발일정표에서도 디자인 결과물이 2017. 1. 21.까지 나오지 못하는 경우에는 그 디자인이 적용된 기능들을 완성하는데 차질이 있을 수 있다는 점을 당사자들이 감안해 주기로 합의한 것도 바로 이러한 사정들 때문인 것으로 보이고,

이러한 이유들로 인하여 향후 만일 개발 작업이 어떤 사유로든 지연되는 경우에는 2017. 3. 7. 계약 종료 전에 계약연장을 통해서라도 이 사건 수정계약상의 개발계획을 완료하기로 약정한 사실도 있으므로, 피고들이 주장하는 위와 같은 원고 측 지연사유는 이 사건 수정계약 위반 사유가 될 수 없고, 또 피고 B의 채무불이행을 정당화할 수 있는 사유도 될 수 없다고 보아야 한다.

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1.    사안의 개요

(1)   가죽모피 의류 제조, 판매업체에 디자인권 침해 경고 내용증명 발송

(2)   홈쇼핑 업체에도 디자인권 침해 관련 업무협조 내용증명 발송

(3)   TV 홈쇼핑 방송 취소

(4)   디자인등록 무효심판 청구 및 등록무효 확정 

2.    판결요지 – 불법행위 및 손해배상 책임 인정 기준  

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

3.    구체적 사안의 판단요지 – 불법행위 책임 인정  

디자인 등록권자가 원고 제품의 생산․판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.

특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

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1.    등록디자인과 선행디자인 비교

2.    등록무효 심판청구인의 주장요지

(1)   통상의 디자이너가 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 선정한 다음, 여기에 선행디자인 1의 갑피부 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 용이하게 창작할 수 있음 

(2)   주 선행디자인 1에 선행디자인 4의 탄성밴드 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있음 

3.    용이창작 판단기준 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

4.    구체적 판단 요지

(1)   특허심판원 심결 – 용이창작성 인정, 디자인등록 무효 심결

(2)   특허법원 판결 요지 – 심결유지

차이점 관련하여, 신발코 부분의 세로 길이 또는 넓이의 차이, 신발 앞부분의 중창에 형성된 형상의 차이, 안창 뒷부분의 높이의 차이는 전체적으로 대상 물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 ① 선행디자인 1을 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하거나, ② 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 1과 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결

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1. 디자인보호법의 신규성 상실의 예외 조항

디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.

3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

2. 사안의 개요 - 디자인 출원 전 제품 판매로 디자인 공개 및 6월 이내 출원하여 등록 + 등록무효심판 절차에서 신규성 상실 예외 주장

(1) 출원 전 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였음

(2) 물품 구매한 소비자들이 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였음

(3) 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음

(4) 공지된 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록

3. 쟁점 – 신규성 상실 예외 적용의 절차적 요건 충족 여부

디자인등록 무효심판의 답변서를 제출 시 신규성 상실 예외 적용의 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출한 것인지 여부

4. 특허법원 판결요지

(1) 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고,

(2) 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다.

(3) 등록디자인에 관한 등록무효심결에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

(4) 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.

(5) 또한, 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

첨부: 1. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결, 2. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결

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1.    등록디자인과 선행디자인 1의 비교

2.    차이점 및 유사여부 판단

차이점 1 - 상단의 고정디스크의 형상에 관한 차이점 ㉮ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 상부면 한쪽 측에 돌출부가 형성되고 중앙에 걸림 쇠가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 돌출부와 걸림 쇠의 형상이 없는 점

차이점 2 - 하단의 캡디스크의 형상에 관한 차이점 ㉯ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 큰 직경의 디스크와 작은 직경의 디스크 간에 큰 단차가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 단차가 형성되어 있지 아니한 점

특허법원 판단 요지 - 전체적으로 대비·관찰한다면, 이 사건 등록디자인은 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킬 것이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 아니하다.

3.    선행디자인 1과 공지디자인(선행디자인 2)의 결합에 의한 창작용이성 판단

(1)  무효심판 청구인의 주장 요지

등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 중 ‘상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠’에 관한 부분은 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하고, 나머지 ‘하단 캡디스크에 형성된 단차’에 관한 부분은 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다. 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이 선행디자인 1에 따르거나 선행디자인 1과 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다.

(2)  용이창작 여부 판단기준 법리 

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

(3)  특허법원의 구체적 판단

등록디자인의 ‘상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠’는 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킨다고 봄이 타당하고, 이와 다른 전제에서 선행디자인 1과 대비하여 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하다고 볼 만한 아무런 자료도 없다.

또한 이 사건 등록디자인의 ‘하단 캡디스크에 형성된 단차’가 통상의 디자이너에 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다고 볼 만한 사정에 관해서도 원고의 아무런 주장․증명이 없다.

이처럼 이 사건 등록디자인이 창작수준이 낮은 디자인에 해당한다고 볼 만한 어떠한 사유도 구체적으로 증명되지 못하고 있다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

첨부: 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허3857 판결

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1.    사안의 개요

(1)   등록권자가 실시자를 상대로 당시 실시한 발명, 디자인을 확인대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   피심판청구인 – 확인대상 실시 행위 중단, 심결 시 미실시 상황

(3)   특허법원 판단 – 심판청구요건 불충족  

2.    특허법원 판결요지

(1)   기본 법리

A.     적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).

B.     심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고,

C.     그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결).

(2)   구체적 사안의 판단 – 확인의 이익 부정

A.     심판청구일 당시 확인대상디자인을 실시한 사실은 인정

B.     디자인침해 분쟁으로 폐업하여 심결 당시 확인대상디자인을 실시하였다거나 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없음

C.     과거 확인대상디자인을 실시한 바 있다는 점만으로는 심결시를 기준으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 심판청구의 확인의 이익이 인정된다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결

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1.    사안의 개요

(1)   상표권자 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용됨, 등록상표서비스표와 표장 및 사용상품 면에서 매우 유사하고, 그 주지, 저명성으로 인하여 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 매우 크다.

(2)   상대방 소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용된 것이 아니라 디자인적으로 사용된 것일 뿐임.

(3)   특허심판원 판단 - 확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없음

(4)   특허법원 판단 – 확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것, 심결취소 판결

2.    특허법원 판결

(1)   확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것이라고 봄이 타당하다. 확인대상표장의 용자가 그의 상표인 ‘JIT’를 피고의 웹사이트, 제품 포장, 보증서 등에 표시하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

(2)   확인대상표장은 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등의 전체적인 형상을 형성하는 것으로서 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분이다. 그런데 거래계에서 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등은 단순히 디자인으로만 인식되는 것이 아니라, 해당 펜던트나 장식부의 형상 자체가 타인의 상품과 구별되는 식별표지로서 인식되는 경우도 많고, 이러한 경향은 고가 보석 제품의 경우 더욱 두드러지는 것으로 보인다.

(3)   확인대상표장이 사용된 피고의 목걸이 제품 등에 관하여 수요자들은 원고의 알함브라 컬렉션 내지 이 사건 등록상표서비스표를 곧바로 연상하였고, 피고 역시 원고의 알함브라 컬렉션을 알면서도 이를 모방하여 피고 제품을 제작하였던 것으로 보인다.

첨부: 법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결

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Ⅰ. 디자인 보호법 규정 및 기본 법리

1. 디자인 보호법 규정

제2조(정의) 제1호: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

제92조(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”

제93조(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”

디자인은 물품을 눈으로 볼 때 “미감”을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 “유사한 디자인”에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.

2. 디자인 유사판단 법리

“디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결).

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후2277 판결 등

3. 디자인 유사판단 법리의 실무적 함의

대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 “보는 사람이 느끼는 심미감”이라는 표현을 “미감과 인상”과 동일한 의미로 사용합니다.

심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 “보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상”이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다(審)는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 “미감과 인상”의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.

결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power 등, 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는(審) 어떤 감정, 특성, 힘(力), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.

4. 핵심 쟁점 – 유사여부를 판단하는 자 

디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.

특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결에서 “디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.

그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.

이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.

II. 화장품 용기 디자인의 모방 분쟁 사례 – 등록디자인과 후발제품 디자인의 유사여부 판단 + 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결

1. 디자인 비교

특허심판원 2016당2726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각 

2. 디자인권자의 주장

3. 특허법원 판결요지 – 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소

가. 화장품 용기의 디자인 발전 경향

나. 등록디자인의 지배적 특징 파악

① 전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새롭고 독창적 심미감을 형성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.

다. 지배적 특징을 고려한 유사 판단 

(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.

(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 밤톨과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.

(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.

(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 ‘2014 굿디자인 어워드’ 생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.

위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.

III. 자동차 타이어 디자인 모방 분쟁 사례 – 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기준 - 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결

1. 등록디자인 주요도면과 침해혐의 피고제품의 사진

2. 등록디자인과 피고제품의 대비

3. 서울중앙지방법원 1심 판결 – 원고승소 + 디자인침해 인정 및 손해배상명령   

4. 특허법원 2심 판결 – 원고패소 + 디자인침해 불인정

2) 구체적 사안의 판단

“등록디자인과 피고 제품의 공통점 중 ⓛ, ②, ③, ⑤, ⑥은 선행디자인들에 의하여 공지된 부분이므로 디자인권의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 또한, 자동차용 타이어에 다수의 선행디자인들이 존재하는 점에서 등록디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것이다. 이러한 전제에서 등록디자인과 피고 제품은 유사하지 아니하다.

⑴피고 제품의 공통점 중 ①, ②, ⑥이 선행디자인 1에 모두 나타나 있으므로, 이러한 공통점들은 양자의 미감에 별 영향을 주지 아니한다고 보아야 할 것이다.

⑵공통점 ③ 역시 다수의 선행디자인에 ‘평행사변형 부분에 선형 모양’을 배치하는 것 자체가 나타나 있는 점을 고려하면 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니하며, 오히려 차이점 ㉡에서 본 바와 같은 평행사변형 부분에 형성되는 ‘선형 모양’의 구체적 형상의 차이로 인하여 등록디자인은 중앙부 좌우측의 평행사변형 부분이 통일성이 있는 미감을 주지만, 피고 제품은 중앙부 좌우측 평행사변형 부분이 서로 대칭을 이루는 미감을 준다. 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

⑶공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인의 가장자리부 가로선의 구체적 모양 및 등록디자인과 같이 가장자리부에 얇은 가로선과 홈을 일정한 간격으로 형성하는 것 자체는 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니한다. 오히려 가장자리부의 홈은 타이어의 사용 상태에 따라 정면에서는 물론 측면에서 볼 수도 있으므로 그 구체적 형상이 미감에 상당한 영향을 미친다고 할 것이며, 가장자리부의 홈의 구체적 형상은 등록디자인의 특징적 부분이기도 하다. 그런데 가장자리부의 홈의 구체적 형상의 차이로 인하여 공통점 ④, ⑤에도 불구하고 등록디자인은 홈이 가장자리부를 전체적으로 일부 절단한 듯한 느낌을 주는 반면, 피고 제품은 가장자리부의 끝 부분만 파낸 느낌을 주고, 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

⑷평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선은 정면에서 바로 보이는 부분이어서 그 구체적 형상이 자동차용 타이어의 미감에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 더욱이 등록디자인에서 중앙부 좌우측 평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선의 구체적 모양은 특징적 부분 중 하나이다. 그런데 등록디자인에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 일체감 있게 연결되는 느낌을 주는 반면, 피고 제품에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 구분되는 느낌을 준다. 이 점에서도 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.”

5. 실무적 시사점

공지요소가 다수 포함된 디자인의 유사판단이 매우 어렵다는 것을 잘 보여주는 사례. 유사판단기준에 관한 법리는 그 자체로는 문제없어 보이지만 구체적 사안에 적용하려면 통상 상당한 난관이 존재함. 통상 대비되는 양 디자인이 완전하게 동일하지 않기 때문에 구체적 사안에서 유사여부를 판단하는 것이 매우 어려움. 결국 비유사하다는 판단이 더 많은 경향.

참고로 미국판결은 그 판단기준이 되는 관찰자의 설정을 중요시하는데, 침해판단에서는 기술전문가, 창작자, 디자이너의 시각보다 수준이 낮은 일반수요자를 기준으로 하여 유사사례가 더 많이 나올 수 있는 법리구조를 택하고 있음. 다만, 미국은 독립된 디자인등록제도가 아닌 특허의 일종인 design patent라는 점에서 우리나라 법제와는 근본적 차이점이 존재함.

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1.    법리 – 상표권 권리소진  

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상 사용권의 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

2.    사용허락계약을 위반한 상품 및 상표사용행위는 권리소진의 범위에서 벗어남 – 상표권 침해소지 있음  

지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

3.    계약위반 상품 유통 시 권리소진 배제 범위 및 판단기준  

통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

4.    구체적 사안의 계약조항 및 라이센시의 계약위반 행위 

상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안

 5.    대법원 판결의 요지

대법원은 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 보아, 무죄로 판결함

6.    대법원 판단이유

피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소외 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다.

또한 상표권사용계약상 공소외 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조․판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영 몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였다.

이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어렵다.

피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.

결국 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.

그런데도 원심은, 공소외 2 회사가 상표권자와의 판매장소 제한약정을 위반하여 시계를 피고인에게 판매한 행위는 상표권 침해에 해당하고, 피고인에게 상표권 소진이론이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

7. 상표권 침해고의에 관한 판단

형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 한다. 검사의 증명이 이러한 확신을 가지게 하는 정도에 충분히 이르지 못한 경우에는 설령 유죄의 의심이 든다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단하여야 한다.

이 사건에서 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 E 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 하는데, 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다.

피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔고, E 또는 피해자 희사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거가 없다.

피해자 회사의 고소장에는 2012. 9. 11.경 피고인에게 경고문을 발송했다는 취지가 기재되어 있으나 피고인은 이를 받지 못했다고 다투고 있을 뿐만 아니라, 위 경고문에는 판매장소 제한약정을 위반했다는 내용도 나타나지 않는다.

오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 B은 2015. 1. 5. 'G 손목시계 정품 확인서' 및 2016. 3. 2. ’G 손목시계 생산 확인서'를 피고인에게 작성해 주었는데 여기에는 "피고인에게 납품한 제품은, E이 정식 라이센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다"는 내용이 기재되어 있다.

그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비추어 볼 때, 피고인에게는 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

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1. 사안의 개요

-      원고, 피고는 모두 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 경쟁관계에 있음

-      원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서 그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등 서로 경쟁관계에 있다.

-      원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였다.

-      피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라 이 사건 계속 중에도 이러한 행위를 반복하였다.

-      원고가 피고를 상대로 부정경쟁행위 주장하며 소 제기, 원고가 자신의 성과물인 위 이미지를 피고가 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였음을 이유로 불법행위에 따른 손해배상을 구한 사안

2. 쟁점

-      원고의 이미지는 해외 유명인 사진에 원고 판매 상품을 합성한 것, 해외 유명인의 초상권 침해 소지 있음

-      원고가 주장하는 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 이유로 원고의 법률상 보호가치 있는 이익의 침해가 부정되는지 여부(소극)