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전직금지 분쟁은 여러 가지 민감한 쟁점이 많아서 매우 어려운 소송입니다. 쉽게 생각하면, 당사자가 서명한 전직금지 약정이 있으면, 계약의 내용에 따라 직원은 약정 기간 동안 경쟁업체로 이직하거나 경쟁회사를 창업하지 못한다는 단순한 문제로 볼 여지도 있습니다. 그러나, 특정 사안에서는 아무리 전직금지 약정이 형식상 존재하더라도 그 효력을 인정할 수 없다고 다투는 경우, 당사자가 자의로 서명한 후 정상적으로 존재하는 계약의 효력을 무시할 수 있는지 매우 어려운 문제가 대두됩니다. 최근 미국항소심 법원에서 이와 같은 상황에서 형식적으로 존재하는 전직금지 약정의 효력을 인정하지 않았던 판결을 소개합니다.

미국 법원이 뉴욕 주 계약법에 따라 제약회사 연구원의 전직금지 약정을 해석하면서 일방적으로 사용자 위주로 작성되어 대상 종업원에게 포괄적인 경업금지 의무를 부과한 계약의 효력은 인정되지 않는다고 판결하였습니다. 관련 사실관계는 다음과 같습니다.

UCB라는 미국제약회사는 소아용 기침치료제 시럽(대표 제품명 Delsym)에 관한 특별한 제제기술(Pennkinetic system for controlled release of cough medication in liquid form)을 보유하고 있었습니다. 제제기술자 Yu-Hsing Tu는 UCB에서 위 기침시럽제 부분의 중요한 포지션에 근무하면서 관련 제제기술을 습득하였습니다. UCB는 회사의 영업비밀을 보호하기 위하여 Tu를 포함한 직원들과 회사의 영업비밀을 보호하고 경쟁사에 이직하지 않겠다는 내용의 경업금지 계약을 체결하였습니다. 그럼에도 불구하고, Yu-Hsing Tu는 얼마 후 UCB를 떠나 경쟁관계에 있는 제약회사 TRIS로 전직하였습니다. Tris는 Tu 채용 후에 UCB의 시럽 제품과 동일한 제제기술을 사용한 제품을 출시하였는데, UCB의 오리지널 제품을 제외하고 경쟁회사가 출시한 첫 제품이었으며, UCB 제품과 경쟁하면서 UCB의 시장을 심각하게 잠식하였습니다. 이에 UCB는 Tu가 Tris에 이직한 후 관련 업무에 종사하면서 자사의 시럽 formulation에 관한 영업비밀 기술정보를 누설하였다고 주장하고, 한편 Tu와 체결한 전직금지 약정을 위반하였다는 소송을 제기하였습니다. 그런데, 소송과정에서 Tris와 Tu가 UCB 영업비밀을 침해하였다는 점에 관한 입증은 어렵게 되었고, 그 후 소송상 쟁점은 Tu가 경쟁사 Tris로 이직한 것이 UCB 재직시 체결한 전직금지 약정을 위반한 것인지 여부만 남게 되었습니다.

그런데, Tu측은 사용자에게 일방적으로 유리하게 작성된 포괄적이고 광범위한 전직금지 의무를 부과한 위 계약은 효력이 인정되지 않는다고 주장하였습니다. 퇴사 후 사용하지 말아야 할 기술정보의 범위도 너무 광범위하고, 경쟁사 전직금지 기간도 제한이 없는 계약이었기 때문입니다. 전직금지 약정의 해당부분을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. UCB의 전직금지 약정에서 Tu는 회사의 사전 동의 없이 다음과 같은 비밀정보를 외부에 누설하여서는 안된다고 규정하고, 그 보호대상을 포괄적으로 기재하고 있습니다. “secret or confidential information” included: “acquisition or merger negotiations or information, know-how, designs, formulas, processes, devices, machines, inventions, research or development projects, plans for future development, materials of a business nature, financial data, legal documents and records, trade secrets, processes, formula data, techniques, know-how, improvements, inventions, marketing plans, strategies, forecasts, pricing information, customer information, work procedures, personnel and labor relations information, product specifications, financial information, models, blueprints, drawings, vendor information, proprietary information of other persons that has been disclosed to the Company and any other information of a similar nature in a form or to the extent not available to the public.”

말 그대로 퇴사 후 본인의 지식과 업무경험을 활용할 수 없고, 수도원에 들어가 사회와 격리된 생활을 할 것을 요구하는 것과 다름없는 가혹한 계약입니다. 이와 같은 일방적인 노예 계약은 전 세계 어느 국가에서도 그 효력을 온전하게 인정받기 어렵습니다.

뉴저지 항소심 법원은 뉴욕주법에 따르면 종업원의 업무가 “truly special, unique or extraordinary and not merely of high value to his employer”에만 경업금지 약정으로 보호될 수 있으며, 종업원이 정상적 업무과정에서 습득하는 일반적 지식까지 전직금지 약정으로 그 사용을 제한할 수 없다고 관련 법리를 판시하면서, 문제가 된 계약은 다음과 같은 문구, 즉 “materials of a business nature” and “work procedures”까지 포함하여 사용금지 의무를 부과하는 것은, 대상자 종업원 Tu의 일상적이고 정상적인 업무과정에서 발생하는 거의 모든 측면을 규율한 것으로서 개인의 자유를 과도하게 제한하는 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 미국법원은, 결과적으로 UCB의 전직금지 약정 위반에 근거한 청구는 그 약정의 효력을 인정할 수 없다는 이유로 사용자 UCB사의 청구를 기각하였습니다.

우리나라 법원 판결도 전직금지 약정에 관하여 유사한 논리를 판시한 판결들이 있습니다. 종업원이 일반적 업무 경험으로 취득하는 일반적 지식은 종업원의 인격과 분리할 수 없는 일신전속적 인격적 지식으로서 사용자의 이익을 위해 그 사용을 제한할 수 없다고 판결하였습니다. 그와 같은 범위에서는 비록 형식적으로 전직금지 약정의 적용범위에 속하더라도 그 약정의 효력을 인정할 수 없으므로 전직금지 청구를 받아들일 수 없다는 입장입니다. 다만, 원칙적으로 형식적으로 유효한 계약의 효력을 부인하는 것은 극히 예외에 속합니다. 소송과정에서 법원에 대해 정교하고 설득력 있는 논리를 제출하는 것이 필요합니다.

KASAN_[전직금지분쟁] 경업금지, 전직금지 대상범위가 포괄적이고 광범위하게 기재된 전직금지 약정의 문제점 – 효

1. 분쟁대상 전직금지약정 조항

2. 법원의 판결요지 – 전직금지약정 효력 부정

3. 구체적 사안의 판단 이유

4. 결론: 전직금지약정 전부 무효, 최소한 전직금지기간 2년 중 1년 일부 무효, 회사의 전직금지청구 기각 판결

KASAN_[전직금지분쟁] 경업금지, 전직금지 대상범위가 과도하게 포괄적으로 기재된 경우 문제점 - 추상적 용어,

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연구원이 경쟁사로의 전직금지 서약서에 서명한 후 전직한 경우 영업비밀 침해금지청구 및 전직금지약정서에 근거한 전직금지명령을 청구한 사례입니다. 서울중앙지방법원은 다음과 같은 이유로 가처분신청을 기각하였습니다. 그 구체적 판단 이유와 실무적 함의를 꼼꼼하게 살펴보면 좋을 것입니다.

1. 기본적 전제 - 영업비밀을 사용하거나 공개할 우려가 있는지 판단

"설령 이 사건 정보를 이 사건 각 서약서에서 정한 비밀유지의무의 대상에 해당한다고 보더라도, 제출된 자료만으로는 채무자가 이 사건 정보가 담긴 문서나 파일을 유출하였다고 보기 어렵고, 나아가 근로자가 회사에 근무하면서 취득하게 된 업무상 지식이라 하여 모두 회사의 영업비밀로 인정되는 것은 아니며, 채무자가 근로계약에 따라 근무하는 동안 그 학력과 경력에 비추어 스스로 체득하게 된 일반적 지식(general knowledge and skill), 기술, 경험 등은 채무자에게 귀속되는 인격적 성질의 것이라 할 것이므로, 채무자가 채권자 회사에서 근무한 경험을 바탕으로 전직한 회사에서 동종업무를 하고 있다는 점만으로는 채권자의 영업비밀을 침해할 우려가 있다고 단정할 수 없다."

일반적, 인격적 지식을 근거로 한 영업비밀 침해주장은 인정되지 않습니다. 그 경우 연구원이 경쟁사로 전직하여 같은 연구개발 업무를 담당하더라도 마찬가지라는 판시내용도 중요합니다.

결국 해당 분야 연구원이 연구 개발업무에 종사하면서 자연스럽게 습득할 수 있는 일반적 지식과 정보를 넘어선 특별한 지식, 경험, 정보 등을 습득하였다는 사실을 주장, 입증할 수 있는가 여부에 승패가 달려 있습니다.

2. 연구원이 서명한 전직금지약정

2. 구체적 사안에 판단요지

"기록에 의하면, 채권자와 채무자 사이에 채무자가 퇴직 후 1년간은 채권자의 영업비밀을 침해할 수 있는 동종업체로 전직하지 않겠다는 취지의 전직금지약정 (이하 이를 ‘이 사건 전직금지약정’이라고 한다)이 체결된 것으로 보인다.

한편, 전직금지약정은 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 것으로서 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 있는지에 관하여는 이를 엄격하게 판단하여야 한다(대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정 참조).

위와 같은 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 확인서의 문구 및 내용상 채무자에 대하여 영업비밀 침해 여부와 관계없이 퇴직 후 일정한 기간, 장소의 범위 내에서 경쟁업종에 종사하는 것을 일반적으로 금지하는 내용은 담겨 있지 않으므로, 채무자는 이 사건 전직금지약정에 따라 일반적인 전직금지 의무를 부담하는 것이 아니라, 영업비밀을 침해할 수 있는 경쟁회사로 전직하지 아니할 의무만을 부담한다고 보아야 한다.

그런데 앞서 본 바와 같이 채무자의 전직을 금지할만한 채권자의 영업비밀일 존재하거나 채무자가 그 영업비밀을 침해할 우려가 있다는 점에 대한 소명이 없으므로, 채무자가 채권자의 동종업체로 전직하였다는 사정만으로는 이 사건 전직금지약정을 위반하였다고 단정할 수 없다."

KASAN_[전직금지분쟁] 연구원의 전직금지약정을 위반한 경쟁사 전직에도 불구하고 영업비밀 불인정 또는 침해행위 불

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1. 사안의 개요

화장품 회사의 중국법인 영업담당 임원이 회사와 비밀유지, 경업금지 약정을 체결한 상황에서 퇴직한 후 곧바로 경쟁회사로 전직하였습니다. 회사에서 퇴직 임원을 상대로 경업금지약정 위반을 이유로 손해배상 및 위약벌을 청구한 사건입니다.

2. 경업금지계약서 조항 및 쟁점

제13조(손해배상) 1. 임원은 본 계약을 위반하는 경우 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률' 기타 관련 법률에 의한 어떠한 처벌 및 불이익을 감수하며, 본 계약 위반으로 인하여 회사에게 손해가 발생할 경우 회사가 입은 일체의 민, 형사상 손해를 배상할 책임을 진다. 2. 회사가 제5조 내지 제7조를 위반하는 경우 임원은 위 제1항과 별도로 임원이 지급받는(지급받았던) 연봉의 2배를 회사에게 위약벌로 배상한다.

소송 실무상 손해발생 및 그 액수를 입증하기는 상당히 어렵습니다. 그래서 연봉의 2배를 위약벌로 배상한다는 계약조항에 따라 청구한 것입니다. 그런데 위약벌 조항은 실무상 자주 그 효력이 문제됩니다.

여기서도 경업금지약정이 직업 선택의 자유를 과도하게 제한하여 무효, 유효라고 하더라도 위약벌이 과도하게 무거워 일부 무효로서 감액되어야 한다고 주장하였습니다.

3. 서울중앙지방법원 판결의 요지

법원은 경업금지약정이 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위 등으로서 무효라고 단정하기 어렵지만, 그 위약벌은 과도하게 무겁다는 점에서 위약벌 조항은 피고가 지급받은 연봉의 1.5배 범위에 해당하는 부분에 대해서만 유효하고 나머지 부분은 공서양속에 반하여 무효라고 봄이 상당하다고 판결하였습니다.

이유로는 피고가 원고로부터 이 사건 경업금지 및 유인금지 약정에 대한 대가를 별도로 지급받지 못한 점, 피고는 원고에 대하여 위 위약벌 규정 외에도 별도로 손해배상책임을 부담하는 점 등에 비추어 보면, 의무의 강제로 인하여 얻어지는 원고의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무겁다고 판단하였습니다.

4. 실무적 포인트

특별한 사정이 없는 한 경업금지약정은 원칙적으로 유효합니다. 그러나 통상적인 손해배상책임에 더해 추가적 책임을 추궁하는 방식의 위약벌 조항은 그 효력이 자주 문제됩니다.

위약벌은 "채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 몰수하기로 한 위약금"입니다. 채무불이행의 경우에 채무자가 지급하여야 할 손해배상의 액을 채권관계의 당사자가 미리 계약으로 정하여 두는 손해배상액의 예정과 구별됩니다.

한편, 위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정되고(민법 제398조 제4항), 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2항).

법원은 과도하게 무거운 위약금(위약벌)에 대해서 다음과 같이 일부 무효법리를 통해 적절하게 감액하는 방식으로 통제합니다. 대법원 2015. 12. 10. 선고 2014다14511 판결 "위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과는 내용이 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추적용하여 감액할 수 없으나, 의무의 강제로 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다."

정리하면, "의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익"과 "계약상 채무자가 부담하기로 약정한 위약벌(위약금)"을 비교, 형량하여 위약벌이 과도하게 무겁다고 판단된다면 법원이 그 위약벌 약정을 일부 무효로 볼 수 있다는 취지입니다.

KASAN_[전직금지분쟁] 중국 영업담당 임원이 경업금지약정을 위반하여 경쟁회사로 이직한 경우 - 손해배상 및 위약

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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 요지

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

(3) 실무적 시사점

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결

(1) 사안의 개요

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 – 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 “특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 제2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

(2) 대법원 97다41295 판결요지

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결

(1) 사안의 개요

당사자: 피고 – 회사법인 vs 원고 – 회사의 고문, 발명자

(1)   제 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   제 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   제 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   제1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 제2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 제3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

(2) 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

(3) 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

①    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조).

②   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

③   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

④   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

(4) 결론: 1심 법원 – 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 – 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

KASAN_특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에

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1. 사안의 개요

청구인은 잎새버섯 추출물의 암 예방·치료 효과에 관한 발명에 대하여 발명특허를 받고 2015. 9. 15. 최종 권리자가 되었고, 그 후 잎새버섯 추출물로 만든 식품을 판매하면서 “암 치료제로 발명 특허를 받은 제품입니다.”라는 광고를 하였음. 식품위생법위반죄로 벌금 100만원의 형사 처벌 받음

2. 관련 법령 조항

식품위생법 제13조(허위표시등의금지) ① 누구든지 식품 등의 명칭·제조방법, 품질·영양 표시, 유전자변형식품등 및 식품이력추적관리 표시에 관하여는 다음 각 호에 해당하는 허위·과대·비방의 표시·광고를 하여서는 아니 되고, 포장에 있어서는 과대포장을 하지 못한다. 식품 또는 식품첨가물의 영양가·원재료·성분·용도에 관하여도 또한 같다.

1. 질병의 예방 및 치료에 효능·효과가 있거나 의약품 또는 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 표시·광고

제94조(벌칙) ① 제13조 제1항 제1호를 위반한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.

3. 헌법재판소 결정요지

● 이 사건 금지조항이 과잉금지원칙을 위반하여 기본권을 침해하는지 여부 - 소극

○ 질병의치료·예방 효과가 있는 물질을 특허등록하였다고 하더라도 특허받은 효과의 광고가 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있다면 이 사건 금지조항에 의하여 그 광고는 금지된다.

○ 질병의 치료·예방 효과가 있는 물질을 특허등록하였다고 하더라도 그 발명에 실제로 그와 같은 효과가 존재하는지 단정할 수 없고, 설령 그와 같은 효과가 실제로 존재한다고 하더라도 특허대상의 사람에 대한 안전성·유효성이 충분히 검증되었다고 보기 어려우며, 이 사건 금지조항은 식품에 관하여 의약품으로 오인·혼동할 수 있는 특허의 내용을 광고하는 것을 금지할 뿐 다른 형태로 특허권을 향유하는 것은 금지하지 않고 특허권자는 의약품으로 정식 허가를 받아 그 기능을 광고할 수 있는 점 등을 고려할 때, 이 조항이 과잉금지원칙을 위반하여 기본권을 침해한다고 볼 수 없다.

□ 결정의 의의 - 청구인은 심판대상조항은 식품에 관하여 특허받은 질병 예방·치료 효과를 광고하는 행위도 금지·처벌하므로 위헌이라는 주장을 하였다. 그러나 발명의 보호·장려, 산업발전의 촉진을 목적으로 하는 특허법은 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 식품위생법과 그 입법목적을 달리하므로, 특허법에 따라 특허를 받았다고 하더라도 식품위생법의 규제목적이 달성된다거나 식품위생법상 규제가 당연히 면제된다고 할 수 없다.

그리고 질병의 치료·예방 효과가 있는 물질을 특허 등록하였다고 하더라도 그 발명에 실제로 그와 같은 효과가 존재하는지 단정할 수 없고, 설령 그와 같은 효과가 존재한다고 하더라도 의약품과 동등한 정도로 사람에 대한 안전성·유효성이 검증되었다고 보기 어렵다는 점을 고려할 때, 특허받은 질병의 치료·예방효과라고 하더라도 의약품으로 오인·혼동할 우려가 있는 내용의 광고를 하는 것은 규제되어야 할 필요가 있다.

KASAN_식품의 의약적 효과에 관한 허위, 과대광고 행위 형사처벌 사안 - 헌법재판소 2019. 7. 25.자 2

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1. 홍삼의 질병치료 효과에 대한 과도한 과장과 허위 광고 행위

2. 구체적 과장, 허위 광고행위와 법원에서 엄격한 처벌을 선고한 이유

첨부: 인천지방법원 2016. 8. 11. 선고 2015고단7828 판결

KASAN_홍삼의 암치료 효과에 대한 비상식적 수준의 과장, 하위광고로 암환자에게 4천만원 상당 대량판매한 행위 –

인천지방법원 2016. 8. 11. 선고 2015고단7828 판결 .pdf

쟁점

출원상표·서비스표 “”가 지정상품·서비스업인 전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업과 관련하여 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부

대법원 판결요지

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조).

어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조).

한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단

이 사건 출원상표․서비스표 “”가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 되고, 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로도 타당하지 않아, 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품․서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

첨부: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결

KASAN_상표등록 거절결정불복심판 사건 - 기술적 표장으로 식별력 결여 대법원 2019. 7. 10. 선고 201

대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결.pdf

1. 법리

화장품법 제13조 제1항 제1호는 ‘의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고’를 금지하고 있고, 이와 유사하게 구 식품위생법(2018. 3. 13. 법률 제15484호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제13조 제1항 제1호는 ‘질병의 예방 및 치료에 효능, 효과가 있거나 의약품으로 오인, 혼동할 우려가 있는 내용의 표시, 광고’를 금지하고 있다.

대법원은 위 식품위생법의 규정에 관하여 ‘식품의 약리적 효능에 관한 표시, 광고를 전부 금지하고 있다고 볼 수는 없고, 그러한 내용의 표시, 광고라고 하더라도 그것이 식품으로서 갖는 효능이라는 본질적 한계 내에서 식품에 부수되거나 영양섭취의 결과 나타나는 효과임을 표시, 광고하는 것과 같은 경우에는 허용된다고 보아야 하므로, 결국 위 법령조항은 식품에 대하여 마치 특정 질병의 치료, 예방 등을 직접적이고 주된 목적으로 하는 것인 양 표시, 광고하여 소비자로 하여금 의약품으로 혼동, 오인하게 하는 표시, 광고만을 규제한다고 한정적으로 해석하여야 하며, 어떠한 표시, 광고가 식품 광고로서의 한계를 벗어나 의약품으로 혼동, 오인하게 하는지는 사회일반인의 평균적 인식을 기준으로 법적용기관이 구체적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2005도844 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007도3831 판결, 대법원 2015. 7. 9. 선고 2015도6207 판결 등 참조)’라고 판시하고 있는바,

피고인들이 한 광고가 화장품법 제13조 제1항 제1호에서 금지하고 있는 ‘의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서도 위 기준이 고려되어야 할 것이다.

2. 구체적 사안의 판단요지

위와 같은 법리에 비추어 이 사건을 보건대, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 따라 인정되는 아래와 같은 사정을 종합하면, 피고인들이 판매하는 ‘멀티에멀젼’에 관하여 홈페이지에 게시한 내용은 ‘의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고’에 해당한다고 할 것이므로, 피고인들의 법리오해 주장은 이유 없다.

    가) 피고인들은 ‘멀티에멀젼’에 관하여 ‘아토피 중증도 완화, 아토피로 인한 가려움증 완화(67%), 수면장애 97% 이상 호전’이라는 내용의 홍보글을 게시하였는바, 이는 ‘멀티에멀젼’이라는 제품이 피부 질환인 아토피의 직접적인 치료 내지 아토피로 인한 증상 완화를 주된 목적으로 생산, 판매되는 것처럼 광고하는 것으로 보인다.

    나) 화장품법 시행규칙 제2조 제10호는 기능성화장품의 범위에 ‘아토피성 피부로 인한 건조함 등을 완화하는 데 도움을 주는 화장품’을 포함하고 있는데, 피고인들이 게시한 홍보글은 ‘멀티에멀젼’이라는 제품이 단순히 아토피성 피부로 인한 건조함 등을 가려움증으로 인한 수면장애를 호전시켜 준다는 것으로 일반인의 평균적 인식을 기준으로 의약품으로서의 효능, 효과를 광고하는 것으로 오인할 만하다.

    다) 피고인들은 ‘멀티에멀젼’이라는 제품을 기능성화장품에 속하는 화장품법 시행규칙 제2조 제10호의 ‘아토피성 피부로 인한 건조함 등을 완화하는 데 도움을 주는 화장품’으로 광고한 것이므로 이를 ‘의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 광고’로 볼 수 없다는 취지의 주장을 한다.

    그러나 화장품법 제4조 제1항 제1문은 ‘기능성화장품으로 인정받아 판매 등을 하려는 화장품제조업자 등은 품목별로 안전성 및 유효성에 관하여 식품의약품안전처장의 심사를 받거나 식품의약품안전처장에게 보고서를 제출하여야 한다.’라고 규정하고 있는데, 피고인들이 위 ‘멀티에멀젼’에 관하여 위 법률에 따라 그 안전성 및 유효성에 관하여 식품의약품안전처장의 심사를 받거나 식품의약품안전처장에게 보고서를 제출하였다고 인정할 만한 자료가 없으므로, 피고인들이 위 ‘멀티에멀젼’을 아토피성 피부를 위한 기능성화장품으로 광고하는 것도 허용된다고 볼 수 없다.

첨부: 수원지방법원 2019. 6. 5. 선고 2019노1075 판결

수원지방법원 2019. 6. 5. 선고 2019노1075 판결 .pdf

KASAN_화장품의 아토피 피부염 치료효과 관련 허위, 과장 광고 사안 – 벌금형 판결 수원지방법원 2019. 6.

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2. 판결요지

선출원상표 “상쾌한 하루” 중에서 ‘하루’ 부분은 요부에 해당하지 않는다. ① 먼저 ‘하루’라는 문자부분이 주지, 저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

② 그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 ‘하루’라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 ‘상쾌한’과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다.

③ 나아가 ‘하루’라는 문자부분이 다른 구성 부분인 ‘상쾌한’이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다.

‘상쾌한’이라는 문자부분은 ‘느낌이 시원하고 산뜻하다’라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 ‘상쾌한’ 부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 ‘하루’라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 ‘지속기간’을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적인 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다.

선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 ‘하루’라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 ‘상쾌한’이라는 문자부분이 이어오는 ‘하루’라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 ‘느낌이 시원하고 산뜻한 하루’라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

이에 선출원상표와 등록상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일, 유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 “하루”를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 6년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제567918호의 “” 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 온 점에 비추어 더욱 그러하다.

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결

KASAN_상표등록 무효심판 – 분리관찰 쟁점 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결.pdf

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결 .pdf

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비밀유지약정은 NDA (Non-Disclosure Agreement) 또는 CDA (Confidential Disclosure Agreement)라고 합니다. 독립된 계약서의 형식뿐만 아니라 계약서의 일부 조항 형식으로 체결되기도 합니다. 통상 실무적으로는 전형적인 조항과 문구를 사용하고 있고, NDA에는 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다. 그러나, 현실에서는 분쟁의 대상이 되는 경우가 생각보다 많습니다. NDA의 핵심사항을 살펴보고, 실무적 유의사항을 설명드립니다.

1. 비밀정보 보안관리에서 핵심 포인트

보안분야의 키워드는 balance라고 합니다. 정보보안을 강조하면 할수록 활용할 기회가 줄어들어 그 정보가치가 떨어지고, 반면에 비밀관리를 허술하게 하면 외부로 유출되거나 공개되어 비밀정보로서의 가치를 상실하게 됩니다. 예를 들어, 기술이전이나 공동연구개발 과정에서 비밀유지만을 강조하면 기술이전 프로젝트 자체가 무산되는 결과를 낳기도 하지만, 그렇다고 모든 정보를 제한 없이 공개한다면 상대방은 대가를 지불하지 않은 채 원하는 정보를 얻을 수 있기 때문에 또한 거래를 무산되는 결과를 낳기도 합니다. 따라서, 양극단이 아닌 필요한 정도에서 적절한 조율이 무엇보다 중요합니다.

NDA도 이와 같은 포인트에서 모든 경우에 똑 같은 문구가 아니라 구체적 사안에 적합한 융통성 있는 내용이 바람직합니다. 그렇지만, 어떤 NDA에서도 핵심내용으로 포함될 사항은 있습니다. NDA에는 (1) 상대방에게 제공할 비밀정보의 범위 및 제공시기, (2) 상대방이 제공한 정보를 사용할 권리, 그 사용자 및 구체적 방법, (3) 제공된 정보를 비밀로 유지 관리하여야 할 기간에 관한 사항은 필수적으로 포함되어야 합니다.

참고로, 일반적으로 계약서 서두에 그 계약의 배경과 목적을 기재하는 경우가 있습니다. NDA에서도 그 배경과 목적을 기재하는 것이 좋습니다. 계약문구 등에 관한 분쟁이 있을 때 그 배경과 목적을 참고한다면, 보다 합리적이고 정확한 해석을 할 수 있기 때문입니다. 따라서, NDA에서 목적이나 배경 항목은 계약서의 필수구성 요소는 아니지만 실무적 차원에서는 가능하면 기재하는 것이 바람직합니다.

2. 비밀정보 범위에 관한 조항

무엇보다 당사자가 본 계약에 관한 의사결정을 하는데 필요한 충분한 범위의 정보가 제공되어야 할 것입니다. NDA에서 과도하게 그 범위를 한정해 놓으면 상대방이 대상 정보의 거치를 충분히 평가할 수 없거나, 계약협상과정에서 일방의 요구로 그 범위를 벗어난 정보를 주고 받는 등 해당 조항을 위반하는 경우가 자주 발생하게 됩니다. 이때 NDA 위반으로 인한 책임을 우려하여 필요한 협상이 진행되지 못하거나 아니면 구두로 해당 조항을 변경하는 등 혼란이 초래될 수 있습니다. 한편, 진행 중인 협상이 무산되어 현재 당사자의 경쟁사와도 새로운 협상을 시작하는 경우에도 그 정보가치를 지킬 수 있어야만 합니다. 역시 정보의 범위에 관한 적절한 balance가 key point이고, 실무적으로 어려운 과제입니다.

보호대상로서의 비밀정보에는 이미 공중에 알려진 정보를 제외한다는 문구를 포함합니다. 또한, 보통 비밀정보로 제공하는 경우 “대외비” 또는 “confidential”이란 표시를 합니다. 문제는, 위와 같은 표식이 없는 문서로 전달된 정보, 문서가 아닌 구두로 전달된 정보 등을 어떻게 취급할지 여부입니다. 예를 들어, 미팅에 앞서 회의에서 공개된 모든 정보는 비밀정보로 취급하기로 약속하였다면 아무런 비밀표식도 없는 자료문서까지도 비밀정보로서 취급되어야 하는지 등등 문제됩니다. 실제 미국소송에서는 NDA에서는 보호대상 비밀정보의 범위를 “confidential” 표시를 하여 제공한 문서로 한정하였으나, 실제 공동연구개발 미팅에서는 중요한 실험데이터 등을 이와 같은 표시 없이 제공한 경우, 그 정보 및 자료를 NDA 보호대상에 해당하지 않는다는 판결한 사례가 있습니다. 제공자의 책임을 무겁게 본 것입니다. 이와 같은 경우에 대비하여, 흔히 NDA에서 구두제공 정보는 그로부터 30일 이내에 다시 비밀표식을 한 문서로 제공한다는 조항을 두고, 실제 실천하는 것이 실무적 대응방안입니다.

3. 제공받은 비밀정보의 사용권

NDA에는 제공된 비밀정보를 열람하고 사용할 수 있다는 점, 필요하다면 사용자의 범위 및 기간, 사용방법 등을 미리 명시적으로 규정해 두는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 제공받은 정보를 초기 열람한 후 필요 없다고 판단하여 해당 정보를 곧바로 반환하는 한편 그 이용을 명시적으로 거절하는 권리도 규정할 필요도 있습니다. 이와 같이 거절 및 협상 종료에 관한 사항을 명시적 규정해 두면 불필요한 분쟁을 피하는 방안이 될 것입니다. 또한, NDA 서두에 배경 및 목적을 기재하면 비밀정보 사용에 관한 불필요한 분쟁을 줄이는데 도움이 될 것입니다.

현실에서 가장 자주 발생하는 분쟁은, 비밀정보를 제공받은 후 그 정보를 활용하여 더 나은 파트너를 찾는 경우입니다. 예를 들어, 신제품 개발정보를 제공받은 후 납품 가격을 이유로 더 나은 조건을 제시하는 경쟁사를 물색하는 경우입니다. 이때에도 NDA가 정보제공자의 입장에서 상대방으로부터 자신의 권리를 지킬 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 반대로, 정보제공을 제안 받는 기업입장에서도 NDA가 불필요한 분쟁을 예방할 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 만약 분쟁이 빈발한다면 외부로부터 유용한 정보를 입수하기 어렵게 되고, 결국 경쟁력 저하로 연결될 것입니다. 따라서, 외부로부터 원활한 정보유입을 촉진하면서도 불필요한 분쟁을 피하려면, NDA에서 비밀정보의 사용권에 관한 규정을 적절하게 작성하고 이를 준수하는 것이 매우 중요합니다.

4. 비밀유지 기간

비밀정보를 공개하는 시기, 그 정보의 비밀유지 기간은 NDA의 기본적 사항입니다. 필요하다면, 비밀정보를 공개하는 시점, 그 정보를 공개하는 기간, 제공한 자료의 회수여부 및 시기 등을 구체적으로 정해두는 것도 좋습니다. 비밀유지 기간은 통상 5년, 7년, 10년 등이 있으나 경우에 따라서는 무제한의 비밀유지 의무를 부과할 수도 있습니다. 또한, 실무적으로 중요한 사항 중 하나는 회사 차원의 비밀유지 의무 이외에 구체적 담당자의 비밀유지 관리문제입니다. 해당 부서에서 다른 부서로 이동한 직원, 또는 퇴직한 직원에게도 비밀유지 의무 부과하는 것은 물론 회사 차원에서 그와 같은 점을 교육하고 관리하는 조치가 필요합니다.

KASAN_비밀유지계약 NDA, CDA 관련 실무적 쟁점 및 대응방안.pdf

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공익신고자 보호법 제8조 (공익신고의 방법) ① 공익신고를 하려는 사람은 다음 각 호의 사항을 적은 문서(전자문서를 포함한다. 이하 "신고서"라 한다)와 함께 공익침해행위의 증거 등을 첨부하여 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 제출하여야 한다.

1. 공익신고자의 이름, 주민등록번호, 주소 및 연락처 등 인적사항, 2. 공익침해행위를 하는 자, 3. 공익침해행위 내용, 4. 공익신고의 취지와 이유

② 제1항에도 불구하고 신고서를 제출할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 구술로 신고할 수 있다. 이 경우 증거 등을 제출하여야 한다. ③ 제2항의 구술신고를 받은 자는 신고서에 공익신고자가 말한 사항을 적은 후 공익신고자에게 읽어 들려주고 공익신고자가 서명하거나 도장을 찍도록 하여야 한다.

공익신고자 보호법 일부개정 2018. 4. 17. [법률 제15616호, 시행 2018. 10. 18.]

제8조의2 (비실명 대리신고) ① 제8조제1항에도 불구하고 공익신고자는 자신의 인적사항을 밝히지 아니하고 변호사로 하여금 공익신고를 대리하도록 할 수 있다. 이 경우 제8조제1항제1호에 따른 공익신고자의 인적사항은 변호사의 인적사항으로 갈음한다. ② 제1항에 따른 공익신고는 위원회에 하여야 하며, 공익신고자 또는 공익신고를 대리하는 변호사는 그 취지를 밝히고 공익신고자의 인적사항, 공익신고자임을 입증할 수 있는 자료 및 위임장을 위원회에 함께 제출하여야 한다. ③ 위원회는 제2항에 따라 제출된 자료를 봉인하여 보관하여야 하며, 공익신고자 본인의 동의 없이 이를 열람해서는 아니 된다.

국민권익위원회는 "향후 공익신고 사건이 최종 확정돼 범죄자들에게 벌금, 몰수, 과징금 등이 부과되면 공익신고자에게 심사를 거쳐 보상금과 포상금을 지급할 계획"이라고 밝혔다. 공익신고로 인해 재정적 수익이 발생하면 신고자에게 최고 30억원의 보상금을 지급할 수 있고 수익 증진이 없더라도 공익증진을 가져온 경우에는 신고자에게 최고 2억원의 포상금을 지급할 수 있다.

또한 공익신고자 보호법이 시행돼 신고자가 변호사의 도움을 얻어 자신의 이름 등을 기재하지 않고 공익신고를 할 수 있게 됐다. 점점 은밀해지는 제약회사 불법사례비를 근절하도록 내부자들이 공익신고를 적극적으로 해주길 바란다"고 밝혔다.

내부고발자 보호제도 - 미국 영업비밀보호법 DTSA의 내부고발자 면책 조항

미국 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)는 기존의 미국연방 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)을 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 영업비밀침해소송이 주지방법원 관할이었으나 신법에 따라 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원 관할로 변경되었습니다. 다만, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

또한, 미국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500만$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000만$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

또한, DTSA는 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

DTSA에서 가장 새로운 조항은 다음과 같은 내부고발자(whistleblower) 면책규정을 명시한 조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

§ 1833 Exceptions to prohibitions

(b) IMMUNITY FROM LIABILITY FOR CONFIDENTIAL DISCLOSURE OF A TRADE SECRET TO THE GOVERNMENT OR IN A COURT FILING.

(1) IMMUNITY - An individual shall not be held criminally or civilly liable under any Federal or State trade secret law for the disclosure of a trade secret that -

(A) is made -  

(i) in confidence to a Federal, State, or local government official, either directly or indirectly, or to an attorney; and

(ii) solely for the purpose of reporting or investigating a suspected violation of law;

불법행위, 경영비리 등 부정한 내용의 비밀정보를 무단 유출한 행위에 대한 책임 불인정 – 내부고발자 보호 및 면책 쟁점

우리나라 영업비밀보호법에는 미국 DTSA의 whistleblower immunity와 같은 내부고발자 면책조항이 없습니다. 그러나 명시적 규정은 없지만 비밀정보 보유자가 그 정보를 무단 유출하여 부정이나 비리를 고발하는 행위자에 대해서 영업비밀 침해책임을 묻는 것은 쉽지 않습니다. 그 이론적 내용을 간략하게 설명하고 일본 판결사례를 소개합니다.

사회적 유용성이 없거나 심지어 유해한 정보이지만 보유자에게는 큰 이익을 주거나 또는 경쟁자에게 유출될 경우 큰 손해를 볼 수 있는 정보가 있습니다. 예를 들면, 보유자의 탈세 정보, 분식회계, 장부조작, 경영자 스캔들, 입찰 담합정보, 추문 등의 정보입니다. 이와 같은 정보는 당사자에게 유용성이 있는 정보이고 비밀관리가 필요한 정보임에는 틀림없지만 건전한 거래질서 확립에 어떤 도움도 되지 않는 정보이므로, 유용성 결여를 이유로 보호대상인 영업비밀에 해당하지 않는다고 봅니다.

따라서, 영업비밀 보호대상 정보는 사회적 정당성 또는 유용성을 갖출 것을 요구합니다. 비밀정보 보유자에게는 유용하지만 사회적으로는 무용한 정보 또는 유해한 정보까지 보호대상으로 하는 것은 아닙니다. 영업비밀보호법은 영업비밀의 침해행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 규정하고 있고, 영업비밀을 보호하는 근본적 이유를 영업비밀보호를 통해 사회에 유익한 정보의 생산을 장려하고 촉진하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

정보 보유자에게는 큰 이익을 주는 정보로서 그 영업활동에는 유용하지만 사회에 유익하지 않은, 그리고 더 나아가 유해한 정보라면 굳이 영업비밀로 보호할 이유가 없습니다. 이와 같은 법제도의 목적으로부터 보호할 필요성이 있는 영업 비밀은 유용성이 있는 정보로서 공서양속에 반하지 않는 등 건전한 거래질서에 부합하는 정보일 것을 요건으로 함이 분명해집니다.

일본 판결 사례를 살펴보면, 부정하게 습득한 공공토목공사의 입찰가격 정보를 외부로 유출한 사건에서 공공토목공사의 입찰가 정보를 영업비밀로 보호하지 않았습니다. 공공토목공사의 입찰가 정보를 보유한 자는 그 정보로 이익을 얻고, 경쟁자가 입수할 경우 손해가 발생할 것이 분명하지만 이와 같은 정보는 공공토목공사 입찰의 공정성을 저해하는 정보로서 영업비밀로 보호되지 않는다고 판결하였습니다. 공서양속에 반하는 정보로서 유용성이 없다는 이유로 영업비밀성을 부정한 것입니다.

일본 판결의 다른 사례로는 이익률에 관한 2중 장부를 갖고 있다는 비밀을 누설한 사건이 있습니다. 이 사건에서 프랜차이즈 가맹점 사업주는 더 많은 이익을 얻기 위해 이익률에 관한 2중 장부를 유지하였고, 실제 이익률 보다 낮은 이익률 자료를 거래 대상자인 가맹점주들에게 제시하면서 영업하던 도중 이익률에 관한 진실한 장부가 유출되었습니다.

사업주가 실제 이익률 정보를 비밀로 관리하여 왔는데 그 비밀정보의 공개로 인해 손해가 발생했다고 주장한 사안에서, 일본 법원은 정보 보유자가 2중의 이익률 정보를 비밀로 관리하여 왔다고 하여도 영업비밀로 보호받을 수 없다고 판결하였습니다. 이러한 정보는 보유자나 경쟁자에게 어떤 유용성을 제공하는지 여부와 무관하게 사회적 유용성이나 건전한 거래질서 유지와는 무관한 정보이기 때문입니다.

KASAN_공익신고자, 내부고발자 보호, 면책, 변호사 대리 익명 공익신고제도 시행 - 불법행위, 경영비리 등을 내

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구조조정으로 종업원이 본인 의사와 상관없이 퇴직하는 경우에도 경쟁회사에 취업하지 않겠다는 전직금지 서약서를 반드시 지켜야 할까요? 결론적으로 비자발적 퇴직자에게 전직금지약정을 강제하기 어렵습니다. 회사에서 퇴사를 강요하는 한편으로 동종업계 경쟁업체에 취직하지 말라고 요구한다면 근로자의 직업선택의 자유, 전직의 자유 등 기본권을 과도하게 제한하는 것입니다. 그와 같은 전직금지약정은 형평과 정의에 반하여 무효인 계약입니다.

구조조정 사례는 아니지만 대구지방법원 2012. 4. 30.자 2012카합103 결정문에는 전직금지약정의 효력을 인정하지 않는 근거를 자세하게 설시하고 있습니다. 그 취지는 인력구조조정 사안에도 동일하게 적용된다 할 것입니다.

갑이 영어학원을 운영하면서 을, 병과 전직금지약정이 포함된 업무위임계약을 체결하였는데, 을이 퇴직 후 갑에 의하여 설립되어 위 영어학원 영업 일체를 양수한 정 주식회사 분원 맞은편 빌딩에서 영어학원을 개원하여 운영하고, 병도 퇴직 후 을이 개원한 학원에 근무하며 강의를 하자, 정 회사가 을, 병을 상대로 전직금지약정 위반이라고 주장한 사안에서, 법원은 위 약정이 아무런 대가 없이 을, 병에게 의무만 부과하는 것이었던 점, 피고용자 지위에 있던 을, 병이 약정 체결을 거절하기 어려웠을 것으로 보이는 점, 회사의 영업비밀 등에 관한 구체적 소명이 부족한 점, 을과 병의 퇴직 경위에 특별히 배신성이 엿보이지 않는 점 등에 비추어 위 약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것이므로, 민법 제103조에서 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 판단하였습니다.

위 결정문 중 요지를 인용하면 다음과 같습니다. "사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 등 참조)

전직금지약정이 근로자에게만 희생을 강요하는 불공평한 계약이 되지 않기 위하여는 전직이 금지되는 기간 동안 또는 그 이전에라도 근로자가 부담하는 의무에 대응하는 어느 정도의 보상이 제공될 필요가 있음에도 신청인은 이에 대한 아무런 대가 없이 피신청인들에게 일방적으로 의무만을 부담시키는 이 사건 전직금지약정을 체결한 점, 피고용자의 지위에서 위 전직금지약정의 체결을 거절하기는 어려웠을 것으로 보이는 점, 신청인만이 가지는 것으로 피신청인들에게 전달 내지 개시되었다고 볼 만한 영업비밀이나 독특한 지식 또는 정보에 관한 구체적인 소명이 부족한 점, 피신청인은 관계가 해소되면서 퇴사한 것으로 보이고 후임자에게 업무인수까지 하고 퇴사하는 등 그 퇴직 경위에 있어서 특별한 배신성은 엿보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 전직금지약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것으로, 민법 제103조 소정의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 봄이 상당하다."

비자발적 퇴직자에 대한 경업금지계약, 전직금지약정의 효력 vs 영업비밀보호약정의 효력 - 구별 포인트 및 실무적 대응방안

영업비밀보호약정과 전직금지약정은 다릅니다. 그런데, 퇴직자가 경쟁회사에 취업하여 종전과 같은 업무에 종사한다면 종전 회사에서 재직 중 알게 된 영업비밀을 사용하거나 또는 개시할 개연성이 높습니다. 소위 전직으로 인한 영업비밀의 개시불가피론(doctrine of inevitable disclosure)입니다.

따라서 종전 회사의 영업비밀을 보호하려면 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다. 전직금지의무를 부과해야만 합니다. 이와 같은 경우에는 영업비밀보호의무와 전직금지의무가 중첩되는 결과를 낳습니다.

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에도 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

위와 같은 특별한 경우를 제외하면, 경쟁업체로 전직하더라도 영업비밀을 누설하거나 사용하지 않는다면 영업비밀보호약정을 위반한 것이 아닙니다. 전직금지약정을 위반한 것인지 여부만 문제됩니다.

사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

참고로 미국판결을 간략하게 소개합니다. 펜실베니아 주 항소법원은 실적부진을 이유로 퇴직시킨 vice president가 경쟁업체로 이직한 사건에서 퇴직 전 자발적으로 서명한 명시적 전직금지 계약에도 불구하고, '비밀유지약정만으로 사용자의 이익을 보호하는데 충분하고 비자발적 퇴직자에게 경쟁업체 전직금지의무까지 부과할 수 없다'고 판결하였습니다.

판결문 중에서 흥미로운 부분 "it clearly suggests an implicit decision on the part of the employer that its business interests are best promoted without the employee"을 보면, 사용자가 종업원을 회사이익에 별 도움이 되지 않는다고 생각하여 사직하게 한 다음에 퇴직자가 경쟁회사로 전직하면 손해가 된다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 본 것입니다.

나아가 미국법원은 당사자가 체결한 전직금지계약에서 "for whatever reason whatsoever"와 같이 퇴직이유를 불문하고 경쟁업체 전직금지의무를 인정한다는 부담한다는 명시적 계약조항이 있다고 하더라도 마찬가지라고 판결하였습니다.

이와 같이 미국판례는 비자발적으로 퇴직한 종업원에게 bad faith, 즉 경쟁회사에 취직하여 종전 회사의 이익을 침해하려는 악의가 없는 경우에는 전직금지약정을 준수할 것을 강제할 수 없다는 입장입니다.

정리하면, (1) 구조조정 등 사유로 비자발적으로 퇴직한 경우에도 회사의 영업비밀보호의무는 있습니다. (2) 경쟁회사 전직금지 이외에 다른 대안이 없다면 일정한 대가지급 등 특별한 요건을 갖춘다면 전직금지의무도 인정됩니다. (3) 특별한 사정이 없다면 전직금지약정이 있다 하더라도 비자발적 퇴직자의 경우에는 그 효력을 인정받기 어려울 것입니다.

KASAN_사업부진, 구조조정 등 사용자의 사정으로 직원이 비자발적으로 퇴직하는 경우 전직금지약정, 경업금지약정이

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1. 실무적 쟁점

실제 소송까지 간 사건에서 회사와 해당 당사자가 재직 중 체결한 전직금지약정에서 정한 기간 그대로 인정한 사례는 거의 없습니다. 재판부가 사안마다 구체적인 사정을 종합적으로 판단하여 결정하지만 통상 서약서의 기간보다 짧게 인정하는 경우가 많습니다. 당사자로서는 객관적 기준이 없다고 불평할 수도 있습니다. 유사한 사례에 관한 판결을 자주 살펴보고 짐작하는 것 이외에 대안이 없습니다. 이제 다수의 판결이 축적되었기 때문에 이직하는 대상자의 직급, 사안의 중대성, 손해범위 등을 고려하면 전직금지 기간을 대강 맞추는 것은 어렵지 않습니다.

2. 전직금지기간을 정하는 원칙 – 기본적, 이론적 법리

대법원은 기본적으로 “사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 경업금지 약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다”고 보고 있습니다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결). 즉, 사안마다 구체적인 사정에 따라 달리 판단할 수 있다는 것입니다. 좋게 말하면 구체적 정의에 부합하는 결정을 한다는 것이지만, 나쁘게 말하면 일관된 기준이나 객관적 기준 없이 해당 재판부가 어느 정도 재량을 갖고 결정한다는 의미로 받아들일 수도 있습니다. 분쟁 당사자와 소송대리인 변호사로서는 위 대법원 판결에서 제시한 결정 요소들을 모두 잘 설명하고 입증하는 것이 필요하다 할 것입니다.

3. 서울고등법원 2013. 1. 14. 결정 2012라1474 가처분이의 결정 – 엘리베이터, 에스컬레이터 업종 고위임원의 이직 사례

가. 사실관계

전직한 임원 A는 전직금지가처분 신청회사 B에서 2005. 6. 15. 이사로 승진한 후, 2010. 5. 1.부터 퇴직 전까지 중국 자회사의 법인장(전무급)으로 근무하였습니다. 그런데 A는 2012. 2. 15. 사직한 후 얼마 지나지 않은 2012. 3. 19.경 같은 엘리베이터 등의 업종을 영위하는 C회사에 이직하여 2012. 4. 6.부터 대표이사로 취임하여 재직 중이었습니다. A는 2001. 9. 27. 기밀준수 및 경업금지 약정을 맺었는데, 여기에는 퇴직 후 2년간 동종업계로 이직하지 못한다는 규정이 있습니다.

나. 법원에서 전직금지기간으로 결정한 기간

법원은 “채권자의 보호가치 있는 이익의 중요성을 고려하더라도, 채권자와 C가 속한 업계가 국내외적으로 매우 치열한 경쟁상황에 처해 있어서 채권자를 비롯한 어느 한 회사가 현저하게 우월한 경영상의 정보를 가진 것으로는 쉽게 보이지 아니하는 점 등 여러 사정을 고려하면, 이 사건 약정에서 정한 2년의 전직금지 기간은 채권자의 이익 보호를 위하여 반드시 필요한 것으로 보이지 않는 반면, 채무자에게는 다소 과도한 제한을 가하는 것으로 볼 여지가 크므로, 이 사건에서는 퇴직일로부터 1년의 범위 내에서만 전직금지약정이 유효한 것으로 본다”고 판단하였습니다.

즉, 전직금지약정 기간 2년 중에서 1년만 인정하였습니다. 여기서, 반드시 주목해야 할 사항으로는 B회사가 전직 임원 A에 대해 퇴직 후 신속하게 전직금지가처분 소송을 제기하였기 때문에, 실제 법원의 가처분 결정으로 A로 하여금 C회사 업무에서 일정기간 동안 종사하지 못하도록 할 수 있었다는 사실입니다. 전직금지 기간을 어느 정도로 인정하는가도 중요하지만, 실제 당사자에게 전직을 금지하도록 강제한 기간이 얼마인지도 매우 중요한 고려요소입니다.

4. 의정부지방법원 2013. 4. 29. 결정 2012카합653 전직금지가처분 결정 – 의료기기 분야 연구개발 팀장 및 연구실무자 이직사례

가. 사실관계

전직한 팀장 B는 2001. 8. 20.경 신청회사 A에 입사하여 2011. 12. 31.까지 10년 4개월 간 근무하였고 퇴직 시에는 주력제품의 연구개발팀장으로 근무하였고, 전직한 연구원 C는 2006. 1. 2.경 입사하여 2012. 5. 31.까지 6년 5개월간 근무하였고 B의 지휘 아래 위 제품의 개발, 임상연구, 성능 및 유효성 평가 등의 실무를 담당하였습니다. 주식회사 D는 2011. 9. 14. 의료기기 제조 판매를 목적으로 설립된 회사인데, B는 2012. 2.경부터 C는 2012. 7. 9.부터 입사하여 근무하였습니다.

그런데 B와 C가 퇴직 시에 신청인 회사 A와 사이에 퇴직 후 2년간 경쟁업체로 전직하지 않겠다는 서약서를 작성하였습니다.

나. 법원에서 전직금지기간으로 결정한 기간

법원은 “신청인 회사의 보호가치 있는 이익의 중요성을 고려하더라도, 피신청인 B은 10년 이상, 피신청인 C는 6년 이상 의료기기 생산 업무에 종사해왔으므로 경쟁업체를 제외한 다른 업체로 이직하는 것이 사실상 어려운 점, 신청인이 피신청인에게 진직금지에 대한 별도의 대가를 지급하였다는 점을 소명할 자료가 부족한 점 등 여러 사정을 고려하여 보며, 이 사건 전직금지약정에서 정한 2년의 전직금지기간은 피신청인에게는 다소 과도한 제한을 가하는 것으로 보이므로, 이 사건에서는 퇴직일로부터 1년의 범위 내에서만 전직금지약정이 유효한 것으로 본다”고 판단하였습니다.

5. 청주지방법원 충주지원 2012. 8. 31. 결정 2012카합140 경업금지가처분 결정 – 연구개발 담당 과장 전직 사례

가. 사실관계

전직한 A 과장은 2005. 3. 31. 가처분 신청회사 B에 입사하여 초경합금 환봉소재 개발업무를 담당하다 2011. 11. 4. 퇴사한 후, 얼마 지나지 않은 2011. 11. 14. 경쟁업체에 취업하였습니다. A 과장은 B회사에 대해 퇴직 후 2년간 초경합금 환봉소재 기술인 NK-Series용 CP-NW, CP-W 기술, Endmill용 NK-Series 기술, Endmill 및 insert-tip용 IT-Series 기술 등에 관련된 동종 업종에 취업하지 않겠다는 서약을 하였습니다.

나. 법원에서 전직금지기간으로 결정한 기간

법원은 여러 사정에 비추어 이 사건 경업금지약정에서 정한 2년의 경업금지기간은 과도하다고 하면서, 그 경업금지기간을 이 사건 결정일로부터 약 6개월 후인 2013. 2. 28.까지로 제한하였습니다(즉, 퇴직일로부터 약 1년 3개월).

6. 서울중앙지방법원 2011. 1. 19.자 2010카합2402 결정

신청인 회사에 연구원으로 입사하여 연구센터에 소속되어 실험실 장치의 운영 및 LFP 합성 관련 연구업무 등에 종사하던 피신청인이 경쟁업체에 입사한 사건에서 전직금지약정의 효력은 인정되나 퇴직일로부터 1년으로 제한함

7. 서울남부지방법원 2010. 5. 25.자 2010카합188 결정

의약품류의 연구, 개발 등 업무에 종사하던 신청인이 경쟁업체로 전직한 사건에서 1년의 전직금지기간을 인정함

8. 광주지방법원 2010. 3. 12.자 2010카합144 결정

LED에 관한 연구, 개발 등 업무를 수행하던 채무자가 경쟁업체로 전직한 사건에서 전직금지약정에 따라 1년의 전직금지기간을 인정함

9. 수원지방법원 2010. 1. 12.자 2009카합455 결정

LED 제조기술을 개발 관리하는 업무를 담당하던 채무자가 경쟁업체로 전직한 사건에서 전직금지약정에 따라 1년의 전직금지기간을 인정함

10. 서울고등법원 2010. 1. 26.자 2009라610 결정

폴리실리콘 제조기술의 개발업무 등을 담당하던 채무자들이 전직한 사건에서 전직금지약정상 3년의 전직금지약정을 1년으로 제한함

11. 서울중앙지방법원 2009. 1. 5.자 2008카합3878 결정

반도체 및 LCD 제조장비 세정, 코팅 및 재생 관련 업무에 종사하던 피신청인이 경쟁업체로 전직한 사건에서, 1년의 전직금지기간을 인정함

12. 대전지방법원 2009. 4. 27.자 2009카합288 결정

폴리올레핀 연구개발업무를 수행하던 피신청인이 경쟁업체로 전직한 사건에서, 전직금지약정상 2년의 전직금지약정을 1년으로 제한함

KASAN_전직금지의무 기간 쟁점 - 전직금지, 경업금지 약정서에 기재된 기간 보다 짧은 기간의 전직금지의무 인정

1. 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 제1호, 같은 법 시행령 제3조 제1항에 의하면, 허위·과장의 광고는 사실과 다르게 광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 광고하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

한편 일반 소비자는 광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 그 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 한다.

상조서비스업을 영위하는 갑 주식회사 등이 그룹 홈페이지를 통하여 “보람상조는 유리합니다. …… 회사의 존폐와 관계없이 행사를 보장받으실 수 있는 행사보장제도 등 고객중심의 계약조건을 제시합니다”라고 광고(이하 ‘폐업 후 행사보장제도 광고’라 한다)하고, 중앙일간지에 14차례에 걸쳐 ‘아무나 믿고 맡길 수 없는 장례문제 - 대한민국 1등 상조이기에 안심입니다’라고 광고하면서, 뒤이어 ‘상조보증가입’ 사실을 선전함으로써 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 제1호가 규정한 허위·과장광고를 하였다는 이유로 공정거래위원회가 시정명령 및 과징금 납부명령을 한 사안에서,

위 폐업 후 행사보장제도 광고는 상조보증제도라는 용어를 직접 사용하지는 않았다고 하더라도, 이를 접한 일반 소비자에게 전체적·궁극적으로 갑 회사 등이 폐업한 후에도 상조보증제도를 통하여 정상 영업을 하고 있던 경우와 마찬가지로 상조서비스의 이행이 보장되는 것처럼 사실과 다른 인상을 형성하게 함으로써 상조서비스 제공 상품을 구매하려는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있고, 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 허위·과장광고에 해당함에도, 이와 달리 본 원심판결에 허위·과장광고에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

2. 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011두7991 판결

포장용 유리용기 제조업을 영위하는 갑 주식회사가 “글라스락은 내열강화유리로 특허를 받은 제품입니다” 등의 광고를 한 것에 대하여 구 표시·광고의 공정화에 관한 법률(2011. 9. 15. 법률 제11050호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 제1호에 해당한다는 이유로 공정거래위원회가 시정명령 등을 한 사안에서,

내열유리의 요건을 구체적으로 정의한 규정이나 내열유리 해당 여부를 판정하는 공식적 기준은 마련되어 있지 않으므로, 비록 갑 회사의 글라스락 제품이 한국산업규격에 설정된 내열유리에 관한 일부 품질기준을 충족시키지 못한다고 하더라도, 일반 거래관념상 어느 유리제품을 내열유리라고 지칭하는 것만으로 당연히 한국산업규격에서 정한 내열유리의 품질기준을 충족시킨다고 이해되거나 일반 소비자들이 같은 취지로 인식하고 있다고 볼 만한 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 갑 회사가 일반 유리에 비해 내열성이 강화되었다고 볼 수 있는 글라스락 제품에 관하여 ‘내열강화유리’라고 표시·광고하였다고 하여 곧바로 허위·과장의 광고가 된다고 단정할 수 없음에도 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

구 표시·광고의 공정화에 관한 법률(2011. 9. 15. 법률 제11050호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 제4호 및 같은 조 제2항의 위임에 따른 구 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령(2012. 9. 5. 대통령령 제24081호로 개정되기 전의 것) 제3조 제4항에 의하여 금지되는 이른바 ‘비방적인 광고’는 다른 사업자 등 또는 다른 사업자 등의 상품 등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 비방하거나 일부 불리한 사실만을 추출·왜곡하여 비방함으로써 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

식품 또는 그와 직접 연관된 제품의 안전성 또는 인체에 대한 유해성과 관련하여 소비자들이 고도의 경각심을 갖고 그 위험을 미리 회피하기 위하여 최선의 노력을 다하는 것은 소비자들에게 주어진 정당한 선택의 권리에 속한다고 보아야 하는 점에 비추어, 어떠한 식품이나 그와 직접 연관된 제품의 인체 유해성에 관하여 어느 정도 객관적 근거를 갖춘 우려가 제기되어 현실적으로 논란이 되고 있다면, 그 유해성이나 유해 수준이 과학적으로 명백하게 입증되지는 않았다고 하더라도 경쟁 제품이 갖고 있는 위와 같은 유해의 가능성 또는 위험을 언급하거나 지적하는 내용의 광고에 대하여 함부로 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 비방광고로서 금지하여야 한다고 단정할 것은 아니다.

KASAN_[표시광고분쟁] 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률 (표시광고법) 관련 최근 대법원 판결 몇 가지.pdf

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표시광고법 제3조(부당한 표시ㆍ광고 행위의 금지) ① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시ㆍ광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓ㆍ과장의 표시ㆍ광고

2. 기만적인 표시ㆍ광고

3. 부당하게 비교하는 표시ㆍ광고

4. 비방적인 표시ㆍ광고

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

시행령 제3조(부당한 표시ㆍ광고의 내용) ① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓ㆍ과장의 표시ㆍ광고는 사실과 다르게 표시ㆍ광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시ㆍ광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조제1항제2호에 따른 기만적인 표시ㆍ광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시ㆍ광고하는 것으로 한다.

③ 법 제3조제1항제3호에 따른 부당하게 비교하는 표시ㆍ광고는 비교 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 상품이나 용역(이하 "상품등"이라 한다)을 다른 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등"이라 한다)나 다른 사업자등의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시ㆍ광고하는 것으로 한다.

④ 법 제3조제1항제4호에 따른 비방적인 표시ㆍ광고는 다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시ㆍ광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시ㆍ광고하여 비방하는 것으로 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 부당한 표시ㆍ광고의 세부적인 유형 또는 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.

표시광고법 제5조(표시ㆍ광고 내용의 실증 등) ① 사업자등은 자기가 한 표시ㆍ광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증할 수 있어야 한다.

② 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반할 우려가 있어 제1항에 따른 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 사업자등에게 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따라 실증자료 제출을 요청받은 사업자등은 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 공정거래위원회에 제출하여야 한다. 다만, 공정거래위원회는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 연장할 수 있다.

④ 공정거래위원회는 상품등에 관하여 소비자가 잘못 아는 것을 방지하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제3항에 따라 사업자등이 제출한 실증자료를 갖추어 두고 일반이 열람할 수 있게 하거나 그 밖의 적절한 방법으로 이를 공개할 수 있다. 다만, 그 자료가 사업자등의 영업상 비밀에 해당하여 공개하면 사업자등의 영업활동을 침해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 공정거래위원회는 사업자등이 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요구받고도 제3항에 따른 제출기간 내에 이를 제출하지 아니한 채 계속하여 표시ㆍ광고를 하는 경우에는 실증자료를 제출할 때까지 그 표시ㆍ광고 행위의 중지를 명할 수 있다.

시행령 제4조(실증방법 등) ① 사업자등이 법 제5조제1항에 따라 자기가 한 표시ㆍ광고 중 사실과 관련한 사항을 실증)하기 위하여 시험이나 조사를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 또는 산업계에서 일반적으로 인정된 방법 등 객관적이고 타당한 방법일 것

2. 시험 또는 조사는 법령에 따른 시험ㆍ조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험ㆍ조사기관에서 할 것. 다만, 법령에 따른 시험ㆍ조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험ㆍ조사기관에서 시험ㆍ조사하는 것이 불가능하거나 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항제2호에 따른 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험ㆍ조사기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험ㆍ조사기관이 아닌 시험ㆍ조사기관으로 한다.

1. 사업자등 또는 사업자의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다)가 운영하는 시험ㆍ조사기관

2. 사업자등이 속한 기업집단의 범위(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조에 따른 기업집단의 범위를 말한다)에 속하였으나 같은 법 시행령 제3조의2제1항제2호에 따라 그 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 시험ㆍ조사기관

③ 공정거래위원회는 법 제5조에 따른 표시ㆍ광고 내용의 실증과 관련하여 실증자료의 요청, 심사 및 심사 결과에 따른 처리 등에 필요한 세부 사항을 정하여 고시할 수 있다.

시행령 제5조(실증자료) 사업자등은 법 제5조제3항 본문에 따라 실증자료를 제출할 때에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면에 그 내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 실증방법

2. 시험ㆍ조사기관의 명칭, 대표자의 성명ㆍ주소ㆍ전화번호(시험ㆍ조사를 하는 경우만 해당한다)

3. 실증 내용 또는 결과

4. 실증자료 중 영업상 비밀에 해당하여 공개를 원하지 아니하는 경우에는 그 내용 및 사유

시행령 제6조(실증자료의 공개) ① 공정거래위원회는 법 제5조제4항 본문에 따라 실증자료를 열람하게 하거나 공개하는 경우에는 소비자의 구매 선택에 필요한 정보를 요약ㆍ정리하여 할 수 있다. ② 법 제5조제4항 단서에 따른 영업상 비밀은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀로 한다.

KASAN_[표시광고분쟁] 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률 (표시광고법) 및 시행령 주요 조항 정리.pdf

앞서 설명한 것처럼 객관적 성능상 의료기기인가 여부와 상관없이 사용목적에 관한 표시광고의 내용에 따라 의료기기법이 적용되는 경우가 있습니다. 실무상 매우 중요한 사안이므로 다음과 같이 추가 설명합니다.

의료기기법상 의료기기에 해당하는지 여부는 의료기기법 제2조 제1항 소정의 목적으로 사용되는 것이면 족하고 객관적으로 그러한 성능을 가지고 있는가는 고려할 필요가 없으며, 사용목적은 기구 등의 구조와 형태, 표시된 사용목적과 효과, 판매할 때의 선전 또는 설명 등을 종합적으로 고려하여 결정합니다(대법원 1993. 3. 12. 선고 92도811 판결)

대법원에서 객관적으로 의료기기 성능을 가지고 있는가는 고려할 필요가 없고, 실제 그러한 성능을 갖고 있지 않더라도 해당 의료기기의 목적 및 표시된 효과, 판매할 때의 광고문구 또는 설명 등을 ‘종합적으로 고려’하여 의료기기법상 의료기기인지 여부에 대한 판단하면 된다고 판시한 점을 주목해야 합니다.

의료기기법상 의료기기는 허가 또는 신고를 받아야 하고 이를 위해 사전에 임상시험을 시행해야 하는 경우도 있습니다. 많은 비용과 시간이 소요되는 부담입니다. 따라서, 그와 같은 부담을 회피하려고 단순 공산품으로 제조 및 판매를 하면서도 사실상 의료기기라고 그 제품의 목적과 효능을 홍보하는 경우가 있습니다.

그와 같이 의료기기로 그 효능을 표방한다면 공산품이 아니라 의료기기로 보고 규율하기 때문에 해당 제품제조자 또는 판매자는 의료기기법상 의무규정을 준수해야 하고, 위반행위에 대한 법적책임을 진다는 것이 대법원 판결입니다.

의료기기법상 의료기기에 해당함에도 불구하고 허가 또는 신고를 하지 않고 의료기기를 판매, 임대, 사용 등을 한 경우 5년 이하의 징역 및 또는 2천만원 이하의 벌금에 해당하는 형사처벌을 받을 수 있습니다.

따라서 실무상 의료기기 해당 여부에 있어 가장 중요한 판단기준 중 하나는 판매할 때의 광고문구 또는 설명입니다. 소비자가 광고를 보고 의료기기로 오해할 수 있다면 의료기기로 보지 않을 방법이 없기 때문입니다. 실례로 질병 치료의 효과가 있는 것처럼 광고를 과장되게 하였으나 실제로는 제품의 질병 치료 또는 예방의 효과가 없다고 항변한 경우에도 법원은 그 주장을 배척하고 의료기기로 판단하여 책임을 물었습니다.

정리하면, 의료기기 또는 관련 제품은 그 광고 및 표시 방법이 매우 중요합니다. 표시 광고에 따라 법적 지위가 공산품에서 의료기기로 달라진다는 점을 유의해야 합니다.

KASAN_[의료기기분쟁] 의료기기법 적용대상 의료기기 해당여부 판단기준 – 사용목적에 관한 표시광고내용에 따라 의

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ETRI 특허권의 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 특허발명을 실시하는 Huawei사에 대해 제기한 특허침해소송이 각하(dismiss)되었습니다. License 계약이 존재하고 그 계약상 SPH America는 licensee라는 점이 분명한 상황에서 미국법원은 SPH America의 원고적격을 인정하지 않았습니다.

실무상 자주 다루는 쟁점이 아니기 때문에 변호사, 변리사 등 법률전문가도 간과하여 실수하기 쉬운 사항입니다. 그런데 법리상 미국 뿐만 아니라 우리나라 법에서도 소송을 주목적으로 하는 권리양도, 라이선스 등을 통해서는 licensee의 침해소송에서의 원고적격을 충족할 수 없습니다. 소위 소송신탁 금지의 법리가 적용되기 때문입니다.

수년 전 실제로 저희 사무소에서도, 일본 상표권자 회사와 한국 총판회사 사이에 체결된 상표사용 라이선스 계약이 있는 상황에서, 한국 총판, 라이선시가 국내회사를 상대로 제기한 상표권 침해소송에서 소송신탁의 위법성을 주장하여 소각하 판결로 승소한 사례가 있습니다. 참고로 상대방 일본 상표권자와 소송의 원고인 한국 총판회사의 소송대리인은 대형 법무법인이었고, 소송신탁 관련 쟁점은 전혀 염두에 두지 않았던 상황이었습니다.

실무상 어떤 상황이 민사소송법에서 금지하는 소송신탁에 해당하는지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇지만 송무전문 변호사 뿐만 아니라 지재권 실무자라면 반드시 염두에 두어야 중요한 사항입니다.

미국판결의 요점을 간략하게 설명하면, ETRI에서 미국특허권 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 실시회사를 상대로 로열티 협상을 하는 것은 문제 없지만, 특허발명을 실시하는 회사를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것은 소송신탁 금지 원칙에 반하여 위법합니다.

마찬가지로 우리 사무소 승소사안에서도, 국내 총판 라이선시가 국내 실시자에게 침해경고, 라이선스 협상을 하는 것은 문제 없지만, 그 단계를 넘어서 침해소송을 제기하려면 소송신탁에 해당하는지 여부를 면밀하게 검토한 후 진행했어야 합니다. 반대로 피고 실시자 입장에서는 침해소송의 상대방 원고가 형식상 라이센시라고 무조건 원고적격을 인정할 것은 아닙니다. 소송신탁으로 반격하여 승소할 수 있는 기회도 있습니다.

참고자료로 소송신탁 금지로 소각하 판결을 한 대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결 사안을 소개합니다.

다수의 제약회사들과 거래하던 도매상이 부도 나서 채권자단을 구성하여 그 중 일부 회사를 채권자 회사들의 대표로 선정하고, 자신들의 채권을 모두 양도한 다음, 채권자 대표회사가 부도난 도매상 채무자를 상대로 하는 소송을 제기하였습니다.

위 시안에서 법원은 소송신탁으로 위법한 소송이라는 이유로 소각하 판결하였습니다. 법리는 다음과 같습니다.

‘소송행위를 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도는 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 提訴에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다.

어떤 행위가 신탁행위일지라도 그 신탁목적이 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이 아니면 소송신탁으로서 금지되는 것은 아니다.

여기에 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이라고 함은 소송행위를 하게 하는 것 자체가 그 신탁목적의 주요한 부분을 구성하는 것이다.

신탁사무처리의 과정에서 수탁자가 우연히 또는 부수적으로 소송행위를 하는 경우에는 이를 신탁법이 무효로 보는 소송신탁이라고 할 수는 없다.’

KASAN_[특허분쟁] 특허권행사 목적의 특수목적 법인 설립 후 라이선스 계약 체결 라이선시의 특허침해소송에서

모든 라이선스 케이스에 적용된다고 단정할 수 없지만, 흥미로운 사례에 관한 미국 판결을 참고자료로 소개합니다. 라이선스 계약체결로 특허침해분쟁을 종결하였으나 약 6년 후 특허권자가 라이선시의 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기하자, 라이선시는 계약위반을 다툴 수 있지만 특허침해소송은 다시 제기할 수 없다고 주장한 사례입니다.

라이선스 계약에 현재 특허분쟁을 타결하고 장래 어떤 특허침해주장도 하지 않는다는 다음과 같은 계약 조항을 포함하고 있습니다. "Licensors and Licensee acknowledge that this Agreement is also a settlement of the Litigation and that when the Litigation is dismissed, the sole and exclusive further remedy between Licensors and Licensee shall be a remedy for breach of this License Agreement."

그럼에도 불구하고 미국 IOWA주 연방지방법원은 라이선스 계약위반을 원인으로 라이선스 계약이 종료되었음에도 여전히 특허권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다고 해석한다는 것은 불합리하다고 판결하였습니다.

즉, 라이센시의 계약위반에도 불구하고 계약에서 정한 the "sole and exclusive" remedy 조항이 모든 분쟁에 적용되어야 하고, 따라서 계약에서 정한 권리구제만이 가능하다고 해석하는 것은 인정될 수 없다고 판시하였습니다.

KASAN_[특허분쟁] 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 종결한 후 licensee의 라이선스 계약위반을 이유로 특

앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

1. 특허전용실시계약 체결 및 계약위반

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

2. 대법원 판결 요지

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, "설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다."고 판시하였습니다.

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

3. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

KASAN_[특허라이선스] 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 대

Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples을 간략하게 인용합니다.

• Examples of Patent Challenge Definition Clause

Example 1: “if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the validity, enforceability or scope of any of the patent rights under, then [a remedy will be triggered, such as termination of the license, doubling of the royalty rate, or some other event].”

Example 2: “in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise asserts any claim challenging the validity or enforceability of any licensed patent right in any court, administrative agency or other forum, then [a remedy will be triggered].”

Example 3: “any legal or administrative challenge to the validity, patentability, enforceability and/or non-infringement of any of the licensed patent or otherwise opposing the licensed patent.”

• Examples of Licensor’s Remedies

1. Right to Terminate the License

2. Increase in Royalty Rates

3. Liquidated Damages

4. Reimbursement of Legal Fees

KASAN_[특허라이선스] Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년.p

서울고등법원 판결 사안에서 기술이전회사 원고의 구 부경법 제2조 제1항 (차)목의 부정경쟁행위 관련 주장에 대해, 서울고등법원은 (차)목의 판단기준에 대한 법리를 다음과 같이 판시하였습니다.

"개정 전의 부정경쟁방지법은 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목이 정한 행위 유형만을 부정경쟁행위로 한정적으로 열거하는 이른바 ‘한정열거주의 방식’을 취하고 있었기 때문에 사회의 변화 등에 따라 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위를 적절히 규제하지 못하는 한계가 있었다.

이에 따라, 민법상 불법행위에 해당한다고 볼 수 있는 일반적인 부정경쟁행위, 즉 “경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위”를 포괄적으로 부정경쟁행위의 한 유형으로 추가하여(대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정 등 참조), 경쟁자들이 시장에서 공정하게 경쟁을 하는 데 기초가 되는 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 대한 보호의 공백을 없앰으로써, 공정하고 건전한 경쟁과 거래질서의 확립이라는 부정경쟁방지법의 목적을 제대로 달성하고자 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 신설된 것이다.

이와 같은 입법 취지에 비추어 볼 때, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단함에 있어서는,

① 보호되어야 한다고 주장하는 성과 등 (이하 ‘보호주장 성과 등’이라고 한다)이 ‘상당한 투자나 노력’으로 만들어진 것인지 살펴본 다음,

② 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등 제반 지식재산권 관련 법률과 민법 제750조의 불법행위 규정을 비롯하여 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계 내에서 보호주장 성과 등을 이용함으로써 침해되었다는 경제적 이익이 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다고 볼 수 있는지,

아니면 위와 같은 전체 법체계의 해석 결과 보호주장 성과 등이 누구나 자유롭게 이를 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속해 있는 것이어서 이를 무단으로 이용하더라도 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’을 침해한 것으로 볼 수는 없는지를 독자적으로 규명해 보고,

또한 ③ 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성되어 있는 관행과 질서 체계에 의할 때 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’이라고 평가되는 경쟁자의 행위에서 비롯되었는지도 살펴보아야 할 것이다.

보호주장 성과 등이, 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계에 의할 때 공공영역에 속하는 것으로 취급되어 이에 대해서는 더 이상 법적 보호를 하여서는 아니 되는 성질의 것인지, 아니면 위와 같은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 신설 전의 지식재산권 관련 법률들의 체계 등에서 각각의 특유한 요건을 충족시키지 못하여 그러한 법률들에 규정된 권리 등에 의해서는 보호받을 수 없었지만 이는 단지 법적 보호의 공백으로서 이러한 공백을 메우기 위한 민법 제750조의 불법행위 규정 등을 해석∙적용해 보면 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’으로서 법적 보호가 주어져야 하는 성질의 것인지를 규명하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지를 판단해야 한다.

그런데 앞서 본 것과 같이, 피고가 이 사건 공장을 건설하면서 이 사건 각 기술정보를 사용하였다 하더라도 구 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해에 해당한다고 할 수가 없고, 이와 같이 구 부정경쟁방지법에 저촉되지 아니하는 행위가 신의칙상 영업비밀 유지의무 위반이라는 등의 이유로 위법행위가 되기 위해서는 그것이 위법한 행위라고 볼 만한 특별한 사정이 있어야 하나(대법원 1996. 11. 26. 선고 96다31574 판결 등 참조). 이 사건에 그러한 특별한 사정이 있다고 보기는 어렵다.

한편, 피고가 ITB 도면을 EPC 업체들에게 제공한 행위와 관련해 보면, 그것이 공개행위로서 영업비밀 침해행위에 해당함은 앞서 보았는데, 이러한 공개행위를 두고 피고가 ‘자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 행위’에 해당한다고 볼 수는 없다.

결국, 이 사건 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수는 없다."

KASAN_[부정경쟁분쟁] 구 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (차)목의 보충성 판단 – 서울고등법원 2016. 4.

종합예술작품과 같은 복잡한 s/w에 해당하는 게임 s/w에 대한 저작권침해 및 부정경쟁방지법 위반 등을 주장하는 소송은 매우 복잡합니다. 최근 서울중앙지법 지재권 전담부 판결 중 게임 s/w 분쟁에 관한 상당히 중요한 판결이 공개되었습니다. 상세하게 잘 작성한 판결문은 그 자체로 흥미롭고 유익한 참고자료로 생각합니다. 일부러 시간을 내어 꼼꼼하게 여러 차례 읽어 보시길 권합니다.

1. 사실관계

외국회사 원고 A사는 2010년에 매치-3-게임(동일한 그림이 3개 이상 직선으로 연결되면 사라지면서 점수를 획득하는 게임)을 출시하였고, 2013년에 페이스북 플랫폼 게임 출시, 2014년 6월에는 카카오톡 플랫폼 모바일 게임을 출시하여 서비스하고 있습니다.

원고회사는 게임 s/w 저작물을 미국저작권청에 등록하였는데, 2013. 8. 19. 페이스북 버전, 2014. 4. 2. 안드로이드 버전과 iOS 버전을 각 등록하였습니다.

국내회사 피고 B사는 2014년 2월 카카오톡 플랫폼 매치-3-게임을 출시하여 서비스를 하고 있습니다. 외국회사에서 국내회사의 게임이 자사 게임을 모방한 것으로 저작권침해 및 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서, 서비스 중지 및 손해배상을 청구한 사건입니다.

2. 게임 s/w 저작권 관련 법리 및 저작권 침해 불인정

판결문을 인용하면 다음과 같습니다. "추상적인 게임의 장르, 기본적인 게임의 배경, 게임의 전개방식, 규칙, 게임의 단계변화 등은 게임의 개념, 방식, 해법, 창작도구로서 아이디어에 불과하므로 그러한 아이디어 자체는 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없고, 나아가 어떠한 아이디어를 표현하는데 실질적으로 한 가지 방법만 있거나, 하나 이상의 방법이 가능하다고 하더라도 기술적인 또는 개념적인 제약 때문에 표현방법에 한계가 있는 경우에는 그러한 표현은 저작권법의 보호대상이 되지 아니하거나 그 제한된 표현을 그대로 모방 한 경우에만 실질적으로 유사하다고 할 것이어서 위와 같은 아이디어를 게임화하는데 있어 필수불가결하거나 공통적 또는 전형적으로 수반되는 표현 등은 저작권법에 의한 보호대상이 될 수 없다.

나아가 게임의 전개방식, 규칙 등이 게임 저작물의 내재적 표현으로 인정되어 저작권의 보호대상이 되기 위해서는 그러한 게임의 전개방식, 규칙 그 자체 또는 그러한 것들의 선택과 배열 그 자체가 무한히 많은 표현형태 중에서 저작자의 개성을 드러내는 것이어서 표현으로 볼 수 있는 경우여야 할 것이고, 조작 및 표현의 한계, 승패를 가려야 하고 사용자의 흥미와 몰입도, 게임용량, 호환성 등을 고려하여야 한다는 점과 같이 게임 자체가 갖는 제약에 의해 표현이 제한되는 경우에는 특정한 게임방식이나 규칙이 게임에 내재되어 있다고 하여 아이디어의 차원을 넘어 작성자의 개성 있는 표현에 이르렀다고 볼 수 없고, 오히려 그러한 게임방식이나 규칙은 특정인에게 독점권이 있는 것이 아니라 누구나 자유롭게 사용하여 다양한 표현으로 다양한 게임을 만들 수 있도록 하여야 할 것이다."

"이 사건 원고 게임과 이 사건 피고 게임 중 중복되는 게임 규칙 부분은 저작권의 보호대상에 해당하지 아니하고, 이를 제외하고 저작권의 보호대상이 되는 구체적인 표현 부분 역시 실질적으로 유사하지 아니하므로, 이 사건 피고 게임은 이 사건 원고 게임의 저작권을 침해하지 않는다."

3. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위 판단

원고 주장 요지: "원고 게임은 오랜 경험과 노하우, 인적ㆍ물적 자원 등을 투입하여 만들어낸 결과물인데, 피고는 이 사건 원고 게임이 본격적으로 국내 시장에 진출하기 이전에 이 사건 원고 게임의 새로운 규칙과 표현형식 등을 모방하거나 혹은 극히 일부만 변형한 이 사건 피고 게임을 출시하여 이를 제공하고 있다. 이와 같은 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 해당함과 동시에 민법상 불법행위에 해당한다."

판결: "게임에서 다른 새로운 규칙을 추가하고 변형하여 이를 적용하기 위해서는 개발자의 창조성 및 그에 대한 노력이 필수적인 점에 비추어 보면, 원고가 이 사건 원고 게임 개발 과정에 많은 인력과 비용, 원고가 보유하고 있던 기술 및 노하우 등 유무형의 자산을 함께 투여하였음은 경험칙상 쉽게 알 수 있으므로, 이 사건 원고 게임은 원고의 상당한 투자 및 노력으로 만들어진 성과에 해당한다.

원고 게임에 기존의 매치-3-게임에 더하여 ‘기본 보너스 규칙’ 및 ‘추가 보너스 규칙’ 등을 포함한 많은 규칙을 최초로 도입하였는데, 이 사건 피고 게임에도 위 규칙들이 동일하게 적용되고 있는 점, 원고 게임은 2013. 4.경 개발되어 페이스북을 플랫폼으로 하여 출시되었는데, 이 사건 피고 게임은 그로부터 불과 10개월 정도 이후로서 이 사건 원고 게임이 국내 시장에 본격적으로 진출하기 이전인 2014. 2. 11.경 출시된 점, 피고 게임은 원고 게임에 의거하여 개발된 점, 비록 원고의 저작권을 침해하는 정도에 이르렀다고는 볼 수 없으나 그 표현의 방식, 사용되는 효과, 그래픽 등도 상당히 유사하고 이용자들이 거의 동일하다고 지적하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고 게임을 출시, 제공하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다."

4. 판결 주문

피고 게임 서비스 중지 + 손해배상으로 11억 6천만원 + 서비스 중단일까지 매월 8천 3백만원을 지급 명령 + 각 가집행할 수 있다는 판결

KASAN_[부정경쟁분쟁] 카톡 플랫폼 게임에 대한 저작권침해금지, 부정경쟁행위중지 및 손해배상청구 소송 판결 서

원심은 후발주자의 게임물이 선발 게임물에 대한 저작권 침해로 볼 수 없더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 금지하는 부정경쟁행위에 해당한다고 보았습니다. 그러나 서울고등법원은 원심판결을 뒤집고 후발주자 게임물은 부정경쟁행위에도 해당하지 않는다고 판시하였습니다. 게임물의 저작권 침해여부와 자유사용범위에 관한 상세한 판시사항을 담고 있는 장문의 판결입니다. 첨부한 판결문을 찬찬히 읽어보시길 권합니다.

위 항소심 판결 중 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 적용범위에 관한 판시부분을 인용하면 아래와 같습니다. 실무적으로 중요한 쟁점인데, 항소심 판결은 다소 모호한 판단기준을 제시하고 있다 생각합니다. 특히 (차)목의 적용 판단기준으로 예속적 모방 vs 직접적 모방이라는 생소한 대비개념을 제시한 부분은 선뜻 이해하기 쉽지 않습니다. 향후 대법원에서 항소심 판결의 판결요지를 그대로 유지할지 아니면 다른 기준을 제시할지 등 주목되는 부분입니다.

     - 항소심 판결 요지 –

“부정경쟁방지법 제15조는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등과의 관계에서 보충적인 지위에 있음을 분명히 하고 있으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 위 지식재산권법에 모순∙저촉되지 않는 한도 내에서만 지적 창작물을 보호할 수 있다.

지식재산권에 의한 보호의 대상이 되지 않는 타인의 성과 이용은 원칙적으로 자유로운 영역이므로, 그 이용을 규제하기 위해서는 일정한 합리성(사회적 타당성)이 인정되지 않으면 아니 된다.

그리고 이러한 합리성의 근거는 많은 경우 그 이용행위의 위법성, 즉 타인의 성과를 이용하는 행위가 경쟁사회의 공통규범인 경업자간의 공정하고 자유로운 경쟁의 확보라는 원칙에 비추어 상당하지 않은 것에 있다.

그러므로 지식재산권법에 의하여 보호되지 않는 타인의 성과인 정보(아이디어) 등은 설령 그것이 재산적 가치를 갖는다고 하더라도 자유로운 모방과 이용이 가능하다고 할 것이지만, 그와 같은 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 경우로서 그 지적 성과물의 이용행위를 보호해 주지 않으면 그 지적 성과물을 창출하거나 고객흡인력 있는 정보를 획득한 타인에 대한 인센티브가 부족하게 될 것임이 명백한 경우 등에는 그 와 같은 모방이나 이용행위는 허용될 수 없다고 할 것이다.

따라서 타인의 성과 모방이나 이용행위의 경과, 이용자의 목적 또는 의도, 이용의 방법이나 정도, 이용까지의 시간적 간격, 타인의 성과물의 취득 경위, 이용행위의 결과(선행자의 사업이 괴멸적인 영향을 받는 경우 등) 등을 종합적으로 고려하여 거래 관행상 현저히 불공정하다고 볼 수 있는 경우로서,

절취 등 부정한 수단에 의하여 타인의 성과나 아이디어를 취득하거나 선행자와의 계약상 의무나 신의칙에 현저히 반하는 양태의 모방, 건전한 경쟁을 목적으로 하는 성과물의 이용이 아니라 의도적으로 경쟁자의 영업을 방해하거나 경쟁지역에서 염가로 판매하거나 오로지 손해를 줄 목적으로 성과물을 이용하는 경우, 타인의 성과를 토대로 하여 모방자 자신의 창작적 요소를 가미하는 이른바 예속적 모방이 아닌 타인의 성과를 대부분 그대로 가져오면서 모방자의 창작적 요소가 거의 가미되지 않은 직접적 모방에 해당하는 경우 등에는

예외적으로 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 것으로 보아 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 타당하다.”

KASAN_[부정경쟁분쟁] 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 적용범위 – 킹닷컴 vs 아보카도 항소심 판결

대법원에서 전원합의체 재판이 아닌 소부(小部) 사건의 공개 변론을 한다는 뉴스입니다. 대법원은 앞으로 소부 변론도 꾸준히 확대할 예정이라고 밝혔습니다. 새로운 실무 변화인데 바람직하다고 생각합니다. 해당 사안도 흥미롭기도 하고 매우 중요합니다. 일시와 장소는 2019. 4. 11. (목) 11:30 제2호 법정입니다.

대법원 보도자료 일부를 인용하면 다음과 같습니다.

○ 모바일 게임 분야뿐만 아니라 게임산업 전반에 큰 파급력이 예상되는 이 사건 재판이 소부 변론에 회부됨으로써, 법정에서 관련 쟁점에 관한 치열한 논쟁이 오가는 공론의 장이 열릴 것으로 예상됨

- 글로벌 게임회사들이 개발한 게임들에 대한 침해사건으로 게임 저작권 분야에서 전세계적으로 주목을 끄는 사건임

- 팜히어로 사가(FarmHero Saga, 원고 게임)를 개발한 원고 킹닷컴(King.com)은 국내에서도 선풍적인 인기를 끌었던 캔디크러쉬 사가 게임의 개발사로 스타크래프트로 널리 알려진 Activision Blizzard社의 자회사이기도 함

- 포레스트 매니아(Forest Mania, 피고 게임)는 홍콩에서 설립된 젠터테인이 개발하였고, 한국에서는 피고가 퍼플리싱하고 있음

- 이 사건은 소제기 당시부터 게임업계와 게임 이용자들로부터 많은 관심을 받아왔고, 2017년 12월 대법원 특별소송실무연구회에서 위 쟁점을 주제로 세미나를 개최한 바 있음

대상 모바일게임 일부화면 비교

하급심 판단 요지

첨부: 대법원 보도자료

2017다212095_소부변론(보도자료).pdf

KASAN_[부정경쟁분쟁] 모바일게임 모방분쟁 대법원 2017다212095 저작권침해금지 등 청구 사건 대법원 소부

특허심판원 심결 요지 – 디자인적 사용, 상표사용 해당하지 않음. 권리범위에 속하지 않음

상표권자 주장 요지 vs 사용자의 반박주장 요지

특허법원 판결 요지 – 상표사용 해당하지 않음, 심결유지

확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의장식또는외장으로만인식되는데에그칠뿐, 수요자가 상품의 출처 표시로 인식하여 상표로서 기능한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

①피고는 세줄의 홈이 형성된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고 측 또한 등록상표의 출원 이전에 세줄의 홈을 형성한 배선덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았으므로, 보호덕트에 형성된 세줄의 홈 형상이 디자인적으로 기능하는 것은 명백하여 보인다.

②등록상표는 입체상표로서 판상조각에 반원 형상으로 세 개의 줄이 음각으로 형성되어 세 개의 가로로 길쭉한 홈이 형성되어 있는 외관을 가지고 있고, 언어적으로 ‘세줄의 홈’, ‘세줄홈’ 등으로 호칭, 관념될 수는 있어도, 일상적으로 흔히 접할 수 있는 세줄의 형상이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보기 어렵고, 지정상품인 배선함, 배전함 등과의 관련성도 크지 아니하므로, 등록상표의 세줄의 홈 형상은 그 출처표시 기능이 강하다고 보기는 어렵다. 원고도 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트에 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’와 같은 다른 문자 상표를 함께 사용하고 있고, 일반 수요자나 거래자도 원고의 상품의 상품표지를 주로 식별력이 있는 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’로 인식할 것으로 보인다.

③배선덕트에 표시된 세줄의 홈 형상은 등록상표의 출원일인 2004. 1. 6. 이전에 이미 원고 측이 아닌 A주식회사가 2001. 9. 12. 출원한 ‘배선용 보호닥트’에 관한 디자인에도 형성되어 있었고, 특히 원고 측은 1998. 5. 25. 최초로 세줄의 홈 형상이 표시된 전선보호관 등 배선기구와 관련된 디자인을 출원한 것으로 보이는데, 주식회사 B가 1996. 1. 25. 출원한 ‘칸막이 배선 개폐문’의 정면부의 상단 및 하단에 등록상표의 세줄의 홈 형상과 외관이 유사한 세줄의 홈 형상이 각각 형성되어 있으며, 칸막이 배선 개폐문은 배선을 보호하는 기구라는 점에서 보호덕트 등과 용도가 동일하여 유사한 상품에 해당한다. 결국 세줄의 홈 형상은 등록상표의 지정상품인 배선함 등 및 확인대상표장의 사용상품인 보호덕트와 동일·유사한 상품과 관련하여 원고 측이 세줄 홈 형상을 사용하거나 등록상표를 출원하기 이전부터 디자인의 한 요소로 채택되어 왔다.

④원고가 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년경부터 판매하여 왔고, 각종 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 강조하면서 광고하여 온 사실은 인정되나, 원고의 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트의 매출액이나 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없는 이상 그러한 사정만으로 세줄의 홈 형상이 원고의 상표로서 주지, 저명하다고 보기 부족하다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결

KASAN_[상표분쟁] 권리범위확인심판 – 입체상표 판단 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판

특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결 .pdf

피고들은, 원고가 등록상표의 상표권자일 뿐 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품과 관련한 영업을 하지 않았으므로, 피고 A의 대표이사인 피고 B의 동일 또는 유사표장 사용에 따라 원고에게 손해가 발생할 수 없다고 다툰다.

비록 원고가 C로부터 이 사건 상표권을 양도받은 2011. 7. 28. 이후 원고가 주장하는 상표권침해기간 동안 직접 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품에 해당하는 미세침이 부착된 의료용 롤러 제조·판매 영업을 하지는 않았다고 하더라도, 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 일반적으로 상표권자는 자타상품을 식별하기 위하여 자신의 상표를 자신의 상품에 사용하여 상표권자와 상표의 사용자가 일치하지만, 상표권자의 명시적 또는 묵시적 허락이나 동의하에 제3자가 상표를 사용하는 경우도 있는데, 등록상표는 상표권자인 원고와 상표사용계약을 체결한 D에 의하여 원고의 통제하에 사용된 것으로 보이고, 원고는 위와 같이 등록상표의 사용권을 설정하고 상표사용료를 받는 방법으로 이익을 얻어 왔는바, 이에 의하면 등록상표를 두고 등록만 된 채 실제 사용되지 않은 이른바 저장상표라고 볼 수는 없는 점, ② 등록상표는 위와 같이 실제 영업에 사용됨으로써 그 상표로서의 가치가 존재하고 그에 따라 등록상표의 사용에 대한 수요 또한 존재한다고 볼 수 있는 점, ③ 상표권자가 전용 사용권을 설정, 등록하면 전용사용권자는 그 등록상표를 독점 사용 할 권리를 가지게 되고 그 범위 내에서는 상표권자도 그 상표를 사용하지 못하므로 특별한 사정이 없으면 상표권침해행위로 인하여 전용 사용권 자에게 영업상의 손해가 발생하였는지 여부는 별론으로 하고, 상표권자에게 손해가 발생하였다고는 볼 수 없으나(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 참조),

상표사용계약에서 원고가 제3자에게 동일한 내용의 사용권을 설정하는 것을 금지하는 내용이 없는 점 등에 비추어 상표사용계약은 원고가 D에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정한 것으로 보이므로, 원고로서는 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해기간 중에 제3자에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정하고 사용료를 지급받을 수 있었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해행위로 인하여 원고에게는 적어도 등록상표에 대한 사용 허락을 통해 지급받을 수 있었던 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 봄이 타당하다.