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1.    등록디자인과 선행디자인 비교

2.    등록무효 심판청구인의 주장요지

(1)   통상의 디자이너가 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 선정한 다음, 여기에 선행디자인 1의 갑피부 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 용이하게 창작할 수 있음 

(2)   주 선행디자인 1에 선행디자인 4의 탄성밴드 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있음 

3.    용이창작 판단기준 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

4.    구체적 판단 요지

(1)   특허심판원 심결 – 용이창작성 인정, 디자인등록 무효 심결

(2)   특허법원 판결 요지 – 심결유지

차이점 관련하여, 신발코 부분의 세로 길이 또는 넓이의 차이, 신발 앞부분의 중창에 형성된 형상의 차이, 안창 뒷부분의 높이의 차이는 전체적으로 대상 물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 ① 선행디자인 1을 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하거나, ② 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 1과 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결

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1. 디자인보호법의 신규성 상실의 예외 조항

디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.

3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

2. 사안의 개요 - 디자인 출원 전 제품 판매로 디자인 공개 및 6월 이내 출원하여 등록 + 등록무효심판 절차에서 신규성 상실 예외 주장

(1) 출원 전 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였음

(2) 물품 구매한 소비자들이 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였음

(3) 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음

(4) 공지된 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록

3. 쟁점 – 신규성 상실 예외 적용의 절차적 요건 충족 여부

디자인등록 무효심판의 답변서를 제출 시 신규성 상실 예외 적용의 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출한 것인지 여부

4. 특허법원 판결요지

(1) 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고,

(2) 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다.

(3) 등록디자인에 관한 등록무효심결에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

(4) 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.

(5) 또한, 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

첨부: 1. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결, 2. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결

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(1)   상표법 제34조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기서 ‘공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’란 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 때의 상표뿐만 아니라, 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해한다면 그 상표도 포함된다고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조).

(2)   출원상표는 한글 ‘우리들’과 ‘병원’이 결합된 서비스표인데, ‘우리’보다는 가리키는 대상이 더 구체적이고 개별적이기는 하나 일상생활에서 ‘우리’와 ‘우리들’은 구분 없이 사용되고 있다. 이 단어는 ‘우리들 회사’, ‘우리들 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고, 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사와 접미사가 결합된 단어로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다.

(3)   따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 해당 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭고 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이다.

(4)   그런데 이 사건 출원상표인 ‘우리들병원’(이하 ‘상표 병원’이라 한다)은 자신과 관련이 있는 병원을 나타내는 일상적인 용어인 ‘우리들 병원’(이하 ‘일상용어 병원’이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 해당 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 상표 병원과 일상용어 병원 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 ‘우리들’이라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다.

(5)   이러한 결과는 ‘우리들’이라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리들병원’을 포함하는 이 사건 출원상표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반한다고 보아야 한다.

(6)   출원인 원고는, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 누구나 자유롭게 ‘우리들’ 또는 ‘우리들병원’이라는 단어를 비상표적으로 사용할 수 있어 일반인들의 자유로운 언어생활에 어떠한 불편이나 혼란을 끼친다고 할 수 없는 점을 고려하면 ‘우리’라는 단어가 아닌 ‘우리들’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표의 등록사용이 공공질서에 위배되는 것으로 보기 어렵다고 주장한다.

(7)   그러나 일반인들이 상표적 사용과 비상표적 사용을 쉽게 구별하여 해당 상표를 사용할 수 있다고 단정하기 어렵고, 이와 같이 구별하여 사용하도록 하는 것 자체가 일반인들의 자유로운 사용을 방해하는 것으로 판단된다. 오히려 원고는 이 사건 출원상표의 표장과 도형을 결합한 상표를 등록받는 방법 등을 통하여 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하거나 수요자의 이익을 보호할 수 있을 것으로 보인다. 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다

첨부: 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허1257 판결

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1.    디자인 유사 여부 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

또한 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후490 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조).

옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).

2.    용이창작 여부 판단기준

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021허3918 판결

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(1)   상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

(2)   따라서, 상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다.

(3)   이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.

(4)   특허심판원 심결 – 상표권자가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 상표사용사실을 인정하기 부족하고, 주장하는 상표사용 실적은 불사용취소 심판청구를 예상한 명목적 사용행위이다.

(5)   특허법원 판결 - 사용행위에 관하여 상표권자 원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허3192 판결

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