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1. 리폼 제품의 상품성 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, ‘상표의 사용’이란 상품에 상표를 표시하는 행위 등을 말하므로, 리폼후제품에 상표법을 적용하려면 그것이 상품에 해당하여야 한다. 저명한 상표가 표시된 고가의 상품은 리폼을 한 후에도 중고시장에서 거래되는 것이 실정인 점 등을 종합하면, 리폼후제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다.

2. 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제11호에 의하면, ‘상표의 사용’이란 ㉮ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉯ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위(나목) ㉰ 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

피고는 리폼전제품을 분해하여 그 원단, 부속품 등을 원자재로 재활용하여 절단, 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산하였다. 피고는, 리폼전제품의 원단에 표시되었던 원고의 상표가 그대로 리폼후제품에 표시되도록 하고 출처오인을 방지할 만한 조치를 하지 않음으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였다. 피고는, 원고의 상표가 표시된 상태채로 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상표가 표시된 상품의 인도’행위를 한 것이다.

결국 피고는 원고의 허락 없이 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 원고의 상표 표시 및 인도 행위를 하였다.

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제1호는 ‘상표’를 정의하면서 ‘자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장’이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품을 타인이 하는 ‘업무에 관련된 상품’과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행위’를 의미한다고 해석된다.

피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 리폼후제품을 생산하는 서비스를 제공하였으므로, 원고의 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이다.

4. 리폼 제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

대법원 판례에 의하면, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시기능을 한 경우에 한하여 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있고, 출처표시기능을 하는지 여부는 일반수요자 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게만 인도하였고 리폼주문자는 리폼후제품의 출처가 원고가 아님을 알았을 것이므로, 리폼주문자의 관점에서는 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 없다. 그러나 리폼후제품이 양도, 인도 또는 전시 거래의 목적물이 될 경우 그 상대방인 일반수요자들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것으로 오인할 염려가 있으므로, 일반수요자의 관점에서 볼 때, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 출처표시기능을 한다.

5. 리폼 제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

피고의 주장은, 원고는 리폼전제품을 판매함으로써 리폼전제품에 대한 상표권이 소진되었는데 리폼후제품은 리폼전제품과 동일성의 범위 내에 있으므로 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은, 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품이므로 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다는 것이다.

상표권 소진에 관한 대법원 판례(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결)에 의하면, 상표권자가 자신의 상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 소진되므로, 당해 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 없고, 당해 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공을 하여 실질적으로 새로운 상품을 생산한 경우에는 새로운 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

리폼전제품과 리폼후제품을 비교할 때, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 완전히 달라서 리폼전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능하므로, 피고는 리폼전제품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 새로운 상품을 생산한 것이고, 따라서 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

피고의 주장은, 리폼전제품을 구매한 소비자는 직접 리폼을 하기 어려우므로, 피고와 같은 사업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없는데, 피고가 그 소비자의 주문에 따라 리폼하는 것을 상표권 침해라고 하면 소비자의 자유를 침해하는 결과가 되기 때문에, 피고의 리폼은 상표권 침해라고 할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

민법의 해석상 사회상규상 허용되는 행위는 정당한 행위이므로 위법하지 않다. 원고로부터 리폼전제품을 구입한 소비자는 신체, 기호, 취미 등에 맞도록 개인화하기 위하여 리폼전제품을 변경할 필요가 있고, 이러한 변경을 위하여 피고와 같은 전문가의 조력을 받을 필요가 있기는 하다.

그러나 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품인 점, 누구든지 자신의 영업과 관련이 있는 범위에서는 상표권자의 허락 없이 그 상표를 사용할 수 없는 점, 피고는 리폼후제품에 ‘리폼함, 재생품임, 재활용품임’ 등의 표시를 함으로써 출처오인을 방지할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 원고의 상표를 사용한 행위는 사회상규상 허용되는 정당한 행위로 볼 수 없다

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(1)   이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다. ① 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다. ② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다.

(2)   기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.

(3)   낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다.

(4)   주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조). 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.

(5)   소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척) -  피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 ① 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하고, ② 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다.  따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당한다.

(6)   이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다.

(7)   설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

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1.     사안의 개요 - 골프클럽 국내 독점총판 있는 상황에서 병행수입업자가 그 홈페이지에 제품사진, 이미지를 게재, 사용하고, 동일 유사한 설명문안을 게재, 사용함

2.    원고 국내 독점총판의 주장 요지  

제품 사진, 홍보물 이미지, 설명문안, 요약문구는 원고가 독창적으로 제작한 것으로서 창작성이 있는 저작물에 해당한다. 피고들은 원고의 허락 없이 원고 제품 사진 및 홍보물 이미지와 동일한 피고들 제품 사진 및 이미지를 사용하고, 원고 제품 설명문안 및 요약문구를 번역하여 피고 설명문안 및 요약문구를 사용하였다. 따라서 원고의 저작권을 침해하였다. 골프클럽을 판매하면서 원고 제품 사진 등을 무단으로 사용하고 병행수입제품이라는 표시를 하지 않았다. 피고들의 행위는 원고의 소비자들로 하여금 피고들의 영업을 원고의 정식 한국판매대리점의 영업으로 오인·혼동하게 하므로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목에 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 원고 제품 사진 등은 원고가 오랜 기간 노력하여 만든 성과물이다. 이를 무단으로 사용한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목에 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

3.    피고 병행수입업체의 주장 요지

원고 제품 사진과 홍보물 이미지는 광고라는 기능적 목적을 달성하기 위한 것으로서 누가 촬영하더라도 같거나 비슷하므로 창작성이 인정되지 않는다. 원고 제품 설명문안은 단순히 제품의 기능과 제원을 표시하고 설명한 것에 지나지 않으므로 창작성이 인정되지 않는다. 제품 설명 문구는 그 표현에 창조적 개성이 있다고 보기 어렵다. 제품 사진 등은 소비자로 하여금 원고의 제품임을 인식할 수 있을 정도의 식별력을 갖추고 있지 않으므로 타인의 영업임을 표시한 표지에 해당하지 않고, 주지성이 인정되지 않는다. 피고들은 판매 사이트에 병행수입 또는 직수입이라고 명시하였으므로 소비자들이 피고들의 영업을 원고의 정식 한국판매대리점의 영업으로 오인·혼동할 가능성이 없다. 원고 제품 사진 등은 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물에 해당하지 않는다. 원고 제품 사진 등은 골프클럽 광고물에 사용되는 일반적인 표현방법이므로 공공영역에 해당한다. 피고들이 원고 제품 사진 등을 사용한 행위는 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하지 않는다.

4.    서울중앙지법의 판결 요지 – 병행수입업체 승소

(1)   제품 사진 및 홍보물 이미지에 위와 같은 촬영자의 개성과 창조성이 드러나는 표현이 있다고 인정하기 부족하다. 원고 제품 사진 및 홍보물 이미지가 전문가가 아닌 일반인이 촬영한 사진보다는 더 선명하고 명암대비도 뚜렷하게 이루어져 있다고 볼 수 있으나, 이러한 특징 또한 타사 골프클럽의 홍보 사진에서도 마찬가지로 표현되고 있는 등 광고 사진에서 요구되는 일반적인 특징으로 보이고, 단지 제품의 차이로 인한 특성에서 구별이 이루어지고 있는 것에 불과해 보인다.

(2)   부정경쟁방지법상 (파)목은 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

(3)   파목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결 참조).

(4)   원고 제품 사진 및 홍보물 이미지는 앞서 본 것처럼 저작권법에서 요구하는 창작성은 인정되지 않지만 원고가 그 결과물을 만들어 내는데 상당한 투자나 노력을 들였을 여지는 있어 보인다. 그러나 병행수입 제품의 판매 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위이고, 병행수입업자는 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 할 수 있는 점(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결 참조), 병행수입업자가 정당한 판매행위를 하면서 제품의 제조자가 제품을 홍보하기 위해 제품을 그대로 촬영하여 공개적으로 게시한 사진을 광고에 사용하더라도 그 사진 자체의 저작권을 침해하지 않는 이상 제조자의 이익에 반한다고 보기 어려운 점, 이러한 사진 사용 행위가 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 없고 오히려 소비자들에게 제품에 대한 정확한 정보를 전달하는데 부합하는 점 등을 종합하여 보면, 피고들이 원고 제품 사진 및 홍보물 이미지를 사용한 것이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 보기 어렵다.

첨부: 서울중앙지방법원 2022. 8. 26. 선고 2020가합576954 판결

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(1)   이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다. ① 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다. ② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다.

(2)   기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.

(3)   낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다.

(4)   주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조). 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.

(5)   소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척) -  피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 ① 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하고, ② 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다.  따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당한다.

(6)   이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다.

(7)   설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

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1.    구체적 사안의 판단

(1)   피고 제품은 특허 제1항 발명의 구성요소 4를 제외한 모든 구성요소를 포함하고 있는 제1항 발명의 물건인 캠 고정 클램프를 구성하는 핵심적이고 본질적인 구성요소이고, 그 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 해당한다고 보아야 한다.

(2)   피고 제품이 그 자체로 범용성이 있는 물건이라고 보기는 어렵고, 사정이 이러함에도 피고는 피고 제품이 객관적으로 제1항 발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하고 있지 않으며, 다만 피고 제품은 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고만 주장하고 있다(만약 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다면 이는 다용도의 제품으로서 전용성을 결여한 것으로 볼 여지가 크기는 하나, 이하에서 살펴보는 것처럼 피고의 위 자유실시기술 주장은 받아들이기 어려운 것이다). 그 밖에 달리 피고 제품이 사회통념상 통용되고 승인할 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고도 볼 만한 자료가 없다.

(3)   피고 제품은 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품으로 보이기는 한다. 그러나 제1항 발명의 어셈블리는 제1항 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 제1항 발명의 캠 고정 클램프의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원고는 원고의 제품군을 구매하여 사용하고 있는 고객들의 편의를 위해 스터드/소켓 어셈블리만을 따로 제조․판매하고 있었다.

(4)   피고 제품은 제 항 발명의 물건인 1 캠 고정 클램프의 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 속하는 이상, 피고는 피고 제품을 제조(생산)․판매(양도)함으로써 제1항 발명에 관한 특허권에 대한 간접침해행위를 하였다고 보아야 한다.

2.    법리 - 간접침해 기준

(1)   특허법 제127조 제1호는, 업으로서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하는 경우에 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

(2)   특허법 제127조 제1호의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 “생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

(3)   그리고 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).

(4)   특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조․판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).

(5)   이와 같이 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장․증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).

(6)   다만 위와 같이 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해의심제품’이라 한다)이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해자가 자신이 공급한 침해의심제품이 객관적으로 특허발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에 특허권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 참조).

3.    소모부품 관련된 본 장비의 특허권 소진 여부

(1)   물건의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 참조).

(2)   이에 특허발명이 구현된 장비를 구매한 다음 그 장비를 위한 단순부품을 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다. 위와 같은 단순부품에 해당하는 피고 제품을 제조하여 위 반도체 생산업체들에 판매한 행위가 위 각 특허권에 대한 간접침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

(3)   그러나 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조․판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다.

(4)    원고의 제품군을 구입한 소비자가 피고 제품 어셈블리로 교체하는 경우 그 교체 후의 제품이 동일성을 유지한다고 보기 어렵고, 그 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이다.

(5)   특허권 소진론 적용 불가

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결

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