4.연구비 부정집행 – 부정집행한 연구비 회수(정산)도 가능할 뿐만 아니라 연구비 환수처분, 참여제한, 제재부과금 처분 등 제재조치 대상, 추가로 참여기간 합산방식을 명확히 하여 제재수위 강화 - 부정집행이 행해진 모든 연구과제들의 참여제한 기간(과제당 최대 5년)을 합산하도록 통일(현재는 전문기관이 임의로 결정)- 비영리기관 대상으로도 참여제한 가능
제재조치 가이드라인에서 해당부분
5. 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우
(1)연구비를 해당 과제의 연구수행에 사용하였지만 실수 또는 부주의로 인한 증빙서류 미비, 연구비 사용계획 변경 시 전문기관 미승인 등 경미하게 규정을 위반한 경우 등은 용도외 사용으로 볼 수 없으므로 제재조치대상이 아니며 공동관리규정 별표2의2 (‘2. 부당집행으로 회수되는 금액의 범위’)에 따라 정산을 통한 회수를 진행해야 함
(2)과제가 종료되었다 하더라도 이후 사유가 발견되었을 경우 재정산하여 회수할 수 있음
(3)(일시)전용인 경우에는 연구개발이 미치는 정도, 전용횟수(적발횟수) 또는 피해회복 여부를 고려하여 참여제한 및 환수금액을 감면할 수 있음 - (일시)전용이란 적발되기 전 용도 외 사용 금액이 연구개발비 계정에 이미 회복된 경우 뿐만 아니라, 적발 전에 본래 용도대로 사용된 경우를 포함 - 여기서 말하는 ‘적발하였을 때’란 중앙행정기관 및 전문기관의 자체 조사, 수사기관, 국가권익위원회 등의 고지, 민원제기 등 사유를 불문하고 중앙행정기관이나 전문기관이 용도외 사용 사실을 정확히 인지하였을 때를 의미함
(4)다음의 경우는 제재 양정을 결정함에 있어 감면사유로 고려할 수 있음
A.수행기관이 자발적으로 용도 외 사용 사실을 확인하여 보고한 경우
B.적발 이후 용도 외 사용금액을 원상에 회복한 경우
C.과제 종료 후 용도 외 사용 사실이 확인된 경우로서, 용도 외 사용금액을 공탁하는 등 자발적으로 반환한 경우
(4)권리범위 확인심판을 청구할 때 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하여야 하나, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 참조), 확인대상발명도 별지 등의 형태로 심결에서 주문의 일부가 되므로 간결하고 명확하게 적는 것이 바람직하다(특허법 제42조 제4항 제2호도 참조).
(5)방법발명의 특허권자가 어떤 물건이 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이라고 주장하면서 물건발명을 확인대상으로 삼아 권리범위 확인심판을 청구할 수는 있다(이른바 ‘간접침해’에 관한 특허법 제127조 제2호, 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결 등 참조).
(6)특허권자가 ‘심판청구 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다’는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하고 있지 아니한 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다.
(7)이때 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).
(8)특허법 제135조에서 정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명이라면 그 물건을 생산․사용․양도․대여․수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건 발명과 같은 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명에 대한 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 참조).
(9)마찬가지로, 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판 대상으로서 확인대상발명이 되는 것은 아니다.
(10)특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구 대상이 되는 확인대상발명은 그 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하여야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 확인대상발명이 특정되었는지는 확인대상발명 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있다면 확인대상발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 참조).
(11)물건발명은 원칙적으로 발명 대상인 물건의 구성을 기재하는 방식으로 특정하고 청구범위에 그 물건을 사용하는 방법을 기재하였더라도 그 사용방법이 특별히 물건의 구조나 성질 등을 한정하는 요소가 아닌 한 청구범위 해석이나 발명의 동일성 판단에 고려할 것은 아니다.
(12)방법발명에서는 그 방법을 사용하는 행위 등이 방법발명 실시에 해당하나[특허법 제2조 제3호 (나)목 참조],2) 물건발명에서 물건을 어떻게 사용할지는 물건이 완성된 연후의 문제이므로, 사용방법에 관한 기재가 물건 자체를 특정하는 데 필요하다고 인정되는 경우는 많지 않을 것이다(특허법 제42조 제6항, ‘제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석’에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).
(1)심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적․절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장․증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리․판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).
(2)특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).
(3)특허권의 권리범위확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).
(4)확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).
(1)사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
(2)사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
(3)이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
(4)사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
(5)직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
(6)사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
(7)사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
(8)직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
(9)그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
직무발명 보상금의 계산식
(1)보상금 액수= 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2)사용자가 얻을 이익= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3)초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 •배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
일반 소비자에게 판매되는 제품이 아니라 반도체 제조장비와 같이 보안이 엄격한 공장의 생산라인에 설치되는 장비에 사용되는 기술이라면, 그 실체를 확보하여 구체적 기술내용을 알기 어렵기 때문에 특허침해의 증거를 확보하는 것은 매우 어렵습니다. 특허침해를 주장하는 특허권자에게 특허침해 입증 책임이 있는 것이므로, 단지 침해혐의만으로 상대방에게 관련 사실이나 기술자료를 제출하라고 주장하는 것은 공허한 외침에 불과할 뿐입니다.
따라서, 강제적 증거수집이 반드시 필요합니다. 그런데, 우리나라 민사소송법에서 허용하고 있는 증거보전신청은 현재까지 그 실효성에 관한 여러 가지 의문이 있습니다. 그렇다면, 대안으로 형사법상 압수수색 등 강제수사를 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있지만, 적어도 그 특허침해의 범죄혐의가 어느 정도 입증되어야 가능할 것이므로, 그 전제 조건을 충족하는 것이 현실적으로 매우 어려운 일입니다. 사실상 비밀리에 특허침해를 하고 있다면, 그것을 법적으로 입증하는 것이 매우 어렵거나 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많습니다.
또 다른 문제로는, 그 장비의 제조업체만이 특허침해 혐의자인 것이 아니라 그 사용자인 구매자도 특허침해 혐의자에 해당합니다. 그렇지만, 특허권자는 고객사인 대기업을 특허침해 혐의자로 거론할 수 없는 것이 현실입니다. 그렇기 때문에 구매회사의 생산라인에 직접 들어가 증거수집을 시도한다는 것은 현실적으로 사실상 불가능합니다.
특허권자는 이와 같이 특허침해 혐의는 있지만 직접 증명하기 어려운 경우 무리한 입증을 시도할 개연성이 있습니다. 그러나, 아무리 증거수집이 어렵다고 하여도 민사소송법상 적법한 절차를 통해 증거수집을 하여야 합니다. 여기서 소개하는 사건과 같이 무리한 수단을 사용하면 오히려 역풍을 맞게 됩니다.
삼성전자에 LCD 분야의 검사장비를 납품하는 A사와 B사는 경쟁회사 관계입니다. 양사는 모두 삼성전자와 NDA를 체결하고 있을 뿐만 아니라 각각 검사장비에 관한 특허권을 보유하고 있습니다. 위 NDA에는 비밀정보에 관하여 계약기간 동안은 물론 계약기간 만료 후에도 일정기간, 중도해지의 경우에도 일정기간 비밀유지 의무를 부과하고 있습니다. 통상 비밀유지약정은, 그 계약의 효력존속기간은 물론 그 종료 이후에도 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 또한, 어떤 사유로 당사자 사이에 문제가 생겨 그 계약을 중도 해지하는 경우에도 이미 제공한 비밀정보에 관한 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 언뜻 과도한 의무를 부과하는 것처럼 보이지만, 통상 비밀유지 의무의 특성상 이와 같은 장기간의 의무를 부과하는 것을 허용하고 있습니다.
A사가 삼성전자에 특정 검사장비를 납품하자 경쟁회사 B사는 그 검사장비가 자신의 특허권을 침해했다는 이유로 민형사상 특허소송을 제기하였습니다. 이때 B사는 특허발명과 A사 제품의 사진을 첨부하여 그 특징을 비교하면서 특허침해 주장을 하였습니다. 그런데, 특허침해를 주장하는 B사 특허가 무효로 확정됨으로써 A사 승리로 종결되었지만, 후속 분쟁으로 A사 영업비밀 침해소송이 제기되었습니다.
핵심쟁점은 B사가 시중에 판매한 적이 없는 A사의 제품을 어떻게 입수하였는지, 그 기술정보를 어떻게 입수하였는지 문제입니다. A사는 B사가 자신의 영업비밀을 부정 취득하여 경쟁제품을 제조하여 삼성전자에 납품하였다고 영업비밀침해로 인한 손해배상청구 소송을 제기한 것입니다.
서울중앙지방법원은 A사가 삼성전자와 체결한 NDA 내용, A사 제품이 보안이 엄격한 삼성전자 생산라인에 설치된 적은 있으나 일반 공중에 공개된 적이 없는 제품이라는 점, B사가 그 제품의 입수 경로를 명확하게 밝히지 못한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, B사는 A사 제품의 샘플을 부정 취득한 것으로 인정된다고 판결하였습니다.
결론적으로, A사 신제품 기술은 공지된 적이 없으며 비밀로 관리되어 온 점 등을 볼 때 영업비밀에 해당하고, B사는 A사의 그 영업비밀을 침해하였다고 인정한 것입니다.
B사 입장에서는 경쟁회사 A사의 신제품이 자신의 특허권을 침해하는지 판단하기 위해서는 A사 신제품 기술내용을 알아야 합니다. 그 제품을 입수해 구체적으로 비교해 보는 것이 가장 확실한 방법입니다. 그런데, 시중에서 정상적 유통경로로 구입할 수 없는 제품을 위법한 방법으로 입수한 경우에는 상대방의 영업비밀을 침해할 우려가 높습니다. 타사의 영업비밀을 침해한 경우 엄중한 민형사상 책임을 지게 됩니다. 설상가상으로 본 분쟁사안에서는 B사는 자신의 특허가 무효로 확정되었으므로, 특허권 행사는 성과 없이 실패하고 그 과정에서 영업비밀 침해책임만 지게 된 상황입니다. 이와 같은 최악의 상황을 피하려면 특허소송뿐만 아니라 영업비밀 보호에 관한 실무까지 폭넓게 볼 수 있어야 합니다.
