(3)선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었음. 신규성 상실
3.대법원 판결 요지
(1)최초 납품한 선행발명은 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며,
(2)또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고,
(3)나아가 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때,
(4)선행발명은 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.
(5)특허법원 판결 파기환송
4.기본 법리
특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).
확인대상발명의 설명서 및 도면에 불명확한 부분 포함됨 - 확인대상발명은 가이드본체의 ‘가이드홈’의 형상에 관하여 도면에는 인접하는 파일들이 겹침부(w)를 갖도록 ‘반원의 일부’로 도시되어 있는데 그 설명서에는 ‘반원’으로 기재되어 있으므로, 확인대상발명의 설명서에는 불명확한 부분이 존재한다.
2.기본 법리 – 확인대상발명 특정 기준
특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.
다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).
3.구체적 사안의 판단 요지 - 확인대상발명 특정 인정
(1)제1항 발명의 청구범위에는 안내 라인의 홀형상에 관하여 ‘반원’인지 아니면 ‘반원의 일부’인지에 대해 아무런 기재가 없으므로 확인대상발명의 가이드홈의 형상은 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는데 아무런 영향을 미치지 아니하는 점
(2)특허발명이나 확인대상발명과 같이 다수개의 파일로 이루어진 연속벽을 시공함에 있어 파일들의 배치방식은 서로 겹침부가 형성되도록 배치할 수도 있고 겹침부가 없이 서로 독립적으로 배치할 수도 있는데, 두 배치방식 모두 당해 기술분야에서 널리 사용되는 일반적인 배치방식에 불과하므로, 확인대상발명은 가이드홈의 형상을 그 설명서의 기재와 같이 ‘반원’이라고 특정하더라도 기술적으로 특별한 문제가 없는 것으로 보이는 점
(3)확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4가 결여되어 있어 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 제2, 3항 발명은 모두 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4를 포함하고 있어 피고가 특정한 확인대상발명에 일부 구성이 명확하지 아니한 부분이 포함되어 있다고 하더라도 나머지 구성만으로도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 충분히 판단할 수 있다는 점까지 함께 고려하면, 확인대상발명은 특정된 것으로 판단된다
(1) 특허심판원 무효심판 청구기각, 특허유효 심결, 특허법원 심결취소 소송 청구기각 판결, 대법원 심리불속행 상고기각 판결, 심결 확정, 특허 유효
(2) 그 후 무효심판 청구 - 새로운 증거 선행발명 2 제출, 특허심판원 심판청구 인용, 특허발명의 진보성 불인정, 일사부재리 예외 인정, 무효 심결
(3) 특허법원 심결취소 소송 제기
2. 일사부재리 법리
특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).
3. 구체적 사안의 판단
(1) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고,
(2) 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서
(3) 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로,
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15. (‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.
위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하다.
여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 아니한다고 할 것이다.
2. 전용사용권 설정 등록하지 않아도 침해자에게 손해배상청구 가능
따라서 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도, 원고로서는 피고에 대하여 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 관하여 손해배상청구권을 행사할 수 있다.
3. 단기 소멸시효 3년의 기산점 – 법리
불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식한 날을 의미하며, 그 인식은 손해발생의 추정이나 의문만으로는 충분하지 않고, 손해의 발생사실뿐만 아니라 가해행위가 불법행위를 구성한다는 사실, 즉 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 손해의 발생 및 가해행위와 손해 사이의 인과관계 등이 있다는 사실까지 안 날을 뜻한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다13282 판결 등 참조).
한편 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다22249 판결 등 참조)
2. 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허2915 판결 – 기재요건 위반, 특허무효 vs 대법원 판결 – 기재요건 충족, 특허 유효, 원심 파기 환송
3. 용어 “난용성” 관련 판결 이유 비교
가. 특허법원 판결요지 - 의미 불명확, 기재불비
제3항 발명의 청구범위에는 ‘난용성’의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없고, 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L당 10g에서 1g 녹는 용질은 ‘녹기 어렵다’로, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우 ‘매우 녹기 어렵다’로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여 ‘난용성’으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L당 0.1g 보다 적게 녹는 용질은 ‘거의 녹지 않는다’로 파악하고 ‘불용성’으로 인식하게 될 것으로 보인다.
그러나 특허권자 피고는 특허출원의 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 기재를 모두 ‘난용성’이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데
그럼에도 명세서에는 ‘난용성’의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 답변서에서 “이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는 ‘매우 조금 녹으며’라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다.”라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다.
따라서 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 기재 부분은 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
나. 대법원 판결 요지 – 의미 명확, 기재요건 충족
제3항 발명은 청구범위에서 ‘용해도’에 관하여 ‘물과 알칼리에 난용성, 알코올에 난용성, 에테르와 아세톤에 불용성’이라고 기재하고 있는데, ‘난용성’ 은 어떤 물질이 물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질을 의미하는 것으로 일반적으로 사용되는 용어이고, 이 사건 기술분야인 제약 분야에서도 통상의 기술자들 사이에서 위와 같은 의미로 사용되고 있다.
따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘난용성’의 의미에 관한 정의가 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자는 이 사건 제3항 발명의 청구범위 기재로부터 이 사건 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물이 물과 알칼리, 알코올에 잘 녹지 않는 성질을 가진다는 의미로 발명을 명확하게 파악할 수 있다.
등록된 특허발명의 청구범위에 기재된 사항으로 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건은 충족된다.
특허권자가 심사절차에서 명확성 원칙 위반의 거절이유를 극복하기 위해 보정 전 청구범위의 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’라는 서로 다른 표현을 ‘난용성’이라는 동일한 용어로 보정하였다고 하여 보정 후 청구범위의 발명의 범위가 불명확하게 되는 것이 아니다.
따라서 이 사건 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 부분은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 규정한 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.
4. 표현 “분자식 평균” 관련 판결 이유 비교
가. 특허법원 판결 요지 – 불명확, 기재불비, 특허무효
제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균’은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때 ‘실험식 평균’의 의미를 가지고 있음에도 ‘분자식 평균’이라는 용어로 사용된 것으로 보인다. 따라서 제3항 발명 중 ‘분자식 평균: C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’ 기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
나. 대법원 판결요지 – 기재요건 충족
제3항 발명은 DNA 단편 혼합물에 관한 것이므로, 제3항 발명의 청구범위 중 ‘분자량: 50~1500kDa’는 DNA 단편의 분자량 범위를 의미하는 것으로 이해될 수 있다.
DNA는 4종류의 디옥시리보뉴클레오티드(deoxyribonucleotide)를 구성 단위체로 하는 중합체이고, 4종류의 디옥시리보뉴클레오티드의 결합상태의 분자식은 각각 ‘C10H12N5O5P’, ‘C10H13N2O7P’, ‘C10H12N5O6P’, ‘C9H12N3O6P’로 표시될 수 있으며, DNA 단편 혼합물을 구성하는 4종류의 디옥시리보뉴클레오티드의 분포 비율에 따라 디옥시리보뉴클레오티드의 평균 분자식을 도출할 수 있다는 점은 기술상식에 해당한다.
따라서 통상의 기술자는 이 사건 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물의 성질을 한정하는 사항인 ‘분자식 평균: C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’이라는 기재를 보면, DNA 단편 혼합물의 분자식 평균이 아닌 DNA 단편 혼합물을 구성하는 기본 단위인 디옥시리보뉴클레오티드의 평균 분자식을 의미하는 것이라는 점을 명확하게 파악할 수 있다.
제3항 발명의 ‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 ‘분자’라는 용어가 공통으로 사용되기는 하였으나, 통상의 기술자는 앞서 본 바와 같이 청구범위 기재의 전후 맥락과 기술상식에 비추어 ‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 각 ‘분자’가 무엇을 의미하는지를 명확하게 파악하여 구분할 수 있으므로, 이 사건 제3항 발명의 청구범위 중 ‘분자식 평균’ 부분은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 규정한 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.
