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1. 사안의 개요 및 공소사실

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안.

형법 제314조 '위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

2. 하급심 판결 요지

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

3. 대법원 판결요지 – 업무방해죄 무죄 판결

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

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1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함

(2)   원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음

(3)   피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함

(4)   원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5)   원고는 특허권 원상회복 주장 – 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

2.    투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

그러나 ㉠ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉡ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것 만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉢ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것 만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다. 직무발명에 해당하지 않음

3.    발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고,

조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

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서울고등법원 판결요지

이 사건 1차 통보 및 2차 통보는 모두 3년간의 참여제한처분 및 출연금 전액에 대한 환수처분이기는 하다. 그러나 이 사건 1차 통보는 유의사항에서 ‘참여제한기간은 이의신청 마감일 다음날부터 적용됩니다.’ ‘위 처분에 대하여 이의가 있는 경우, 귀하는 우리 원 이의신청 절차에 따라 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청 시 명기된 제재기간은 변경될 수 있습니다’라고 명시하고 있다. 위 내용에 의하면 이의신청 여부에 따라 참여제한기간의 시기가 달라질 수 있고, 이의신청 내용에 따라 제재기간이 변경될 수 있다고 하여 처분의 성립시기 및 내용이 불확정적인 것임을 인정할 수 있다. 그렇다면 이 사건 1차 통보가 아닌 이 사건 2차 통보에 의하여 원고들의 지위가 최종적으로 변동되는 것이라 볼 수 있다.

피고는 이 사건 1차 통보 이후 원고들로부터 이의신청을 받자 구 중소기업기술개발 지원사업 운영요령(중소기업청 고시 2014-47호, 이하 같다) 제39조에 따라 평가위원회를 별도로 구성 개최하여 처분사유 및 양정에 관하여 다시 심의하였다. 피고는 그 심사결과로서 원고들에게 단순히 이의신청을 받아들이지 않는다는 취지를 통보한 것이 아니라, 이 사건 1차 통보의 경우와 비교하여 처분의 제목, 과제, 당사자, 처분의 이유, 심의결과 등이 동일한 형식으로 이 사건 2차 통보를 하였다.

이처럼 피고는 이 사건 2차 통보를 함에 있어서 별도의 평가위원회를 개최하여 원고들의 이의신청 내용을 기초로 처분의 사유를 새롭게 심사하였는바, 원고들에 대한 법률관계를 이 사건 2차 통보에 의하여 규율한 것으로 봄이 타당하다.

이 사건 1차 통보의 구체적인 내용은 ‘참여제한기간 2019. 3. 4. ~ 2022. 3. 3., 환수금액 159,497,028원, 납부기한 2019. 3. 17.’인반면, 이 사건 2차 통보의 구체적인 내용은 ‘참여제한기간 2019. 6. 3. ~ 2022. 6. 2., 환수금액 159,497,472원, 납부기한 2019. 6. 14.’로 참여제한기간, 환수금액 및 납부기한이 변동되는 효과가 새롭게 발생하였으므로, 이 사건 2차 통보는 원고들의 권리 의무 등 법률관계에 변동을 가져오는 것이라고 볼 수 있다.

특히 납부기한이 부여된 경우 그 납부기한이 환수금 납부의무의 이행기가 되므로, 환수금을 납부할 의무가 있는 자는 그 기한의 이익을 누릴 수 있는 것인데(민법 제153조 참조), 이 사건 2차 통보로 인하여 납부기한이 연기됨으로써 원고들의 법률관계에 변동이 초래된 것으로 인정할 수 있다.

이 사건 1차 통보만을 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보는 경우, 원고들로서는 이의신청을 제기하고 결과를 기다리는 동안 자칫 제소기간 도과로 인한 불이익을 입을 염려가 있고, 따라서 제소기간 만료가 임박할 때까지 행정청의 응답이 없는 경우 그러한 상태에서 별도의 행정쟁송에 나서야만 적법할 것인데, 그 별도의 행정쟁송 도중 이의신청이 인용됨에 따라 처분의 내용이 변경되는 경우 해당 쟁송의 이익이 없게 되어 부적법해지거나, 이의신청이 일부 인용되었음에도 원고들에게 불이익이 남아있는 때에는 다시 처분변경으로 인한 청구의 변경을 거쳐야만 한다. 이러한 과정이나 결과를 낳게 하는 것은 법률관계의 혼란을 초래하고 국가의 위법, 부당한 처분으로부터 국민을 구제한다는 행정쟁송의 기본이념에 맞지 않는 것이므로 결국 이의신청 이후의 처분을 별도의 처분으로 취급하여 다투어야 할 현실적 필요성이 크다.

첨부: 서울고등법원 2020. 10. 22. 선고 2020누35235 판결

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(1) 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조).

(2) 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

(3) 486 특허 제1항 발명의 명세서에 의하면 ‘평균 막 두께’는 ‘기재가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물의 두께의 평균 값’을 의미하고, ‘최외부’는 ‘막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분’을 의미하므로, 결국 평균 막 두께에 따라 최외부가 결정되고, 이를 기준으로 단부와 최외부 사이의 거리 역시 결정되어 그 보호범위가 확정된다.

(4) 위 명세서에는 그 측정 방법에 관하여 “막 형상 구조물의 두께에 불균일이 있을 경우에는 복수의 계측을 행한 평균에 의해 평균 막 두께를 구한다.”라고 하며 막 형상 구조물의 형상 중 최장 라인 상의 100점을 계측하여 구하는 방법이나 기재의 형상에 따른 몇몇 측정 방법, 막 형상 구조물의 비중을 아는 경우 비중을 이용한 측정 방법 등을 예로 들고 있을 뿐, 측정장치나 방법을 한정하고 있지는 않다.

(5) 그런데 486 특허 제1항 발명의 ‘평균 막 두께’는 말 그대로 막 형상 구조물 전체의 두께 평균값을 의미함이 명확하고, 이와 같이 그 의미가 명확한 이상 이에 따라 보호범위 역시 명확히 확정된다.

(6) 또한, 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자는 위의 예시들을 참고하여 적절한 측정방법으로 평균 막 두께를 산정할 수 있다.

(7) 이때 어떤 측정장치나 방법을 사용하는지에 따라 평균 막 두께의 결과 값에 차이가 생겨 그에 따라 확정된 보호범위에도 오차가 존재할 수 있으나, 이는 평균값의 측정을 수반하는 대부분의 경우에 발생하는 문제로, 침해대상제품이 위와 같이 산정된 결과에 따라 확정된 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관한 증명의 문제로 연결될 뿐이다.

(8) 또한 486 특허 제1항 발명의 ‘최외부’는 하나의 단부가 무수히 많은 단면을 가진다고 하더라도 ‘그중 막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분’이 최외부임이 명확하다. 어느 단부를 기준으로 하는지에 따라 단부와 최외부 사이의 거리 차이, 즉 단부와 최외부 거리의 평균 막 두께에 대한 배율도 달라질 수는 있으나, 이와 같은 결과 값들이 모두 ‘평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하’의 범위에 들어오는지에 따라 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부가 확정될 수 있다.

(9) 결국, 486 특허 제1항 발명의 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

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1. 특허침해소송에서 침해주장을 받는 대상자의 진술

침해대상제품이 486 특허발명의 구성요소 B-3을 포함하고 있다는 진술 BUT 실제로는 포함하고 있지 않음

2. 특허법원 판결요지

(1) 이 사건 진술은 법적 평가에 대한 것이어서 자백이 성립하지 않는다. 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 진술로서 사실에 관한 진술로 보기 어려움

(2) 설령 자백의 대상이 된다고 하더라도 진실에 반하고 착오에 의한 것이어서 적법하게 취소되어 침해대상제품은 486 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 대법원 판결요지

(1) 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(침해대상제품)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조).

(2) “침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(3) 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

(4) 구체적 사안의 대법원 판단요지 - 이 사건에서 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과 등에 비추어 보면, 피고의 진술은 사실에 대한 진술로서 자백이 성립하였고, 그 자백이 진실에 반하는지에 관하여는 필요한 심리가 다 이루어지지 않았다. 원심 파기 환송 판결  

첨부: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

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