(1)상호협력계약 제6조 제2항 “피고는 계약이 만료되거나 중도합의해지 되더라도 습득한 복합시트 특허 기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상하여야 한다.” + 제3항 “피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.” + “본 계약서 제6조에 대해 위약사항이 발생할 시 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 위약 3개월 이내에 위약벌금으로 20억 원을 우선 지급해야 한다. 단, 추후 손액이 확정시 실손해와 위약금의 차액은 상호 정산한다.”
2.라이선스 대상특허의 무효확정과 계약위반에 따른 책임 여부
(1)라이센시 주장요지 – 대상 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 상호협력계약은 늦어도 그 계약종료일에 실효되었다. 계약기간 만료 후 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반이 존재하지 않는다.
(2)특허법원 판결 요지 – 대상 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도, 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다.
3.특허법원 판결 이유
(1)발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).
(2)이 사건 상호협력계약이 이 사건 각 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 이 사건 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 이 사건 각 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 하다.
(3)이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 바와 같이 피고에 대하여 계약만료 이후 생산금지 의무를 부과할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 이 사건 상호협력계약에 따라 이 사건 각 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권을 부여받고, 일정한 판매 수량을 넘는 경우 복합시트를 직접 생산ㆍ판매하기 위한 통상실시권 허여를 확약 받음과 아울러 기술이전 등의 협력과 상당한 수준의 생산수량(판매물량의 40%)까지 보장받게 되었는데, 피고는 피고가 부담하는 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 이 사건 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.
(4)이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이 사건 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 각 특허가 무효로 되었다고 하여 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.
(5)이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 그러나 처분문서에 나 타난 당사자의 의사는 문언의 내용 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위로써 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하는데, 앞서 본 이 사건 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 이 사건 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미처 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지 의무의 효력은 유지된다고 판단된다.
(1)특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).
(2)따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).
(3)이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.
(4)특허권자인 원고는 특허발명 실시금지계약을 체결한 피고의 특허실시를 계약 위반이라고 주장하면서 손해배상을 청구. 이에 대하여 피고는, 해당 특허가 무효로 되어 위 계약이 효력을 상실하였고, 피고가 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술이어서 위 계약을 위반한 것이 아니라고 주장함
(5)특허법원 및 대법원 판결 요지: 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시 금지계약은 무효가 확정된 때까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고가 위 기간 동안 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 특허발명 실시금지의무를 위반하였다고 판단하였음
(6)정리 - 특허발명 실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 그때부터 이행불능에 빠지게 됨. 특허무효의 소급효에 따라 최초부터 이행불능이라는 주장 배척, 또한 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 항변도 불인정
라이선스 상호협력 계약서 제6조 제2항 “피고는 계약이 만료되거나 중도합의해지 되더라도 습득한 복합시트 특허 기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상하여야 한다.” + 제3항 “피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.” + “본 계약서 제6조에 대해 위약사항이 발생할 시 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 위약 3개월 이내에 위약벌금으로 20억 원을 우선 지급해야 한다. 단, 추후 손액이 확정시 실손해와 위약금의 차액은 상호 정산한다.”
2.라이선스 대상특허의 무효확정과 계약위반에 따른 책임 여부
(1)라이센시 주장요지 – 대상 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 상호협력계약은 늦어도 그 계약종료일에 실효되었다. 계약기간 만료 후 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반이 존재하지 않는다.
(2)특허법원 판결 요지 – 대상 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도, 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다.
3.특허법원 판결 이유
(1)발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이 사건 상호협력계약이 이 사건 각 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 이 사건 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 이 사건 각 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 하다.
(2)이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 바와 같이 피고에 대하여 계약만료 이후 생산금지 의무를 부과할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 이 사건 상호협력계약에 따라 이 사건 각 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권을 부여받고, 일정한 판매 수량을 넘는 경우 복합시트를 직접 생산ㆍ판매하기 위한 통상실시권 허여를 확약 받음과 아울러 기술이전 등의 협력과 상당한 수준의 생산수량(판매물량의 40%)까지 보장받게 되었는데, 피고는 피고가 부담하는 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 이 사건 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.
(3)이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이 사건 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 각 특허가 무효로 되었다고 하여 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.
(4)이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 그러나 처분문서에 나 타난 당사자의 의사는 문언의 내용 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위로써 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하는데, 앞서 본 이 사건 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 이 사건 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미처 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지 의무의 효력은 유지된다고 판단된다.
일반적으로 Licensing 담당부서로 직접 전달하기 보다 회사의 대표이사를 수신인으로 하는 경우가 많음. 회사 대표에게 직접 특허분쟁 사실을 통보함으로써 상대방을 압박하려는 의도임.
초기에는 특허침해를 주장하는 Claim Chart 등 구체적 내용 없이, 귀사에서 어떠한 기술에 대한 특허를 침해하고 있으므로 만나서 협의를 했으면 한다는 형식이 일반적임.
(2)Claim Letter 회신
NPE에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter가 발송한 경우라면 회신을 미루는 것은 바람직하지 않음. 회신을 통해 특허권자와의 Communication 채널을 특허 담당부서로 변경할 필요도 있음.
다만, 통상 특허권자는 Claim Letter 회신회사에 대해 먼저 협상을 진행함. 특허권자에게 우선 협상 대상자로 지목되는 경우, 타 회사의 협상 진행 정보없이 최선에서 협상을 해야 하는 부담 있음. 이러한 점을 고려하여 Claim Letter 대한 회신시기 조정이 필요한 경우도 있음.
통상 회사 내 담당부서 또는 담당자의 Contact 정보를 알려주면서 특허권자가 침해라고 주장하는 부분에 대한 증빙으로 Claim Chart를 요구함.
(3)내부적 대응 준비
사내 관련부서 통보 - 특허 Claim이 접수되면 회사 내 관련부서 즉, 생산, 구매, 영업, 연구, 경영기획 부서 등 관련부서에 관련 사실을 통보하여 대응 준비 착수. 개발 부서 등은 특허권과 침해 주장 제품에 대한 분석 작업을 실시하고, 영업 부서 등에서는 관련 제품 판매 현황을 파악하여 영업적인 Risk 분석을 실시함.
부품 공급업체 통보 - 특허 내용이 회사 내에서 개발한 제품이 아닌 제3자로부터 공급받는 부품일 경우에는 구매를 통해 부품 공급업체들에게 특허보증 요청 및 검토 필요함. 보증요청은 실질적인 금전적 보상을 받기 위한 목적도 있지만 외부 공급으로 인해 회사 내부에서 알 수 없는 기술 분석에 대한 도움을 받기 위해서도 매우 중요함.
(4)특허 침해 분석
특허 분석 시에는 특허 Claim의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule을 기본으로 하여 검토하고, 특허청구범위의 의미가 모호한 경우에는 명세서 내용을 고려한 권리범위를 해석을 통해 청구항의 범위를 축소 주장할 여지는 없는지 검토하고, 특허출원경과(file wrapper)를 검토하여 출원과정에서 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 여지는 없는지 검토하고, 특허분석 후 침해 가능성이 높다고 판단되는 경우에는, 관련 부서들과 회피 설계 가능성에 대한 검토 필요함.
(5)무효 자료 조사
특허침해 여부 검토와는 별도로 특허무효 및 상대방의 권리범위 확장 해석을 방지하기 위해 무효자료 조사를 동시에 실시할 필요 있음. 무효자료 조사는 회사 자체적으로 실시 할 수도 있으나 국내외에 무효자료 조사를 전문으로 하는 기관들이 많이 있으므로 사안에 따라 활용 필요함.
(6)외부 전문변호사 선정 및 Legal Opinion 준비
협상단계부터 외부의 전문변호사 조력을 받는 것이 바람직함. 특히 특허 라이센스 협상경험이 적은 회사라면 협상 Skill 뿐만 아니라 정보 수집 차원에서 외부 전문가의 도움 중요함.
향후 소송으로 발전할 경우, 미국실무상 고의침해(willful Infringement) 책임을 방어하기 위해 외부 전문변호사의 비침해 또는 특허무효에 대한 Legal Opinion을 확보해 두는 것이 필요함.
(7)Counter Claim 검토 및 준비
특허권자가 제품을 생산하고 있는 제조업체라면 그 회사가 판매하고 있는 제품 정보를 수집하고, 이들 제품에 대해 내부에 Counter Claim을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.
Counter Claim의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려 상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.
2.특허 claim 당사자와 협의 절차
(1)Technical Issue 협상
특허권자가 Claim Chart를 바탕으로 특허권의 내용 및 침해 주장 이유에 대한 설명을 하고, Claim 대상회사는 침해의 부당함을 기술적으로 주장하는 Technical Meeting을 함. 이 단계에서는 특허에 대한 비침해 논리 개발, 특허무효 논리를 포함한 모든 대응 논리를 찾아야 함.
Technical Meeting이 시작되면 협상은 보통 2달 간격으로, 빠르면 1달 간격으로 Meeting이 실시되는 경우도 있음. 이런 경우에도 특허분석이 완전히 끝나지 않고 내부 입장이 정리되지 않은 경우라면 이를 충분히 고려하여 Meeting 일정을 정해야 할 것. 합리적인 이유가 없이 검토가 늦어지거나 일정이 지연되는 경우 상대방을 자극하여 소송 제기를 유발할 수 있으므로 유의해야 함.
Technical Meeting을 통해 여러 Issue을 개발하여 상대방에게 제시하여 Homework 시간의 필요성을 부여함으로써 자연스럽게 Meeting 일정을 지연할 수도 있음.
Technical Meeting을 통해 비침해 주장, 무효 주장을 효과적으로 하지 못하고 협상이 진전 없이 지연될 경우 특허권자가 소송을 제기할 가능성 높아짐. 특허권자도 Technical Meeting을 통해 자신들 특허에 대한 약점을 발견하게 되는데 이런 것을 Claim 받은 회사가 제공하지 못한다면 특허권자가 소송을 제기하는 빌미를 제공할 수 있음. 상대방의 약점에 대해 충분히 지적을 한다면 특허권자도 소송을 제기 했을 경우, 자신들이 가질 수 있는 Risk도 볼 수 있으므로 해서 소송 발생 Risk를 줄일 수 있는 효과가 있을 것임.
또한, 협상 담당자도 협상내용을 회사에 보고해야 하고, Claim 받은 회사의 Offer 내용과 특허권자 회사의 기대 수준이 차이가 많을 경우에는 Technical Meeting을 통해서 제조업체에서 주장하는 비침해 및 무효 논리를 내부적으로 보고하여 Royalty를 인하할 수 있는 근거를 제공할 수 있으므로 결국 Technical Meeting은 License 협상 시 Royalty를 줄일 수 있는 명분을 줄 수 있는 좋은 기회임.
(2)Business 협상
Technical Meeting이 끝나고 나서, 때로는 Technical Meeting과 병행하여 Business 협상을 함. 비즈니스 협상은 계약조건에 대해 논의하는 것으로서, Technical Meeting 결과 비침해 또는 무효 논리가 강하다면 굳이 비즈니스 협상에 들어갈 필요는 없음.
·계약조건 등 검토사항
계약대상특허 (Licensed Patent) - 계약특허에 대해 정의할 때는 일반적으로는 특허권자가 보유하고 있는 모든 관련 특허들을 계약에 포함시키나, 협상에서 논의되었던 특허들만 포함시키는 경우도 있다. 또한 표준특허 경우에는 대표특허 몇 개만 Annex 등에 표시하고 “All essential patents related to *** standard” 형식으로 표현하기도 함.
계약특허의 범위를 넓히는 것이 일반적으로는 Licensee에게 유리하나 때에 따라서는 불리할 수도 있으므로 범위를 어떻게 할 지에 대해서는 신중하게 고려할 필요 있음.
계약 지역 (Regional Scope) - 계약지역을 특허 등록 지역 전체로 할 것인지, 특정 국가에 한정할 것인지는 계약 제품의 영업지역을 고려함. 동일한 계약 금액이라면 계약 지역을 특허 등록 전 지역으로 하여 향후 사업 가능성에도 대비할 필요가 있음. 특허권자의 요구 금액도 높아질 수 있기 때문에 지역 확대 및 Royalty 금액의 상관 관계에 대한 고려 필요함.
Cross License 가능성 검토 - 제조업체가 가지고 있는 특허로 Counter Claim을 한 경우라면 해당 특허 Value를 충분히 인정받을 수 있도록 함. Valuation의 한 방법으로는 특허권자가 제시한 특허건수와 대상 제품의 매출액 또는 매출 수량과 제조업체가 제시한 특허 건수 및 대상 제품 매출액 또는 매출 수량을 비교하면서 논의할 수 있음.
경쟁업체 또는 동종업체의 계약 정보 입수 - 비즈니스 협상 시 이미 계약 체결한 경쟁업체 또는 동종업체의 정보가 있다면 협상에 도움됨. 특허권자의 First Offer는 터무니 없을 정도로 높은 경우도 있음. 어떤 경우에는 처음부터 합리적 금액 수준을 요구하는 경우도 있음. 관련 정보 없이 협상에 임할 시 협상 당사자가 어려움에 처할 수 있음. 계약정보 등 사전 정보 조사는 필수적임.
협상 가능 금액의 임계점 파악 - 비즈니스 협상 시에는 상대방 협상 책임자가 가진 최종 협상 가능 금액(Authority)을 알아내는 것이 매우 중요함. 상대방의 Offer가 내려오는 속도를 파악해 보는 것도 필요함. 협상 초기 양사간 Offer 금액이 내려가고 올라가는 상황에서는 특정한 논리를 바탕으로 협상이 진행되나, 일정 시간이 지나가면 논리 없이 최종 금액 만을 가지고 줄다리기를 하는 것도 발생함.
조기 계약자(Early Licensee) 혜택 요구 - 특허권자가 특허 Licensing을 시작하는 단계라면, 성공 사례를 만드는 것이 향후 Licensing의 성패를 좌우할 중요한 요소임. 처음 계약하는 회사의 인지도가 높고 해당 제품 분야에서 손꼽히는 업체라면 이러한 Merit는 매우 클 것임. 따라서 Early Licensee되어 준다는 것은 특허권자 입장에서도 매우 큰 이익이므로 잘 활용하여 좋은 조건을 유도할 수 있음.
일반적으로 계약내용은 물론 계약의 체결 사실 자체도 비밀로 하지만, 종종 언론에 계약 사실을 Release할 것을 요구하는 경우도 있음. 특허권자가 Press Release를 통해 자신의 특허 Value에 대한 홍보효과를 의도한 것임. 특허권자 입장에서는 추가 계약을 이끌어 내는데 많은 도움이 되는 반면 Licensee 입장에서는 관련 사실이 공개되어 새로운 특허권자들에게 노출됨으로써 추가 Claim 받을 가능성이 높아지는 불리함도 있음.
Most Favored Royalty (or Most Favored Nations) - Early Licensee 자격으로 계약을 체결하는 경우 Reference 없이 계약을 했기 때문에 후발업체들의 계약 조건에 따라 불이익을 당할 수도 있고, 특히 협상을 담당했던 당사자는 매우 어려운 상황에 처할 수도 있음. 따라서, 조기 협상 타결 대가 또는 조건으로 특허권자가 후발업체들과 계약 시에는 더 좋은 조건으로 계약을 할 수 없게 하던가, 더 좋은 조건으로 계약 시 동일한 조건을 적용시켜 달라는 요구를 하여 Risk를 방지할 수 있음. 특허권자는 MFR 조항이 다른 업체와의 협상에서 불리하기 때문에 반대하는 경우가 많음.
3.라이선스 계약서 유의사항
특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 상대방의 의도와 목적을 분석하고, 양 당사자간 입장의 Gap을 분석하고, 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.
라이선스 계약서에서 유의할 조항
(1)Affiliate 조항
계약을 통해 Affiliate에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함 시킬 수 있다.
(2)계약대상 특허 (Licensed Patent) - 계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.
(3)계약 제품 (Licensed Product)
계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.
(4)사업 양수도 관련
향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의(prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.
(5)Tax 관련
원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax를 납부하더라도 자국에서 세금공제, 즉 Income Tax에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때문.
주식회사 **(이하 ‘갑’이라 함)과주식회사 **(이하 ‘을’이라 함)은 갑의 상표사용 및 기술제휴에 따른 라이센스 계약을 다음과 같이 체결한다.
제1조 (계약의 목적)
본 계약은 제2조에서 규정하는 갑의 상표 및 갑이 제공하는 기술에 대해 을이 제조 및 판매행위를 수행함에 따른 권리와 의무관계를 명백히 규정하고 신의칙에 입각하여 성실히 수행하기 위해 그 기본사항을 정하는데 목적을 둔다.
제2조 (상표 및 기술의 내용)
(1) “갑”이 “을”에게 사용을 허여하는 상표(이하 “계약상표”라 함)의 내용은 “별첨 1” 기재와 같다.
(2) “갑”이 “을”에게 제공하는 기술(이하 “계약기술”이라 함)의 내용은 “별첨 2”기재와 같다.
(3) “갑”이 “을”에게 계약상표와 계약기술의 사용을 허여하는 제품 품목(이하 “계약 품목”이라 함)은 “별첨 3” 기재와 같다.
▶ 라이센스 계약에서 가장 중요한 요소중의 하나는 라이센시에게 허여되는 상표 및 기술 범위 등을 정하는 것입니다. 만일 허여한 상표 및 기술의 내용이 간략히 표현되기 어려운 경우에는 별첨 문서를 통해 구체적으로 기재할 수 있습니다.
▶ (1)과 관련하여 해당 상표에 대해 이미 등록된 상표에 대해서만 허여할 것인지, 아니면 그와 관련하여 앞으로 등록된 상표 모두에 대하여 허여할 것인지 검토하시기 바랍니다.
▶ 초안 제6조에서는 허여 품목을 ‘구두, 백’으로 정하고 있습니다. 따라서 허여하고자 하는 품목에 남성화는 포함되지 않는 것인지, 많은 수의 구두 제작하는 업체가 구두 및 백은 물론 지갑, 벨트 등도 함께 제작, 판매하고 있다는 점을 고려하여 허여하고자 하는 품목에 지갑이나 벨트 등도 포함되는 것인지 등 혼란을 가져올 우려가 있습니다. 그러므로 품목 또한 가능한 구체적으로 특정하여 허여범위를 명확히 하시기 바랍니다.
제3조 (사용권의 허여)
(1) “갑”은 “을”에게 계약상표 및 계약기술을 이용하여 계약품목에 해당하는 제품(이하 “계약제품”이라 함)을 생산, 판매할 수 있는 전용사용권을 허여한다.
(2) “을”은 계약 품목 이외의 제품은 생산, 판매할 수 없고, “갑”은 “을”에게 계약 품목에 해당하는 제품의 생산, 판매에 대하여만 전용사용권을 허여함을 확인 한다. 다만, 판매촉진을 위해 생산하는 사은품의 경우는 예외로 한다.
▶ 제2조에 의하여 허여되는 범위가 특정되는 이상 (2)항은 삭제하여도 무방할 것으로 보이나, 초안 제6조를 고려하여 한정된 허여임을 강조하는 의미에서 (2)항을 기재하였습니다.
제4조 (사용권이 허여되는 지역적 범위)
(1) 계약 제품의 생산지역은 대한민국 영토에 한한다. 다만, “을”의 요청에 의해 “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 품질 수준이 유지되는 범위 내에서 중국, 북한, 베트남 등 제3국에서의 생산은 가능하다.
(2) 계약 제품의 판매는 국내 오프라인 유통망에 한한다. 다만 “을”의 국외 또는 온라인에서의 판매는 “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 가능하다.
(3) 저가 또는 저급품으로 계약상표의 이미지를 현저하게 해칠 개연성이 많은 재래시장, 상설할인매장, 노점 등 저급 판매처에서의 판매를 금하고,“을”의 재고품 처리에 필요한 경우에 한하여 백화점, 대형 할인점, 또는 단독 매장에서의 판매는 허여한다.
제5조 (고정금과 ROYALTY의 지급)
(1) “을”은 “갑”에게 본 계약 기간 중 매년 금 100,000,000원을 “을”의 영업 이익과 관계없이 고정금으로서 지급하여야 한다.
(2) “을”은 “갑”에게 계약 기간 중 매년 계약제품 전체매출액의 5%에 해당하는 금원을 ROYALTY(이하 ‘로열티’라 함)로서 지급하여야 한다. 본 항에서 전체매출액이란 기업회계기준 제38조에서 정의된 매출액을 의미한다.
(3) 위 (2)항 전체매출액의 산정에 있어 부가가치세는 별도로 하고, 반품이 발생하는 경우 익월 정산시 차감한다.
제6조 (고정금 및 로열티의 지급 방법)
(1) 고정금 및 로열티의 지급은 “갑”과 “을”이 달리 정하지 않는 한 현금지급을 원칙으로 한다. or“을”은 “갑”이 지정하는 “()”명의의 계좌([]은행 : 계좌번호)로 고정금 및 로열티를 송금하여야 한다. (선택)
(2) 고정금의 산정은 8월 1일부터 7월 31일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 고정금은 당해 7월 25일까지 지급한다. 다만, 2022.년도 고정금은 계약체결 시 지급한다.
(3) 로열티의 산정은 8월 1일부터 7월 31일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 로열티는 다음 해 9월말까지 지급한다.
(4) “을”이 정해진 기간 내에 고정금 또는 로열티를 지급하지 않는 경우, “을”은 연 15%의 비율에 의한 지연이자를 지급하여야 한다.
제7조 (로열티 산정자료의 제출)
(1) “을”은 매년 8월 10일까지 로열티 산정에 필요한 자료를 “갑”에게 제출하여야 한다.
(2) “갑”이 로열티의 산정과 관련하여 위 (1)항에 의해 “을”로부터 제공받은 자료 이외의 자료를 “을”에게 요청하는 경우 “을”은 이에 성실히 응하여야 한다.
제8조 (로열티 산정을 위한 조사 등)
(1) “갑”은 “을”의 영업시간에 공인회계사 등과 “을”의 사무소를 방문하여 로열티의 산정에 필요한 “을”의 회계장부 등을 조사할 수 있으며, “을”은 이에 성실히 협조하여야 한다. 다만, “갑”은 1일 전에 미리 “을”에게 통지하여야 한다.
(2) 위 (1)항에 의한 조사에 의하여 “을”이 지급한 로열티가 실제로 지급해야 할 로열티와 ()%의 범위를 넘어 차이가 있는 것으로 밝혀지는 경우, “을”은 위 조사에 소요된 비용 일체를 부담하여야 하며, 미지급된 로열티에 대해서는 그 배액을 지급하여야 한다.
(3) 다만, 위 (1)항의 장부 등의 조사는 연 2회를 초과할 수 없다.
제9조 (라벨 부자재)
(1) “을”은 계약제품과 관련된 메인라벨, 품질표시라벨, 행택, 포장지 등 부자재에 관하여 “갑”과 합의하에 제작하여야 한다.
(2) “을”을 “갑”의 서면에 의한 동의없이는 위 (1)항의 부자재 사용방법을 변경하지 못하며, 계약상표에 다른 어떠한 문자, 명칭, 상표, 표장 또는 기타 표시도 결합할 수 없다.
제10조 (계약제품의 견본제출)
(1) “을”은 계약제품의 판매 전 계약제품의 각 모델에 대한 견본을 “갑”에게 제출하여 “갑”의 서면에 의한 승인을 받은 후가 아니면 계약제품을 판매할 수 없다. 본 항의 제출과 관련하여 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.
(2) 다만, “갑”이 그 견본을 수령한 후 7일 이내에 “을”에게 판매를 불허하는 통지를 하지 않는 경우 “을”은 계약제품의 판매를 개시할 수 있다.
제11조 (계약제품 등의 검사)
(1) “을”은 계약상표를 “갑” 또는 디자이너의 명예나 영업권을 훼손할 수 있는 불량한 계약제품에 대하여 붙이거나 부정한 방법으로 사용할 수 없다.
(2) 위 (1)항의 목적을 위해 “갑”은 “을”의 공장, 영업소 또는 창고에서 수시로 계약제품의 품질을 검사할 수 있고, 검사 결과 계약상표가 불량한 계약제품이 사용되거나 부정하게 사용되고 있다고 판단되는 경우 “갑”은 계약상표의 사용을 중지시킬 수 있다.
(3) 다만, 위 (1), (2)항의 경우 “갑”이 판단하기 전 “을”과 협의 후 충분한 타당성이 인정될 경우에 한한다.
제12조 (명칭, 초상 등의 사용의 제한)
(1) “을”은 계약제품을 제4조 제(2)항이 정한 판매처에서 판매하는 경우에 한하여 “갑”또는 디자이너의 명칭 또는 초상을 사용할 수 있다.
(2) 위 (1)항에 의하여 그 사용이 허여되는 경우에도 “을”은 그 사용 전에 “갑”에게 사용할 명칭 및 초상의 견본을 보이고 “갑”으로부터 그 명칭 및 초상의 사용 허락을 받아야 한다.
제13조 (기술자료 등의 제공)
(1) “갑”은 계약 체결일로부터 ()월 이내에 “을”의 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위하여 별첨 1, 2 기재 기술자료를 “을”에게 제공한다.
(2) “갑”은 위 (1)항 이외의 기타 계약상표 및 계약기술의 홍보자료도 제공할 수 있다. 다만, 을의 요청에 의하여 본 항의 자료를 제공하게 되는 경우에는 그 제공과 관련하여 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.
제14조 (신제품 샘플의 제공)
(1) “갑”은 “을”의 신제품 개발을 지원하기 위해 프랑스, 이태리, 일본 등의 새로운 패션경향 및 상품력 있는 신제품 샘플을 매 시즌마다 제안할 수 있다.
(2) 위 (1)항에서 “갑”이 “을”에게 제안한 신제품 샘플을 “을”이 요청하는 경우 “갑”은 이를 제공한다. 이 경우 발생하는 실비는 “을”이 부담한다.
제15조 (기술지도)
(1) “갑”은 본 계약일로부터 ()월 내에 총 ()일간 ()에서 계약기술의 실시를 위하여 필요한 기술지도를 “을”에게 제공하기로 한다. 다만 구체적인 기간과 장소는 “갑”과 “을”의 협의에 의하여 조정될 수 있다.
(2) “을”은 기술지도에 소요되는 비용 일체를 부담한다. 기술지도에 참여하는 “갑”의 기술자의 기술지도비는 1일 금 ()만원으로 한다.
(3) 기타 기술지도에 관한 세부적인 사항은 “갑”과 “을”이 별도로 협의하기로 한다.
▶ 제15조는 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.
제16조 (기술의 보완)
(1) “갑”은 “을”이 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위해 필요한 범위 내에서 계약상표 또는 계약기술의 보완을 요청하는 경우 그 요청이 있는 날로부터 ()월 or()일 (선택)이내에 이를 보완해 줄 수 있다.
(2) 위 (1)항 보완에 필요한 비용은 “갑” or“을”(선택)이 부담한다. 다만, 계약기술의 보완에 상당한 비용의 지출이 예상되는 경우, “갑”과 “을”은 별도의 계약을 통해 기술보완을 하기로 한다.
▶ 제16조 또한 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.
제17조 (상표, 기술의 개량)
(1) “을”은 “갑”의 서면에 의한 사전 동의없이는 계약상표 및 계약기술을 개량, 개선, 대체, 보완, 추가할 수 없으며, 이에 위반하여 개량, 개선, 대체, 보완, 추가된 상표 및 기술(이하 ‘개량 상표 및 개량기술’이라 한다)은 모두 “갑”에게 귀속된다.
(2) “갑”의 서면에 의한 동의가 있는 개량상표 및 개량기술에 대한 권리는 “갑”과 “을”이 공유한다. “을”이 개량상표 및 개량기술을 지식재산권으로 출원, 등록하고자 하는 경우에는 반드시 “갑”과의 협의를 거쳐 “갑”과 “을”의 공동명의로 하여야 한다.
(3) “을”은 계약기간 및 계약이 종료된 때로부터 ()년간 “갑”의 서면에 의한 사전 동의없이는 계약상표 및 계약기술과 관련된 지적재산권을 출원, 등록할 수 없다.
(4) “을”이 위 (3)항의 규정을 위반하여 지적재산권을 출원하는 경우, “갑”은 자신의 선택에 따라 당해 출원, 등록의 포기 또는 “갑”에 대한 양도를 요구할 수 있으며, 이 경우 본 계약은 “을”에 의한 출원, 등록의 포기 또는 권리양도의사를 명시적으로 규정한 것으로 간주된다.
제18조 (보증 면제)
(1) 계약상표, 계약기술 및 본 건 계약에 따라 “을”에게 부여되는 일체의 권리는 제3자의 유효한 지적재산권을 침해하지 않는다는 점을 진술 및 보증하지 않는다.
(2) “갑”은 계약제품에 관하여 발생하는 제조물책임법상의 책임을 부담하지 아니한다.
제19조 (부쟁 의무)
(1) “을”은 계약상표 및 계약기술에 대한 권원 또는 효력을 본인 또는 자회사로 하여금 다투지 않기로 한다.
(2) “을”은 이 계약이 효력을 가지는 동안 계약상표, 계약기술 및 그 다른 국가에 출원 또는 등록된 대응 상표, 기술의 효력, 범위 및 가치를 손상하거나 손상하게 할 어떤 행위도 할 수 없으며 또한 제3자가 하는 것을 원조해서도 아니 된다.
(3) “을”이 직접 또는 간접으로 계약상표 및 계약기술의 효력을 다투는 경우에는 “갑”은 본 계약을 해지할 수 있음을 확인한다.
제20조 (계약기술의 보호)
(1) “을”은 제3자가 계약상표나 계약기술을 침해하거나 침해하려는 사실을 알게 된 경우 이를 즉시 “갑”에게 통지하여야 한다.
(2) “을”은 제3자의 침해행위를 중지시키기 위한 “갑”의 조치에 최대한 협력하여야 한다.
제21조 (비밀유지의무)
(1) “을”은 본 계약과 관련하여 지득한 기술상 또는 경영상의 일체의 정보를 제3자에게 누설하거나 본 계약이 정한 목적 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.
(2) 전항에 따른 “을”의 의무는 계약기간 및 본 계약의 종료 후 ()년간 존속한다.
(3) “을”이 위 (1), (2)항의 의무를 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.
제22조 (권리․의무의 양도제한)
(1) “을”은 “갑”의 서면에 의한 동의없이 본 계약상의 권리의무의 전부 또는 일부를 제 3자에게 양도, 이전하는 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.
(2) “을”이 위 (1)항의 의무를 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.
제23조 (명예훼손 등 금지)
(1) “을”은 “갑” 또는 디자이너의 명예를 훼손하거나, 계약상표의 이미지 및 신용에 부정적인 영향을 미치는 행위를 절대하여서는 아니한다.
(2) “을”이 위 (1)항을 위반하는 경우 “을”은 민․형사상의 모든 책임을 진다.
제24조 (불가항력)
본 계약의 이행에 있어 천재지변 기타 어느 일방의 귀책사유가 없는 불가항력적인 사유로 인하여 발생한 손해에 대하여는 서로 책임을 부담하지 아니한다.
제25조 (계약의 해지)
(1) “갑”과 “을”은 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하는 경우 그 상대방에 대하여 ()일간의 기간을 주어 의무위반의 시정을 요구할 수 있으며, 해당 기간 내에 시정되지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
(2) “갑”은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 사전통지 없이 본 계약을 해지할 수 있다.
1. “을”이 고정금 또는 로열티의 지급을 그 각 지급일로부터 1개월 이상 지연하는 경우
2. “을”이 파산선고를 받거나, 청산, 화의, 회사정리 등의 절차에 들어간 경우
3. “을” 소유의 재산에 대하여 체납처분이나 강제집행 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우
4. “을”이 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 합병된 경우
5. 기타 본 계약상의 의무를 위반하여 본 계약의 목적달성이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우
(3) 본 계약이 해지되는 경우, “을”은 해지시점까지의 로열티를 해지일로부터 ()일 이내에 “갑”에게 지급하여야 한다.
(4) 본 계약이 해지되는 경우, “을”은 더 이상 계약상표 및 계약기술을 사용할 수 없으며, “갑”으로부터 받은 기술자료 일체를 “갑”에게 반환하여야 한다.
(5) 위 (1)항 중 을의 귀책으로 본 계약이 해지되는 경우 또는 위 (2)항의 사유로 본 계약이 해지되는 경우에는 “갑”이 “을”로부터 수령한 일체의 금액은 반환되지 않는다.
제26조 (계약의 변경)
각 당사자의 대표에 의하여 서면으로 서명되지 않은 계약의 수정 또는 내용의 정정은 양 당사자에게 무효이며 구속력이 없다.
▶ 당사자 간 서면이 아닌 구두에 의한 계약변경이 있는 경우 그러한 변경의 합의가 있었는지와 관련하여 혼란을 초래하게 됩니다. 그리고 계약의 체결 및 그 수정 등은 반드시 당사자의 대표 또는 그 대표로부터 그에 관한 권한을 위임받은 자에 의하여만 가능합니다. 위임받은 자에 의한 경우에도 그 위임 범위 등을 명시적으로 기재한 위임장이 있어야 합니다.
제27조 (계약의 해석)
이 계약에 명시적인 규정이 없는 경우 법률, 상관습 또는 조례에 의한다.
제28조 (분쟁의 해결)
(1) 본 계약에 관하여 “갑”과 “을” 사이에 분쟁이 발생하는 경우 “갑”과 “을”은 우선 상호협의에 의하여 해결하기 위하여 노력하여야 한다.
(2) 위 (1)항의 협의가 이루어 지지 아니할 때에는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하는 재판에 의해 해결하기로 한다.
제29조 (계약 기간)
(1) 본 계약은 2022년 8월 1일부터 or“을”이 계약금을 지급한 때로부터(선택)5년간 or2023년 7월 31일까지(선택)유효하다.
(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원하지 않는다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는, 본 계약은 고정금 및 로열티를 제외한 나머지 계약조건들은 동일한 조건으로 하여 ()년간 연장된다. 고정금 및 로열티에 대한 부분은 별도의 협의를 통해 재조정하기로 한다.
or
(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원한다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는 본 계약은 자동적으로 만료되는 것으로 한다. (선택)
제30조 (진정한 의사에 의한 계약 체결)
본 계약은 당사자가 충분히 그 내용을 숙지한 후 서명, 날인한 것으로서 그 과정에 어떠한 기망이나 착오, 기타 의사불일치가 존재하지 않음을 확인한다.
이상의 계약내용을 증명하기 위하여 이 계약서를 2통 작성하여 “갑”, “을”이 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다.
THIS AGREEMENT is entered into the last date written below by and between [INSERT NAME OF LICENSOR, ENTITY TYPE, and ADDRESS] (“LICENSOR”), and [INSERT NAME OF LICENSEE, ENTITY TYPE, and ADDRESS] (“LICENSEE”).
WHEREAS, LICENSOR is the sole and exclusive owner of the following trademarks and registrations: [INSERT] (the “Trademarks”); and
WHEREAS, LICENSOR has the power and authority to grant to LICENSEE the right, privilege and license to use the Trademarks on or in association with the goods and/or services covered by the registrations (the “Licensed Products”); and
WHEREAS, LICENSEE has represented that it has the ability to manufacture, market and distribute the Licensed Products in [INSERT TERRITORY] (the "Territory") and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and
WHEREAS, LICENSEE desires to obtain from LICENSOR a license to use, manufacture, have manufactured and sell Licensed Products in the Territory and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and
WHEREAS, both LICENSEE and LICENSOR are in agreement with respect to the terms and conditions upon which LICENSEE shall use the Trademarks;
NOW, THEREFORE, in consideration of the promises and agreements set forth herein, the parties, each intending to be legally bound hereby, do promise and agree as follows.
1. LICENSE GRANT
A.LICENSOR hereby grants to LICENSEE a non-exclusive license to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products in the [INSERT TERRITORY] (Territory), as well as on packaging, promotional and advertising material associated therewith.
B.LICENSOR hereby grants to LICENSEE the non-exclusive right and license to use, manufacture, have manufactured, sell, distribute, and advertise the Licensed Products in the Territory. It is understood and agreed that this license shall pertain only to the Trademarks and the Licensed Products and does not extend to any other mark, product or service.
C. LICENSEE may not grant any sublicenses to any third party without the prior express written consent of the LICENSOR which may be withheld for any reason.
2. TERM OF THE AGREEMENT
This Agreement and the provisions hereof, except as otherwise provided, shall be in full force and effect commencing on the last the date of execution below and shall extend for [INSERT LENGTH OF TERM] (the “Term”).
3. COMPENSATION
A. In consideration for the licenses granted hereunder, LICENSEE agrees to pay to LICENSOR a royalty of ____% (the “Royalty”) based on LICENSEE’s Net Sales of Licensed Products, accruing upon the sale of the Licensed Products (i.e., when the Licensed Product is billed, invoiced, shipped, or paid for, whichever is first regardless of the time of collection by LICENSEE), calculated on a quarterly calendar basis (the "Royalty Period") and shall be payable no later than thirty (30) days after the termination of the preceding full calendar quarter, i.e., commencing on the first (1st) day of January, April, July, and October, with late payments incurring interest at the rate of ONE PERCENT (1%) per month from the date such payments were originally due.
B. In the event that LICENSEE grants any previously approved sub-licenses for the use of the Trademarks in countries outside of the United States, LICENSEE shall pay LICENSOR FIFTY PERCENT (50%) of the gross income received by LICENSEE from such sub-licensees.
C. LICENSEE shall provide LICENSOR with a written royalty statement in a form acceptable to LICENSOR each Royalty Period whether or not any Licensed Products were sold during that Period and the receipt or acceptance by LICENSOR of any royalty statement or payment shall not prevent LICENSOR from subsequently challenging the validity or accuracy of such statement or payment.
D. "Net Sales" shall mean LICENSEE's gross sales (the gross invoice amount billed customers) of Licensed Products, less discounts and allowances actually shown on the invoice and less any bona fide returns. No other costs incurred in the manufacturing, selling, advertising, and distribution of the Licensed Products or any uncollectible accounts or allowances shall be deducted.
4. AUDIT
A. LICENSOR shall have the right, upon at least five (5) days written notice to inspect LICENSEE's books and records and all other documents and material in the possession of or under the control of LICENSEE with respect to the subject matter of this Agreement at a location in the United States. LICENSOR shall have free and full access thereto for such purposes and shall be permitted to make copies thereof and extracts therefrom.
B. In the event that such inspection reveals a discrepancy in the amount of Royalty owed LICENSOR from what was actually paid, LICENSEE shall pay such discrepancy, plus interest, calculated at the rate of ONE AND ONE-HALF PERCENT (1 1/2%) per month. In the event that such discrepancy is in excess of ONE THOUSAND UNITED STATES DOLLARS ($1,000.00), LICENSEE shall also reimburse LICENSOR for the cost of such inspection including any attorney's fees incurred in connection therewith.
C. All books and records relative to LICENSEE's obligations hereunder shall be maintained and kept accessible and available to LICENSOR for inspection in the United States for at least three (3) years after termination of this Agreement.
D. In the event that an investigation of LICENSEE's books and records is made, certain confidential and proprietary business information of LICENSEE may necessarily be made available to the person or persons conducting such investigation. It is agreed that such confidential and proprietary business information shall be retained in confidence by LICENSOR and shall not be used by LICENSOR or disclosed to any third party for a period of two (2) years from the date of disclosure, or without the prior express written permission of LICENSEE unless required by law. It is understood and agreed, however, that such information may be used in any proceeding based on LICENSEE's failure to pay its actual Royalty obligation.
5. WARRANTIES AND OBLIGATIONS
A. LICENSOR represents and warrants that it has the right and power to grant the licenses granted herein and that there are no other agreements with any other party in conflict herewith.
B. LICENSOR further represents and warrants that to the best of its knowledge, the Trademarks do not infringe any valid right of any third party.
C. LICENSEE represents and warrants that it will use its best efforts to promote, market, sell, and distribute the Licensed Products.
D. LICENSEE shall be solely responsible for the manufacture, production, sale, and distribution of the Licensed Products and will bear all related costs associated therewith.
E. It is the intention of the parties that LICENSEE shall introduce the Licensed Products in all countries in the Territory on or before [INSERT DATE]. Failure to meet this deadline shall constitute grounds for immediate termination of this Agreement by LICENSOR.
6. NOTICES, QUALITY CONTROL AND SAMPLES
A. The licenses granted hereunder are conditioned upon LICENSEE's full and complete compliance with the marking provisions of the patent, trademark and copyright laws of the United States and other countries in the Territory.
B. The Licensed Products, as well as all promotional, packaging, and advertising material relative thereto, shall include all appropriate legal notices as required by LICENSOR. [INSERT REQUIRED NOTICE].
C. The Licensed Products shall be of a high quality which is at least equal to comparable products previously manufactured and marketed by LICENSEE under the trademarks and in conformity with a standard sample approved by LICENSOR.
D. If the quality of a class of the Licensed Products falls below such a production-run quality, as previously approved by LICENSOR, LICENSEE shall use its best efforts to restore such quality. In the event that LICENSEE has not taken appropriate steps to restore such quality within thirty (30) days after notification by LICENSOR, LICENSOR shall have the right to terminate this Agreement and require that the LICENSEE cease using the Trademarks.
E. Prior to the commencement of manufacture and sale of the Licensed Products, LICENSEE shall submit to LICENSOR, at no cost to LICENSOR and for approval as to quality, six (6) sets of samples of all Licensed Products which LICENSEE intends to manufacture and sell and one (1) complete set of all promotional and advertising material associated therewith. Failure of LICENSOR to approve such samples within thirty (30) working days after receipt thereof will be deemed approval. Once such samples have been approved by LICENSOR, LICENSEE shall not materially depart therefrom without LICENSOR's prior express written consent, which shall not be unreasonably withheld.
F. At least once during each calendar year, LICENSEE shall submit to LICENSOR, for approval, an additional six (6) sets of samples.
G. The LICENSEE agrees to permit LICENSOR or its representative to inspect the facilities where the Licensed Products are being manufactured and packaged.
7. NOTICE AND PAYMENT
A. Any notice required to be given pursuant to this Agreement shall be in writing and delivered personally to the other designated party at the above stated address or mailed by certified or registered mail, return receipt requested or delivered by a recognized national overnight courier service, except e-mail may be used for day-to-day operations and contacts but not for ‘notice’ or other communications required under this agreement or by law.
B. Either party may change the address to which notice or payment is to be sent by written notice to the other in accordance with the provisions of this paragraph.
8. PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS
A. LICENSOR shall seek, obtain and, during the Term of this Agreement, maintain in its own name and at its own expense, appropriate protection for the Trademarks, and LICENSOR shall retain all right, title and interest in the Trademarks as well as any modifications made to the Trademarks by LICENSEE. LICENSEE agrees that its use of the Trademarks inures to the benefit of LICENSOR and that the LICENSEE shall not acquire any rights in the Trademarks.
B. The parties agree to execute any documents reasonably requested by the other party to effect any of the above provisions.
C. LICENSEE acknowledges LICENSOR's exclusive rights in the Trademarks and, further, acknowledges that the Trademarks are unique and original to LICENSOR and that LICENSOR is the owner thereof. LICENSEE shall not, at any time during or after the effective Term of the Agreement dispute or contest, directly or indirectly, LICENSOR's exclusive right and title to the Trademarks or the validity thereof. LICENSOR, however, makes no representation or warranty with respect to the validity of any patent, trademark or copyright which may issue or be granted therefrom.
9. TERMINATION OR EXPIRATION
A.In addition to the termination rights that may be provided elsewhere in this Agreement, either party may terminate this Agreement upon thirty (30) days written notice to the other party in the event of a breach of a material provision of this Agreement by the other party, provided that, during the thirty (30) day period, the breaching party fails to cure such breach. Upon expiration or termination, all Royalty obligations, including any unpaid portions of the Guaranteed Minimum Royalty, shall be accelerated and shall immediately become due and payable, and LICENSEE's obligations for the payment of a Royalty and the Guaranteed Minimum Royalty shall survive expiration or termination of this Agreement and will continue for so long as LICENSEE continues to manufacture, sell or otherwise market the Licensed Products.
B.Upon expiration or termination, LICENSEE shall provide LICENSOR with a complete schedule of all inventory of Licensed Products then on-hand (the "Inventory").
C. Upon expiration or termination, except for reason of a breach of LICENSEE's duty to comply with the quality control or legal notice marking requirements, LICENSEE shall be entitled, for an additional period of three (3) months and on a nonexclusive basis, to continue to sell such Inventory. Such sales shall be made subject to all of the provisions of this Agreement and to an accounting for and the payment of a Royalty thereon, due and paid within thirty (30) days after the close of the three (3) month period.
D. Upon the expiration or termination of this Agreement, all of the rights of LICENSEE under this Agreement shall terminate and immediately revert to LICENSOR and LICENSEE shall immediately discontinue all use of the Trademarks at no cost whatsoever to LICENSOR, and LICENSEE shall immediately return to LICENSOR all material relating to the Trademarks including at no cost to LICENSOR.
10. GOOD WILL
LICENSEE recognizes the value of the good will associated with the Trademarks and acknowledges that the Trademarks and all rights therein including the good will pertaining thereto, belong exclusively to LICENSOR.
11. INFRINGEMENTS
If an action for infringement of the rights licensed in this Agreement is brought, each party shall execute all papers, testify on all matters, and otherwise cooperate in every way necessary and desirable for the prosecution of any such lawsuit.
12. INDEMNITY
LICENSEE agrees to defend and indemnify LICENSOR, its officers, directors, agents and employees, against all costs, expenses and losses (including reasonable attorneys' fees and costs) incurred through claims of third parties against LICENSOR based on the manufacture or sale of the Licensed Products including, but not limited to, actions founded on product liability.
13. INSURANCE
LICENSEE shall, throughout the Term of the Agreement, obtain and maintain at its own cost and expense from a qualified insurance company licensed to do business in California, standard Product Liability Insurance naming LICENSOR as an additional named insured. Such policy shall provide protection against any and all claims, demands and causes of action arising out of any defects or failure to perform, alleged or otherwise, of the Licensed Products or any material used in connection therewith or any use thereof. The amount of coverage shall be a $10 million combined single limit for each single occurrence for bodily image and/or property damage. The policy shall provide for ten (10) days notice to LICENSOR from the insurer by Registered or Certified Mail, return receipt requested, in the event of any modification, cancellation or termination thereof. LICENSEE agrees to furnish LICENSOR a certificate of insurance evidencing same within thirty (30) days after execution of this Agreement and, in no event shall LICENSEE manufacture, distribute or sell the Licensed Products prior to receipt by LICENSOR of such evidence of insurance.
14. JURISDICTION AND DISPUTES
A. This Agreement shall be governed in accordance with the laws of the State of California, United States of America.
B. Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate (except at the option of either party for any application for injunctive relief) shall be finally settled by arbitration in Los Angeles County, California under the rules of the American Arbitration Association (AAA) before one arbitrator and judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction. In this regard, the parties submit to the personal subject matter jurisdiction of the State of California. The arbitration provisions of this Section shall be interpreted according to, and governed by, the Federal Arbitration Act, and any action to enforce any rights hereunder shall be brought exclusively in the U.S. District Court for the Central District of California. EACH PARTY HERETO KNOWINGLY, VOLUNTARILY AND INTENTIONALLY WAIVES ANY RIGHT TO A TRIAL BY JURY OF ANY DISPUTE RELATING TO THIS AGREEMENT AND AGREES THAT ANY SUCH ACTION SHALL BE ADJUDICATED BY AN ARBITRATOR AND WITHOUT A JURY.
C. The parties may mutually agree upon any procedure for appointing the arbitrator and shall inform the AAA administrator as to such procedure; however, if within 45 days after the commencement of the arbitration, all of the parties have not mutually agreed on a procedure for appointing the arbitrator or have not mutually agreed on the designation of the arbitrator, the AAA administrator shall unilaterally appoint and designate the presiding arbitrator.
D. If a party fails to file a statement of defense within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, or if a party, duly notified, fails to appear at a hearing without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may proceed with the arbitration; or if a party, duly invited to produce evidence or take any other steps in the proceedings fails to do so within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may make the award on the evidence before it.
E. The arbitrator may, in the Award, allocate all or part of the costs of the arbitration, including the fees of the arbitrator and the reasonable attorneys’ fees of the prevailing party.
15. AGREEMENT BINDING ON SUCCESSORS
The provisions of this Agreement shall be binding on and shall inure to the benefit of the parties hereto, and their heirs, administrators, successors, and assigns.
16. WAIVER
No waiver by either party of any default shall be deemed as a waiver of prior or subsequent default of the same or other provisions of this Agreement.
17. SEVERABILITY
If any term, clause, or provision hereof is held invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such invalidity shall not affect the validity or operation of any other term, clause or provision and such invalid term, clause or provision shall be deemed to be severed from the Agreement.
18. NO JOINT VENTURE
Nothing contained herein shall constitute this arrangement to be employment, a joint venture or a partnership.
19. ASSIGNABILITY
The license granted hereunder is personal to LICENSEE and shall not be assigned by any act of LICENSEE or by operation of law unless in connection with a transfer of substantially all of the assets of LICENSEE or with the consent of LICENSOR.
20. GOVERNMENTAL APPROVAL
As promptly as possible after execution of this Agreement, LICENSEE agrees to submit copies of this Agreement to any governmental agency in any country in the Territory where approval of a license agreement is necessary and agrees to promptly prosecute any such application diligently. This Agreement shall only become effective in such country or countries upon receipt of appropriate approval from the applicable governmental agency.
21. INTEGRATION
This Agreement constitutes the entire understanding of the parties, and revokes and supersedes all prior agreements between the parties, including any option agreements which may have been entered into between the parties, and is intended as a final expression of their Agreement. It shall not be modified or amended except in writing signed by the parties hereto and specifically referring to this Agreement. This Agreement shall take precedence over any other documents which may be in conflict with said Agreement.
22. AMENDMENTS
Any amendment to this Agreement must be in writing and signed by an authorized person of each party.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, intending to be legally bound hereby, have each caused to be affixed hereto its or his/her hand and seal the day indicated.
[INSERT NAME OF LICENSOR][INSERT NAME OF LICENSEE]
