License__글19건

  1. 2017.11.08 [영문계약서 샘플 - 20] 소프트웨어 라이선스 계약서 샘플 - Software License Agreement [자문/작성/신속/저비용]
  2. 2017.11.06 [영문계약서 샘플 - 17] License Agreement Sample – 라이선스 영문 계약서 샘플 [자문/작성/신속/저비용]
  3. 2017.09.11 라이센싱 계약서 샘플 + 실무적 포인트 설명
  4. 2015.11.27 기술이전, 공동연구개발, License, R&D Collaboration Agreement 관련 계약실무 주요 포인트 및 분쟁사례연구 세미나 발표자료
  5. 2015.11.25 신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development 조항
  6. 2015.11.24 특허기술 라이선스의 대상기술 범위와 전용실시권 대상 특허권리범위 차이 및 라이선스 로열티 기술료 지급의무
  7. 2015.11.23 독점계약(Exclusive Agreement)의 Risk 관리방안 – 최소 필수이행 조건 설정 및 비독점 전환 조항
  8. 2015.11.20 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항
  9. 2015.11.20 미국 San Francisco 소재 벤처회사 Exelixis와 대기업 Sanofi 사이에 2009년 체결했던 License, Collaboration Agreement를 2011년 중단하는 Early Termination Agreement : A Good Example
  10. 2015.11.19 미국 Yale 대학 교수들이 설립한 신약개발 벤처회사와 대형 제약회사 Sanofi 사이 2011년 체결한 신약 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A Good Example
  11. 2015.11.19 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토
  12. 2015.11.18 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례
  13. 2015.11.18 일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 Global Blockbuster 신약 Rosuvastatin, Crestor의 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement
  14. 2015.11.17 License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위 : 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결
  15. 2015.11.17 일본 대형제약회사 Atellast와 미국 신약개발회사 Ironwood사 사이에 체결한 신약기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A good example
  16. 2015.11.16 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 판결
  17. 2015.11.13 License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항
  18. 2014.10.31 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건
  19. 2014.01.23 [사례연구] 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제

 

 

 

소프트웨어 라이선스 계약은 Licensor 가 해당 소프트웨어의 사용, 재판매 권한 등을 Licensee 에게 부여하고 그에 따른 로열티를 지급받는 약정을 의미합니다. 이와 같은 소프트웨어 라이선스 계약은 독점, 비독점, 양도가능, 양도불가, 서브 라이선스 가능 여부에 따라 구분될 수 있습니다. 본 포스팅에서는 일반적인 영문 소프트웨어 라이선스 계약서를 첨부 드리며 법적 쟁점에 될 수 있는 부분에 대해 코멘트하여 드리겠습니다.

 

먼저, Licensee의 권리에 있어서, 라이선스 받은 SW의 소스코드를 변경 가능 여부와 제품 적용에 대응하는 변경 조건 등은 민감한 법률 이슈가 될 수 있으므로 정확한 확인이 필요합니다. 특히 Open source 의 경우 오픈 소스 사용에 따른 반대급부로서 자신의 프로그램을 Open 하여야 하는 규정에 유의해야 합니다.

 

그리고 소프트웨어와 관련된 문서 등의 저작권은 Licensor가 소유하나 그에 대한 번역문 등의 저작권자는 구분될 수 있으므로 관련 규정이 요구됩니다. 또한 서브 라이선스 부여 권한이 부과된 경우, Licensor가 요구하는 계약 조건을 준수할 필요가 있습니다.

 

아울러 SW 라이선스 계약에 따라 부여되는 라이선스 프로그램, 각종 문서, 필수 교육 항목에 대해 소프트웨어의 특성에 따른 각 내용을 명확히 할 필요가 있습니다. 특히 필수 교육 항목에 있어서, 관련 교육을 받는 자들의 인원, 비용, 기간 등을 규정하여야 합니다.

 

라이선스 비용에 대하여 일시금, 분할 지급, 각종 판매 조건의 성취에 따른 분할 지급 등으로 규정할 수 있습니다. 또한 보증 규정과, 유지 보수 규정은 SW 라이선스 계약의 핵심 부분일 수 있습니다. 특히, 제품의 각종 하자에 대한 구체적인 내용, 유지 보수의 기간과 비용부담 주체에 관한 각 협의에 따른 계약서 작성이 요청됩니다. 그리고 SW를 이용하여 Licensee가 독자 개발한 SW의 지적재산권 보유 주체, 각종 비용에 대한 세금 부담 주체에 관하여 선협의에 따른 계약서 작성이 필요합니다.

 

소프트웨어 라이선스 계약서 작성은 앞서 설명 드린 라이선스 계약의 종류, 라이선스 받는 SW의 범위, 소스코드 관련 규정, 저작권 및 개량 발명에 따른 지식재산권 보유 주체, 보증 규정, 유지 보수 규정, 필수 교육 항목 등을 SW의 내용에 맞추어 법률 자문을 받으시는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

 

첨부: 소프트웨어 라이선스 영문 계약서 샘플 소프트웨어 라이선스 영문 계약서 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017.11.08 14:00
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해외 기업과의 영문 라이선스 계약서는 Licensor Licensee 에게 자신이 보유하고 있는 지식재산권에 대해 라이선스를 부여하는 계약에 관한 협의를 의미합니다. 이와 같은 라이선스 계약은 지식재산권의 종류, 독점 여부에 따라 다양한 형태로 체결이 가능합니다.

 

 

 

 

먼저 목적 규정 Subject matter 에서 지식재산권의 종류, 적용 제품을 명확히 규정해야 합니다. 또한 지식재산권의 등록 번호가 있는 경우, 등록번호를 명시하거나 특허 명세서 등을 첨부할 수도 있습니다. 다만 관련 기술 전반에 대해 계약을 체결하는 경우에는 그 범위 자체를 특정하여 적시할 수도 있습니다.

 

라이선스 계약은 독점적, 비독점적 계약으로 구분될 수 있습니다. 그리고 그 지식재산권의 실시 허락을 받는 영역 내지 국가를 제한하여 체결할 수도 있습니다. 따라서 계약 체결 전에 어떠한 지식재산권에 대해 독점적으로 어느 국가에 대해 체결할 것인지의 협의가 필수입니다.

 

 

 

 

Sub-License 를 규정하여 라이센시가 추가적인 서브 라이선스를 체결할 수 있도록 규정할 수도 있습니다. 아울러 서브 라이선스에 대한 추가 수입에 대한 일정 부분을 라이선스가 취득하는 것으로 하여 합의할 수 있습니다.

 

 

 

 

라이선스 비용 지급은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. Lump Sums 는 일시금으로 라이선스 비용을 지급하여 추가 비용 지급이 없는 유형입니다. Royalties 는 판매액 등을 기준으로 일정 비율을 지급하는 방식입니다.

 

일반 조항으로서, 라이센서는 적법한 지적재산권 보유를 보증하나, IPR에서는 법적 책임을 부과하지 않는 것으로 규정하며, 라이센시는 해당 영역에서 제품 제조 및 마케팅에 대한 충실한 이행을 보증하는 것이 일반적입니다.

 

영문 라이선스 계약서 작성시에는 설명 드린 바와 같이, 계약 목적, 독점 여부, 서브 라이선스, 비용 지급, 일반 규정 등을 라이선스 기술 및 종류에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 : License Agreement 샘플 LICENSE AGREEMENT 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017.11.06 17:00
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라이센싱 계약 체결은 기업 간, 기업과 대학 및 공공연구기관 간의 협력의 증가에 따라 가파른 속도로 증가하고 있습니다. 또한 라이센싱 계약을 통하여 지식재산권과 관련된 라이선스 수입도 증가하고 있습니다. 이와 함께 글로벌 기술중개전문회사가 활성화되고 있으며, 지식재산관리회사(Non-Practicing Entities)의 등장도 지식재산 비지니스를 촉진하고 있습니다.

 

라이센싱 계약은 이와 같은 지식재산 비즈니스에서 가장 중요한 법률 행위입니다. 특히 각국의 입법례에 따라 라이선스의 의미가 다르게 해석될 수 있으므로 해외 기업과 라이센싱 계약을 체결하는 경우에는 중요 법적 개념에 대한 명확한 정의가 필요합니다. 또한, 라이선스 비용 지급의 방식, 로열티의 계산 방법, 라이센시에게 반드시 필요한 재료의 공급이나, 상표권의 사용 여부, 및 판촉 협조 의무 등을 구체적으로 규정하는 것이 바람직합니다.

 

따라서, 금번 포스팅에서는 표준 라이선스 계약서를 제공하면서, 각각의 조문 별로 계약서 작성 시 유의하여야 할 사항이나, 구체적인 사정에 따라 변경할 수 있는 규정들을 설명 드리겠습니다. 라이센싱 협상 과정을 마무리하기 위해서는 라이센서 또는 라이센시 각자의 입장에서 유리한 방향으로 라이센싱 계약서를 작성하는 것이 무엇보다 중요하기에 금번 포스팅을 참조하셔서 유리한 라이센싱 계약을 체결하시기 바랍니다.

 

첨부: 라이센싱 계약서 샘플

라이선스 계약서.docx

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

 

작성일시 : 2017.09.11 08:21
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-- 기술이전, 공동연구개발, License, R&D Collaboration Agreement 관련 계약실무 주요 포인트 및 분쟁사례연구 세미나 발표자료 -- 

 

계약실무 세미나는 다양한 형식과 내용으로 자주 있습니다. 저희 사무소에서도 계약실무 기본과정과 심화과정으로 나누어 국문계약과 영문계약 실무에 대해 몇 차례 세미나를 개최한 적이 있습니다. 이번 12/1 오후 예정 세미나에서는 영문계약을 중심으로 기술이전, 공동연구개발, License, R&D Collaboration Agreement 등에서 실무적으로 중요한 포인트를 중심으로 발표할 예정입니다. 또한, 실제 분쟁사례 및 판결을 조사하고 검토하여 계약분쟁의 원인과 판결요지, 실무적으로 바람직한 대응방안 등을 검토하여 보겠습니다.

 

흠 없는 완벽한 계약서는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 다만, 해당 계약서의 기본구조와 내용을 숙지하고, 완벽하지 않거나 다소 불리한 계약조항인 경우에도 그 잠재 Risk를 미리 파악하고, 적절하게 관리할 수 있는 방안을 두고 있다면 충분할 것입니다. 그와 같은 시각에서 기술이전, License, R&D Collaboration 관련 분쟁사례에 비추어 볼 때 실무적으로 자주 문제되는 주요 포인트, Risk 및 관리방안은 무엇인지 등을 다루었습니다.

 

*첨부파일: License, R&D Collaboration Agreement 세미나 발표자료

3 License R&D Collaboration 계약실무 포인트 및 분쟁사례 연구 세미나 발표자료_김국현.pdf

 

작성일시 : 2015.11.27 10:25
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-- 신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development 조항 -- 

 

기술이전 License 중 많은 경우가 기술이전 이후부터 상업적 발매까지 추가 연구개발에 많은 비용과 시간이 필수적으로 투입되어야만 합니다. 대표적으로 신약기술 이전 License 케이스가 이와 같습니다.

 

Licensor 수입의 대부분은 Running Royalty이므로 상업적 판매까지 제품개발이 성공적으로 완료되는지 여부는 License 양 당사자 모두에게 매우 중대한 영향을 미칩니다. 그와 같은 중대한 development 관련 사항 중 License 계약서에 반영되어야 할 내용은 어떤 것인지 사례를 통해 살펴보겠습니다.

 

아래에서 일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement Development 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다.

 

비록 Crestor License Agreement는 조금 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다.

 

참고로, 최근에는 양 당사자가 참여하는 Joint Steering Committee (JSC), Joint Development Committee (JDC)를 구성하여, 정기적 회의를 통해 후속 연구개발의 진행, 성과평가, 조정, 결정 등을 해나가는 방식이 자주 활용되고 있습니다. 이를 위해 처음부터 License Agreement에 이와 같은 JSC 등에 관한 계약조항을 두는 경우가 많습니다.

 

Article 3.  Development

 

3.1

SHIONOGI shall disclose the KNOW-HOW, which is necessary, useful or advisable for ZENECA to obtain the HEALTH REGISTRATION APPROVAL and to develop, manufacture, use, distribute, market and sell the LICENSED PRODUCTS, in each country of the TERRITORY, after the execution of this Agreement without delay to the extent not done so already.  If the visits of SHIONOGI’s representative(s) to ZENECA’s facilities are reasonably requested by ZENECA relating to the disclosure of KNOW-HOW to ZENECA, SHIONOGI will send an appropriate representative(s) to ZENECA’s facilities; provided that ZENECA shall bear the expenses of travel and accommodations for such representative(s).

 

SHIONOGI will provide ZENECA with all reasonable assistance required in order to transfer the KNOW-HOW to ZENECA in a timely manner.  Such assistance will include, but shall not be limited to those items listed in the Schedule attached.

 

3.3

ZENECA shall develop and register the PRODUCTS in the TERRITORY on its sole responsibility as if the PRODUCTS had been derived from ZENECA’s own research pipeline.  Prior to October 31, 1998, ZENECA shall prepare a development schedule (hereinafter referred to as the “DEVELOPMENT SCHEDULE”), and shall allow SHIONOGI the opportunity to comment upon it.  The DEVELOPMENT SCHEDULE shall contain the estimated time schedule of pre-clinical studies, clinical trials, New Drug Application (“NDA”) filings, launches and other related activities to be conducted by ZENECA with respect to the PRODUCTS in Europe, the U.S.A. and Japan.  The first DEVELOPMENT SCHEDULE (hereinafter referred to as the “ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE”) shall be attached to this Agreement as Appendix III.

  

3.4

ZENECA may also pursue the feasibility for the development and commercialization of the COMBINATION PRODUCTS.  If ZENECA decides to carry out the development of any COMBINATION PRODUCTS leading to their commercialization, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such intention in writing and provide SHIONOGI with the development schedule therefor.

 

3.5

If ZENECA reasonably foresees or becomes aware of any delay of six (6) months or more in the actual development of the PRODUCTS as compared with the timing set forth in the ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE or any later modified DEVELOPMENT SCHEDULE, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such delay in writing.  Whereupon ZENECA may modify such DEVELOPMENT SCHEDULE upon consultation with SHIONOGI, but for the avoidance of doubt, such consultation shall be for information only and ZENECA will not be required to obtain SHIONOGI’s approval to any such modification.

 

3.6

Any and all development costs for the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY shall be solely borne by ZENECA.

 

3.7

ZENECA shall provide SHIONOGI with a bi-annual report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY in order to keep SHIONOGI informed of the progress.  ZENECA also agrees to have meetings with SHIONOGI in a timely manner (at least once a year) in order to report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY.  If any application of Investigational New Drug (“IND”), Clinical Trial Exemption (“CTX”) and/or NDA is filed with the competent authorities in Europe, the U.S.A. and Japan, ZENECA shall provide SHIONOGI with a summary of all dossier submitted to such authorities (including any amendments thereto).  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.8

Upon completion of phase II clinical trials for the LICENSED PRODUCTS, ZENECA shall have the right to terminate this Agreement by informing in writing SHIONOGI of its intention to terminate this Agreement as well as the background of such decision.  On termination of this Agreement pursuant to this Article 3.8, ZENECA shall not be obliged to make any further payments under Article 4.

3.9

If and when the HEALTH REGISTRATION APPROVAL is obtained in any country of the TERRITORY, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL and send to SHIONOGI a copy of the approval letter, along with an English translation thereof, of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL issued by the competent health authority of such country.  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.10

If ZENECA chooses to market the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan with a partner other than ZENECA’s AFFILIATE in such countries, ZENECA shall offer to SHIONOGI the first opportunity to be ZENECA’s marketing partner for the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan.  With regard to the terms and conditions of the marketing of LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan, SHIONOGI and ZENECA shall negotiate such terms and conditions in good faith.  If the PARTIES are unable to agree upon such terms and conditions, ZENECA shall be free to offer the opportunity to a THIRD PARTY on terms and conditions no more favorable than those offered to SHIONOGI.

 

 

작성일시 : 2015.11.25 14:07
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-- 특허기술 라이선스의 대상기술 범위와 전용실시권 대상 특허권리범위 차이 및 라이선스 로열티 기술료 지급의무 -- 

 

종전 블로그에서 1심 판결문을 올린 적이 있습니다. 최근 이 사건의 항소심에서 라이센서 승소판결이 나왔는데, 조만간 그 판결문을 입수하면 다시 상세하게 소개하겠습니다. 여기서는 라이선스 대상기술 범위에 관한 쟁점만 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.    기술이전 라이선스 계약

 

     

      

 

2.    대상기술 범위에 대한 쟁점

 

피고 Licensee는 특허권 전용실시권 설정계약인데도 대상특허에 대한 무효심결이 확정되었고, 또한 실제 특허기술을 실시하지 않았으므로, 기술료 지급의무가 없다는 입장입니다. 특허무효 관련 쟁점을 제외하면, 위 계약서에서 정한 라이선스 대상 기술범위를 특허권리범위로 제한할지 아니면 그 범위를 넘어선 관련기술까지 포함하는지 여부가 핵심쟁점입니다.

 

3.    1심 판결

 

판결은 비록 라이선스 계약서 제목이 "전용실시계약서"로 되어 있고, 실제 특허등록 후 전용실시권을 설정 등록하였지만, 계약서 정의규정에서 "이 사건 연구 과제를 통해 개발된 기술, 출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 규정한 것을 중시하여, 그 라이선스 대상기술을 특허권에 한정하지 않고 그와 관련된 기술내용을 포함한 것으로 해석하였습니다. 이와 같은 배경에서 비록 특허무효가 되었다고 해도 계약서에서 약정한 경상 기술료를 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

기술이전 라이선스 계약서에서 대상기술을 어떻게 특정하는가에 따라 향후 큰 이해관계가 엇갈린 사례입니다. 라이선스 계약서의 실무적 무게를 잘 보여줍니다. 항소심 판결내용을 검토한 후 다시 상세하게 설명드리겠습니다.

 

작성일시 : 2015.11.24 09:49
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-- 독점계약(Exclusive Agreement) Risk 관리방안 최소 필수이행 조건 설정 및 비독점 전환 조항 -- 

 

다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. , 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다.

 

예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다.

 

그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다면 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 그런데, 독점계약이 아니라면 그 연구개발에 따른 위험을 부담하기 어렵고 일정기간 독점으로 수익성을 보장해야만 하는 경우도 많습니다. 그렇지 않다면 사업성을 확보할 수 없고, 그와 같은 사정이라면 독점계약이 아니라면 당초 성사되기 어려운 계약도 있습니다.

 

따라서, 독점계약 자체를 회피하거나 일방적으로 파기하는 것이 아니라 독점적 지위를 종결하지만 일부는 공급할 수 있도록 보장하고 일부는 제3자에게 구매하는 등의 방안으로 발생 가능한 Risk를 적절하게 관리할 수 있는 계약구조를 만드는 것이 바람직합니다.

 

독점계약에서 자주 사용되는 최소 필수 판매수량 조건이나 지급의무 최소 로열티 조건은 가장 기본적 내용입니다. 여기에 덧붙여, 독점관계를 비독점관계로 전환하는 구조도 고려할 수 있습니다.

 

예를 들면 다음과 같은 계약조항도 가능합니다. "라이센시 실시자는 특허 실시대가 중 경상로열티로 판매량의 3% 또는 연 총 *억원 중 많은 금액을 라이센서 특허권자에게 지급한다. 라이센시 실시자가 위 특허실시대가를 지급하지 못한 경우 라이센서 특허권자는 제3자에게 본 계약 대상특허의 실시를 허락할 수 있다. 이때 제3자에 대한 실시허락은 통상실시권 허여로 한다."

 

정리하면, 사업환경이 복잡하고 급변하기 때문에 장래 상황을 정확하게 예측하려는 무리수를 두기 보다 당시의 사정변경에 따라서 추가 협의 및 합의를 통해 계약내용을 변경해 나갈 수 있는 option 조항을 두는 방안이 바람직합니다. 불확실한 요소를 남기는 단점에도 불구하고 최근 자주 활용되는 추세입니다.

 

작성일시 : 2015.11.23 11:43
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-- 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항 -- 

 

일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement 중에서 Termination 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. 신약개발은 최종 성공가능성이 낮기 때문에 중간 Risk 관리가 무엇보다 중요합니다. 다른 License 계약보다 Termination 조항이 더욱 중요합니다.

 

Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 발생 가능한 상황에 따라 Termination 조건을 달리 규정하고, 그에 따른 후속처리도 각각 규정하였습니다.

 

국내 라이선스 계약서에서 통상적으로 사용되는 계약해제, 해지 조항내용만으로 라이선스 이후 연구개발 진행에 따라 발생 가능한 Risk를 관리할 수 있다고 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 조금만 냉정하게 살펴보면 분명하게 알 수 있습니다. 정말 중요한 기술이전 및 라이선스 계약이라면 현재 흔히 사용되는 표준 계약서에 얽매이지 말고 필요한 조항을 새로 작성하는데 주저하지 말아야 할 것입니다.

 

Crestor License Agreement는 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 13.  Term and Termination

 

13.1

This Agreement shall become effective as of the EFFECTIVE DATE and expires when ZENECA’s obligations to pay running royalties according to Articles 4.2 and 4.3 expire.

 

13.2

If ZENECA determines that it is not feasible for ZENECA to pursue the development, launch or sale of LICENSED PRODUCTS due to a scientific, technical, regulatory and/or commercial reason, including but not limited to (i) adverse events of the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS or (ii) marketability of the LICENSED PRODUCTS or (iii) reasons related to patent coverage, ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may terminate this Agreement upon ninety (90) days prior written notice.

 

13.3

Following launch of the LICENSED PRODUCTS in any country of the TERRITORY, ZENECA shall have the right to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country, due to scientific, technical, regulatory and/or commercial reasons, including but not limited to adverse events of the COMPOUND or LICENSED PRODUCTS or marketability of the LICENSED PRODUCTS.  ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country; provided that ZENECA shall be entitled to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale without advance discussions with SHIONOGI if the withdrawal is for safety reasons.

13.4

After expiration of this Agreement pursuant to Article 13.1 above, ZENECA’s license shall be considered fully paid and become non-exclusive, and ZENECA and its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall be allowed to continue using all KNOW-HOW for the manufacture, sale or use of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS with no further consideration to SHIONOGI.

 

13.5

This Agreement shall be terminable by either PARTY at any time, upon the occurrence of any of the following events;

 

 

(i)

Should the other PARTY hereto become insolvent, or if proceedings in voluntary or involuntary bankruptcy or pursuant to any other insolvency law shall be instituted by, on behalf of or against the other PARTY, or if a trustee or receiver of the party’s property shall be appointed; or

 

 

(ii)

If the other PARTY commits any material breach of any of the terms of this Agreement and (a) fails to remedy such breach within sixty (60) days after written notice thereof has been given by the non-breaching PARTY, or (b) in the event that such breach is not capable of cure within such sixty (60) day period, fails to commence to cure such breach within such period and thereafter to prosecute such cure diligently to completion; provided, however, that in no event shall the period for such cure be greater than one hundred twenty (120) days after the non-breaching party’s notice of such breach.

 

13.6

The termination of this Agreement shall not relieve the PARTIES from performing any obligations accrued prior to the date this Agreement terminates.

 

13.7

Upon termination of this Agreement pursuant to Article 3.8, 13.2 or 13.5, ZENECA shall promptly return all KNOW-HOW supplied from SHIONOGI and cease any activities allowed hereunder (including without limitation development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS); provided however, that ZENECA, its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall have the right, if applicable, to sell any remaining COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS made prior to said termination and shall pay to SHIONOGI any royalties owed to SHIONOGI with respect to such sales.  ZENECA shall also transmit free of charge to SHIONOGI registration data generated by ZENECA up to the date of early termination without delay.  Moreover, upon early termination (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above) and upon SHIONOGI’s request, ZENECA shall grant or cause to be granted to SHIONOGI a worldwide license, with the right to sublicense to any THIRD PARTY, to manufacture, use and sell the COMPOUNDS and LICENSED PRODUCTS under any patent rights held or controlled by ZENECA, its AFFILIATES or SUBLICENSEES which cover the development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS, and utilizing ZENECA’s registration data (including its AFFILIATES’ and/or SUBLICENSEES’ registration data) generated up to the date of early termination on the terms and conditions mutually agreed upon by the PARTIES.  If the HEALTH REGISTRATION APPROVAL of any LICENSED PRODUCT is already held by ZENECA, its AFFILIATES and/or SUBLICENSEES at the date of early termination of this Agreement (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above), ZENECA shall also take all reasonable steps to transfer or cause to be transferred, free of charge, such HEALTH REGISTRATION APPROVAL to SHIONOGI.

 

13.8

Early termination of this Agreement by the non-breaching PARTY shall in no way affect or limit such non-breaching party’s right to claim against the breaching PARTY for any damages arising out of the breach of this Agreement.

13.9

ZENECA’s payment obligation under Article 3.2 and Articles 5, 7, 8, 10, 13.4 and 13.7 shall survive the termination or expiration of this Agreement.

 

작성일시 : 2015.11.20 12:00
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-- 미국 San Francisco 소재 벤처회사 Exelixis와 대기업 Sanofi 사이에 2009년 체결했던 License, Collaboration Agreement 2011년 중단하는 Early Termination Agreement : A Good Example --

 

자주 보기 어려운 좋은 참고자료입니다. 2009년에 체결된 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement Termination하면서 별도의 상세한 Termination Agreement를 다시 체결하였습니다. 그만큼 R&D Collaboration Agreement 종료는 쉽지 않다는 얘기일 것입니다.

 

공동연구개발을 핵심필수 내용으로 하는 Open Innovation 시대에는 그 시작도 중요하지만 그 Termination도 매우 중요합니다. 대형 프로젝트의 경우 연구개발 프로그램의 진행, 단계별 성과 평가 및 빠른 중단 또는 포기 결정(Early Termination)은 무엇보다 중요합니다. 그렇지 않다면 선택과 집중은 가능하지 않기 때문입니다.

 

Termination Agreement에는 SEC 제출 및 공시용으로 작성된 조기종료 배경과 핵심내용을 설명하는 자료가 첨부되어 있습니다. 양사가 체결한 Collaboration Agreement을 조기종료하는 이유로 선택과 집중전략에 따라 대상 기술이 아닌 보다 나은 것으로 평가된 기술개발 추진을 위한 것으로 밝히고 있습니다.

 

핵심내용은, Licensee 대기업 Sanofi Licensor 벤처회사 Exelixis에 주도 해지를 조건으로 $15 million (160억원)을 일시불로 지급하고, 향후 신약개발성공 및 허가 단계에서 일정액을 추가 각 지불하지만, 그 다음 상업적 판매로 인한 수익이 발생한 경우에는 반대로 Licensor 벤처회사 Exelixis에서 Licensee 대기업 Sanofi에게 running royalty 지급하는 등 수익의 일부를 나누어주는 수익배분권을 준다는 것입니다. 구체적 수치와 구조는 삭제되어 알 수 없습니다.

 

Termination의 핵심효력인 해방효(release)에 대해서도 구체적 규정을 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 일정 범위에 대해 FTO에 해당하는 Covenant Not to Enforce 조항을 별도로 두고 있는 점도 흥미롭습니다.

 

물론 Collaboration 연구성과에 대한 공동발명 (joint invention) 및 공유특허 관계도 상세하게 규정하였습니다. 양사가 주고받은 비밀정보뿐만 아니라 공동연구성과에 대한 공개여부, 활용여부 등도 중요한 사항이기 때문에 상세한 규정을 두고 있습니다.

 

마지막으로, Termination Agreement는 양사가 2009년 체결한 License, Collaboration Agreement termination 조항에 따른 것입니다. 그렇지만, 2개의 계약서 사이에 상충되는 내용이 있을 수도 있습니다. 이와 같은 혼란이나 분쟁을 방지할 목적으로 "entire agreement" 조항에서 Termination Agreement 내용이 그 이전 계약뿐만 아니라 협상 내용 등을 포함하여 가장 우선 적용된다고 명시하였습니다. 복잡한 사안일수록 필요한 조항입니다.

 

긴 영문 계약서지만 실무적 입장에서 꼼꼼하게 살펴보면 유용한 참고자료가 될 것입니다. 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일: Collaboration Early Termination Agreement_2011

Termination Agreement between Exelixis and Sanofi_2011_12.docx

 

작성일시 : 2015.11.20 08:07
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-- 미국 Yale 대학 교수들이 설립한 신약개발 벤처회사와 대형 제약회사 Sanofi 사이 2011년 체결한 신약 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A Good Example --

 

2000 Yale 대학 교수 3명이 창업한 벤처회사 Rib-X Pharmaceuticals Yale 대학으로부터 기술이전을 받고, 그 후 후속 연구개발를 계속하여 얻은 성과를 가지고 2011년 다국적 제약회사 Sanofi에 대형 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement을 체결하였습니다.

 

대학기원 원천기술이 대학교수 창업벤처를 거쳐 성숙된 후, 최종적으로 그 후속 연구개발성과를 대기업에 License한 성공적 사례입니다. 미국에서 공개된 상세한 License, R&D Collaboration Agreement을 참고로 첨부합니다. 대상기술은 최근 심각한 문제가 되고 있는 다제내성 세균감염증을 치료할 수 있는 새로운 항생제 신약개발기술입니다.

 

첨부한 장문의 계약서에는 Yale 대학과 체결한 계약과 권리관계 조율 조항, 추가 공동연구개발 진행, 평가, 결정 등 관련 조항, 연구개발성과에 대한 지재권 문제, 향후 연구개발성과를 활용한 사업에 대한 Licensor의 사업참여권 또는 수익분배권 관련 조항, Licensee의 연구개발성과 평가 및 프로젝트 진행여부, 중단 또는 포기 관련 조항, 개발 단계별 다양한 Option 조항, Termination 후 양 당사자의 권리관계 조율 조항 등등 기술이전 License 후에도 계속하여 장기간 진행될 것으로 예상되는 대규모 신약 연구개발 프로젝트 관련 사항이 망라된 복잡한 계약서입니다.

 

살펴보면 실무자 입장에서 a good example로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다. 참고로, 벤처회사 licensor Rib-X Pharmaceuticals, Inc. 2013년 회사명칭을 Melinta Therapeutics Inc.로 변경하였습니다.

*첨부파일: License, R&D Collaboration Agreement between Melinta and Sanofi_2011

COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT_Sanofi_2011년.docx

 

작성일시 : 2015.11.19 15:17
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-- 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토 -- 

 

1.    국문 계약서 대학 산학협력단 계약서 샘플

 

계약기술의 실시허락

(1)  “산학협력단”은 “실시자”에게 본 계약의 조건에 따라 계약 지역에서 “계약기술”을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.

(2)  “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권의 재실시권을 제공할 수 없다.

(3)  “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

 

정의 규정

“재실시”라 함은실시자가 제3자에게계약기술에 대한 실시권 또는 지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고실시자로부터계약기술의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나계약제품을 제조 또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를재실시자라 한다.

 

재실시 허락

“실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제3자에게 "계약기술"재실시를 허여한 경우, 3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기재한 비율로 각 분배한다.

 

2.    영문 계약서 - Crestor License Agreement 일부

 

Article 2.  Grant of Licenses

 

2.1

SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.  It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522.  The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based upon such intention.  In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

          

2.2

ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY.  ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this Agreement.  ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

 

2.3

ZENECA and its AFFILIATES shall have the right to appoint distributors and/or sales agents in the TERRITORY for the sale of LICENSED PRODUCTS.  For the purpose of this Article 2.3, “distributors” shall include all parties appointed by ZENECA or its AFFILIATES to market and sell the LICENSED PRODUCTS, in circumstances where such parties do not require a sublicense under the PATENTS to carry out such marketing and sale.

 

2.4

SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement.  SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

 

3.    Comments

 

(1)  영문 exclusive license와 독점실시권으로 번역될 수 있고, 우리나라 특허법의 전용실시권과 반드시 일치한다고는 볼 수 없습니다. 각국의 특허법에 따라 전용실시권은 그 내용이 조금씩 다를 수 있지만, 독점적 실시권을 포함한다는 점에서 독점권 실시권보다 더 넓은 개념으로 해석됩니다.

 

(2)  영문계약서에서 OEM, 위탁생산, 위탁판매 등을 고려한 "have manufactured" have ** 표현을 반복하여 삽입한 것은 바람직합니다. 법적으로는 그와 같은 명시적 문구가 없더라도 OEM 제조 등은 허용된다고 해석되지만, 명시적으로 표현이 두는 것이 더 좋습니다.

 

(3)  우리나라 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 단독으로 제3자에게 통상실시권을 허여할 수 없습니다. , Licensee는 단독으로 재실시허여 (sublicense) 권한이 없습니다. 특허권자의 동의 없는 일방적 재실시 허여 및 그것에 근거한 제품생산은 특허침해로서 라이선스 계약 해지사유라는 법원판결도 있습니다.

 

(4)  Licensee Licensor의 동의 받아서 제3자에게 sublicense를 허락해야 합니다. 우리나라뿐만 아니라 타 국가에서도 마찬가지입니다. 영문 License 계약서에서 보듯 별도의 조항으로 sublicense 권한을 부여하는 것이 바람직합니다. Licensor의 사전 서면동의에 해당하므로 향후 Licensee는 제3자에게 sublicense 허여 계약을 할 수 있습니다.

 

(5)  Sublicense 설정계약은 독립된 계약이지만 본 License 계약을 전제로 한 것입니다. 별도의 규정을 두지 않더라도 본 계약의 존속기간 등 그 범위에 한정됩니다. 그렇지만, 영문계약처럼 "under the licenses granted in Article 2.1" 등 명시적 부종관계 표현을 두는 것이 실무입니다.

 

특별한 경우를 제외하고 일반적으로는 sublicense 재실시허여는 계약기술을 최대한 활용하는 방안이 될 것입니다. 처음부터 실지자의 sublicense 허여를 전제로 하고, 그 수익을 나누는 구조가 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015.11.19 09:18
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-- 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례 -- 

 

세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

 

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

 

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

 

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

 

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

 

9.1

SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

 

9.2

SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.3

ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.4

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.

 

9.5

SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will not infringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).

 

9.6

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

 

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

 

11.1

SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.

 

11.2

SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.

 

11.3

SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.

 

11.4

No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.  In particular, no steps concerning European Patent Application No.  92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.

 

11.5

If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines.  Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent.  Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.

 

11.6

ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like.  If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name.  If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so.  Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.

 

11.7

SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.

 

11.8

The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.

 

11.10

Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.

 

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

 

12.1

In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based.  ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4.  Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.

 

12.2

ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.

 

12.3

In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account.  Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance.  Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.

 

12.4

In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI.  SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit.  ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit.  ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld.  If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***].

 

Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.

 

 

작성일시 : 2015.11.18 09:36
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-- 일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 Global Blockbuster 신약 Rosuvastatin, Crestor의 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement -- 

 

일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 화합물 Rosuvastatin을 대형 제약회사 AstraZeneca에서 기술이전 license한 후 세계적 블록버스터 신약으로 개발하였습니다. 2014년 초경에 발표된 보도자료를 보면, 양사는 위 라이선스 계약을 화합물 원천특허의 만료일 이후까지도 로열티를 지불하는 것으로 수정하였고, 그 규모가 약 10년에 걸쳐 매년 최소 수천억원, 총 수조에 달하는 경상 로열티를 지급하기로 합의했다고 공개했습니다. 당시 올린 블로그를 링크해 드립니다.

 

위 당사자 회사 사이에 체결된 신약 기술이전 License Agreement 파일을 참고로 첨부해 드립니다. 실무자용 good sample로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 읽어 보고 필요할 때 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일: Crestor License Agreement between Shionogi and Zeneca

Crestor License Agreement between Shionogi and AZ.docx

 

작성일시 : 2015.11.18 09:31
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-- License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위 : 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결 --

 

특허 license에서 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

1.    license 대상특허 범위 및 쟁점 

 

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

 

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

 

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

 

2.    미국법원 판결

 

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. , licensor Endo licensee Actavis, Roxane generic 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

 

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

 

3.    No Implied License 조항

 

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

 

“Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.”

 

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

 

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다. licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

 

그라나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

 

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

 

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다. 첨부한 CAFC 판결문을 소수의견까지 모두 꼼꼼하게 살펴보시길 권합니다.

 

*첨부파일: Endo Pharm v. Roxane CAFC 판결문

CAFC 판결 13-1658 3-31-14.pdf

 

작성일시 : 2015.11.17 17:30
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-- 일본 대형제약회사 Atellast와 미국 신약개발회사 Ironwood사 사이에 체결한 신약기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A good example --

 

미국에서 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. Royalty 조건 등 핵심부분은 삭제되었지만, 라이선스 지역을 북미, 유럽, 아시아로 나누고 그 중 아시아 지역에 대한 신약기술 license 및 추가 임상시험, 허가 등 사항이 포함된 포괄적 계약서입니다.

 

살펴보면 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement로서 계약서 전체적 구조도 좋고, 추가 R&D 성과에 대한 지재권 문제, 허가 후 상업화 단계의 사항 등등 필요한 사항에 대한 구체적 조항내용도 좋아 보입니다. 실무자 입장에서 a good sample로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일 : License, R&D Collaboration Agreement between Ironwood and Astellas

LICENSE AGREEMENT IRONWOOD ASTELLAS.pdf

 

작성일시 : 2015.11.17 11:33
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-- 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense Royalty Collaboration 분쟁 판결 -- 

 

1.    머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2.    기술이전 및 산학협력연구

 

가.  대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

나.  후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

다.  Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3.    미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

*첨부파일: 미국 Wisconsin v. Xenon 항소심 판결

Wiscon v. Xenon Appeal Decision.docx

 

작성일시 : 2015.11.16 12:11
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-- License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항 --

 

License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee의 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다.

 

이와 같은 상황에 대비하여 미리 해결방안을 계약조항으로 규정해 두는 것이 바람직합니다. 다양한 쟁점이 있겠지만, 최근 올려드린 자문의 계약서 중 해당 조항을 뽑아 아래와 같이 인용합니다. 찬찬히 읽어 보고 살펴보시기 바랍니다.

 

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership" directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

 

처리방안 계약조항 - CHANGE IN CONTROL. In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).

 

Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

 

신약 기술이전 및 공동연구개발 계약

 

8.5. Change of Control.

 

8.5.1. Change of Control Notice. Astellas will notify Ironwood in writing, referencing this Section 8.5.1 of this Agreement, immediately upon any Change of Control of Astellas, and will provide such notice where possible at least 60 days prior to the Change of Control.

 

8.5.2. Consequences of a Change of Control.

 

(a) In the event that Astellas is subject to a Change of Control which could reasonably be expected to lead to an Impairment (as defined below), Astellas will notify Ironwood at least [**] days prior to the closing of such transaction, and Ironwood may elect, in its sole discretion, to (i) continue this Agreement in accordance with its terms, (ii) terminate this Agreement on [**] months notice, during which period this Agreement would continue in effect in accordance with its terms, such notice to be delivered within [**] days after the Fair Market Value is determined pursuant to this Section 8.5.2(a). Within [**] days following Ironwood’s receipt of notice from Astellas of a Change of Control that could reasonably be expected to lead to an Impairment, Ironwood will provide notice to Astellas requesting a determination of the Fair Market Value upon a termination of this Agreement pursuant to this Section 8.5.2(a), and the failure to so request such valuation will be deemed the election to continue this Agreement in accordance with its terms. Such determination must be made by the Parties in good faith, and if such determination is not made within [**] days of the request, then as determined by a Valuation Panel. In connection with such termination, Ironwood will be required to pay Astellas an amount equal to the upfront portion of the Fair Market Value within ten days of the effective date of the termination, and, as they become due, payment of any ongoing, and/or recurring license fees, royalties, and other payments that may be part of Fair Market Value.

 

(b) For purposes of this Section 8.5.2, an “Impairment” will only be deemed to occur if (a) it is reasonably anticipated that the entity resulting from such Change of Control will be unable to perform its obligations in accordance with the terms of this Agreement, as reasonably determined based on objective criteria available to both Parties, including without limitation, the new entity’s financial position and product pipeline, (b) the product line of the entity that survives following the Change of Control includes a product in an Oral Formulation in the Field that is in clinical development which is indicated for the treatment of IBSC, CC, OIC (unless as to any such indication, the JSC has determined not to pursue Development for such indication) or any other indication for which the Product is then being Commercialized in the Territory pursuant to this Agreement.

 

작성일시 : 2015.11.13 17:27
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-- 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건 -- 

 

분쟁대상인 특허 라이선스 계약은 2001년 독일회사 Behringwerke (licensor, 당시 독일회사 Hoechst 자회사, 현재 Sanofi‑Aventis로 합병됨) Genentech (licensee) 사이에 체결된 것입니다. 라이선스 계약은 governing law로 독일법, 분쟁해결수단은 ICC arbitration에 따른다고 규정하였습니다.

 

해당특허는 EP No. 0 173 177 "Enhancer for eukaryotic expression systems"와 같은 원천기술에 해당하고, 상당한 액수의 upfront payment에 덧붙여 매출의 0.5%에 해당하는 액수를 running royalty로 지급한다고 되어 있습니다. Genentech (licensee)는 이 기술을 활용하여 rituximab 등 소위 블록버스터에 해당하는 의약품을 개발하였고, Roche와 합병 후 전세계 시장에서 해당 제품을 판매하고 있습니다.

 

현재 당사자 사이에 복잡한 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중이고, 그 중 라이선스 관련 핵심쟁점으로 해당 특허가 무효로서 이미 등록이 취소된 경우 그 특허에 관한 로열티를 라이선스 계약에 따라 여전히 지급할 의무가 있는지 여부입니다. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 분쟁이 빈발하고 그 해결은 쉽지 않는 복잡한 문제입니다.

 

이 라이선스 분쟁에서는, 라이선스 계약상 ICC arbitration에서 라이선서 Sanofi-Aventis 가 승소하였습니다. 2013년 중재판정에서 라이센시 Genentech License 계약에 따른 경상로열티 108,322,850 유로(17백억원)와 지연이자를 라이센서에게 지급하여야 하고, 여기에 추가로 중재비용으로 약 1 million 유로 + 8십만 달러에 달하는 거액을 지불하라고 판정하였습니다.

 

이에 라이선시 Genentech은 위 중재판정에 불복하여 중재판정취소의 소를 프랑스 파리고등법원에 제기하였습니다. 그런데 파리고등법원은 무효특허에 기초한 running royalty 지급의무를 인정한 중재판정 중 핵심쟁점을 판단해 달라는 취지로 사건을 유럽사법재판소(ECJ)에 보냈다고 합니다.

 

중재판정에서 라이선스 대상 특허가 무효로서 특허등록이 취소되었음에도 그 해당기술을 실시하는 경우 로열티를 지급하여야 한다고 판단한 것은, 그 적용법 독일법령에서 이와 같은 해석이 타당하다고 보았기 때문입니다. 그러나, 이와 같이 무효인 특허권에 기초한 로열티 지급이 공정거래법 위반으로 허용되지 않는다고 해석되어야 하는 것은 아닌지가 핵심쟁점입니다. 이와 같은 쟁점에 대해 프랑스 파리고등법원은 직접 판결을 하기보다 유럽연합의 사법재판소에서 판단해 달라고 요청한 것입니다. ECJ에서 해당 쟁점에 관한 판결을 할 것으로 예상됩니다.

 

ICC 중재판정에서 독일법에서 무효특허에 대한 로열티 지급의무를 인정한 근거는 주의해 볼 필요가 있습니다, 정확하게는 무효 전 미지급한 로열티를 청구할 수만 있을 뿐 무효 후 로열티는 청구할 수 없다는 복잡한 내용입니다. 참고로 프랑스 변호사의 코멘트를 인용합니다.

 

The summary of German law on the consequences of the invalidity of the licensed patent on the licensee’s obligation to pay royalties for the time period after a judgment finding a patent invalid: a licensor may claim the payment of royalties that the licensee did not pay until the moment the decision on invalidity is final and binding because, up to that moment, the patent was in force. However, after a final and binding decision holding a patent invalid, there is no room for a claim to collect running royalties for the use of the patent.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:43
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-- 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제 신의 성실하게 협상할 의무를 위반한 것으로 판단한 사건 – SIGA v. PharmAthene (May 24, 2013, Supreme Court Delaware) --

 

1. 배경사실

 

제약벤처 SIGA는 2004년 항바이러스 의약품(ST-246)을 개발하고 있었습니다. SIGA 2005년 하반기 개발자금 부족으로 PharmAthene로부터 자금지원 및 공동개발 등 협력방안을 모색하기로 하였습니다. PharmAthene는 합병을 원하였으나, SIGA는 합병보다 라이선스를 희망하였습니다. 양사는 절충하여 합병과 라이선스 two track으로 협상을 진행하였고, 2006. 1. 주요 사항에 합의하였으나 강제성이 없다고 표시한 License Agreement Term Sheet(LATS)을 작성하였습니다. LATS에는 License fee의 선불금 $6백만 달러, 그 중 $2백만 달러는 즉시, $2.5백만 달러는 12개월 후에, $1.5백만 달러는 SIGA $15백만 달러를 초과하는 매출액을 달성하는 경우에 지급하기로 하였습니다. 또한 합계 $1천만 달러를 구체적인 목표 달성에 따라 별도 지급하기로 하였습니다. 경상로열티로는 1년 순매출액의 8%(매출액 $250백만 달러 미만), 10%(매출액 $250백만 달러 이상), 또는 12%(매출액 $1십억 달러 초과)를 지급하고, 미국 연방정부에 대한 판매분의 순이익이 20%를 초과하는 경우에 순이익의 50%를 지급하기로 한 것입니다.


양사는 2006. 3.에는 LATS가 첨부된 합병에 대한 의향서(a Letter of Intent)를 교환하였습니다. 양사는 급전이 필요한 SIGA의 사정을 고려하여 2006. 3.경에 먼저 브리지론(Bridge loan) 계약을 체결하고 $3백만 달러를 지원받아 급한 재정적 문제를 해결한 후에 2006. 6.경에는 합병 계약을 본격적으로 논의하였습니다. 2개의 계약서에는 모두 LATS의 조항에 부합하게 신의성실하게 협상할 것에 동의한다는 규정이 포함되어 있습니다(If the merger were terminated, the parties would negotiate in good faith with the intention of executing a definitive license agreement in accordance with the terms of the LATS).

 

그런데 합병계약의 논의 중에 SIGA가 미국국립보건원(NIH)로부터 2006. 6.경에 $5.6백만 달러, 2006. 9.경에 $16.5백만 달러 등 합계 $20백만 달러 이상의 연구개발자금을 지원받게 되었고, SIGA는 합병 등을 다시 검토하게 되었습니다. 또한, SIGA NIH의 지원 사실과 ST-246이 영장류 실험에서 천연두 등으로부터 100% 보호하였다는 결과를 발표하고 주식을 증자발행하여 $9백만 달러를 조달하였습니다(유상증자시의 주식가치는 2005년 당시의 3배였음). PharmAthene 2006. 9.에 합병 협의시한을 연장하자고 제의하였으나 SIGA는 이를 거부하고 10월에 합병 협의는 종료되었습니다. 본 사건과 직접적인 관련은 없지만 SIGA는 이후에도 NIH과 그 산하기관으로부터 2008. 9. 1. $55백만 달러, 9. 18. $20백만 달러, 2009. 9. 2. $3백만 달러 등 합계 $78백만 달러의 연구자금을 지원받았습니다.

 

이에 따라 PharmAthene은 남은 라이선스 계약을 완결하고자 하였습니다. 그러나 논의 중에서 SIGA는 선불금과 로열티를 막대하게 늘려 LATS에 규정하였던 내용과는 매우 다른 내용으로 변경한 것이었습니다. , SIGA는 대금 조항에서 선불금을 $100백만 달러로, 구체적 목표 달성에 따라 $235백만 달러로, 경상로열티를 판매량에 따라 18%, 22%, 25%, 28%로 변경하고, 남는 순이익의 50%를 무조건 지급할 것으로 주장한 것입니다.

 

PharmAthene LATS를 기준으로 라이선스 계약을 체결할 것을 다시 주장하였으나, SIGA LATS에 명시적으로 강제성이 없다고 작성하였던 점을 들어 거부하였습니다. 이에 따라 2006. 12. PharmAthene은 신의성실하게 협의할 것을 강제하도록 법원에 소송을 제기하였습니다.

 

델라웨어주 1심법원은 2011. 9.SIGA LATS에 부합하게 신의성실하게 라이선스 계약의 협상을 진행해야 할 의무를 위반하였다고 판단하였고, 법원의 재량에 의한 형평법상의 배상금(equitable payment)을 지급할 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

2. 델라웨어 주대법원의 판결

 

. 계약 위반 여부

 

SIGA LATS는 강제성이 있는 라이선스 계약이 아니라고 하면서 동시에 신의성실하게 협의할 SIGA의 의무에 의하면 SIGA LATS와 실질적으로 유사한 조항들만을 제안해야 한다고 하는 것은 모순이라고 주장하였습니다.

 

이에 법원은 브리지론과 합병 계약서의 명시적인 계약 조항은 당사자들에게 LATS의 조항들에 부합하게 최종 라이선스 계약을 작성할 의도로 신의성실하게 협상할 의무를 지우고 있고, 특히 LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항의 한도에서 협상에 임하여야 한다고 판단하였습니다.

 

, LATS 자체는 서명되지도 않았고 각 페이지의 하단에는 강제성 없는 규정(Non Binding Terms)이라고 적혀 있지만, 브리지론 계약 및 합병 계약에 LATS가 첨부되었고 이에 부합하게 라이선스 계약에 대한 협상을 할 것으로 규정되어 있기 때문에, LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항으로 협상에 임하여야 한다고 판단한 것입니다.

 

SIGALATS에 실질적으로 유사한 조항으로 제안해야 한다는 것은 협상에 불확실성과 소송의 위험을 줄 수 있다고 항변하였습니다. 그러나 법원은 당사자의 제안 조항들이 실질적으로 다른 것인지 여부와 불성실하게(in bad faith) 그 조항들 제안한 것인지 여부를 판단해야 하는 것이므로 소송의 위험은 과장된 것이라고 판단하였습니다. 그리고 불성실하다는 것은(bad faith) 단순히 나쁜 판단이나 과실이 아니라 부정직한 목적 또는 도적적으로 부정한 이유로 잘못된 행위를 의도적으로 하는 것을 의미한다는 기준에 따라, 법원은 SIGA가 아래와 같이 LATS 조항들과 실질적으로 다른 입장으로 협상에 임했고 합병 및 라이선스 협상을 파기하려는 불성실한 의도로 그러한 입장을 취한 것으로 판단하였습니다.

 

LATS

SIGA의 변경안

upfront Payment

$6,000,000

$100,000,000

milestone payment

$10,000,000

$235,000,000

Running royalty (yearly net sale 기준)

8% <= $250M

10% > $250M

12% > $1B

18% <= $300M

22% > $300M

25% > $600M

28% > $1B

Remaining profit 50%를 제공

Only from US government sales having a margin of 20% or more

Any remaining

 

, 법원은 SIGA가 수십억 달러의 매출이 예상되는 약품의 통제권을 상실하는 계약에 대하여 전형적인 판매자의 변심(seller’s remorse)를 겪게 되었고 최종적인 라이선스 계약을 위하여 신의성실하게 협상할 의무를 저버렸다고 본 것입니다.

 

. 손해배상

 

주대법원은 위와 같은 SIGA의 계약 위반에 대하여, 1심 법원이 SIGA의 계약 위반이 없었다면 당사자간에 라이선스 계약에 이를 수 있었다고 판단하였다면, 1심 법원이 기대이익 (이행이익, expectation damages)을 산정하여 배상을 명하여야 한다고 보았습니다 (reliance damages는 신뢰이익배상, restitutionary damages 원상회복).

 

3. 시사점

 

우리나라에서도 통상 계약이 체결되기 전에는 계약 책임을 지지 않습니다. 다만, 계약 과정이 일정한 단계를 지나 상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰가 형성된 경우에는 불법행위가 성립하여 손해배상 책임이 발생합니다. 위 미국판결도 비록 라이선스 계약이 체결된 것은 아니지만, 계약의 주요한 사항들이 결정되는 등 계약 체결 과정에서  상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰를 형성시키고(다른 계약 조항에 의하여) 상대방에 이에 따라 행동했음에도 당사자가 상당한 이유 없이 일방적으로 계약 체결을 거부한 경우에는  상대방을 보호하는 판결입니다.

 

위 판결은 주요 계약 조항만을 적시한 Term Sheet 자체가 비록 강제성이 없었더라도 이에 준하여 신의성실하게 협상할 것을 약정한 경우에는 Term Sheet에 명시한 조항에서 상당하게 벗어난 경우에는 위 약정을 위반한 것으로 판단한 것입니다.

 

따라서 라이선스, 공동연구개발, 전략적 제휴 등을 위한 계약을 체결하는 경우에, 협상 과정에서 주요 조항에 대한 Term Sheet가 마무리 된 이후에는 비록 계약이 성립하기 전이라도 협상의 파기를 위해서는 상대방에게 어떠한 신뢰를 형성한 것인지 여부와 계약 조항을 살피는 등의 상당한 주의를 요할 것입니다.


작성일시 : 2014.01.23 08:25
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