확인의이익__글9건

  1. 2024.01.09 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단: 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결
  2. 2023.10.11 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 보정을 요지변경에도 허용되는 경우 + 요지변경 판단기준: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결 1
  3. 2023.07.27 의류디자인 권리범위확인심판 – 실시중단 후 장래 실시계획 부인해도 잠재적 실시가능성 인정 및 확인의 이익 인정: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결
  4. 2023.07.04 의류디자인 권리범위확인심판 – 실시중단 후 장래 실시계획 부인해도 잠재적 실시가능성 인정 및 확인의 이익 인정: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결
  5. 2023.05.16 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준: 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결
  6. 2023.05.16 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결 1
  7. 2022.12.01 펠루비 제네릭 특허분쟁, 의약품 제제특허의 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 판단: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허3710 판결
  8. 2022.06.15 적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 – 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결
  9. 2021.01.04 적극적 권리범위확인심판의 요건 확인의 이익 – 피청구인의 확인대상발명 실시: 관련 법리 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결

(1)   심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 20011655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

(2)   특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 201285 판결 등 참조).

 

(3)   특허권의 권리범위확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

(4)   확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 20172291 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2023. 12. 28. 선고 202110725 판결

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 1. 9. 08:30
:

(1)   원고는 확인대상발명(이하보정 전 확인대상발명이라 하되, 보정 후 확인대상발명으로 수정되거나 삭제된 부분은 밑줄로 표시함)은 이 사건 1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 특허심판원에 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)을 구하였고, 이에 대해 특허심판원은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

 

(2)   그러나 피고는 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 특허법원은 보정 전 확인대상발명이 피고가 실시하는 발명(이하피고실시발명이라 한다)과 아래와 같은 점 등을 들어 동일하지 않다는 이유로 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하여 원심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 심결취소판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

 

(3)   위 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 환송사건을 2022(취소판결)63호로 심리하면서, 원고에게 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명 사이에 동일성이 인정되지 않는다는 내용의 심문서를 송부하였고, 이에 원고는 보정 전 확인대상발명을 보정(이 보정에 따른 확인대상발명을보정 후 확인대상발명이라 함)하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 후 확인대상발명과 피고실시발명의 동일성이 인정되지 않는다는 이유로 이 사건 보정은 부적법하고, 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명이 동일하지 아니하여 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

 

(4)   원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 보정사항들은 확인대상발명의 명칭을 변경한 것이거나 확인대상발명의 설명서를 보정한 것에 해당하고, 요지 변경에 해당하지 않으므로 이 사건 심결은 보정 후 확인대상발명을 대상으로 심리하여야 함에도 이 사건 보정이 적법하지 않다고 판단하여 보정 전 확인대상발명을 대상으로 심리하였으므로 절차상 위법이 있다. 심결 취소 판결

 

(5)   특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하여야 한다.

 

(6)   다만 특허법 제140조 제2항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용된다.

 

(7)   특허법 제140조 제2항 본문의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012610 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012344 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 20225850 판결

특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
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KASAN_적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 보정을 요지변경에도 허용되는 경우 + 요지변경 판단기준 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 11. 08:34
:

1.    침해혐의 실시자의 주장 요지

 

확인대상디자인을 실제로 판매할 사실이 없고, 원고의 경고를 받은 후 그 실시를 중단하여 이 사건 심판의 심결 당시 확인대상디자인을 실시하지 않았으며, 장래에도 이를 실시할 가능성이 없으므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판청구는 부적법하다.

 

2.    특허심판원 심결 실시하지 않으므로 확인의 이익 부정

 

3.    디자인 등록권자의 주장

 

확인대상디자인을 판매할 목적으로 전시, 광고하여 실시하였고, 설령 이 사건 심결 당시 실시를 중단하였다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 여전히 존재하므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있다.

 

4.    특허법원 판결 요지 확인의 이익 인정

 

(1)   심결 당시 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상디자인을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다.

 

(2)   ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디자인을 실시한 점, ② 비록 피고가 원고로부터 침해에 해당한다는 내용의 경고를 받은 후 확인대상디자인의 실시행위를 중단하기는 하였으나, 피고는 그간의 피고의 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 확약, 침해사실을 인정하는 내용의 공지 등을 요구하는 원고에 대하여 무대응으로 일관하며 원고의 손해 회복, 원고와의 합의를 위한 어떠한 노력도 기울이지 않은 점, ③ 결국 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고가 피고를 상대로 이 사건 심판을 제기하기에 이른 것으로 보이는데, 그 심판 절차에서도 피고는 피고의 행위가 확인대상디자인의 실시에 해당하지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 설령 피고가 원고로부터 침해 경고를 받은 후부터는 확인대상디자인의 실시행위를 하지 않았다고 하더라도, 피고가 장래 이를 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

 

(3)   따라서 원고는 등록디자인의 디자인권자로서 피고를 상대로 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구를 구할 확인의 이익이 있다.

 

첨부: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 20223205 판결

특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결.pdf
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KASAN_의류디자인 권리범위확인심판 – 실시중단 후 장래 실시계획 부인해도 잠재적 실시가능성 인정 및 확인의 이익 인정 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 27. 09:07
:

 

1.    침해혐의 실시자의 주장 요지

 

확인대상디자인을 실제로 판매할 사실이 없고, 원고의 경고를 받은 후 그 실시를 중단하여 이 사건 심판의 심결 당시 확인대상디자인을 실시하지 않았으며, 장래에도 이를 실시할 가능성이 없으므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판청구는 부적법하다.

 

2.    특허심판원 심결 실시하지 않으므로 확인의 이익 부정

 

3.    디자인 등록권자의 주장

 

확인대상디자인을 판매할 목적으로 전시, 광고하여 실시하였고, 설령 이 사건 심결 당시 실시를 중단하였다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 여전히 존재하므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있다.

 

4.    특허법원 판결 요지 확인의 이익 인정

 

(1)   심결 당시 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상디자인을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다.

 

(2)   ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디자인을 실시한 점, ② 비록 피고가 원고로부터 침해에 해당한다는 내용의 경고를 받은 후 확인대상디자인의 실시행위를 중단하기는 하였으나, 피고는 그간의 피고의 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 확약, 침해사실을 인정하는 내용의 공지 등을 요구하는 원고에 대하여 무대응으로 일관하며 원고의 손해 회복, 원고와의 합의를 위한 어떠한 노력도 기울이지 않은 점, ③ 결국 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고가 피고를 상대로 이 사건 심판을 제기하기에 이른 것으로 보이는데, 그 심판 절차에서도 피고는 피고의 행위가 확인대상디자인의 실시에 해당하지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 설령 피고가 원고로부터 침해 경고를 받은 후부터는 확인대상디자인의 실시행위를 하지 않았다고 하더라도, 피고가 장래 이를 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

 

(3)   따라서 원고는 등록디자인의 디자인권자로서 피고를 상대로 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구를 구할 확인의 이익이 있다.

 

첨부: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 20223205 판결

 

KASAN_의류디자인 권리범위확인심판 – 실시중단 후 장래 실시계획 부인해도 잠재적 실시가능성 인정 및 확인의 이익 인정 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 4. 10:00
:

 

(1)   권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

(2)   소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결, 대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2023. 1. 12. 선고 202011813 판결

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결.pdf
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대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 16. 10:27
:

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구

 

(2) 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

 

(3) 특허권자 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

 

(4) 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자 주장요지 - 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특정한 확인대상발명이 상대방 실시자가 실시한 발명이고, 소극적 권리범위확인심판에서 실시자가 특정한 확인대상발명은 실제로 실시하지 않거나 실시할 가능성이 없는 발명이다. 상대방이 특정한 확인대상발명의 실시 여부에 대하여서만 다투었을 뿐, 그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여서는 다투지 않았다.

 

(5) 실무적 쟁점 포인트 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 발명으로 구상하여 특정하고 실제로 실시하지 않는 발명도 가능함. 실시하지 않는 기술내용으로 특허발명과 명확하게 구별되어 권리범위에 속하지 않는 경우 특허권자는 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속하지 않는다는 청구인용 심결(특허권자 패소)이 아니라 확인의 이익 부존재, 부적법 심판청구로서 각하 심결(특허권자 승소)이 유리함.

 

2. 기본 법리

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

3. 특허법원 판결 요지

 

(1) 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

 

(2) 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

 

(3) 특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(4) 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결 등 참조).

 

(5) 특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

 

(6) 따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

 

(7) 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

 

참고: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20212953 판결

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결.pdf
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특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 16. 10:25
:

 

쟁점: 단일한 실제 제품을 포함한 넓은 범위의 수치한정으로 특정된 확인대상발명

 

1.    확인의 이익 없어 부적법 심판청구라는 주장

 

확인대상발명은 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제의 중량부가 수치 범위로 기재되어 있어서 확인대상발명으로 가능한 제품의 경우의 수가 수천, 수만 가지 존재하므로 확인대상발명은 불특정된 것이다.

 

이와 같이 확인대상발명이 수천, 수만 가지 형태의 제품을 포함하므로 하나의 제품(예를 들어 위펠루비프로펜정이외에 나머지 형태의 제품을 실시하지 않을 것임이 분명하므로, 확인대상발명은 현재에도 실시하지 않을 뿐만 아니라 장래에도 실시하지 않을 예정임이 분명하다.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

(2)   확인대상발명이 제조판매품목 허가의 대상인 의약품, 즉 피고의 ‘C펠루비프로펜정과 동일한 경우에만 실시가능성이 있다고 단정할 수 없고, 확인대상발명과 제조판매품목 허가의 대상이 되는 의약품이 상이한 것은 허가 과정의 심사를 통해 밝힘으로써 부당한 품목허가를 막아야 하는 것이지 의약품에 한정하여 실시가능성에 대해 특별히 엄격한 기준을 요구할 수는 없으므로 제조판매품목 허가의 대상이 되는 의약품과 확인대상발명이 동일한 것이어야만 확인의 이익이 있다고 보기도 어렵다(대법원 2017. 12. 22. 선고 20171601 판결 참조).

 

(3)   그리고 피고는 확인대상발명과 동일한 기술분야의 의약품을 제조판매하고 있는 등 그 업무의 성질상 장래에 확인대상발명을 업으로 제조판매할 것으로 추측되고, 달리 피고가 확인대상발명을 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 만한 사정 등도 찾을 수 없다.

 

(4)   특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 참조).

 

(5)   확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 모든 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있고, 대응하는 각각의 수치범위가 이 사건 제1항 특허발명에서 한정한 범위 밖으로 벗어나지 않고 일치하거나 그 범위에 포함되어 있어서 그 속부 여부가 달라지는 수치를 한정된 수치 범위 내에 함께 포함하고 있지도 않으며, 달리 확인대상발명에 한정되어 있는 평균 입자직경 및 부형제 등의 각 함량의 수치 범위 내에서 그 값이 변함에 따라 서로 다른 작용효과를 나타낸다고 볼 만한 객관적 근거도 없다.

 

(6)   나아가, 앞서 살핀 바와 같은 이유로 피고가 확인대상발명에서 한정하고 있는 수치 범위를 만족하는 구체적 실시 형태로 확인대상발명을 실시할 가능성은 있다고 보이고, 확인대상발명이 수치 범위를 포함한다는 사정만으로 피고가 장래 확인대상발명을 실시할 가능성 자체가 전혀 없다고 단정할 사유 등을 찾기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다(대법원 2019. 8. 30. 선고 201910401 판결 참조).

 

(7)   한편, 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다. 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 20213710 판결

 

KASAN_펠루비 제네릭 특허분쟁, 의약품 제제특허의 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 판단 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허3710 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 12. 1. 14:48
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1.    사안의 개요

 

(1)   등록권자가 실시자를 상대로 당시 실시한 발명, 디자인을 확인대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판 청구

 

(2)   피심판청구인 확인대상 실시 행위 중단, 심결 시 미실시 상황

 

 

(3)   특허법원 판단 심판청구요건 불충족  

 

2.    특허법원 판결요지

 

(1)   기본 법리

A.     적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결).

B.     심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고,

C.     그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 20032836 판결).

 

(2)   구체적 사안의 판단 확인의 이익 부정

A.     심판청구일 당시 확인대상디자인을 실시한 사실은 인정

B.     디자인침해 분쟁으로 폐업하여 심결 당시 확인대상디자인을 실시하였다거나 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없음

C.     과거 확인대상디자인을 실시한 바 있다는 점만으로는 심결시를 기준으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 심판청구의 확인의 이익이 인정된다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 20211370 판결

 

KASAN_적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 – 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 15. 11:39
:

 

 

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다.

 

따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 등 참조).

 

그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 20112626 판결 등 참조).

 

한편 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있었다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 20204396 판결

 

KASAN_적극적 권리범위확인심판의 요건 확인의 이익 – 피청구인의 확인대상발명 실시 관련 법리 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결.pdf

특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 1. 4. 12:00
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