1. 간접침해 법리
(1) 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산‧양도‧대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’이라고 한다)을 침해하는 행위로 본다”고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다.
(2) 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 “생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다.
(3) 나아가 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).
(4) 그리고 이러한 법리는 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산‧양도‧대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(이하 ‘업으로서 실시하는 행위’라 한다)를 실용신안권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 보고 있는(실용신안법 제29조) 실용신안권에도 적용된다고 할 것이다.
(5) 한편 ‘등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장‧증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).
(6) 다만 위와 같이 등록실용신안에 관한 물품의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 확인대상고안이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 실용신안권자의 간접침해 주장에 대하여 확인대상고안이 객관적으로 등록고안의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 실용신안권자의 상대방이 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에, 실용신안권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 등 참조).
2. 구체적 사안의 판단
(1) 침해혐의자 원고 주장 요지 - 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안에 관한 물품을 생산하는 용도 외에 다른 용도(이하 ‘확인대상고안의 타용도’라고 한다)로도 사용될 수 있어, 간접침해의 전용성 요건을 충족하고 있지 못한다고 주장한다.
(2) 원고가 주장하는 확인대상고안의 타용도, 확인대상고안을 위와 같은 (a) 부분 펀칭 용도와 (b) 승강배출 펀칭 용도로 사용하는 것은 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용이 될수 있을지는 몰라도 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도라고 볼 수는 없어, 위와 같은 타용도로 확인대상고안의 간접침해를 부정할 수는 없다.
(3) 타용도(부분 펀칭 용도, 승강배출 펀칭 용도, 롤 프레스 재단기 용도)로 확인대상고안을 사용하는 것이 경제적, 상업적, 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 충분히 주장 및 증명하였으므로, 위에서 살펴본 소극적 사실에 관한 입증책임 법리에 따라피고는 간접침해의 전용성 요건에 대한 입증을 다하였다고 할 것이다.
첨부: 특허법원 2024. 9. 5. 선고 2024허10429 판결
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