미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기 하였습니다. 오픈마켓 운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 BlazerVeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 특허침해 사안 - 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 A

 

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작성일시 : 2019.05.28 10:00
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1.    미국 Balzer v. eBay 판결온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)

2.    중국 Alibaba 판결온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36

 

3.    중국 Alibaba 판결 사안의 요지

A.    사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

B.    중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

C.    중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

D.   중국법원 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 미국 eBay 판결 vs 중국 A

 

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작성일시 : 2019.05.28 08:47
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1. Starting an Evaluation.

To request an Evaluation, a Patent Owner submits an Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement (“Agreement”) to Amazon, with all information requested in its Exhibit 1. Amazon then sends that Agreement to each Seller listing Accused Products and gives each the option of: (i) executing and returning the Agreement within three weeks, with all information requested in its Exhibit 2; or (ii) having their listings on Accused Products removed from www.amazon.com. If a Seller does not participate in the Evaluation or does not comply with the Agreement, Amazon intends to remove its listings of Accused Products. After receiving a completed Agreement from one or more Sellers, Amazon will use the information in Exhibits 1 and 2 of the Agreement to select a neutral individual from a list of attorneys experienced in U.S. patent disputes (“Evaluator”).

 

- 특허권자는 특허평가계약서(Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement), 해당 특허정보, 판매자의 특허침해 주장 근거 등 간단한 정보를 Amazon에 제공.

- Amazon에서 판매자에게 사실 통보 후 특허평가 계약서에 서명하도록 요청

- 양측의 동의 후 Amazon은 지정한 평가자(evaluator)가 중립적으로 특허침해 판단

- 판매자가 Agreement에 서명하지 않으면, Amazon은 해당제품을 Amazon.com에서 삭제

 

2. Payment and Schedule.

Once selected, the Evaluator will contact the Patent Owner and each Seller with instructions to wire $4,000 to the Evaluator. If the Patent Owner does not submit $4,000 to the Evaluator within two weeks, no Evaluation will occur and any money submitted by Sellers will be returned. If a Seller does not submit $4,000 within two weeks, the Evaluator will notify Amazon, who will then remove that Seller’s listings of Accused Products. If no Seller submits $4,000, Amazon will remove all participating Sellers’ listings of the Accused Products and the Evaluator will return the Patent Owner’s payment.

 

- 특허권자와 판매자 - 각각 평가자에게 4천불씩 지급 + Amazon 비관여

- 특허권자 4천불 미지급 시 해당 제품 계속 판매

- 판매자 4천불 미지급 시 판매중지

 

3. Submission of Written Arguments.

After the Patent Owner and a Seller have timely submitted $4,000, the Evaluator will set a schedule for submission of written arguments (“Schedule”). In general, the Schedule will provide: (i) the Patent Owner with 21 days for its initial arguments; (ii) Sellers with 14 days to respond; and (iii) the Patent Owner with 7 days to reply. No modifications to the schedule can be requested. The Patent Owner may use a total of 20 double-spaced 8.5 x 11” pages between its two submissions. Each Seller may use 15 double-spaced pages in its response. Claim charts and exhibits are not counted against page limits. Each submission must be in English and emailed to the Evaluator and to the opposing Participants in the same email; physical exhibits cannot be submitted. Failure to timely make a submission by a Participant will generally result in a finding by the Evaluator against that Participant and forfeiture of its payment, except that the Patent Owner may waive reply.

 

- 양측 각 4천불 입금 후 평가자 특허평가 일정 지정

- 특허권자 21일 내 서면으로 특허침해주장(initial arguments) 제출

- 판매자는 그로부터 14일 이내 답변서 제출

- 특허권자는 판매자의 답변에 대하여 다시 7일 이내 반박서면 제출 가능

 

4. Evaluation is a Limited Procedure.

To make the Evaluation fast, efficient, and relatively low-cost, it is limited to one claim from one unexpired U.S. utility patent. Design, non-U.S., and expired patents are not eligible. The Patent Owner may include multiple ASINs in an Evaluation, but Amazon or the Evaluator may exclude ASINs of products not physically identical for purposes of the Evaluation. The Evaluation will address only Products sold by third-party sellers on www.amazon.com. The Evaluator will consider whether a Product likely infringes. Only two defenses other than non-infringement based on failure to meet one or more claim limitations will be considered by the Evaluator. First, Sellers can defend on the basis of invalidity and/or unenforceability of the asserted patent claim by providing a finding by a court of competent jurisdiction, or by the U.S. Patent Office or U.S. International Trade Commission (“ITC”), that the asserted patent claim is invalid or unenforceable. Arguments regarding, for example, invalidating prior art will not be accepted; the only way Sellers can show invalidity/unenforceability is by presenting a court, Patent Office, or ITC order finding an asserted patent claim invalid or unenforceable. Second, Sellers may show that the Accused Products (or physically identical products) were on sale one year or more before the asserted patent’s earliest effective filing date, only by using credible evidence that the Evaluator can independently observe (such as a date of first sale on amazon.com, or on the Wayback Machine). The Evaluator will not accept affidavits, declarations, or mere arguments about the date of first sale; the Seller must come forward with independently verifiable objective evidence that the Evaluator can confirm.

 

No discovery (e.g., depositions, document requests, etc.) will occur in the Evaluation, nor will there be a trial or hearing. The Patent Owner and Sellers may not contact the Evaluator, unless by email in response to an inquiry from the Evaluator, while copying the other parties. The Evaluator may consider any information submitted, giving any weight to that information the Evaluator believes appropriate.

 

- 소송절차와 같은 디스커버리(discovery), 변론(hearing), 재판(trial) 없음 - 간략한 제한된 평가절차

- 특허권자의 침해주장 범위 - 1개 제품(Amazon 제품분류 기준상), 1개 특허, 1개 청구항으로 제한

- 판매자의 대응수단 - (1) 비침해주장, (2) 무효, 행사불가능(unenforceability) 주장, (3) 선사용주장

 

5. Decision.

Within 14 days of the reply date, the Evaluator will announce a decision, choosing between: (i) the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim; or (ii) the Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. The Evaluator will not provide reasoning if the Evaluator decides that the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. If the Evaluator decides that Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes, the Evaluator shall provide a brief explanation of why the Patent Owner is unlikely to prove infringement. The Participants will not contact or question the Evaluator regarding his or her decision. There is no process for appeal or reconsideration of the decision.

 

- 모든 및 증거자료 제출 후 14일 이내 평가결정

- 특허침해 입증 개연성 또는 특허침해 입증 실패 개연성 판단, 판단 근거 공개

 

6. Disposition of Payments Following Evaluation.

If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that all Accused Products infringe, the Evaluator will return the Patent Owner’s $4,000 and retain a total of $4,000 divided evenly among the participating Sellers. If more than one Seller has participated and is found to infringe, the Evaluator will give any amount of Seller-deposited money in excess of $4,000 to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. If the Evaluator decides the Patent Owner is not likely to prove that any Accused Product infringes, the Evaluator will return participating Sellers’ payments and retain the Patent Owner’s $4,000. If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that some Accused Products infringe and not likely to prove that other Accused Products infringe, the Evaluator will: (i) retain $2,000 from the Patent Owner’s payment and return the remainder; (ii) return in full payments of participating Sellers whose Accused Products were found not to infringe; and (iii) retain $2,000, divided evenly among participating Sellers of Accused Products found to infringe. Any excess funds from Sellers of Accused Products found to infringe shall be given

to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. In no case may the Evaluator retain more than $4,000 after making a merits decision in an evaluation.

 

- 특허권자 승소한 경우 선납 4천불 환불, 평가자는 판매자가 선납한 4천불을 비용으로 수취

 

7. Settlement.

If the Patent Owner and a Seller notify the Evaluator they have settled their dispute prior to the date of Patent Owner’s reply, the Evaluator will terminate the Evaluation as to that Seller, or terminate the Evaluation entirely if there is only one participating Seller. The Evaluator may retain up to $1,000 to cover the Evaluator’s efforts, equally divided from the Participants’ payments when settlement results in termination of the entire Evaluation. If the settlement occurs after the Patent Owner’s reply but before the Evaluation is completed, the Evaluator may retain up to $2,000, $1,000 from the Patent Owner and a total of $1,000 from the participating Sellers, if the Evaluation is terminated in its entirety. The Evaluator will return the remainder of each Participant’s payment to that Participant.

 

- 당사자 화해하는 경우 절차 종료

- 평가자는 화해 시 비용으로 1천불 또는 최대 2천불 받음

 

8. Effect of Evaluation on Accused Products.

If the Evaluator finds the Patent Owner is likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will remove that Accused Product from www.amazon.com as soon as practicable, but generally within 10 business days of Amazon’s receipt of the decision. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will have no obligation to take any action as a result of the Evaluation. No other action is contemplated or required as a result of the Evaluation and no damages, attorney’s fees or costs may be awarded. If any Participant obtains a judgment or order in litigation or an arbitration that an Accused Product does not infringe or that the Patent is invalid or unenforceable, that Participant may submit it to Amazon, and Amazon may allow relisting of the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures. When a patent expires or is found invalid or unenforceable, Amazon may restore a removed listing. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove an Accused Product infringes, and the Patent Owner subsequently obtains an order or judgment finding that the Accused Product infringes, the Patent Owner may submit that judgment or order to Amazon, and Amazon will remove the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures.

 

- 특허권자 승소 시 늦어도 10일 이내 해당제품 listing 삭제

- 특허권자 패소 시 판매 계속

 

KASAN_아마존 판매제품에 대한 특허침해 및 판매중지 여부 판단 간이절차 - Amazon Utility Paten

 

 

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작성일시 : 2019.05.27 12:38
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