특허심판__글100건

  1. 2019.04.15 [수치한정발명] 고분자물질의 평균 분자량 범위 수치한정 특허 - 기재불비 + 특허무효 판결: 일본동경지재고재 2017. 1. 18. 선고 평성28년(행게)10005 판결
  2. 2019.04.15 [수치한정발명] 수치한정발명 특허권리범위해석 - Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy’s & Sandoz 영국특허법원 항소심 판결
  3. 2019.04.15 [파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결
  4. 2019.04.13 [라이센스쟁점] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능: 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
  5. 2019.04.13 [특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능: 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
  6. 2019.04.13 [특허라이센스분쟁] 특허권자 Licensor 상대로 실시권자 Licensee가 대상특허에 대한 무효심판청구 가능 + 그 결과 특허무효의 경우 계약상 실시료 Royalty 지급의무 범위 및 소멸시기: 대법원 2019. 2...
  7. 2019.04.11 [특허분쟁] 존속기간 연장된 특허발명의 효력범위 – 염 변경 의약품 포함: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결
  8. 2019.03.29 [특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허발명 실시한 경우 – 특허침해책임 판단 기준: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 ..
  9. 2019.03.11 [의약특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 특정 여부 판단: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허1820 판결
  10. 2019.03.06 [특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시권자에게 납품하는 경우 - 간접침해 해당하지 않음: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017..
  11. 2019.03.05 [개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적 실시태양 제시 의무부과 조항, 징벌적 3배 손해배상액 부과가능 조항 신설 + 신법의 적용범위 부..
  12. 2019.02.21 [쌍방대리쟁점] 특허무효심판 청구인의 대리인 변리사가 피청구인의 별개 사건 특허출원 건을 대리하는 경우 – 쌍방대리 해당하지 않음, 변리사법 위반 없음: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3..
  13. 2019.02.21 [공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수 있는 우선권주장서류를 공지로 볼 수 있는지 여부 – 부정, 선행발명에 해당하지 않음: ..
  14. 2019.02.21 [의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결
  15. 2019.02.21 [파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결
  16. 2019.02.20 [보정범위쟁점] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 보정 범위: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결
  17. 2019.02.20 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용이하지 않음 – 균등범위에 속하지 않음: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결
  18. 2019.02.13 [특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결
  19. 2019.02.12 [정정범위] PCT 출원의 국내단계진입 국문서면 중 누락된 도면 추가하는 정정의 허용: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결
  20. 2019.02.11 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우보다 좁은 범위: 일본 동경지재 평성28년(와)제7763호 판결
  21. 2019.02.11 [균등침해요건] 균등침해 성립요건 - 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 20..
  22. 2019.02.11 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결
  23. 2019.02.11 [퀄컴특허분쟁] 특허권자, Licensor 퀄컴의 라이선스 정책이 공정거래법 위반행위 - 시장지배적 지위 남용행위인 배타조건부 리베이트 제공행위에 해당하는지 여부 및 부당성 판단기준: 대법원 ..
  24. 2019.02.07 [특허분쟁] 특허무효심판에서 정정청구, 정정청구 인정 및 정정발명의 특허유효 심결 BUT 특허법원에서 일부 정정발명의 기재불비, 특허무효사유 인정, 정정판단의 일체성, 전체 심결의 취소: ..
  25. 2019.01.23 [특허분쟁] 미국특허법 신규성 조항 102(a)(1) 중 “on sale” bar – secret sale 포함: Helsinn Healthcare v. Teva Pharma. 미연방대법원 2019. 1. 22. 선고 판결
  26. 2019.01.22 [특허분쟁] 공지항체 에클리주맙(eculizumab, 상품명 Soliris)의 PNH 치료용도 발명의 진보성 여부 – 선행발명에서 용이 도출 가능, 진보성 불인정: 특허법원 2018. 12. 21. 선고 2017허8534 판결
  27. 2019.01.22 [특허분쟁] 공지 의약의 특정한 투여용법 발명의 진보성 판단 – 최적화 정도는 예측가능 범위, 진보성 부정: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결
  28. 2019.01.22 [특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결
  29. 2019.01.21 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 – 심판원 인정 BUT 특허법원 불충분, 심결취소: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 판결
  30. 2019.01.21 [특허분쟁] 발명의 완성 여부 판단기준 – 실시례 아닌 청구항 기재 기준 + 실시례 검증 시료 – 실패 BUT 실시례와 다른 청구항 기준 검증 시료 – 성공: 특허법원 – 미완성 발명 BUT 대법원 – ..

 

 

단백질이나 다당류 등 고분자물질 관련 발명에서 평균 분자량 범위를 한정하는 청구항이 많습니다. 이번 사안에서도 콘택트렌즈 사용시 청량감을 주는 안과용 조성물 발명 청구항에서 “~ 평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트 및 그 염을 0.001 내지 10 w / v % 함유하는 소프트 콘택트 렌즈 착용시 청량감을 주는 안과용 조성물로 기재되어 있습니다.

 

Mucopolysaccharides 중 글루코사민 일종인 콘드로이친은 아래와 같은 단위가 반복되는 고분자물질입니다. 단일한 정확한 분자량을 확정할 수 없기 때문에 평균분자량으로 특정합니다.

 

 

 

그런데, 평균 분자량에는 측정방법 등의 차이에 따라 "중량 평균 분자량", "수 평균 분자량", "점도 평균 분자량" 등으로 분류될 수 있고, 그 값이 일치하지 않는다는 것이 문제입니다.

 

참고로, 미국 Teva Copaxone 특허분쟁에서도 특허청구범위에는 단순히 molecular weight”라고 기재되어 있지만, 그 분야에서 사용하는 정확한 용어는 다음과 같은 3가지 Number Average molecular weight, Peak Average molecular weight, Weight Average molecular weight가 있고 실제 측정한 값은 아래 그래프에서 보듯 값이 같지 않았습니다. 이와 같은 상황에서 미국 CAFC 판결은 copaxone 청구항 기재는 indefinite하여 그 기술적 범위를 확정할 수 없다는 이유로 특허무효로 보아야 한다고 판단하였습니다.

 

 

 

일본 동경지재고재의 최근 판결도 거의 동일한 입장입니다. 특허명세서에 용어에 대한 정의나 측정방법 등을 설명하지 않은 채 단지 평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트로만 특정되어 있는 특허청구항은 그 범위가 불명확하므로 기재불비 무효사유가 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 특허권자는 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자는 위 평균 분자량을 중량 평균 분자량으로 보는 것이 일반적이었으므로 그 범위를 이해하고 특정하는데 불명확한 점이 없다고 주장하였습니다. 그러나 일본지재고재 재판부는 실제로 콘드로이친의 점도 평균 분자량을 표시한 기술문헌도 있다는 사실에 비추어 볼 때 특허청구항의 평균분자량이란 표현을 항상 중량 평균 분자량을 의미하는 것으로 한정 해석할 수 없다고 보고, 특허권자 주장을 배척하였습니다.

 

정리하면, 고분자 물질은 측정방법 등에 따라 평균 분자량 값이 달라질 수 있음에도 불구하고 특허 명세서에서 고분자 물질인 콘드로이친의 평균 분자량을 정의하거나 측정방법 등을 특정하지 않은 채 단순히 평균분자량으로만 기재한 경우, 3자는 그 기술적 의미와 범위를 정확하게 이해할 수 없기 때문에 그 특허는 기재불비로 무효라고 판결한 것입니다.

 

KASAN_[수치한정발명] 고분자물질의 평균 분자량 범위 수치한정 특허 - 기재불비 특허무효 판결 일본동경지재고

 

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작성일시 : 2019.04.15 10:00
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특허청구범위에서 "about + 수치한정"으로 기재된 경우입니다. 여기서 "about"을 실제 수치로 어느 범위까지 포함할지 다투어진 사건입니다.

 

앞서 블로그에서 영국특허법원 1심 판결을 소개한 적이 있습니다. Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy’s Laboratories & Sandoz 영국특허법원 1 판결

 

특허권자는 Mundipharma 계열회사 Napp Pharma이고 대상특허는 EP (UK) No. 2 305 194 & 1 731 152입니다. 수치한정 특허발명은 "transdermal delivery device to comprise “10 %-wt buprenorphine base, 10 to 15 %-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate, 55 to 70 %-wt polyacrylate, and 0 to 10 %-wt polyvinylpyrolidone”으로 7 일에 한번 사용하는 buprenorphine transdermal patch입니다.

 

Claim 1:

"A buprenorphine transdermal delivery device comprising a polymer matrix layer containing buprenorphine or a pharmaceutically acceptable salt thereof, for use in treating pain in humans for a dosing interval of at least 7 days, wherein the transdermal delivery device comprises 10%-wt buprenorphine base, 10 to 15%-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate, 55 to 70%-wt polyacrylate, and 0 to 10%-wt polyvinylpyrrolidone."

 

영국특허법원 1심 판결은 위 특허청구범위 문언에서 "about"이 수식되지 않는 “10%-wt buprenorphine base”“10 to 15%-wt levulinic acid” "9.5 to 10.5%-wt buprenorphine base" "9.5 to 15.5%-wt levulinic acid"를 커버한다고 해석하였습니다. 0.5% 편차범위를 인정한 것입니다. 반면, "about"이 수식되어 있는 “about 10%-wt oleyloleate”에서는 1% 편차범위를 인정하였습니다.

 

특허권자는 항소심 재판에서 5% 편차범위까지 특허권리범위가 미친다고 주장했으나, 영국특허법원 항소심 법원도 특허권자 주장을 받아들이지 않고 1심과 같은 판결을 하였습니다. 특허청구범위에 기재된 수치한정과 그 수치범위를 벗어남에도 특허권리범위로 인정되는 경계선을 확정하는 판단이유를 찬찬히 살펴보시기 바랍니다.

 

다른 쟁점 transdermal patchrecipe (“inputs”) vs 제품(the composition of the finished product, “outputs”)은 특허청구범위에서 물건으로 기재된 발명이라는 점을 고려하면, 최종 제품을 기준으로 판단한다는 판결내용은 쉽게 수긍할 수 있습니다. 실제 난제는 그 휘발성 성분들이 패취 제조과정 등에서 휘발하면서 함량이 달라진다는 점입니다. 그렇지만 특허청구범위에서 패취 제품을 발명으로 기재하였으므로 제조된 패취 제품을 기준으로 수치한정범위에 속하는지 심리하는 것이 맞습니다.

 

수치한정발명의 권리범위 경계선을 확정하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 본질적으로 특허청구범위에 기재된 다른 기술용어나 표현을 해석하는 것과 다르지 않습니다. 위 패치 수치한정발명 분쟁은 매우 흥미로운 사안이고, 영국법원판결도 좋은 참고자료라고 생각합니다. 1,2심 판결을 모두 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

KASAN_[수치한정발명] 수치한정발명 특허권리범위해석 - Mundipharma buprenorphine trans

 

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작성일시 : 2019.04.15 09:00
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파라미터발명 법리논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

 

 

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

 

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작성일시 : 2019.04.15 08:45
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대법원 판결요지

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 133조 제1항 전문은 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

 

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 767 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 8258 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.04.13 11:00
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KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

 

 

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작성일시 : 2019.04.13 10:00
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대법원 20172819 판결요지: 실시권자 licensee의 무효심판 청구 가능

 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

 

대법원 201242666 판결 요지 특허무효 소급효 제한 적용 라이선스 계약 취소 불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

 

(1)   특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정

(2)   실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 부정

 

“특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

KASAN_[특허라이센스분쟁] 특허권자 Licensor 상대로 실시권자 Licensee가 대상특허에 대한 무효심판청

 

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작성일시 : 2019.04.13 09:00
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사안의 개요

(1) 선발 특허 의약품과 후발 의약품의 비교 유효성분은 솔리페나신으로 동일, 염만 숙신산과 푸마르산으로 다름

(2) 후발 의역약품 시판허가 - 건강한 사람을 대상으로 한 임상 1상 시험에서 후발 제품을 투여한 후 유효성분인 솔리페나신의 혈중농도가 이 사건 허가대상 의약품인 베시케어정을 투여했을 때와 대등한 수준임을 확인하는 내용의 생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 제조판매품목허가를 받았음

(3) 선발 의약품의 특허권 존속기간의 연장기간 중 후발 의약품 발매함

 

특허법 규정

95- 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.

 

대법원 판결요지 판단기준 제시 부분

법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

 

특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 침해제품이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 (1) 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라 한다)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는정도에 불과하고, (2) 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료 효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

 

대법원 판결요지 구체적 사안의 판단 부분

피고 제품은 이 사건 특허발명과 유효성분이 솔리페나신으로 동일하고 염만 숙신산에서 푸마르산으로 변경한 염 변경 의약품에 해당함. 피고 제품은 이 사건 허가대상 의약품과 염에서 차이가 나지만, 통상의 기술자가 그 변경된 염을 쉽게 선택할 수 있고, 인체에 흡수되는 치료효과도 실질적으로 동일하므로, 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.

 

KASAN_[특허분쟁] 존속기간 연장된 특허발명의 효력범위 – 염 변경 의약품 포함 대법원 2019. 1. 17.

 

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작성일시 : 2019.04.11 13:00
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특허발명의 요지 3특허

 

특허법원 판결요지

 

법리 - 복수 주체가 각 일부 구성만을 실시하지만 그 전체적으로 특허침해행위에 해당하는 경우 각 주체의 특허침해책임 인정여부 판단기준

 

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

 

그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

 

구체적 사안의 판단

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 를 경유하여 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

 

또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 를 운영하던 자임에도 피고 A과 함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 그 업체명의로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

 

따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 20181220 판결

KASAN_[특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.03.29 17:00
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특허권자의 주장요지 확인대상발명의 특정 불충분

 

특허법리 확인대상발명의 특정

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

확인대상발명의 실시가능성과 특정 여부

 

수치범위를 포함한 확인대상발명의 특정 여부

 

참고: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 20181820 판결

 

KASAN_[의약특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 특정 여부 판단 특허법원 2019. 2. 15.

특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허1820 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.03.11 14:30
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사안의 개요 및 쟁점

(1)   특허발명 방법발명

(2)   특허발명 실시회사 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)   통상실시권자의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4)   쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

 

법원 판단 간접침해 해당하지 않음

 

대법원 판결요지

 

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

방법의 발명(이하방법발명이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하전용품이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

 

그러한 3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017290095 판결

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.pdf

KASAN_[특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시

 

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작성일시 : 2019.03.06 13:09
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신설 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

 

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

 

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

 

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

신법 적용 범위: 부칙 제3(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

 

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_[개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적

 

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작성일시 : 2019.03.05 08:53
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KASAN_[쌍방대리쟁점] 특허무효심판 청구인의 대리인 변리사가 피청구인의 별개 사건 특허출원 건을 대리하는 경우

 

 

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작성일시 : 2019.02.21 17:00
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선행발명 1 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원 2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

 

살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ② 원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서야 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 우편이나 팩스 등으로 받아볼 수 있다는 것이다.

 

가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 선행발명 4가 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다는 사실만으로는 그 무렵 출원번호만이 기재된 선행발명 1 자체가 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고 단정하기 어렵다. , 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 상태만으로 곧바로 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고는 볼 수 없다.

 

선행발명 1을 국내에서 컴퓨터 화면 등을 통해 전자문서 형태로 언제든지 열람할 수 있거나 선행발명 1이 실제 국내에 반입되어 열람할 수 있는 상태에 놓여야 선행발명 1의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 즉 컴퓨터 화면을 통하여 볼 수 있는 전자문서로 존재하든지 아니면 종이문서로 존재하든지 간에 선행발명이 현실적으로 국내에서 열람할 수 있는 상태에 놓여 있어야 해당문서의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 그런데 선행발명 1이 실제로 국내에 반입되었거나 WIPO 웹사이트 외 다른 웹사이트에 게시되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로간행물이라고 보기 어렵다.

 

선행발명 1은 특허발명의 우선일 전에 인터넷에 게시되거나 업로드된 기록이 없는 이상 우편이나 팩스를 통하여 선행발명 1을 받아 볼 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 1이 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵고, 원고 주장과 같이 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1이메일로 받을 수 있었다고 하더라도 이를 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기도 어렵다(원고가 제출한 증거만으로는 당시 위 절차를 걸쳐서 이메일을 받을 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다).

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 20173492 판결

특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결.pdf

KASAN_[공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수

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작성일시 : 2019.02.21 12:00
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의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이다.

 

약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

 

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 안 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 20123664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012238,245 판결 등 참조).

 

이 사건 제1항 정정발명에서각막 상피의 신장을 촉진하는 것약리기전에 해당하는 것으로 봄이 타당하고, 따라서각막 상피의 신장을 촉진하는 것에 의한이라는 기재는 이 사건 제1항 정정발명의 의약용도인각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증 치료제를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소에 해당한다고 볼 수 없다.

 

각막 상피의 신장을 촉진하는 것은 화학식 I로 표시되는 화합물 또는 이의 염류인 P2Y 수용체 작용물질의 분자가 어떻게각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증에 대해 치료 효과를 나타내는지에 관한 과정을 표현하는 기재에 해당하고, 의약용도인안구건조증 등의 치료를 위한 수단에 해당한다. 그렇다면 선행발명 1은 발명의 용도가안구건조증의 치료임을 명시적으로 밝히고 있으므로 제1항 정정발명의 유효성분과 의약용도는 선행발명 1에 의해 공지된 것이어서 그 신규성이 부정된다.

 

2항 정정발명은 제1항 정정발명의 의약용도인각막궤양, 각막 상피 박리, 각막염 또는 안구 건조증중에서도천연화된 각막 상피의 결손을 동반하는 것인으로 의약용도의 범위를 더욱 한정하고 있다. 그런데 제1항 정정발명과 비교하여 동일한 유효성분 물질이 제2항 발명에서 한정된 바와 같은천연화된 각막 상피의 결손이 동반되는 안구건조증 등의 치료 용도에 사용되는 경우에 그 효과가 이질적이거나 현저하다고 볼만한 아무런 기재나 데이터 등의 자료가 없으므로, 2항 정정발명이 제1항 정정발명의 경우와 비교하여 실질적인 차이가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 선행발명 1에 의해 이 역시 치료용도가 개시된 것으로 볼 수 있으므로 마찬가지로 그 신규성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 20182335 판결

특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결 .pdf

KASAN_[의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음 특허법원 2

 

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작성일시 : 2019.02.21 10:39
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파라미터발명 법리논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20173720 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결 .pdf

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

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작성일시 : 2019.02.21 08:14
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소극적 권리범위확인심판은 본질적 문제로 인해 실무상 해결하기 어려운 난제가 많습니다. 확인의 이익 인정여부, 확인대상발명의 특정 한계, 확인대상발명의 보정허용 범위 등도 난제에 해당합니다. 확인대상발명의 보정에 대해 특허심판원에서 적법하다고 인정한 것은 특허법원에서 위법하다고 판단한 사례입니다. 실무적으로 별 의미를 찾기 어렵습니다. 왜냐하면 심결취소 판결에 따라 심결이 취소되면 그 다음에 심판청구인은 보정내용의 확인대상발명으로 다시 소극적 권리범위확인심판을 청구하는데 아무런 장애가 없기 때문입니다. 승소한 원고 특허권자에게 어떤 이익이 있는지 의문입니다. 법리적으로 정당한 판결인데도 결국 심판비용과 시간을 낭비하는 무용한 절차 반복을 강요하는 듯한 이상한 상황을 초래합니다.

 

확인대상발명의 보정 내용

 

확인대상발명의 보정 범위에 관한 법리

 

 

 

특허심판원 - 확인대상발명의 보정 인정 및 심판청구 인용 심결

특허법원 요지변경 보정, 심결취소 판결

 

판결이유 요지변경 보정으로 부적법함

2016. 11. 21.자 확인대상발명에 대하여 2017. 7. 13. 보정된 확인대상발명은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 0.0~0.03w/v% 사용하며(보정사항 3)’을 추가하였다. 이는 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없다.

 

다음과 같은 이유로 보정사항 3은 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것이라 할 수 없다. ① 먼저, 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 본다. 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법으로 기재되어 있다. 특허명세서의 기재에 의하면, ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있다. 따라서 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는끓인 후에 황산(H₂SO₄)을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄) 시약으로 측정함을 알 수 있다.

 

한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산(H₂SO)을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의 사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산(H₂SO₄)과 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80℃ 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있다.

 

그렇다면 이 사건 특허명세서에 기재된끓인 후의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하다.

 

따라서 보정사항 3 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법은 제1항 발명의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법과 동일한 것이다.

 

다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 본다. 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스폰산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함하는 반면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 '0w/v%'을 포함하는 것으로 기재되어 있고 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미한다.

 

따라서 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어 서로 모순된다.

 

2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 0w/v%'을 포함하여 ‘0~0.03중량w/v%’로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당한다. 그렇다면, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 ‘0~0.03중량w/v%’의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20181202 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결 .pdf

KASAN_[보정범위쟁점] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 보정 범위 특허법원 2019. 1. 25. 선고

 

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작성일시 : 2019.02.20 14:53
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특허발명과 확인대상발명의 구성 대비

 

 

 

균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

먼저 과제의 해결원리를 본다. 이 사건 제2항 발명에서 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 착지판 자체로 인한 기술적 특징에 있는 것이 아니라, 구성요소 3의 착지판 후단 중앙의 요홈부 및 요홈부에 의해 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단 구성과 그로 인해 발가락 지압기의 밀착력이 더욱 강화되는 특징에 있는 것으로 보인다.

 

그런데 확인대상발명은 착지판 후단부의 중앙이 볼록하고 중앙의 양 옆이 오목하여 이 사건 발명과는 반대이므로 발바닥 접촉면적이 줄어들 뿐만 아니라 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 착지판 후단부 자유단 구성에 의한 밀착력 강화 기능을 수행하기 어렵다.

 

작용효과면에서 이 발명의 명세서 기재에 의하면 요홈부에 의해 착지판 후단이 양쪽으로 분리되고 자유단이 움직일 수 있어서 착지판 자체에 의한 밀착력 강화 효과 외에 추가적으로 유연한 밀착력과 부착력을 제공함을 알 수 있다. 반면, 확인대상발명은 요홈이 중앙에 있지 않은데다가 얕아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판으로 인해 나타나는 효과 외에 추가적으로 나타나는 이 발명과 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

나아가 확인대상발명은 두 개의 요홈부를 설치하고 요홈부가 얕아 착지판 후단부가 움직이기 어렵도록 설계한 것으로서 이와 같은 설계는 착지판과 발바닥의 접촉면적이 오히려 줄어들게 한다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 이 발명이 가진 본래의 핵심적 기술사상을 해치면서까지 확인대상발명의 대응구성으로 용이하게 치환변경할 수 있다고 보기 어렵다.

 

따라서 양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 치환변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위 내에 있다고 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018155 판결

특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결 .pdf

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용

 

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작성일시 : 2019.02.20 14:24
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특허발명(죄측)과 선행발명(우측)의 비교

 

 

특허심판원 심결: 특허발명 진보성 부정, 일부 종속항 발명 진보성 인정

 

특허법원 판결: 진보성 인정, 심결취소

이 사건 제2항 발명(특허발명)과 선행발명 1은 모두 음식물의 가열 조리기에 관한 것으로, 음식물이 조리되는 동안 음식물을 지속적으로 교반될 수 있도록 조리팬을 경사진 상태에서 회전시킨다는 점에서 공통된다. 그런데, 이 사건 제2항 발명은 조리팬이 경사진 상태를 유지하는 수단으로 조리팬을 수용하는 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성하는 구성을 채택하고 있는 반면, 선행발명 1은 용기가 경사진 상태를 유지하는 수단으로 용기가 수납되는 본체 내의 용기 수납부를 수평면에 대하여 경사지게 형성하는 구성을 채택하고 있다.

 

살피건대, 선행발명 1의 명세서에는용기의 형상, 그리고 용기 수납부의 형상에 대해서도 용기 내에 넣어지는 피조리물에 맞게 적절하게 그 형상을 변경 가능하다.”라고 기재되어 있을 뿐, 선행발명 1의 본체의 외곽 형상을 변경할 수 있다는 점에 대해서는 어떠한 시사나 암시도 되어 있지 않고, 선행발명 1은 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성함으로써 거기에 수납되는 용기를 경사진 상태로 유지하므로 본체 외측에 경사유지구를 추가함으로써 본체를 경사지도록 변경할 기술적 동기를 찾기 어렵다.

 

또한, 선행발명 1은 본체의 바닥이 수평으로 형성되고 본체가 바닥과 수직을 이루도록 놓여지는 것을 전제로 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성하는 것을 기술적인 특징으로 하는데, 본체 외측에 경사유지구를 형성하기 위해 본체 내부의 경사를 없애 용기가 수직으로 삽입될 수 있도록 본체 내부의 형상을 변경하는 것은 선행발명 1의 특유한 기술적 사상을 훼손하는 것이라고 봄이 타당하다.

 

설령, 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단이 각각 회전드럼 및 조리용 냄비의 기울기를 조절하고 유지하는 기능을 한다는 점에서 이 사건 제2항 발명의 경사유지구에 대응되는 구성요소로 보아 이를 선행발명 1에 결합한다고 가정하더라도 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 본체는 바닥과 수직을 이루도록 놓여지게 되고 본체 내부로 용기가 경사진 상태로 삽입될 수 있는 구조로 용기수납부가 형성되어 있고 용기수납부 속으로 용기가 경사지게 수납되어 있는 것이므로, 달리 용기의 경사 각도를 조절할 동기가 없고 각도를 조절하고자 할 경우에는 본체의 다른 구조의 상당한 변경을 수반한다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단을 결합함으로써 차이점 1을 극복하는 것이 용이하다고 보기 어렵다.

 

나아가 이 사건 제2항 발명은 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성함에 따라 하우징을 수직으로 세운 상태로 조리팬의 탈착 작업이 가능하고 수직으로 세운 상태로도 보관이 가능하며, 경사유지구로만 하우징의 경사를 유지하므로 조리기의 전체 부피를 줄일 수 있는 효과도 있다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성 사이의 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

 

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20186566 판결

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판 특허법원 2019. 1.

 

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작성일시 : 2019.02.13 09:00
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특허심판원 심결: 정정사항 3 부적법, 정정심판 청구 기각

특허법원 판결 정정 허용, 심결취소

 

판결요지

국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에 제출한 명세서ㆍ청구의 범위ㆍ도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국어번역문 제출 대상으로 규정되어있지 않다.

 

따라서 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분의 국어번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하다.

 

특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다.

 

그러나 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정변경소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.

 

특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.

 

정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의 표 정정전해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 정정후해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20185426 판결

 

KASAN_[정정범위] PCT 출원의 국내단계진입 국문서면 중 누락된 도면 추가하는 정정의 허용 특허법원 2019.

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.02.12 16:38
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균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

변경의 용이성 여부 판단기준

쟁점 - 균등침해 성립요건인 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도특허법 제29조 제2항의 진보성 요건인 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도를 비교할 때 동일한지 여부

 

일본 판결요지 균등침해 범위를 진보성 판단 시와 동일한 정도까지 특허권이 미치는 것으로 해석한다면 제3자 입장에서 특허권이 미치는 범위를 쉽게 파악하고 이해하기 어렵게 되므로 특허청구범위의 공시 목적을 달성할 수 없음. 특허청구범위에 기재된 사항만으로 그 범위를 확정할 수 있어야 공시기능을 달성 가능. 진보성 판단의 경우보다 협소한 범위로 보아야 함

 

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:52
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균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건작용효과의 실질적 동일성은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

 

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치대신 사이드 케이싱 외부에가스 가열장치’로 치환

 

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

 

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의가스 가열장치의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

 

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

 

첨부: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결.pdf

KASAN_[균등침해요건] 균등침해 성립요건 - 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:44
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균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

 

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

 

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

첨부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017424 판결

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준 대법원 2019. 1. 17.

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:14
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CDMA 표준기술 보유자이자 모뎀칩 공급시장에서의 시장지배적 사업자인 사업자가 휴대폰 제조사들에게 모뎀칩을 판매하면서 일정한 배타조건을 충족시킬 경우, 그에 대한 리베이트를 제공하고 표준기술에 대한 로열티도 인하하기로 하는 행위 - 시장지배적 지위남용행위인 배타조건부 거래행위의 형식적 성립요건을 충족하는 것으로 판단함

 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하이라고 한다) 3조의2 1항 제5호 전단은 시장지배적 사업자의 지위 남용행위로부당하게 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하는 행위를 규정하고, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(이하시행령이라고 한다) 5조 제5항 제2호는 그 행위의 하나로부당하게 거래상대방이 경쟁사업자와 거래하지 아니할 것을 조건으로 그 거래상대방과 거래하는 경우를 들고 있다.

 

여기서경쟁사업자와 거래하지 아니할 조건, 시장지배적 사업자에 의하여 일방적·강제적으로 부과된 경우에 한하지 않고 거래상대방과의 합의에 의하여 설정된 경우도 포함된다.

 

또한경쟁사업자와 거래하지 아니할 것을 조건으로 거래하는 행위는 그 조건의 이행 자체가 법적으로 강제되는 경우만으로 한정되지는 않고, 그 조건 준수에 사실상의 강제력 내지 구속력이 부여되어 있는 경우도 포함된다. 따라서 실질적으로 거래상대방이 조건을 따르지 않고 다른 선택을 하기 어려운 경우 역시 여기에서 당연히 배제된다고 볼 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다.

 

먼저 법령 문언이 그 조건 준수에 법적·계약적 구속력이 부여되는 경우만을 전제한다고 보기는 어렵다. 나아가 당연히 배타조건부 거래행위의 형식적 요건에 해당된다고 널리 인정되는 이른바전속적 거래계약처럼 경쟁사업자와 거래하지 않기로 하는 구속적 약정이 체결된 경우와, 단순히 경쟁사업자와 거래하지 아니하면 일정한 이익이 제공되고 반대로 거래하면 일정한 불이익이 주어지는 경우 사이에는 경쟁사업자와 거래하지 않도록 강제되는 이익의 제공이 어느 시점에, 어느 정도로 이루어지는지에 따른 차이가 있을 뿐이고, 그와 같은 강제력이 실현되도록 하는 데에 이미 제공되었거나 제공될 이익이나 불이익이 결정적으로 기여하게 된다는 점에서는 실질적인 차이가 없다.

 

그러므로 여기에 더하여 경쟁제한적 효과를 중심으로 시장지배적 지위 남용행위를 규제하려는 법의 입법목적까지 아울러 고려하여 보면, 결국 조건의 준수에 계약에 의한 법적 강제력 내지 구속력이 부과되는지 여부에 따라 배타조건부 거래행위의 성립요건을 달리 보는 것은 타당하지 않다. 따라서 경쟁사업자와 거래하지 않을 것을 내용으로 하는 조건의 준수에 이익이 제공됨으로써 사실상의 강제력 내지 구속력이 있게 되는 경우라고 하여경쟁사업자와 거래하지 아니할 것을 조건으로 거래하는 행위에 형식적으로 해당되지 않는다고 볼 수는 없다.

 

법 제3조의2 1항 제5호 전단의경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래한 행위의 부당성은 독과점적 시장에서의 경쟁촉진이라는 입법목적에 맞추어 해석하여야 하므로, 시장지배적 사업자가 시장에서의 독점을 유지·강화할 의도나 목적, 즉 시장에서의 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적을 갖고, 객관적으로도 그러한 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가할 수 있는 행위를 하였을 때에 부당성을 인정할 수 있다. 이를 위해서는 그 행위가 상품의 가격상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자의 수의 감소, 다양성 감소 등과 같은 경쟁제한의 효과가 생길만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도와 목적이 있었다는 점이 증명되어야 한다.

 

그 행위로 인하여 현실적으로 위와 같은 효과가 나타났음이 증명된 경우에는 그 행위 당시에 경쟁제한을 초래할 우려가 있었고 또한 그에 대한 의도나 목적이 있었음을 사실상 추정할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 행위의 경위 및 동기, 행위의 태양, 관련시장의 특성 또는 유사품 및 인접시장의 존재 여부, 관련시장에서의 가격 및 산출량의 변화 여부, 혁신 저해 및 다양성 감소 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 그 행위가 경쟁제한의 효과가 생길만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도나 목적이 있었는지를 판단하여야 한다. 다만, 시장지배적 지위 남용행위로서의 배타조건부 거래행위는 거래상대방이 경쟁사업자와 거래하지 아니할 것을 조건으로 그 거래상대방과 거래하는 경우이므로, 통상 그러한 행위 자체에 경쟁을 제한하려는 목적이 포함되어 있다고 볼 수 있는 경우가 많을 것이다(대법원 2009. 7. 9. 선고 200722078 판결, 20028626 전원합의체 판결 등 참조).

 

여기에서 배타조건부 거래행위가 부당한지 여부를 앞서 든 부당성 판단기준에 비추어 구체적으로 판단할 때에는, 배타조건부 거래행위로 인하여 대체적 물품구입처 또는 유통경로가 봉쇄·제한되거나 경쟁사업자 상품으로의 구매전환이 봉쇄·제한되는 정도를 중심으로, 그 행위에 사용된 수단의 내용과 조건, 배타조건을 준수하지 않고 구매를 전환할 경우에 구매자가 입게 될 불이익이나 그가 잃게 될 기회비용의 내용과 정도, 행위자의 시장에서의 지위, 배타조건부 거래행위의 대상이 되는 상대방의 수와 시장점유율, 배타조건부 거래행위의 실시 기간 및 대상이 되는 상품 또는 용역의 특성, 배타조건부 거래행위의 의도 및 목적과 아울러 소비자 선택권이 제한되는 정도, 관련 거래의 내용, 거래 당시의 상황 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

 

한편, 가격은 구매자가 상품 또는 용역의 구매 여부를 결정하는 데 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나로, 시장경제체제에서 경쟁의 가장 기본적인 수단이다. 경쟁사업자들 사이의 가격을 통한 경쟁은 거래상대방과 일반 소비자 모두에게 이익이 될 수 있으므로 시장에서의 자유로운 가격 경쟁은 일반적으로 보호되어야 한다. 그런데 리베이트 제공행위는 단기적으로 거래상대방에게 이익이 될 수도 있을 뿐 아니라 그로 인한 비용의 절감이 최종소비자에 대한 혜택으로 돌아갈 여지가 있다. 또한 이는 실질적으로 가격 인하와 일부 유사하기도 하므로 일반적인 가격 할인과 같은 정상적인 경쟁수단과의 구별이 쉽지 않은 측면이 있다. 이러한 관점에서 보면, 시장지배적 사업자의 조건부 리베이트 제공행위가 그 자체로 위법하다고 단정할 수는 없다.

 

반면, 시장지배적 사업자가 제공하는 리베이트의 제공조건, 내용과 형태에 따라 그로 인한 경쟁제한적 효과 역시 커질 수 있다. 예컨대, 리베이트가 조건 성취 후에 제공되는사후적·소급적리베이트일수록, 그 제공되는 이익이 구매물량과 비례하여누진적으로 커질수록 그 구매전환을 제한·차단하는 효과는 커지므로, 조건부 리베이트로 인한 경쟁제한적 효과 역시 커질 수 있다.

 

또한 단순히 일정 구매량에 대응하는 리베이트 제공보다는 구매자 자신이 특정 기간 시장 전체에서 구매한 구매물량 중 일정 비율을 리베이트 제공자로부터 구매하도록 강제하는 경우에는 그 경쟁제한적 효과가 더욱 클 수 있다. 게다가 뒤에서 보는 바와 같이 표준기술을 보유한 시장지배적 사업자가 배타조건의 준수 대가로 특정 상품이나 용역의 구매에 대한 경제적 이익을 제공함과 동시에 표준기술에 대한 사용료도 함께 감액해주는 등으로 복수의 경제적 이익을 제공하는 경우에는 구매자들의 합리적인 선택이 왜곡될 수 있고 그 구매전환을 제한·차단하는 효과가 한층 더 커진다.

    

위와 같이 다양한 형태의 조건부 리베이트 제공행위를 위 배타조건부 거래행위로 의율하여 그 부당성을 판단할 때에는, 앞서 본 리베이트의 양면적 성격과 배타조건부 거래행위의 부당성 판단기준을 염두에 두고, 리베이트의 지급구조, 배타조건의 준수에 따라 거래상대방이 얻게 되는 리베이트의 내용과 정도, 구매전환 시에 거래상대방이 감수해야 할 불이익의 내용과 정도, 거래상대방이 구매전환이 가능한지 여부를 고려하였는지 여부 및 그 내용, 리베이트 제공 무렵 경쟁사업자들의 동향, 경쟁사업자의 시장진입 시도 여부, 리베이트 제공조건 제시에 대한 거래상대방의 반응, 거래상대방이 리베이트가 제공된 상품 내지 용역에 관하여 시장지배적 사업자에 대한 잠재적 경쟁자가 될 수 있는지 여부, 배타조건부 거래행위로 인하여 발생할 수도 있는 비용 절감 효과 등이 최종소비자들에게 미치는 영향 등을 아울러 고려하여야 한다.

 

앞서 본 조건부 리베이트 제공행위로 인한 부정적 효과와 그러한 행위가 반드시 소비자 후생증대에 기여하지는 않는 점, 장기간의 배타조건부 거래계약을 체결함으로써 부당한 배타조건부 거래행위에 해당하게 되는 경우에도 그 계약체결을 위하여 반대급부로 제공된 이익이 비용 이하에 해당하는지 여부를 반드시 고려해야 한다고 볼 수는 없는 점과의 균형 등을 고려하면, 이른바약탈 가격 설정(predation)’과 비교하여 그 폐해가 발생하는 구조와 맥락이 전혀 다른 조건부 리베이트 제공행위를 그와 마찬가지로 보아 약탈 가격 설정에 적용되는 부당성 판단기준을 그대로 적용할 수는 없다.

 

따라서 이러한 부당성 인정의 전제조건으로, 리베이트 제공이 실질적으로 비용 이하의 가격으로 판매한 경우에 해당하여야 한다는 점이나 시장지배적 사업자와 동등한 효율성을 가진 가상의 경쟁사업자 또는 실제 경쟁사업자들이 리베이트 제공에 대하여 가격 및 비용 측면에서 대처하는 데 지장이 없었다는 점 등에 관하여 회계적·경제적 분석(이하경제분석이라고만 한다) 등을 통한 공정거래위원회의 증명이 필수적으로 요구되는 것은 아니라고 할 것이다.

 

한편, 사업자는 조건부 리베이트 제공행위의 사실상 구속력이나 부당성 증명을 위하여 위와 같은 경제분석을 사용하여 그 결정의 신뢰성을 높이는 것은 권장될 수 있다. 나아가 통상의 경우 사업자는 경제분석의 기초가 되는 원가자료나 비용 관련 자료, 리베이트의 설계방식과 목적·의도와 관련한 자료 등은 보유하고 있으므로, 경제분석의 정확성이나 경제분석에 사용된 기초자료의 신뢰성·정확성과 관련한 모호함이나 의심이 있는 상황에서는, 사업자가 그 기초자료나 분석방법 등의 신빙성을 증명함으로써 조건부 리베이트 제공행위의 사실상의 구속력이나 부당성에 관한 공정거래위원회의 일응의 합리적 증명을 탄핵할 수는 있다.

 

첨부: 대법원 2019. 1. 31. 선고 201314726 판결

대법원 2019. 1. 31. 선고 2013두14726 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:05
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특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 20102698 판결 등 참조).

 

또한 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 20071053 판결 참조).

 

이 사건 정정청구는 정정 전 특허발명의 전체 청구항 중 제9항을 제외한 나머지 제1~8, 10~12항 전부에 걸쳐 있으므로, 일체로 그 허용 여부를 판단하여야 하고, 따라서 정정발명에 기재불비의 무효사유가 있다고 보는 이상, 위와 같은 무효심판절차에서의 정정청구의 일체성으로 인해 심결 중 정정청구에 의한 정정을 인정한 부분은 물론, 나머지 청구항들에 대한 판단 부분까지 심결 전체가 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 11. 선고 20176392 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판에서 정정청구, 정정청구 인정 및 정정발명의 특허유효 심결 BUT 특허법원에서 일

특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.02.07 09:00
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미국 특허법 조항 102(a)(1) “A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.”

 

쟁점: “on sale” bar 적용 시 public sale에 제한되는지, 공개되지 않은 secret sale이 적용범위에서 제외되는지 여부

 

미연방대법원 판결요지

(1)   unanimous decision - 당사자 사이 비밀 판매행위 (secret sale) 및 발명의 기술적 내용에 관한 비밀유지 의무를 부담하는 판매행위에 적용됨.

(2)   원심 CAFC 판결도 동일한 입장, 미연방대법원에서 원심 지지

 

“The Federal Circuit has made explicit what was implicit in our precedents. It has long held that “secret sales” can invalidate a patent. E.g., Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353 (2001) (invalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret”); Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F. 3d 1368 (1998) (“Thus an inventor’s own prior commercial use, albeit kept secret, may constitute a public use or sale under §102(b), barring him from obtaining a patent”). . . .

 

Given that the phrase “on sale” had acquired a well-settled meaning when the AIA was enacted, we decline to read the addition of a broad catchall phrase to upset that body of precedent.”

 

첨부: 미연방대법원 Helsinn vs Teva 판결

Helsinn v. Teva _ 미연방대법원 판결.pdf

KASAN_[특허분쟁] 미국특허법 신규성 조항 102(a)(1) 중 “on sale” bar – secret sal

 

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작성일시 : 2019.01.23 08:19
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출원인 진보성 주장요지

 

 

출원일 이전 임상시험

 

 

특허법원 판결요지

진보성 판단 시 대상발명의 특정기준 청구항 기재 기준, 제한 해석할 수 없음

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 7. 14. 선고 20101107 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 20102377 판결 등 참조).

 

구체적 판단 – 의약물질 공지

 

 

구체적 판단 치료용도 예측범위

출원발명과 선행발명 1은 모두 보체의 저해물질을 사용한 발작성 야간혈색뇨증(PNH) 치료 조성물에 관한 것으로서, 용혈성 빈혈 환자의 혈관 내 용혈을 효과적으로 감소시키고, 피로, 동통, 호흡곤란 등과 같은 관련 증상을 개선하고자 하는 점에서 기술분야와 목적이 공통된다.

 

출원발명 제1항의 에쿨리주맙의 의약 용도는 발작성 야간혈색뇨증(PNH) 치료를 위한 용도로, 용혈성 빈혈 질환 및 그에 따라 나타나는 증상인 전반적인 건강 상태, 신체 기능, 감정 기능, 인식 기능, 피로, 호흡곤란, 불면증, 발기부전 등을 치료하고, 통증 등을 개선한다는 점에서 선행발명의 대응구성과 동일하고, 다만치료하는 동안 빈혈 상태의 환자에 있어 삶의 질이 개선되는 것이 부가되어 있다는 점에서 선행발명 1과 차이가 있다.

 

그런데 선행발명 1, 3에 이미 에쿨리주맙 투여 시 빈혈 환자에 대해서도 건강상태, 신체적 기능 등 삶의 질이 개선되었음이 이미 개시되어 있고 출원발명의 에쿨리주맙이 선행발명 1과 비교하여 면역원성을 개선하였다고 인정할 만한 근거도 없으며, 삶의 질 개선 효과가 선행발명 1에 이미 개시된 이상 출원발명이 그에 비해 이질적이거나 현저한 효과를 달성하였다고 보기도 어렵다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합함으로써에쿨리주맙을 투여하였음에도 빈혈이 지속되는 환자에 있어서도 삶의 질이 개선되는 것을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이므로 출원발명은 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 21. 선고 20178534 판결

특허법원 2018. 12. 21. 선고 2017허8534 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 공지항체 에클리주맙(eculizumab, 상품명 Soliris)의 PNH 치료용도 발명의 진

 

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작성일시 : 2019.01.22 10:00
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출원인 진보성 주장요지

 

 

 

특허법원 판결요지

 

특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

이 사건 제1항 발명은 상기 조성물의 투여용량, 투여용법을 환자에게 8시간 이내에 정맥 투여하고 32-134/㎡의 시타라빈을 제공하며 제1일의 제1 투여 단계, 3일의 제2 투여 단계 및 제5일의 제3 투여 단계로 한정한 점에 차이가 있다.

 

그러나 선행발명에 개시되어 있는 사항과 우선일 당시 알려져 있던 기술적 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 투여용량과 투여용법은 시타라빈 대 다우노루비신의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되리라고 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 그와 같이 예측되는 범위 내에서 당연히 거쳐야 할 임상시험 과정을 통하여 이 사건 제1항 발명에서 특정한 투여용량, 투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 봄이 상당하다.

 

공지된 의약물질의 약리효과는 온전히 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 투여용량이나 투여용법을 찾는 것은 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있는 것이다. 따라서 투여용량, 투여주기 등 투여방법을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 창작능력 범위 내에 속한다.

 

뿐만 아니라 이 사건 제1항 발명이 특정하고 있는 ‘32-134/㎡ 시타라빈의 범위와 ‘1, 3일 및 5의 투여주기에서 나타나는 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저하거나 이질적인 것이라고 보기 어렵다.

 

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20183925 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 공지 의약의 특정한 투여용법 발명의 진보성 판단 – 최적화 정도는 예측가능 범위, 진보성 부

 

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작성일시 : 2019.01.22 09:00
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출원인 진보성 주장요지

 

 

 

판결요지 진보성 불인정

 

출원발명은 김치에서 분리동정되어 NF-kB AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주에 관한 것이고, 선행발명은 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 당분석결과 L-Arabinose D-Xylose Methyl-D-mannoside의 이용성이 서로 다른 것으로 나타났고, 16S rRNA 분석결과 Lactobacillus plantarum과의 유사성에서도 차이를 보이는 것으로 나타나므로, 양 발명의 균주가 완전히 동일한 균주라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명과 선행발명은 균주의 분류학상의 위치가 동일하지만 균주의 세부명칭이 다르다는 점에서 차이가 있다.

 

그러나 출원발명과 선행발명은 모두 아토피성 피부염, 비염 등의 개선치료, 면역력 조절을 목적으로 장내균총을 개선시키기 위해 젖산균인 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum)을 제공한다는 점에서 기술적 과제가 공통되고, 양 발명 모두 동일한 시료인 김치에서 추출되는 젖산균이며, 2014. 8. 29. 발행된미생물학 실험이란 표제의 책에는 Lactobacillus 속을 포함하는 젖산균을 분리 동정하는 실험방법이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 출원발명의 명세서 기재를 종합하면, Lactobacillus 속 균주의 분리방법은 출원발명의 출원일 이전에 잘 알려져 있었다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명의 균주를 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

 

그렇다면, 출원발명의 진보성 유무는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주의 IL-4, TNF-α의 억제, 소양행동억제 등의 효과가 선행발명에 비하여 현저한지 여부에 달려 있지만, 출원발명의 실시예 3 내지 7의 실험에 따르더라도, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주를 RBL-2H3 cells 및 수동형 피부 아낙필락시스 모델동물에 적용하였을 때 IL-4 TNF-α의 발현이 억제되거나 항알러지, 항소양 반응이 나타나는 결과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으므로, 출원발명이 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 결론 진보성 부정

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20185815 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 12.

 

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작성일시 : 2019.01.22 08:24
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특허발명

 

확인대상발명

 

심판경과 확인대상발명 특정 인정, 보정은 요지변경, 보정 전 확인대상발명은 자유실시기술, 권리범위에 속하지 않음, 청구인용

 

특허법원 판결요지

법리 확인대상발명의 특정 판단기준

 

구체적 사안의 판단 확인대상발명의 특정 불충분, 심결취소

카운팅계수 설정단계대비

1항 발명은 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법에 관한 것으로서, 세차작업모드의 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 작업모드선택에 따라 디스카운팅하는 속도를 달리 카운팅하는 설정단계와, 그 설정된 속도로 세차시간을 디스카운팅하는 처리단계의 두 단계로 이루어져 있다.

 

그런데 확인대상발명에는, “세척, 거품솔, 왁스세차 작업모들로 선택했을 경우에는 정상적인 1초 단위로 세차작업시간이 디스카운팅되는 반면, 폼건세차 모드를 선택할 경우에는 세차작업시간이 4배속으로 디스카운팅되며, 한 번 주어진 세차작업시간 도중 세차모드를 변경할 수 있다.”고만 기재되어 있으므로, 세차작업모드의 카운팅계수를 설정하여 디스카운팅 속도를 카운팅하는 설정단계가 포함되는지 여부에 관하여 아무런 기재가 없다.

 

또한 확인대상발명에 위와 같이 기재된 사항만으로는 통상의 기술자에게 카운팅계수 설정단계가 포함됨이 자명하다고 단정하기 어렵다.

 

나아가 셀프세차를 위한 세차시간 처리방법에는, 각 세차작업모드의 카운팅계수를 직접 설정할 수 있는 설정단계가 포함될 수도 있고, 셀프세차기 내에 세차작업모드의 카운팅계수가 고정되어 카운팅계수 설정단계가 포함되지 않을 수도 있을 것인데, 이 사건 특허발명은 특별히 카운팅계수 설정단계를 중요 구성요소로 하여 보호범위를 정하고 있다.

 

결국 보정 전 확인대상발명은 특허발명의 카운팅계수 설정단계와 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 봄이 상당하다.

 

카운팅계수 값대비

특허발명은 세차작업모드에 대하여 세차작업시간이 1초 단위 몇씩 감산되는지 그 카운트계수 값이 명확히 특정되어 있는 반면에, 확인대상발명은 세차작업시간이 1초 단위로 감산되거나 4배속으로 감산되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 1초 단위 몇씩 감산되는지가 명확히 특정되어 있지 않다. 그런데 셀프세차 시스템에 있어서 1초 단위 몇씩 감산되는지에 따라 감산속도가 달라져 사업주의 수익에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려하면, 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 카운팅계수 값과 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20181554 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 – 심판원 인정 BUT 특허법원 불충분, 심

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.01.21 16:31
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판단기준 법리

발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

 

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실 시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 20123312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 921806 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

(1) 특허법원 판결 - 발명 미완성으로 판단

(2) 대법원 판결 발명 완성으로 판단

(3) 대법원 판결이유 - 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여, 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에 나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있다.

(4) 아래 인용하는 특허법원 판결 검증시료 1은 실시례 해당하지 않음. 결과는 검증 결과는 특허발명의 효과 입증. 결론 발명 완성 근거로 채택하지 않음.

 

원심 판결 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20166753 판결

구체적인 판단

) 이 사건 특허발명이 목적하는 기술적 효과

(1) 단자극성 고정부

이 사건 특허발명의 누전방지장치는 크게 단자극성 고정부와 연결단자대 및 누전방지 도전체 부분으로 구분할 수 있다. 단자극성 고정부는 연결단자대 및 누전방지 도전체와 유기적으로 결합되어 이 사건 특허발명의 누전방지장치를 이루는 것이나, 단자극성 고정부 는 침수 시 누설전류를 저감시키는 연결단자대 및 누전방지 도전체 의 전단에 연결되어 누전방지 도전체가 항상 중성점단자에 연결되도록 하는 것이므로 누전방지 도전체가 중성점단자에 연결되는 것이 보장된다면 이는 기능적으로는 분리가 가능하다. 원고도 이 사건 특허발명의 단자극성 고정부에 의해 누전방지 도전체가 항상 중성점단자에 연결되는 것에 대해서 다투지 아니한다.

 

(2) 연결단자대 및 누전방지 도전체

이 사건 특허발명의 발명의 설명 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과는, 침수 시 1 누설전류가 거의 없어 물에 인체가 닿아도 감전이 발생하지 않고, 2 누전차단기가 작동하지 않아 부하에는 정상적인 전력 공급이 이루어지도록 하는 것이다(문단번호 [0021] 참조).

 

여기서 감전이라 함은 인체에 전류가 흘러 상처를 입거나 충격을 느끼는 일을 의미하고, 통과 전류가 15mA 이상이면 강력한 경련을 일으키고, 50mA 이상이면 사람을 사망에 이르게 할 수 있으며, 감전 시 전원으로부터 스스로 이탈할 수 있는 전류는 대체로 10~15mA 정도이다(네이버 지식백과, 두산백과, 산업안전대사전 참조). 따라서 이 사건 특허발명의 과제해결수단에 의할 때 누설전류가 15mA 이상이거나 누전차단기가 작동할 경우에는 연결단자대 및 누전방지 도전체 가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 없어 발명이 완성된 것으로 볼 수 없다.

 

) 목적하는 기술적 효과의 달성 여부

다음과 같은 사정 등에 비추어, 갑 제1호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 또는 영상 및 이 법원의 검증 결과만으로는 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과가 달성된다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

(1) 피고의 검증 시료 1

피고의 검증 시료 1은 아래 사진과 같이 연결단자대에 형상의 도전체와 상부면 평판 도전체가 결합된 형태의 누전방지장치로서, 피고의 전류계 프로브를 수조에 넣어 측정한 누설전류는 약 1mA이었고, 원고가 제시한 접지동판을 수조에 넣어 측정한 누설전류는 약 10.7mA이었으며, 어느 경우에도 누전차단기는 작동하지 아니하였다. 피고의 검증 시료 1은 누설전류가 어떠한 경우에도 15mA 이하이었고 누전차단기가 작동하지 아니하였다. (참고 발명의 목적하는 기술적 효과 달성)

 

그러나 피고의 위 검증 시료 1은 누전방지 도전체가 연결단자대의 하부면, 양 측면 및 상부면을 모두 덮고, 상부면의 평판 도전체는 연결단자대 앞뒷면의 상단 일부를 추가로 덮으며, 양 측면의 누전방지 도전체 일부와 상부면 평판 도전체 전부를 플라스틱판으로 덮는 구조이고, 이러한 형상은 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 4개의 실시례) [실시례 1] 누전방지 도전체가 연결단자대의 일 측면과 대면하는 형태(3, 4 관련), [실시례 2] 누전방지 도전체가 양 측면도체부의 상단에서 몸체부의 상면 쪽으로 절곡되는 형태(5 관련), [실시례 3] 연결단자(J1, J2)가 연결단자대의 몸체부의 홈이 없는 평편한 상면에 배치되는 형태(6 관련), [실시례 4] 누전방지 도전체가 연결단자대의 상부에 배치된 형태(7 관련)에 따른 누전방지장치의 형상 및 이사건제1 내지 16항 발명의 각 누전방지장치의 형상과 다른 것이다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 누전방지장치와 다른 형상을 가진 피고의 검증 시료 1에 의한 실험 결과 누설전류가 15mA 이하이고, 누전차단기가 작동하지 않는다고 하여 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체 가 목적하는 기술적 효과가 달성되었음이 입증되었다고 볼 수 없다.

 

검증 시료 1 사건 특허발명의 어느 실시례에도 해당되지 아니하고, 피고의 검증 시료 2 사건 특허발명의 실시례 1 유사하나 사건 특허발명의 효과를 충분히 보여주지 못하였다.”

 

첨부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017523 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 발명의 완성 여부 판단기준 – 실시례 아닌 청구항 기재 기준 실시례 검증 시료 – 실패

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.21 14:37
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