특허소송__글61건

  1. 2019.11.29 완제품 일부에 관한 특허발명의 실시로 특허침해 – 침해자의 제품판매 수익을 기초로 손해배상액을 산정할 때 기여율 반영: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결
  2. 2019.11.20 기술보유자의 특허기술 + 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속 쟁점: 의정부지방법원 2014. 7. 2. 선고 2013가합4347 판결
  3. 2019.11.20 기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가, 동업 정산은 계약해제가 아니라 민법상 조합 규정 적용
  4. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 5] 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결
  5. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 4] 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 쟁점
  6. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 3] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결
  7. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 2] 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 : 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허3372 판결
  8. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 1] 권리범위확인심판 관련 법리: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결
  9. 2017.09.11 블록체인과 특허, 그리고 비즈니스 – 4
  10. 2017.09.07 특허기술 실시료 Royalty 산정기준
  11. 2017.09.05 경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요
  12. 2017.08.31 중국버전 허가특허연계제도 개요 – CFDA 공표자료 요지
  13. 2017.08.13 특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항
  14. 2017.08.08 BMS 스프라이셀 (dasatinib) 물질특허 무효 심결 EPO Opposition Appeal Board Decision 공개
  15. 2017.08.08 미국대학 vs Apple 특허소송 1심 판결: 애플의 특허침해인정 + 특허권자 Wisconsin 대학에 손해배상 $506 million (약 5천7백억원) 지급명령
  16. 2017.08.08 블록체인과 특허, 그리고 비즈니스
  17. 2017.08.07 후발주자 입장에서 본 특허전략 포인트
  18. 2017.08.06 특허침해 판단 법리 개요
  19. 2017.08.05 특허침해금지가처분 소송 승소 + 가처분집행 후 본안소송 패소 + 부당 가처분 집행으로 인한 손해배상 책임여부
  20. 2017.08.04 특허침해소송 + 제조판매금지가처분 신청의 개요
  21. 2017.08.04 약사법 위반행위 + 건강보험요양급여 부정수급행위 사기죄 + 약사면허 취소 관련 법령규정
  22. 2017.08.03 공동발명 분쟁 중요판결 사례
  23. 2017.08.02 공동발명자 + 공유특허 관련 분쟁사례
  24. 2017.08.02 Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 – 명세서 기재요건 위반 특허무효 판결: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 2016허8414 판결
  25. 2017.08.01 공유특허 법리 비교
  26. 2017.07.31 공동발명 관련 특허법리 비교
  27. 2017.07.30 미국 특허분쟁 – 공동발명자 판단
  28. 2017.07.29 미국 특허분쟁 사례 - 공동발명자 판단기준과 위반 효과
  29. 2017.07.28 공동연구개발분쟁 + 공동발명자 확정 + 특허무효 여부
  30. 2017.07.27 직무발명자 배임행위 + 타인명의등록 모인특허 + 사용자의 권리회복 방안

 

1. 당사자의 주장요지

특허권자 원고는 특허발명은 피고 실시제품의 일부에만 관련된 것이 아니라 피고 실시제품 전체와 관련된 것이어서 피고의 이익액 중 특허권 침해와 관계된 부분의 기여율은 100%라고 주장

 

특허발명의 실시자, 침해자 피고는 특허권 침해행위와 무관한 부분이 포함되어 있어 피고의 이익액 중 특허권 침해와 관계된 부분의 기여율은 0.014 ~ 0.204%에 불과하다고 주장

 

2. 특허법원 판결요지

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

 

그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가하여야 한다(대법원 2004. 6. 11. 선고 200218244 판결 등 참조).

 

기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증거에 기여한 용소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 200536830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결 등 참조).

 

이 사건에서 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율, 기타요소를 전반적으로 고려하면, 피고 실시제품의 판매 이익에 대한 특허 발명의 기여율은 4%이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 20181893 판결

 

KASAN_완제품 일부에 관한 특허발명의 실시로 특허침해 – 침해자의 제품판매 수익을 기초로 손해배상액을 산정할 때

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 11. 29. 09:20
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기술개발자 ""와 투자자 """공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

 

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

 

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

 

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 ""은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

 

한편, ""A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, ""은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

 

여기서, "공동사업 참여자()는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

 

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

 

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

 

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 15천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

 

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

 

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

 

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 14:34
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서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 선고 2018가합527553 판결

 

사안의 개요

(1) 기술개발자 특허기술 제공 vs 투자자 자본제공 협력 약속

(2) 양자의 공동출원으로 특허권 공유자 지위

(3) 특허기술 사업을 위한 새로운 법인설립 약속

(4) 동업관계 파탄으로 기술개발자가 투자자 상대로 동업계약 해지되었으므로 원상회복조치로서 특허권 공유지분의 이전등록을 청구하는 소송을 제기함

 

서울지방법원 판결요지 청구기각, 기술개발자 패소

 

판결이유 동업계약, 조합계약의 해제 및 원상회복청구 불가, 조합청산으로 해결해야 함

 

동업관계 법리 조합의 특별한 법리 유의

 

동업관계는 민법상 조합계약관계에 해당합니다. 민법 제703(조합의 의의) "조합은 2인 이상이 금전 기타 재산 또는 노무를 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다." 따라서 동업종료에도 민법상 조합규정이 적용됩니다.

 

동업자(조합원)는 기간을 정하지 않은 경우 언제든지 자유롭게 조합에서 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제1항 전단). 다만, 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지는 못한다(716조 제1항 후단)는 제한을 받습니다. 조합의 존속기간을 정한 경우에도 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제2).

 

2인 동업계약에서 동업자 1인이 탈퇴하면 동업조합관계는 곧바로 종료됩니다. 다만, 조합 자체는 해산되지 않고, 남아있는 동업자가 단독으로 기존 공동사업을 청산절차를 거치지 않고 계속 유지할 수 있습니다.

 

동업조합에서 탈퇴한 동업자는 다음과 같이 잔여재산분배를 청구할 수 있습니다. "조합이 해산된 경우 당사자 사이에 별도의 약정이 없는 이상 조합원들에게 분배할 잔여재산과 그 가액은 청산절차가 종료된 때에 확정되는 것이므로 원칙적으로 청산절차가 종료되지 아니한 상태에서 잔여재산의 분배를 청구할 수는 없고, 다만 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 각 조합원은 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있다. 나아가 이러한 분배청구가 가능하기 위해서는 조합의 전체 잔여재산의 내역과 그 정당한 분배비율 및 조합원 각자의 현재의 잔여재산 보유내역 등이 먼저 확정될 수 있어야 한다."(대법원 201329714 판결)

 

동업자에 대한 손해배상청구는 원칙적으로 할 수 없습니다. "동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 201329714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

 

조합관계가 종료되어 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 상대방에게 공동사업약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다(서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 201452362 판결)."

 

정리하면, 동업 종료 당시 동업조합의 채권을 받거나 채무를 변제하는 등 동업조합이 운영해오던 사업관계의 뒷정리(청산사무)를 조합명의로 마치고, 남은 총 재산을 정리한 잔여재산을 동업비율로 분배해야 합니다. 동업자는 위와 같은 잔여재산분배청구 이외에는 동업자 상대방의 채무불이행을 이유로 하는 동업계약의 해제 또는 해지 및 원상회복청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 없습니다. 다만 불법행위에 대한 손해배상청구는 가능합니다.

KASAN_기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 13:00
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1. 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명

 

소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다.

 

위 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할 수 없었습니다. 제도의 본질적 한계로서 해결하기 어려운 난제입니다. 지식이 아니라 지혜, 형식적 논리보다 사회적 합의가 필요한 쟁점이 아닌가 생각합니다.

 

2. 객관적 기술내용

 

특허발명의 명세서에는 소라페닙 토실레이트의 다형체 I은 그 융점이 223-231°C로서 다형체 III에 비해 훨씬 융점이 높고, 다형체 III은 약 187-190°C 사이에서 용융되어 재결정화되고, 이렇게 재결정화로 형성된 결정은 223-231°C에서 다시 용융되는 것으로 기재되어 있는 사실, 이와 같이 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 열을 가하면 다형체 I로 변환을 일으키는 반면, 다형체 I은 그러한 변화가 없는 것으로 알려진 사실, 다형체 I, III을 슬러리 실험으로 0°C, 25°C (RT: 실온), 80°C에서 1주일간 방치한 후 X선 회절로 분석한 결과, 모두 다형체 I로 전환된 것으로 확인된 사실, 다형체 III 시료로 슬러리 실험을 추가로 실시하여 라만 분광법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 소라페닙 토실레이트 다형체 I의 특징적인 피크들이 나타나 다형체 I로 모두 전환된 것으로 확인된 사실을 인정할 수 있다.

 

정제의 연속 생산을 위한 제조경로는 공급, 블렌딩 및 정제화를 공통적으로 포함하고 밀링과정과 정제화 과정에 각각 분쇄압과 압축력이 가해지는 사실, 고형제제의 제조 과정에서 약물이 열, 압력, 수분, 건조에 노출되면 약물의 결정형 변환이 촉진될 수 있는 사실, 고형제제의 제조 과정 중 밀링 과정에서 라미티딘 염산염, 파모티딘 및 인도메타신과 같은 소분자 약물의 다형체 변환을 일으키는 것으로 알려져 있는 사실, 파모티딘 결정형 B를 분쇄하면 그 결정성이 감소될 뿐만 아니라 입자의 크기도 줄어들어서 결정형 A로의 변환이 일어나기 쉬운 사실, 라니티딘 염산염의 결정형 1 2를 다양한 온도 및 다양한 시간 동안 각각 밀링한 결과, 180분 및 120분 동안 12℃ 및 35℃에서 밀링한 경우 결정형 1이 결정형 2로 변환되는 것이 관찰된 사실을 인정할 수 있다.

 

3. 당사자 주장의 요지  

 

특허권자의 주장: 확인대상발명의 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 확인대상발명을 실시하는 과정 중에 약물이 받는 열, 압력, 건조 및 수분 등의 노출로 인하여 다형체 중에서 열역학적으로 가장 안정한 다형체 I로 변환될 가능성이 높아서 확인대상발명은 다형체 I을 포함하고 있거나 포함할 가능성이 매우 높고, 소라페닙 토실레이트 다형체 III이 다형체 I로 변환될 수 있음은 실험으로도 확인되었으므로, 확인대상발명의 다형체 III은 정제로 제조하여 실시하는 과정 중에 일부가 다형체 Ⅰ로 전환될 것이 명백하다. 따라서 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 조금이라도 포함하는 이상 이 사건 제1, 5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

 

소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장: 심판청구서에서 확인대상발명으로 특정한 결정형에 한정하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 특허권자가 주장하는 발생가능한 다른 결정형은 더 이상 확인대상발명이라 할 수 없다.

 

4. 특허법원 판결요지

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 특허심판원으로서는 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특정된 확인대상발명인 다형체 Ⅲ을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐이고, 확인대상발명을 실시하는 동안에 결정형이 전환될 경우 이는 더 이상 심판청구인이 특정한 확인대상발명이라고 할 수 없다.

 

특허권자 원고는, 이 사건 심판청구인인 피고가 확인대상발명이 어떠한 경우에도 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증하여야 함에도 피고는 이에 관한 입증을 다하지 않았다고 주장한다.

 

살피건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 이 사건 심판청구인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지, 피고가 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 확인대상발명의 결정다형으로 특정하지 않은 다형체 Ⅰ과 관련하여 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증할 책임이 있다고 보기는 어렵다.”

 

KASAN_소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 11:00
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과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

 

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

 

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

 

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

 

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가 권리를 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 같습니다. “확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조)”는 확립된 법리가 있습니다.

 

앞에서 설명한 사안에서는 심판청구인에게 특허권자와 관계에서 법적 지위가 불안, 위험할 때라는 요건을 충족된다고 할 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 심결을 이용하여 우선판매품목허가를 획득하는 것이 특허권자와 사이에 존재하는 법적 불안, 위험을 제거하는 유효 적절한 수단으로 보기도 어려울 것입니다. 누구도 쉽게 풀기 어려운 난제에 대해 대법원의 지혜로운 판결을 기대합니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 확인의 이익 쟁점.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 10:00
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권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

KASAN_권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 09:00
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카스포펀진 아세테이트 주사제 조성물 특허발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는으로 기재되어 있는 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에서,

 

그 확인대상발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는 것”으로 기재한 특정한 사안입니다.

 

특허법원은 위와 같은 확인대상발명을 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않고, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있어서 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고,

 

그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지 않을 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 판결하였습니다.

 

, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는“이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 20102605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다고 판단하였습니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 08:00
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특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

 

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

 

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

 

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(133조 제3), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(136조 제8), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(176조 제1).

 

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

 

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

 

2. 확인의 이익

 

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조).

 

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 200540709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

 

3. 특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

 

 

  관련 침해소송

일자

소극적 권리범위확인심판

특허침해금지청구의 소 제기

2014. 2. 27.

 

1심 변론 종결

2015. 3. 3.

 

 

2015. 3. 6.

소극적 권리범위확인심판 청구

1심 판결 선고 (원고 승소)

2015. 4. 7.

 

 

피고 항소 제기

2015. 4. 21.

 

 

2015. 9. 30.

심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해)

 

2015. 10. 22.

원고 이 사건 심결취소의 소 제기

서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소)

2015. 12. 3.

 

 

 

4. 특허법원 심결취소의 소 판결

 

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

 

판결이유:

 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

 

KASAN_권리범위확인심판 관련 법리.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 07:00
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1.     특허 개요

 

 

발명의 명칭

Automated Implementation of Provisioned Services Based on Captured Sensor Data (캡쳐된 센서 데이터를 기반으로 하는 준비된 서비스의 자동화된 이행)

기본 사항

출원인

The Toronto-Dominion Bank (캐나다)

출원일

20160930

출원번호

US 15/281,558

현재 상태

-공개

-2016811일에 출원된 15/234,947CIP(Continuation-in-part) 출원

- 15/234,947 20150813일에 출원된 가출원을 기초로 함

기술 내용

블록체인 기술을 IoT 분야에 적용한 특허로서, 사용자가 어떠한 서비스를 이용하는 경우, 그 서비스를 수행하는 동안 다양한 종류의 센서들에 의해 감지된 각각의 값들을 기반으로 이미 계약으로 정해진 서비스 이용 요금표에 따라 서비스 이용 요금을 부과하는 내용임

 

이 때, 서비스 이용 계약은 스마트 계약(smart contract)을 통해 이루어지고, 센서에 의해 감지된 값들이 블록체인 네트워크에 전파(propagation)되어 새로운 블록에 추가되는 과정도 설명이 되고 있음

 

, 블록체인 기술, 특히 스마트 계약(smart contract)IoT 분야에 어떠한 방법으로 적용이 가능하고, 어떠한 비즈니스 모델을 만들 수 있는지를 보여주는 특허라고 볼 수 있음

 

 

2.     관련 도면

 

 

 

위 그림은 본 특허에서 보여주고 있는 전체 시스템의 예를 보여주는 구성도입니다. 예를 들어, Settlement System (130)은 결제 시스템을 운영하는 금융기관, Third-Party Computing Systems (160)는 렌터카 회사, Device (102)는 렌터카에 부착된 디바이스(렌터카에는 이러한 디바이스가 여러 개 부착될 수 있습니다)에 대응하는 것으로 이해하시면 됩니다. 즉 본 특허에서는 렌터카 서비스를 예로 하여 본 특허 내용을 설명하고 있습니다.

 

 

위 그림은 렌터카에 부착된 4개의 센서 디바이스를 나타낸 것입니다. 예를 들어 연료의 경우 1리터당 1.5달러가 부과되는 요금표인데 이용자가 0.5리터를 사용하였으므로 연료와 관련해서는 0.75 달러가 부과되고, 브레이크 패드의 경우 1mm 닳아질 때마다 2달러가 부과되는데 이용자가 0.02mm를 사용하였으므로 브레이크 패드와 관련해서는 0.04 달러가 부과되는 것을 예로 들고 있습니다. 최종적으로 이용자가 지불하는 렌트 비용은 이러한 비용들을 모두 합친 것이 되겠죠.

 

3.     코멘트

 

(1)   본 특허에 대한 이해를 보다 쉽게 하기 위하여 명세서에서 설명하고 있는 사례를 설명하도록 하겠습니다.

우리가 여행을 하다 보면 차를 렌트할 때가 많은데, 대부분의 경우 렌트비는 렌트 기간 또는 시간을 기준으로 합니다. 그러나 본 특허에서는 렌트비 산정 기준을 좀 다르게 하고 있죠.

우리가 차를 운전하다 보면 연료도 감소하게 되고, 브레이크 패드도 닳게 되고, 기아 변속에 따른 마모도 발생할 뿐만 아니라 주행 거리도 차의 전반적인 성능 또는 부품 수명에 영향을 미치게 됩니다. 본 특허에서는 이러한 상황들을 고려하여 각각의 부품 또는 운행 상태를 감지할 수 있는 센서들을 렌터카에 부착하고 부착된 센서들이 감지하는 값을 기준으로 하여 사용자의 렌트비를 산정하는 것이죠.

간단히 예를 들면, 연료 센서의 경우 1리터당 1.5달러로 요금표를 정해 놓은 후, 소비된 연료를 감지하여 이용자에게 비용을 부과합니다. 또한, 브레이크 패드의 두께를 감지하는 센서는 1mm 2달러로 요금표를 정해 놓은 후, 브레이크 패드의 얇아진 두께만큼 이용자에게 비용을 부과하게 됩니다. 결국 렌트카에 부착된 센서들에 의해 감지된 값들을 기초로 하여 산정된 비용을 모두 합산한 금액이 렌트 비용을 되는 것이라고 볼 수 있습니다.

개인적인 관점에서 보면, 특허적인 측면에서 볼 때 이 부분까지는 기존 기술과 그리 많은 차이가 나지 않은 듯 합니다. 제 자신도 본 명세서를 살펴보면서 도대체 블록체인 기술은 어디에 나오는 것일까?’ 라고 생각했는데, 한참을 읽어 내려가다 보니 [0092] 단락에서부터 본격적으로 블록체인, 스마트 계약(smart contract)에 대한 내용이 소개되고 있음을 발견하였습니다.

 

(2)   결론적으로 본 특허를 블록체인 기술의 적용 측면에서 살펴보면, 본 특허는 이용자가 렌터카 회사와 스마트 계약(smart contract)을 체결하고, 그 계약에 따라 렌터카를 이용한 후, 렌터카에 부착된 각각의 센서들이 감지한 데이터 값을 기반으로 하여 렌트비를 산정하여 자동으로 지불하도록 하는 시스템이라고 보시면 됩니다. 이 때, 각각의 센서들이 감지한 데이터 값들은 모두 블록체인 상에 기록되며 최근 값으로 업데이트 됩니다.

 

(3)   본 특허에서는 명시적으로 밝히지는 않았으나, 명세서의 전반적인 내용을 살펴볼 때 제 개인적인 생각으로는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 스마트 계약(smart contract)을 렌터카 비즈니스 적용하면서, IoT 기술과의 접목을 시도한 기술이라고 생각됩니다.

그 이유로는, 명세서 내에서는 ‘miner’와 관련하여 [0094] 단락에서 다음과 같이 언급하고 있기 때문입니다.

“Further, in some aspects, the peer computing system, and additionally or alternatively, one or more additional peer computing systems accessible across network 152, may function as a “miner” that validates received data and generates updated versions of the block-chain ledgers.

, 1) 이 특허가 출원된 당시뿐만 아니라 필자가 본 글을 작성하고 있는 시점에서도 여전히 이더리움 블록체인은 POS(Proof of Stake)로 전환되기 이전이므로 비트코인 블록체인과 같이 ‘mining’을 하고 있으며, 2) 이더리움에서의 ‘validator’를 고려하여 ‘validate’라는 동사를 사용한 것이 아닐까 하는 생각과 함께, 3) 최신의 상태(status)를 생성한다는 표현을 한 것으로 미루어 보아 본 특허의 발명자들이 이더리움 블록체인을 고려하면서 본 발명을 착안하게 된 것이 아닌가 하고 생각하게 된 것입니다.(물론 지극히 개인적인 생각입니다)

한가지 염두해 두어야 할 사항은, 본 특허에서 렌터카 비즈니스는 하나의 예로 제시한 것일 뿐이고, 센서와 결합하여 서비스 제공이 가능한 비즈니스에는 모두 적용될 수 있도록 명세서가 작성되어 있습니다.

현재 공개된 특허 명세서에 기재된 독립 청구항들도 권리 범위가 매우 넓게 기재되어 있으며 특허청구범위 내에서도 블록체인 기술을 의미하는 표현도 찾아볼 수 없습니다. 물론, 향후 심사 과정에서 보정이 이루어지겠으나 특허가 인정된다면 어느 정도의 범위까지 인정될지도 관심을 끄는 사항인 것 같습니다.

 

(4)   비즈니스 측면에서 보면 나름 재미있는 부분도 있습니다. 출원인은 ‘The Toronto-Dominion Bank’라는 캐나다 은행인데 처음 듣는 분들도 계실 것입니다. 하지만 이 은행을 네이버 또는 구글을 통해 검색해 보시면서 이 회사 로고를 보시면  이 회사구나라고 쉽게 알아보시는 분들도 계실 것입니다. 나름 규모있는 글로벌 금융 기관이죠.

참고로, 아래 로고로 브랜드로 하는 캐나다의 다국적 금융 서비스 기관입니다.

 

 

요즘 많은 금융기관들이 블록체인 기술을 기반으로 하여 다양한 비즈니스 모델을 개발하고 있는 듯 한데, 아마도 이러한 취지에서 특허를 출원한 것이 아닌가 합니다.

 

(5)   한편, 본 특허는 일정 시간/기간 동안에 지속적으로 발생하는 트랜잭션에 대한 소액 결제(micro-payment)를 실행함에 있어 블록체인 기술을 적용한 것으로 볼 수 있는데, 필자 생각으로는 이러한 비즈니스 모델이라면 최근 세그윗(SegWit)을 통해 transaction malleability 문제를 해결함으로써 더욱 기대를 받고 있는 라이트닝 네트워크(lightning network) 기술을 적용해 보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.

개인적으로도 요즘엔 라이트닝 네트워크 기술을 공부하고 있는데 라이트닝 네트워크 기술을 활용한다면 특히 IoT 분야, machine to machine 분야에 있어서도 비트코인 블록체인을 활용한 다양하고 기발한 비즈니스 모델이 생겨날 수 있을 것으로 기대됩니다. 더욱이 요즘 진행중에 있는 Atomic Swap 이 성공적으로 이루어진다면 그 가능성은 더욱 커질 것으로 기대됩니다.

 

TD bank 공개특허.pdf

KASAN_블록체인과 특허, 그리고 비즈니스 4.pdf

 

 

강태민 변리사

 

 

작성일시 : 2017. 9. 11. 15:00
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작성일시 : 2017. 9. 7. 12:30
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KASAN_경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 5. 07:00
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중국에서 멀지 않아 의약품분야 허가특허연계제도가 도입될 예정이라고 합니다. 아직 구체적 내용까지 확정된 것도 아니고 시행까지는 일정이 많이 남아 있습니다. 그렇지만 중국정부 CFDA에서 공표한 지침에 새로 도입될 중국판 허가특허연계제도의 핵심요지는 담겨 있다고 볼 수 있습니다. 당장 닥친 일은 아니지만 미래의 중국시장 진출을 위한 준비로 보고, 첨부한 CFDA 자료요지를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CFDA 허가특허연계제도

CFDA Patent MA linkage system .pdf

 

 

작성일시 : 2017. 8. 31. 18:00
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KASAN_특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 13. 12:30
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지난 328일 블로그에 스프라이셀 신규화합물 특허등록을 취소한다는 EPO opposition 결정과 Appeal Board 결정을 소개하였습니다. 신규 화합물 자체만 청구한 원천특허 + 후속 의약용도 특허 상황 신규 화합물 특허발명의 진보성 불인정 EPO Opposition + Appeal Board Decision 이번에 Appeal Board 결정문(Decision T 488/16)이 공개되었습니다. 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

특허등록취소 여부가 다투어진 등록특허 EP 1 169 038의 특허발명은 다음과 같은 신규화합물 자체입니다.

 

 

특허취소의 주된 이유로 신규화합물의 의약용도를 확인하기 전에, 또는 의약용도에 관한 충분한 기재없이 화합물 자체만 기재한 특허출원 명세서는 “Plausibility Requirement” 위반이라는 것입니다. 다소 생소한 용어인 plausible credible과 같은 의미입니다. 우리 특허법리로 보면 발명의 미완성 또는 광의 기재불비에 대응된다고 볼 수 있습니다.

 

EPO 심판부는 신규화합물 특허명세서의 기재가 plausible 하지 않다면 그것은 곧 신규화합물의 효과를 평가할 수 없는 것으로 귀결되어, 결국 신규화합물의 진보성 inventive step 흠결이라는 판단입니다.

 

우리나라에도 대응특허가 등록되어 있습니다. 공부삼아 사실관계와 판단이유를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: EPO Appeal Board Decision

EPO T 16 488 Appeal Decision_Sprycel case .pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 17:00
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Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc., No. 14-CV-062-WMC (W.D. Wisc.) 사건의 2017. 7. 25. 선고 판결문(judgment)을 첨부해 드립니다. 1심 법원이 최종 판결한 손해배상금액이 $506,084,992.66(대략 57백억원)입니다. 우리나라에서는 상상할 수 없는 진짜로 딴 나라 소식입니다. 특히 대학보유 특허로 그 같은 거액의 손해배상 판결을 받았다는데, 이것이 더 우리나라와는 무관한 딴 나라 얘기처럼 들립니다.

 

Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)는 미국 특허판결에 자주 등장합니다. 특허소송을 통한 특허권 행사에 적극적이라는 표시일 것입니다. 미국대학 중 기술이전 로열티 수입이 많은 대학으로 자주 기사에서 나오기도 합니다.

 

판결이유에 해당하는 2017. 6. 6. Opinion도 첨부합니다. 흥미로운 점은 특허침해를 인정하면서도 현재 및 장래의 특허침해행위의 금지명령(permanent injunction) 청구를 기각했습니다. 대학과 같은 NPE 특허침해금지청구라는 점을 고려한 것으로 보입니다.

 

반면, 장래 계속적 침해행위에 로열티율을 과거 침해부분보다 상향 조정했습니다. 즉 배심이 과거 침해분에 대한 로열티율을 $1.61 per unit로 인정하였고, 특허권자 WARF에서는 그 3배를 주장하였지만, 1심 법원은 배심 평결일 이후 계속 침해행위 부분에 대해서는 과거분에 비해 약 2배에 가까운 $2.74 per unit로 판결하였습니다. 애플은 위 판결에 대해 CAFC에 항소했다고 합니다.

 

첨부: 

 1. Judgment

1_WARF-judgment-7-25-17.pdf

 

2. Opinion

2_opinion_WARFvApple-3-14-cv-00062-wmc-6June2017.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 15:00
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최근 4차산업 혁명에 대한 많은 얘기가 오가고 있으며, 특히 블록체인 기술에 관한 관심이 증대되고 있습니다. 이는 블록체인 기술이 단순히 비트코인(bitcoin), 이더(ether)와 같은 암호화 화폐의 기반이 되는 기술일 뿐만 아니라 산업 전반에 커다란 영향을 미치기에 충분한 기술적인 잠재력을 갖고 있기 때문입니다.

 

향후 블록체인 기술을 기반으로 하는 특허와 이러한 특허를 활용한 다양한 비즈니스들이 나타나게 될 것으로 예상되는 바, 블록체인을 기반으로 어떠한 특허들이 출원되고 있으며 실제로 관련 비즈니스에 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보는 것도 매우 의미있는 일이라 할 것입니다.

 

이에 특허 제도에 관한 깊은 지식이 없더라도, 블록체인에 관한 깊은 기술적 이해가 없다고 하더라도 블록체인에 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 블록체인 기술에 관한 특허 및 관련 비즈니스에 대해 틈나는 대로 소개하고자 합니다.

 

강태민 변리사

 

1.     특허 개요

 

발명의 명칭

멤버십 포인트 또는 사이버머니를 블록체인을 갖는 디지털 가상통화로 전환하여 주는 장치

기본 사항

출원인

주식회사 코인플러그

출원일

2014116

출원번호

10-2014-0153548

현재 상태

특허등록

기술 내용

본 특허는 다양한 업종에서 제공하는 멤버십 포인트나 사이버머니를 비트코인과 같은 가상통화로 전환되도록 해주는 기술로서, 특히 멤버십 포인트나 사이버머니를 제공하는 업종마다 가치가 서로 다른 멤버십 포인트나 사이버머니유동시세에 맞게 가상통화로 전환하는 기술에 관한 특허입니다.

 

2.     대표 도면

 

 

3.     코멘트

 

(1)   지금 이 특허를 처음 보시는 분들은 이런 내용도 특허가 되나? 누구나 생각할 수 있지 않나?’ 라고 생각하실지 모릅니다.

그럼 우선 이 특허의 출원일인 2014116일로 돌아가 보도록 합시다. 솔직히 그 당시 저도 블록체인’, ‘비트코인이라는 말은 들어본 적도 없습니다. 들어본 적도 없으니 당연히 위의 도면에서와 같은 시스템은 생각지도 못했겠지요. (참고로, 특허의 등록 가능성에 대한 판단 시점은 출원일이므로 항상 출원일 시점으로 되돌아가 생각하실 필요가 있습니다.)

오히려 그 당시 출원인은 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐, 암호화 화폐에 대해 잘 알고 있었고, 사이버머니/포인트를 제공하는 업체 서버, 금융회사 및 가상화폐 거래소 사이에 시스템적인 연동을 통하여 사이버머니/포인트를 가상화폐로 전환하는 시스템을 제시했던 것입니다.

특히, 사이버머니/포인트마다 가치가 다른 점을 어떻게 조율할 것인지, 가상화폐의 시세는 24시간 변하는데 이것을 어떻게 반영할지도 본 특허의 내용에 포함됩니다.

블록체인 기술에 대한 이해도가 낮더라도 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐에 대한 이해가 조금이라도 있다면 다양한 형태의 비지니스를 만들어갈 수 있고 특허를 통해 권리화할 수 있다는 것을 보여주는 예라고 할 것입니다.

(2)   한편, 코인플러그는 본 특허를 활용하여, KB국민카드와 협력해 적립된 카드 포인트를 비트코인으로 전환하고, 이를 다시 현금으로 출금하는 '포인트리 비트코인 전환서비스' 사업을 진행하고 있습니다.

위 도면에서 보시면 초록색으로 표시된 영역을 KB국민카드가 수행하고, 빨간색으로 표시된 영역을 본 특허의 등록권자인 코인플러그가 수행하는 것으로 이해하시면 됩니다. , 자체 보유한 기술력과 특허를 활용하여 시대 흐름에 맞게 비즈니스 활동을 하고 있는 것입니다.

(3)   아래 캡쳐 화면은 제가 소유하고 있는 KB국민카드의 포인트리 현황을 보여주는데, 아쉽게도 저는 하나도 없네요. KB국민카드를 사용하고 계신 분이라면 한번쯤 확인해 보시면 어떨까요?

 

 

 

 

 

KASAN_블록체인과 특허, 그리고 비즈니스.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 08:36
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작성일시 : 2017. 8. 7. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 6. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 5. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 4. 13:00
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약사법 제79(약사·한약사 면허의 취소 등)

① 보건복지부장관은 약사 또는 한약사가 제5조제1호부터 제4호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하면 그 면허를 취소하여야 한다.

② 보건복지부장관은 약사 또는 한약사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 면허를 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 약사 자격 또는 한약사의 자격정지를 명할 수 있다.

1. 약사에 관한 법령을 위반하거나 보건복지부령으로 정하는 윤리 기준을 위반한 경우

2. 관련 서류를 위조·변조하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 약제비를 거짓으로 청구한 경우

③ 보건복지부장관은 약사 또는 한약사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 1년 이내의 기간을 정하여 약사 또는 한약사의 자격정지를 명할 수 있다.

1. 약국의 개설자가 될 수 없는 자에게 고용되어 약사 또는 한약사의 업무를 한 경우

2. 47조제3항을 위반하여 경제적 이익등을 제공받은 경우

④ 보건복지부장관은 제1항과 제2항에 따라 면허가 취소된 자라도 그 취소 원인이 된 사유가 없어진 때에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 그 면허를 다시 줄 수 있다.

⑤ 제2항 또는 제3항에 따른 자격정지처분은 그 사유가 발생한 날부터 5(2항제2호에 따른 자격정지처분은 7)이 지나면 하지 못한다. 다만, 그 사유에 대하여 「형사소송법」 246조에 따른 공소가 제기된 경우에는 공소가 제기된 날부터 해당 사건의 재판이 확정된 날까지의 기간은 시효기간에 산입하지 아니한다.

 

약사법 제5(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 약사면허 또는 한약사면허를 받을 수 없다.

4. 「약사법」·「마약류 관리에 관한 법률」·「보건범죄 단속에 관한 특별조치법」·「의료법」·「형법」 제347(거짓으로 약제비를 청구하여 환자나 약제비를 지급하는 기관 또는 단체를 속인 경우만 해당한다. 이하 같다), 그 밖에 약사(藥事)에 관한 법령을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받고 집행이 종료되지 아니하였거나 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 자

5. 형법 제347조의 죄를 범하여 면허취소 처분을 받고 3년이 지나지 아니하였거나 약사(藥事)에 관한 법령을 위반하여 면허취소의 처분을 받고 2년이 지나지 아니한 자

 

면대약국이나 사무장 병원의 경우 적법하게 개설된 약국 또는 의료기관인 것처럼 속여 국민건강보험공단으로부터 요양급여를 받아낸 것으로 평가됩니다. 이와 같은 면대약국 또는 사무장 병원의 부정수급한 행위는 형법 제347조의 사기죄로 보는 것이 판결과 학설의 입장입니다. 의료급여법에 따른 의료급여의 부정수급도 마찬가지로 봅니다.

 

한편, 그 부정수급 액수의 총합이 5억원을 초과하는 경우 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)죄로 평가하여, 형법보다 훨씬 무거운 법정형으로 처벌합니다. 법정형이 3년 이상 유기징역이므로 수사단계에서 구속의 위험도 있고, 재판에서도 실형으로 처벌된 위험도 있습니다. 부정수급 기간이 상당한 장기이거나 단기라도 매출규모가 큰 약국이나 병원인 경우라면 특경법 적용대상으로 엄중한 형사처벌의 위험성이 상당한 높다고 보아야 할 것입니다.

 

약사 등이 금고 이상의 형을 선고 받으면 면허취소 제재처분을 받을 수 있습니다. 형사판결의 확정 전에도 면허취소 제재처분은 가능합니다.

 

면허취소 사유가 보험요양급여 부정수급으로 사기죄인 경우에는 3, 그 외의 약사법 위반사안인 경우에는 2년이 지나야만 면허재발급 대상입니다.

 

약사법 위반행위 건강보험요양급여 부정수급행위 사기죄 약사면허 취소 관련 법령규정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 8. 4. 11:00
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작성일시 : 2017. 8. 3. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 2. 13:00
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의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 법리는 명확합니다. 그러나 구체적 사례에서 명세서 기재요건 위반여부를 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 정신병 영역에서는 더욱 쉽지 않다고 봅니다.

 

아리피프라졸 화합물 자체와 그 정신병 치료효능은 오래전부터 잘 알려진 공지기술입니다. 그 상황에서 여러 정신병 중 조증과 우울증의 양쪽을 오가는 양극성 장애(bipolar)에도 아리피프라졸이 치료 효능이 있다는 것을 새로 발견하여 별개의 특허로 출원, 등록한 것입니다.

 

그런데 위와 같은 공지물질 아리피프러졸의 새로운 치료용도에 대한 명세서 기재가 특허법상 요구되는 명세서 기재요건을 충족하는 못하였다는 특허무효심판이 청구된 사안입니다.

 

무효주장의 핵심 포인트는 공지물질 아리피프라졸이 양극성 장애와 관련된 D2 수용체에 작용하는 길항물질인 점은 알려져 있으나 수용체 수준은 넘어서 양극성 치료효과를 직접적으로 확인하는 구체적 데이터도 기재되어 있지 않고, 양극성 장애 치료에 관한 약리기전도 명확하게 밝혀지지 않았다는 것입니다. 반면, 특허권자는 그 약리기전이 이미 밝혀진 경우라서 수용체 레벨의 데이터만으로도 충분하다고 주장하였습니다. 

 

특허심판원은 위 사안에서 의약용도발명의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 판단하여 특허무효 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러나 특허법원은 견해를 달리하여 의약용도발명에 대한 명세서 기재요건을 위반하여 특허무효라고 판결하였습니다. 동일한 명세서 기재내용을 두고 특허심판원과 특허법원이 달리 판단한 것입니다. 정신병 영역에서 의약용도발명을 기재하는 정도를 판단하는 것이 쉽지 않다는 점을 보여주는 것입니다.

 

첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 의약용도발명의 약리효과 기재요건, 특히 정신병 영역에서의 약리효과 기재 정도를 상세하게 설시하고 있습니다. 그런데 판결문을 읽고 나서도 여전히 기재요건 판단이 쉽지 않다고 생각하더라도 별로 이상하지 않습니다.

 

-      특허법원 판결요지

이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 양극성 장애 환자에 대하여 아리피프라졸이 D2 수용체 길항제이면서 동시에 5-HT1A 수용체 작용제로서 이를 투여하는 경우 조증 삽화/우울 삽화/혼재 삽화에 대한 치료효과가 있다는 점 및 위 각 삽화의 치료와 동시에 다른 증상으로의 전환 또는 다른 증상의 발현을 억제하기 위한 효과가 있다는 것이 그 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이나,

 

이 사건 특허발명의 상세한 설명 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상이 된 환자의 전체 수, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 양극성 장애의 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없어, 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다

 

다만 이 사건 특허발명의 우선일 전에 위 각각의 경우 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있다면, 위와 같은 약리 효과가 있다는 것이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하더라도 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없으므로 이를 살피건대,

 

이 사건 특허발명의 우선일 이전에 5-HT1A 수용체 작용제의 우울증 치료효과에 대한 약리기전 및 D2 수용체 길항제의 조증(단극성) 치료효과에 대한 약리기전은 각각 명확하게 밝혀져 있었다고 볼 수 있으나, 약물의 ‘양극성 장애 치료효과’에 대한 약리기전이 명확하게 밝혀져 있었다고 보기는 어렵다.

 

나아가 약리기전이란 약물이 생체 내에서 어떠한 효소 또는 수용체와 결합하여 어떠한 생화학 작용을 일으키는지에 관한 생리활성작용을 나타내는 것이므로 약리기전은 질병의 진단이나 처방 또는 치료효과의 달성과 구분되는 개념이어서 설령 단극성 우울증과 양극성 우울증에 대하여 공통적인 치료수단을 적용하여 치료효과를 얻었다고 하더라도 ‘단극성(주요) 우울증 치료효과에 대한 약리기전’이 ‘양극성 우울증 치료효과에 대한 약리기전’ 동일하여 명확히 밝혀진 것이라고 보기에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

뿐만 아니라 아리피프라졸의 양극성 장애의 치료 또는 유지라는 약리효과가 명확히 밝혀져 있었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 특허발명은 의약의 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다.” 

 

첨부: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 20168414 판결

특허법원 2016허8414 판결.pdf

Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 .pdf

 

 

작성일시 : 2017. 8. 2. 09:25
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작성일시 : 2017. 8. 1. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 31. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 30. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 29. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 28. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 27. 13:00
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