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1.    특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

2.    분쟁 사안 및 쟁점

(1)   전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음

(3)   전용실시권자 실시 행위 – 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시

(4)   특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

3.    1심, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을 “공기정화제”로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 “귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

4.    3심 대법원 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정⋅이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)⋅변경⋅소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

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(1)   특허권자(원고) 주장요지: 부스덕트(부수품)는 조인트 키트(특허제품)와 세트를 이루어 함께 판매 및 시공되는 물품으로, 이 사건 각 특허가 포함된 것은 아니지만 조인트 키트 및 부스덕트의 기능과 목적을 고려해 보면 조인트 키트와 함께 판매될 수밖에 없다. 조인트 키트와 부스덕트는 그 설치 장소, 현황 등에 비추어 그 판매자에 의해 설치 시공(부수용역)이 이루어진다. 원고와 피고도 모두 오랜 기간 조인트 키트 및 부스덕트 판매와 함께 시공을 해 온 점에서, 피고의 각 특허침해로 인하여 원고는 조인트 키트(특허침해제품) 외에도 함께 판매되는 부스덕트의 매출이익 및 시공용역 이익 상당을 상실하였을 것이고, 이러한 손해는 충분히 예상 가능하다. 따라서 피고는 이 부분 손해도 배상해야 한다.

(2)   실시자 피고의 주장요지: 부스덕트와 조인트 키트는 별개의 물품이고, 부스덕트와 조인트 키트는 얼마든지 다른 형태의 제품으로 대체 가능하며, 부스덕트 내부의 도체와 도체를 연결하기 위하여 반드시 조인트 키트가 필요한 것도 아니다. 이 사건 각 특허는 피고 제품에만 적용되었으므로 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 피고 제품의 판매수량과 매출액만을 기준으로 해야 한다. 부스덕트 내부의 도체 및 조인트 키트를 연결 시공하는 행위는 단순한 노무행위에 불과할 뿐 특허권의 실시에 해당하지 않으므로 시공용역과 같은 부대 서비스에 관한 매출액은 손해액 산정에 고려해서도 안 된다.

(3)   특허법원 판결요지: 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다.

(4)   판단기준 법리

A.      특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 ’부수품‘이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 ’부수용역‘이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 ’부수손해‘라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.

B.      특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다.

C.      특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다.

D.     특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 ’하나의 제품을 구성하는 여러 부품‘처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.

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(1)   기여율 관련 법리: 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우,

(2)   침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

(3)   그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조).

(4)   기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조).

(5)   이 사건 각 특허의 기술적 의의 및 기여율 고려: 피고 실시제품은 여러 부품으로 구성되어 있고, 이러한 요소들과 피고의 인지도, 영업능력, 지속적인 연구·개발 등이 종합적으로 피고 실시제품의 이용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 따라서 피고가 피고 실시제품으로 얻은 이익액 전부가 이 사건 각 특허발명으로 인한 것이라고 볼 수는 없으므로 피고의 이익액 중 이 사건 각 특허의 침해와 관계된 부분의 기여율을 별도로 산정할 필요가 있다.

(6)   이 사건 각 특허의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 종합적으로 평가하여 기여율을 산정한다. 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 이익 중 이 사건 특허의 제1항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%, 이 사건 제3 특허 제2항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%로 정한다.

(7)   구체적 판단: 가) 불가결성 평가, 나) 중요성 평가, 다) 가격 비율 및 양적 비율 평가, 라) 이 사건 각 특허의 기술적 가치 등 평가, 마) 그 외 이익 발생 및 증가에 기여한 요소 - 피고의 인지도, 영업능력, 기술력, 전선 제품과 관련된 연구개발, 관련 시장에 원고와 피고 외 다른 업체의 제품도 판매되고 있는 점 등 피고 제품의 외적 요소도 이익의 발생 및 정도에 영향을 준 것으로 보이므로 기여율 산정에 고려한다.

첨부: 특허법원 2025. 3. 13. 선고 2022나2206 판결

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원칙적 판단기준 법리

민법 제766조 제1항에 규정된 ‘손해 및 가해자를 안 날’이란 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식하는 것을 의미하는 것으로서 손해발생의 추정이나 의문만으로는 충분하지 않고, 손해의 발생사실 뿐만 아니라 가해행위가 불법행위를 구성한다는 사실, 즉 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 손해의 발생 및 가해행위와 손해 사이에 인과관계 등이 있다는 사실까지 안 날을 뜻한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다13282 판결 참조).

또한 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 하고(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다 22249 판결 등 참조), 손해를 안 시기에 대한 증명책임은 소멸시효 완성으로 인한 이익을 주장하는 자에게 있다(대법원 2001. 9. 14. 선고 99다42797 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 2006다17553 판결 등 참조).

구체적 사안의 개요

(1)   원고 제품과 유사한 제품이 판매행위에 대해 2014. 6. 25. 피고를 영업비밀침해 등의 혐의로 형사고소

(2)   약 11개월 후 2015. 5. 29. 피고에 대하여 업무상배임, 부경법위반(영업비밀누설등), 저작권법위반죄 혐의로 기소

(3)   1심 형사판결 - 일부 혐의 유죄, 일부 혐의 무죄 판결 선고

(4)   2심 항소심 판결 - 1심의 일부 무죄 부분을 유죄로 변경 판결 선고

(5)   3심 대법원 판결 - 2019. 7. 10. 상고기각 판결,  항소심 판결 확정

서울중앙지법의 피고의 소멸시효 완성 주장에 대한 판단

원고가 고소장을 제출할 무렵까지 피고의 대상자료 취득 및 누설 경위, 대상자료를 이용한 2차적저작물 작성 여부에 대해 명확히 알기 어려웠다고 보는 것이 합리적이고, 따라서 당시까지는 그로 인한 손해의 발생 및 가해행위와 손해의 인과관계 등까지 알 수 있었다고 보기 어렵다.

따라서 원고가 위 고소 당시 또는 그 보다 이전인 2012. 8.경 이미 위와 같은 사정을 모두 알고 있었음을 전제로 한 피고들의 위 소멸시효 완성 주장은 모두 이유 없다

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 10. 선고 2017가합544148 판결

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1.    변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 – 소송비용 산정기준

제3조(산입할 보수의 기준) ①소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 당사자가 보수계약에 의하여 지급한 또는 지급할 보수액(다음부터 ‘지급보수액’이라 한다)의 범위 내에서 각 심급단위로 소송목적의 값에 따라 별표의 기준에 의하여 산정한다.

산정 사례: 소가 1억원 별표 기준 440만 원 + (1억 원 - 5천만 원) X 6% = 740만원

1.    소송비용 1/2 감액 기준

제3조(산입할 보수의 기준) ②가압류, 가처분 명령의 신청, 그 명령에 대한 이의 또는 취소의 신청사건에 있어서 소송비용에 산입되는 변호사의 보수는 지급보수액의 범위 내에서, 각 심급단위로 피보전권리의 값에 따라 별표의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1로 한다. 다만, 가압류, 가처분 명령의 신청사건에 있어서는 변론 또는 심문을 거친 경우에 한한다.

제5조(보수의 감액) 피고의 전부자백 또는 자백간주에 의한 판결과 무변론 판결, 이행권고결정의 경우 소송비용에 산입할 변호사의 보수는 지급보수액의 범위 내에서, 소송목적의 값에 따라 별표의 기준에 의하여 산정한 금액의 2분의 1로 한다.

2.    복수의 당사자 공동소송

수인의 공동소송인이 서로 다른 변호사를 선임하여 소송을 수행하였는데 소송비용을 상대방이 전부 부담하는 판결이 선고된 경우, 소송비용액 확정 절차에서 상대방이 공동소송인 중 일부 당사자에게 상환할 변호사보수에 대하여,

대법원 2013. 7. 26.자 2013마643 결정

수인의 공동소송인이 서로 다른 변호사를 선임하여 소송을 수행하게 하였는데, 소송비용을 상대방이 전부 부담하는 판결이 선고된 경우, 소송비용액 확정 절차에서 그 상대방이 공동소송인 중 일부 당사자에게 상환할 변호사보수는 그 당사자에 관한 소송목적의 값을 기준으로 하여 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정된 변호사보수액 전체이며, 그 변호사보수를 공동소송인들 사이에서 균분하거나 소송목적의 값의 비율에 따라 안분한 금액이 아니다.

대법원 2012. 7. 26.자 2012마445 결정

수인의 공동소송인이 서로 다른 변호사를 선임하여 소송을 수행하였는데 소송비용을 상대방이 전부 부담하는 판결이 선고된 경우, 소송비용액 확정 절차에서 상대방이 공동소송인 중 일부에게 상환할 변호사보수(=그 당사자에 관한 소가를 기준으로 하여 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’에 따라 산정된 변호사보수액 전체)

수인의 공동소송인이 서로 다른 변호사를 선임하여 소송을 수행하게 하였는데, 소송비용을 상대방이 전부 부담하는 판결이 선고된 경우, 소송비용액 확정 절차에서 그 상대방이 공동소송인 중 일부 당사자에게 상환할 변호사보수는 그 당사자에 관한 소가를 기준으로 하여 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 따라 산정된 변호사보수액 전체이며, 그 변호사보수를 공동소송인의 수로 균분한 금액이 아니다.

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