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1.    모인발명 주장자의 입증 책임  

특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 해당 특허가 무효라고 주장하는 측이 부담한다.

2.    특허발명과 모인대상 발명의 비교

3.    특허심판원 심결요지 – 무효심판 청구기각

특허발명은 청구인이 주장하는 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다.

4.    특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결유지

특허발명은 마운팅 프레임이 지하철 플랫폼 벽면에 설치되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 1). 특허발명은 안전발판이 마운팅 프레임에 대해 힌지 회전 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 2). 특허발명은 서포트바의 일부가 마운팅 프레임에 대해 접근 또는 이격되는 방향으로 이동 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 3). 이처럼 특허발명과 모인대상발명에는 차이점들이 존재하므로, 양 발명은 형식적으로 동일하지 않다.

위 차이점들은 특허발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당하고, 원고들이 제출한 증거 등을 모두 고려하더라도 그와 달리 볼 수 없다. 따라서 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

모인대상발명에는 피고의 특허발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 실질적으로 동일하게 구비되어 있는 것으로는 보이지 않는다.

또한, 위 차이점들에 나타난 서포트바의 힌지 회전에 연동되는 안전발판의 폴딩, 펼침 및 지지 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술에 해당한다고 볼 만한 증거도 부족하다.

따라서 단순히 피고의 특허발명의 구성요소가 모인대상발명 내지 공지기술에 일부씩 나타나 있다는 사정 등 원고들이 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 피고의 특허발명을 이른바 ‘모인출원’이라고 단정할 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결

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1. 특허기술 제휴협약 계약조항 및 오기 사항  

갑(피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

- 아래 -

     국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

     출원번호 10-2013-0113613

     특허권자 피고

3. 단, 을(원고)의 생산 수량이 갑(청아람․피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

- 계약당사자 피고는 2건의 등록 특허 보유자, 그런데도 특허등록번호가 아닌 출원번호를 기재함

- 기재한 특허출원번호는 오기 – 2건 중 대상특허가 아닌 다른 특허의 출원번호를기재한 것임

- 국제특허분류 오류 – 계약상 의미 없음 및 실무와 동떨어진 내용

2. 쟁점 – 계약서 오기에도 계약대상 특허를 특정할 있는지 여부

3. 계약해석의 기준 법리    

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 2014다14115 판결 등 참조),

또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 등 참조).

4. 1심 – 원고 패소, 계약서 문언의 기재내용 중시

5. 2심 – 특허법원 원고 승소, 계약체결 동기 및 경위, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 판단, 1심 판결 취소

6. 특허법원의 구체적 계약의 해석 및 판단 이유 – 판결문 참고    

결론 – 협약서에 기재된 특허출원번호는 오기, 당사자들은 오기에도 불구하고 기재와 다른 ‘356특허를 이용한 제품(3피스 와우캡)을 의미. 결국 이 사건 협약의 체결 당시 ‘피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.’라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

이 사건 협약 체결에 이르게 된 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결

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1. 사안의 개요

(1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결

(2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정

(3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 

2. 특허법원 판결요지 – 특허양도계약 전체 무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결

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1.    균등침해 판단기준 법리

(1)   특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2)   침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

(3)   여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

(4)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(5)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(6)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

2.    구체적 사안의 판단

(1)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것’으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

(2)   한편 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 ‘원형 또는 다각형인 평면 돌출판’과 피고 제품의 ‘두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판’의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

(3)   그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

(4)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것’으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이 사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다.

첨부: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결

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1. 사안의 개요

(1)   원출원 당시에는 공지예외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 출원일 전 공개된 출원인 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받자, 이 사건 출원발명을 분할출원하면서 공지예외주장을 하고, 원출원을 취하

(2)   특허청 심사관은 원고의 공지예외주장을 배척하고 최종적으로 거절결정

(3)   특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각 심결

(4)   특허법원 – 청구기각, 거절결정 지지

(5)   대법원 – 특허법원 판결 취소 환송

2. 대법원 판결 요지

특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.  

분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

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