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- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

1. 특허기술 제휴협약 계약조항 및 오기 사항  

갑(피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

- 아래 -

     국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

     출원번호 10-2013-0113613

     특허권자 피고

3. 단, 을(원고)의 생산 수량이 갑(청아람․피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

- 계약당사자 피고는 2건의 등록 특허 보유자, 그런데도 특허등록번호가 아닌 출원번호를 기재함

- 기재한 특허출원번호는 오기 – 2건 중 대상특허가 아닌 다른 특허의 출원번호를기재한 것임

- 국제특허분류 오류 – 계약상 의미 없음 및 실무와 동떨어진 내용

2. 쟁점 – 계약서 오기에도 계약대상 특허를 특정할 있는지 여부

3. 계약해석의 기준 법리    

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 2014다14115 판결 등 참조),

또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 등 참조).

4. 1심 – 원고 패소, 계약서 문언의 기재내용 중시

5. 2심 – 특허법원 원고 승소, 계약체결 동기 및 경위, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 판단, 1심 판결 취소

6. 특허법원의 구체적 계약의 해석 및 판단 이유 – 판결문 참고    

결론 – 협약서에 기재된 특허출원번호는 오기, 당사자들은 오기에도 불구하고 기재와 다른 ‘356특허를 이용한 제품(3피스 와우캡)을 의미. 결국 이 사건 협약의 체결 당시 ‘피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.’라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

이 사건 협약 체결에 이르게 된 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결

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1. 특허발명의 보호범위를 정하기 위한 청구범위의 해석 방법

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

2. 구체적 사안의 판단

발명의 명칭을 ‘비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법’으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로 ’가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하 ‘지형조건’이라고 한다)과 센싱장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하 ‘매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부‘를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에 의하면, 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에서 매트조건을 고려하지 않고 지형조건만 고려하여 비거리 조정이 이루어질 경우 시뮬레이션 결과가 실제와 큰 차이를 이루게 되는 문제점이 발생하게 되는데, 이 사건 특허발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 타격 매트상의 볼이 놓인 영역을 센싱장치에 의해 감지한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려해서 비거리를 조정하는 구성을 채택한 발명임을 알 수 있다. 즉, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 시뮬레이션 결과의 정확성을 향상시키기 위한 비거리 조정에 있어서, 지형조건만 고려하는 것이 아니라 지형조건과 매트조건이라는 두 가지 요소를 함께 고려하도록 하였다는 점에 기술적 의의가 있다.

한편 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서도 ‘지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다’는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다. 특히 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 비거리 조정과 관련하여 ‘페어웨이 매트 영역에서 볼을 타격하는 경우 지형조건에 따른 비거리 감소율을 그대로 적용하고, 지형조건과 동일한 조건의 매트영역에서 볼을 타격하는 경우 비거리 감소율을 0%로 적용하거나 비거리 감소율을 더 감소시켜 시뮬레이션 결과상의 비거리가 조금 덜 감소되도록 하는 방법’을 예시하고 있다. 통상의 기술자라면 위 예시 설명을 보고 지형조건과 매트조건의 조합에 따라 적절한 비거리 감소율을 대응시키거나 또는 비거리 감소율을 적용하지 않는 등의 방법으로 실제 골프코스에서의 플레이 상황에 가까운 적절한 비거리 조정 결과가 나오도록 하는 비거리 조정 방식, 즉 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치를 산출하는 단계, 지형조건에 따른 비거리감소율과 보정치를 미리 설정된 조건에 따라 연산하는 단계를 반드시 포함하지 않는 비거리 조정 방식도 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있음을 알 수 있다.

또한 이 사건 제1항 발명은 모든 매트조건에서 타격이 가능하다는 점을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 지형조건과 동일한 매트영역에서 플레이를 하는 경우가 아니라면 대개는 페어웨이 매트 영역에서 플레이를 하게 될 것임을 언급하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 지형조건에 따라 타격 가능한 매트 영역에 일정한 제한이 있는 경우라고 하더라도, 타격 가능한 매트 영역 내에서 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 방식이 포함되어 있다면 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

원심 판시 피고 실시제품 역시 가상 골프 시뮬레이션 장치로, 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 감지하고, 센싱장치에 의해 매트조건을 감지한 다음, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우(다만 지형조건보다 불리한 매트 영역이나 이종의 트러블 매트 영역에서는 타격이 불가능하다) 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 구성을 포함하고 있고, 그 외의 구성도 이 사건 제1항 발명과 동일하다.

결국 원심 판시 피고 실시제품은 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은, 구성요소 4를 ‘지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성’으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결

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1. 사안의 개요

(1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결

(2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정

(3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 

2. 특허법원 판결요지 – 특허양도계약 전체 무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결

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1. 특허명세서 기재내용 및 용도발명

아리피프라졸의 5-HT1A 수용체 서브타입 작용물질(agonist) 활성 발견으로 5-HT1A 수용체 서브타입과 관련된 중추 신경계의 장애로서 양극성 장애의 치료라는 새로운 의약용도발명의 특허등록

명세서 기재내용

2. 쟁점 – 용도발명 기재요건

명세서에 기재된 실험 데이터 및 결과는 아리피프라졸이 5-HT1A와 친화력이 높게 결합하여 작용물질로 작용한다는 것

BUT 양극성 장애 치료효과가 있는지 여부는 구체적 기재 없음 + 5-HT1A 작용물질이 어떠한 약리기전을 통해서 양극성 장애의 치료하는지 기재 없음

쟁점 - 우선일 이전에 5-HT1A 수용체 작용 물질의 양극성 장애의 치료 약리기전이 명확히 밝혀진 경우에 해당하는지 여부

3. 대법원 판결요지

단극성 우울증과 양극성 장애에서의 양극성 우울증은 정신병리학, 병태생리학, 약리학적 반응 등에서 상이한 질환으로 질환의 개념, 진단, 치료방법 등이 다르다.

우선일 당시 5-HT1A 수용체 작용물질로서의 활성이 단극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전이 명확히 밝혀져 있었더라도 5-HT1A 수용체 작용물질 활성이 양극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전까지 명확하게 밝혀졌다고 볼 수는 없다.

우선일 당시 5-HT1A 수용체 작용물질 활성이 양극성 우울증을 치료한다는 실험결과가 공지되어 있었다고 보기도 어렵다.

우선일 당시 이 사건 화합물에 속하는 물질인 아리피프라졸이 도파민 수용체 중 하나인 D2와 관련하여 시냅스 전 도파민 자가수용체 작용물질활성, 시냅스 후 D2 수용체 길항물질(antagonist) 활성 및 D2 수용체 부분적 작용물질(partial agonist) 활성을 가진다는 점은 알려져 있었다.

그렇지만 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에는 아리피프라졸의 D2 수용체에 대한 위와 같은 활성으로 인해 이 사건 화합물이 양극성 장애에 약리효과를 나타낸다고 기재되어 있지 않다.

당시 D2 수용체 길항물질 등의 활성과 5-HT1A 수용체 작용물질 활성이 함께 발휘되어 양극성 장애에 약리효과를 나타낸다는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼만한 자료도 없다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물이 5-HT1A 수용체 작용물질 활성에 따라 양극성 장애를 치료하는 약리효과를 가진다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례 등으로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선일 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 할 수도 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.

첨부: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결

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1. 특허기술 제휴협약 계약조항 및 오기 사항

갑(피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

- 아래 -

국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

출원번호 10-2013-0113613

특허권자 피고

3. 단, 을(원고)의 생산 수량이 갑(청아람․피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

- 계약당사자 피고는 2건의 등록 특허 보유자, 그런데도 특허등록번호가 아닌 출원번호를 기재함

- 기재한 특허출원번호는 오기 – 2건 중 대상특허가 아닌 다른 특허의 출원번호를기재한 것임

- 국제특허분류 오류 – 계약상 의미 없음 및 실무와 동떨어진 내용

2. 쟁점 – 계약서 오기에도 계약대상 특허를 특정할 있는지 여부

3. 계약해석의 기준 법리

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 2014다14115 판결 등 참조),

또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 등 참조).

4. 1심 – 원고 패소, 계약서 문언의 기재내용 중시

5. 2심 – 특허법원 원고 승소, 계약체결 동기 및 경위, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 판단, 1심 판결 취소

6. 특허법원의 구체적 계약의 해석 및 판단 이유 – 판결문 참고

결론 – 협약서에 기재된 특허출원번호는 오기, 당사자들은 오기에도 불구하고 기재와 다른 ‘356특허를 이용한 제품(3피스 와우캡)을 의미. 결국 이 사건 협약의 체결 당시 ‘피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.’라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

이 사건 협약 체결에 이르게 된 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결

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특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법◇

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 - ‘조리용기용 착탈식 손잡이’라는 명칭의 이 사건 특허발명에 대한 균등침해 성립 여부가 문제된 사안임

특허법원 – 균등침해 인정 BUT 대법원 – 균등침해 불인정

대법원은 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심인 ‘로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전․후방으로 이동시키는 기술사상’과 ‘상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상․하 유동시켜 슬라이딩판의 전․후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상’은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었다고 보고, 균등 여부가 문제되는 대응 구성요소들의 개별적 기능, 역할 등을 비교하여 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항의 ‘상하부 부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링’과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다고 판단함. 이와 다른 취지의 원심을 파기환송함

첨부: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

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선택발명의 진보성 판단기준

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등 참조).

다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·증명하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조).

특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 – 진보성 불인정, 특허무효

이 사건 정정발명의 효과는 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

특허발명이 선행발명과 질적으로 다른 효과를 가지는지 여부 판단 시 고려할 효과 범위

실시예 1 내지 3은 화학식 (I)에 의한 페난트렌 유도체를 정공 수송층에 사용하였을 때 OLED의 수명 및 외부 양자 효율에 대한 결과만이 기재되어 있을 뿐이고 높은 유리 전이 온도, 높은 산화안정성, 양호한 가용성, 낮은 결정성 및 높은 열 안정성을 가진다는 점에 대해서는 이 사건 정정발명의 명세서에는 아무런 구체적 또는 정량적 기재가 없으므로, 결국 OLED의 수명 및 외부 양자 효율만이 이 사건 발명의 진보성 판단에 고려될 수 있다.

특허발명이 선행발명과 양적으로 현저한 효과를 가지는지 여부 판단

원고가 이 사건 제1항 정정발명의 모든 화합물이 외부 양자 효율 또는 수명에 있어서 양적으 추가로 제출한 비교실험자료를 살펴보더라도 로 현저한 효과를 갖는 것이라고는 보기 어렵다.

특허발명의 효과 뿐만 아니라 구성의 곤란성 고려하여 진보성 판단

특허권자 주장요지 - 이 사건 제1항의 정정발명이 선행발명 1의 선택발명이거나 선행발명 2의 선택발명이라고 하더라도, 그 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성도 고려되어야 하는데, 선행발명 1 또는 2의 화합물에서 페난트렌의 1번, 4번 위치에 주목하고 있지도 않고 페난트렌의 1번, 4번 위치에 아릴아미노기를 치환시킬만한 기술적 동기가 없으므로 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 발명을 용이하게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

특허법원 판단 - 페난트렌의 치환 가능한 위치는 불과 5가지 경우 뿐으로 통상의 기술자가 1번 또는 4번 위치를 선택하는데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없고, 선행발명에 1번 또는 4번 위치의 결합을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 것도 아니다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 도출하는 것이 곤란하다고 보기 어렵다.

이 사건 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 효과 면에서도 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵고, 구성의 곤란성도 인정된다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결

특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결.pdf

KASAN_전자소자 OLED 소재 화합물 선택발명의 진보성 부정 – 이질적 효과, 동질 효과의 현저성, 구성의 곤란

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1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 – 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 특허법원의 심결취소 판결 – 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결).

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 ‘확정된 취소판결’이라 한다).

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 – 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결

KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf

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특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).

따라서 원심 변론종결 후 “셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제0905128호)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결

KASAN_특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음 대법원 2021. 1.

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발명자가 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값(파라미터)을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명을 파라미터 발명이라고 한다.

이와 같이 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 파라미터 발명의 진보성은 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 판단되어야 할 것인데, 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시하였거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질이나 특성을 확인한 것에 불과한 경우에 그 파라미터 발명은 선행발명과의 관계에서 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일 유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 신규성 및 진보성이 부정된다.

반면, 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없는 경우라도, 대부분의 파라미터 발명은 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는데, 그와 같은 경우에는 수치한정발명에도 해당한다고 볼 수 있으므로, 그 진보성 판단에 수치한정발명의 법리를 적용할 수 있다.

즉, 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않는 것으로 보아야 한다.

첨부: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결

KASAN_파라미터 발명의 진보성 판단 기준 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결.pdf

특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결.pdf

1. 특허침해 판단기준 법리

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016마5698 결정).

또한, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조)

2. 구체적 사안의 판단: 특허발명과 침해제품의 비교 – 공통점 및 차이점 파악

이 사건 제1항 발명(왼쪽 도면)과 확인대상발명(오른쪽 도면)은, 구성요소 4의 잠금구(140)는 버튼(142)이 구비된 이동바(146), 잠금돌기(149)가 형성된 잠금몸체(148), 고정수단인 너트(144)가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛(130)은 로킹편(131)의 머리부분(131a), 언로킹부분(131b)과 로킹부분(131c), 스프링 지지부(131d), 고정수단인 돌기부분(131e)이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다). 이를 제외한 나머지 구성요소들은 모두 동일하다.

3. 특허심판원 심결 – 소극적 권리범위확인심판 청구인용 심결, 확인대상발명은 그 구성 및 효과가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않음

4. 특허법원 판결 – 균등관계 인정, 심결취소 판결

(1) 과제 해결원리 동일 인정

(2) 실질적 작용효과의 동일 인정

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙인바(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조), 이 사건 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있으므로 그 작용효과도 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

심판청구인(피고)의 차이점 주장요지 - ① 이 사건 제1항 발명은 이동바, 잠금몸체, 복원스프링을 조립하여 너트로 고정하면 설치가 완료되어 비교적 쉽게 설치 가능한 반면, 확인대상발명은 제1지지대에 스프링을 삽입하고 결합홀을 통하여 로킹편을 스프링에 삽입하여 조립한 후, 로킹편을 압착하여 돌기부분을 형성하여 설치하게 되어 압착과 같은 가공공정 등이 필요한 점, ② 이 사건 제1항 발명의 이동바, 잠금몸체, 너트는 판재로 제작하기 어려운 반면, 확인대상발명의 로킹편은 ‘ㄴ’자 형상을 갖는 것이어서 판재로 가공 가능한 점, ③이 사건 제1항 발명은 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동할 수 있어 이를 방지하기 위한 추가적인 고려가 필요한 반면, 확인대상발명은 슬라이딩 과정에서 걸림이 발생하지 않는 구조인 점, ④ 이 사건 제1항 발명은 어느 하나의 부품의 교체가 필요시 너트만 풀어주면 간단히 해당 부품을 교체할 수 있는 반면, 확인대상발명은 일부 부품의 교체가 불가능하고 로킹편을 다시 편평하게 해야 하는 공정이 필요한 점 등의 차이가 있다.

특허법원 판단요지 - 피고 주장의 효과 차이는, 이 사건 제1항 발명의 잠금구는 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 일체로 형성된 구조라는데 근거한 것으로 보인다.

그러나 ⅰ) 이동바와 잠금몸체, 너트의 기능을 하는 구성을 일체 또는 분리하여 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제작 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고(피고가 차이점으로 제시한 위 나)의 ①, ②, ④항은 양 발명의 제작 및 작업의 편의성에 관련된 부분으로, 피고 스스로도 이 사건 제1항 발명의 장점으로 ①, ④항을, 확인대상발명의 장점으로 ③항을 주장하고 있으므로, 통상의 기술자는 이러한 사정을 고려하여 그 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있다고 할 것이다),

ⅱ) 이 사건 제1항 발명은 이동바와 잠금몸체가 서로 분리되어 있으나, 이를 결합하여 너트로 고정하면 일체화되어 확인대상발명의 로킹유닛과 동일하게 되므로, 피고 주장과 같이 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동되어 슬라이딩이 원활히 이루어지지 않는 문제가 발생한다고 보기 어렵다고 할 것이며,

ⅲ) 양 발명 모두 버튼(머리부분)의 누름 또는 누름해제에 의해 복원스프링(스프링)의 압축력 또는 복원력이 작용하여, 잠금돌기(로킹부분)에 의한 잠금홈(단부)에의 걸림이 해제되거나 잠금돌기(로킹부분)가 잠금홈(단부)에 끼워지면서 걸림상태가 되므로, 그 기능 및 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

(3) 치환의 용이성 인정

제1항 발명 구성요소 4의 잠금구는 버튼이 구비된 이동바, 잠금돌기가 형성된 잠금몸체, 고정수단인 너트가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 로킹편의 머리부분, 언로킹부분과 로킹부분, 스프링 지지부, 고정수단인 돌기부분이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다.

그러나 이동바, 잠금몸체, 고정수단의 기능을 하는 구성을 분리하여 형성할 것인지, 아니면 이를 일체로 형성할 것인지 여부는, 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 이동바와 잠금몸체, 고정수단을 확인대상발명과 같이 일체로 형성하는 것은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

(4) 균등관계 인정

그렇다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 확인대상발명의 대응구성요소는 균등관계에 있다.

첨부: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결

KASAN_균등침해, 균등론, 치환용이성, 특허침해, 특허무효, 과제해결, 작용효과, 공지기술, 자유실시, 작업대,

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법리 – 판단기준

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

사안의 개요

적극적 권리점위확인심판 청구인(피고) vs 실시자 피심판청구인(원고) 상대로 이 사건 특허발명의 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”의 권리범위에 확인대상발명이 “마사지장치용 진공컵”이 속한다고 주장함

심판청구인 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성(이하 ‘쟁점 구성’이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였다.

구체적 사안에 대한 대법원 판단

피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을 “평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게” 된다고 파악하였다.

피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있으므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단

첨부: 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결

대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결.pdf

KASAN_권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 여부 판단기준 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후229

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특허침해 제네릭 의약품의 발매로 인한 특허권자의 오리지널 제품의 보험약가 인하처분과 그로 인한 특허권자의 손해에 대한 특허침해자의 책임인정 여부는 중요한 사항입니다. 첫 소송사례에서 서울중앙지방법원, 서울고등법원 및 대법원에서 모두 퍼스트 제네릭 회사의 손해배상책임을 인정하지 않았습니다.

서울고등법원 2015나2040348 판결의 요지를 인용하면 다음과 같습니다. 특허침해자 퍼스트 제네릭 회사(피고)의 행위가 "최초의 원인이 되어 결과적으로 약가가 인하되기에 이르렀다고 하여, 피고의 행위와 원고(특허권자)의 손실 사이에 상당인과관계가 존재한다고 단정하기 어렵다.

특허쟁송의 결과와 결부되어 발생한 약가 인하 및 회복에 따른 원고의 손실은 피고의 법령에 따른 신청행위로 발단이 되었으나 보건복지부 장관의 법령에 따른 행정처분으로 인하여 발생한 것으로 볼 수 있다.

약가 인하로 인한 이득은 보험자인 국민건강보험공단과 보험급여의 수급자들에게 귀속되었고, 피고가 제품 판매를 통하여 취득한 이득은 특허권자에게 대하여 이루어진 배상으로 회수된 것으로 보인다.

특허권자에게 발생한 손실을 공익적 차원에서 보상 등의 문제로 접근할지는 별론으로 하더라도, 사회적 연대성에 기초한 의료보장 정책의 일환으로 도입된 약가 인하 제도가 법령에 따라 집행됨으로써 발생한 손실을 불법행위로 보아 피고에게 부담시키는 것은 수긍하기 어렵다."

KASAN_퍼스트 제네릭 발매의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하로 인한 손해발생상당인과 관계 불인정 -

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대법원은 특허침해 제네릭 의약품의 발매로 인한 특허권자의 오리지널 제품의 보험약가 인하처분과 그로 인한 특허권자의 손해에 대한 특허침해자의 책임을 인정하지 않았습니다. 대법원 판결요지는 다음과 같습니다.

법리 - 손해배상 책임인정 판단기준

불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적, 상대적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2006다84126 판결 등 참조). 또한 불법행위로 인한 손해배상책임을 지우려면 위법한 행위와 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하고, 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과발생의 개연성은 물론 주의의무를 부과하는 법령 기타 행동규범의 목적과 보호법익, 가해행위의 태양 및 피침해이익의 성질 및 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2007. 7. 13. 선고 2005다21821 판결 등 참조).

구체적 사안에 대한 대법원의 판단요지 – 상당인과관계 불인정 이유

특허권자 원고가 약제급여목록표에 등재된 원고 제품의 상한금액에 관하여 가지는 이익은 국민건강보험법령에서 정한 약제 상한금액 조정사유가 있는 경우 보건복지부장관의 적법한 조정에 따라 변동될 수도 있는 이익이다.

특허권자 원고 제품의 상한금액이 인하된 것은 보건복지부장관이 이 사건 고시를 했기 때문이지 피고가 피고 제품을 제조, 판매했기 때문이 아니므로, 원고가 주장하는 일련의 피고 제품 출시행위 중 피고 제품의 제조, 판매행위를 원고 제품 상한금액 인하의 원인이라고 볼 수 없다.

피고가 제네릭 의약품인 피고 제품에 관하여 이 사건 요양급여대상 결정신청과 이 사건 판매예정시기 변경신청을 한 이후 보건복지부장관이 이 사건 고시로써 원고 제품의 상한금액 인하 시행시기를 변경하여 원고가 원고 제품의 상한금액 인하라는 불이익을 입게 된 측면은 있다. 그렇지만 피고의 신청행위를 위법하다고 보기 어려운 점, 보건복지부장관의 이 사건 고시를 위법한 처분이라고 볼만한 자료도 없는 점, 관련 규정의 취지가 국민건강보험 재정을 건전화하여 원활한 요양급여를 지속적으로 보장하는데에 있다는 점과 국민건강보험제도의 공익적 성격 등을 고려하면, 위와 같은 원고의 불이익은 제네릭 의약품의 요양급여대상 결정신청이 있으면 보건복지부장관이 최초등재제품의 상한금액을 인하할 수 있고, 최초등재제품 특허의 무효가능성이 소명되면 제네릭 의약품을 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있도록 한 관련 제도를 채택한 결과에 따른 것이다.

결국 원고가 원고 제품의 상한금액에 관하여 갖는 이익은 이러한 제도의 테두리 내에서 보호될 수 있는 것에 불과하고, 그 제도에서 정한 절차에 따른 결과가 원고에게 불리하게 작용하더라도 이를 피고의 책임으로 돌릴 것은 아니다.

따라서 피고의 행위가 위법하다거나 피고의 행위와 원고 제품의 상한금액 인하 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다260707 판결

대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다260707 판결.pdf

KASAN_퍼스트 제네릭의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하 및 손해발생 사이 상당인과 관계 불인정 대법

파라미터발명 법리 – 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

특허법원 판결 – 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

구체적 판단

출원발명의 “직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화” 부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

KASAN_파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017

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균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

KASAN_특허침해 혐의기술이 형식적 차이 있으나 실질적으로 동일한 경우 균등침해 - 과제 해결원리의 동일 여부 판

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특허청구범위 제1항: 트리메트아지딘 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제에 있어서, 지속적 방출이 매트릭스 기재로서 히드록시프로필 셀룰로오스, 히드록시에틸 셀룰로오스, 히드록시메틸 셀룰로오스, 메틸 셀룰로오스, 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스로 구성된 군으로부터 선택된 셀룰로오스 유도체 중합체를 사용함으로써 조절됨을 특징으로 하는 경구 투여용 매트릭스 정제

특허심판원 심결 – 정정발명 진보성 흠결, 특허무효

특허법원 판결 – 진보성 흠결, 특허무효, 심결유지, 청구기각

특허법원 판결이유

구성요소 3과 4는 활성성분의 지속 방출을 위한 기제로서 ‘히드록시프로필 셀룰로오스(Hydroxypropyl cellulose, 이하 ’HPC'라 한다), 히드록시에틸 셀룰로오스(Hydroxyethyl cellulose, 이하 ‘HEC'라 한다), 히드록시메틸 셀룰로오스(Hydroxymethyl cellulose, 이하 ’HMC'라 한다), 메틸 셀룰로오스(Methyl cellulose, 이하 ‘MC'라 한다) 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스(Hydroxypropylmethyl cellulose, 이하 ’HPMC’라 한다)와 같은 셀룰로오스 유도체 내에 분산시킴으로서 방출을 제어하는 ’매트릭스 정제‘에 관한 것이다.

이에 대하여 선행발명 1의 대응구성은 활성성분을 ’셀룰로오스 유도체인 에틸 셀룰로오스(Ethyl cellulose, 이하 ‘EC’라 한다) 또는 메타크릴산 유도체(수불용성 고분자)‘로 코팅함으로서 방출을 제어하는 ’코팅 정제‘에 관한 것이다. 양 구성은 모두 활성성분인 트리메트아지딘을 지속적으로 방출시키기 위한 셀룰로오스 유도체를 사용한 정제라는 점에서 동일하나, 구체적으로 지속 방출을 위해 사용된 ’셀룰로오스 유도체의 종류‘ 및 ’이를 이용한 지속 방출 시스템의 종류‘에서 차이가 있다(차이점).

다음과 같은 사실 및 이로부터 알 수 있는 아래 각 사정들에 비추어 보면, ‘활성성분의 지속 방출(또는 서방출)을 위해 제어방출 첨가제로서 다양한 셀룰로오스 유도체들을 이용하여 코팅하거나 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템을 사용하는 것’은 이 발명이 속하는 기술분야의 기본적인 기술상식에 해당하므로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있다.

① 이 사건 특허발명의 목적은 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘1일 3회 투여 즉시 방출형 제제’의 문제점을 해결하기 위해, 1일 2회 투여만으로도 지속적인 활성성분의 방출을 달성할 수 있는 동시에 각 투여 시 높은 혈장 수준이 유지되는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 선행발명 1 또한 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘1일 2회 또는 3회 투여 즉시 방출형 제제’의 문제점을 해결하기 위해, 1일 1회 투여만으로도 균일하고 일정한 혈중 수준을 유지함으로써 혈중피크를 감소시키는 이점을 갖는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 이 사건 특허발명의 기술 분야 및 목적은 선행발명 1과 실질적으로 동일하다. 한편, 선행발명 2의 목적은 복용 횟수 및 부작용을 감소시키고 트리메트아지딘의 효과적인 혈중농도를 유지시키기 위해 위와 장에서 지속적인 흡수가 가능하도록 트리메트아지딘이 일정한 속도로 용출되도록 하는 지속성 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 선행발명 2의 기술 분야 및 목적 또한 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있다.

② 약학대학에서 사용되는 제제학 교과서인 을 제1호증에는 아래 표 기재와 같이 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 이 사건 제1항 정정발명의 HPC, HEC, HMC, MC 및 HPMC 뿐만 아니라 선행발명 1의 EC, 선행발명 2의 HPMCP가 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자라면 누구나 트리메트아지딘의 지속적 방출이 가능한 정제를 제조하기 위해 제형 분야에서 흔히 사용되는 제어방출 첨가제를 상호 변경하여 사용하여 볼 수 있을 것으로 판단된다.

③ 또한, 을 제1호증에는 약물의 방출을 지속시키는 방법이 구체적으로 개시되어 있는데, 구체적으로는 4가지 방법, 즉 i) 약물을 수불용성인 물질로 코팅하거나, ii) 약물을 수불용성이면서 수분 투과성이 있는 매트릭스 물질 내에 분산시키거나, iii) 약물을 물에 서서히 용해(또는 물과 접촉하여 가수분해) 하는 물질로 코팅하거나, iv) 약물을 물에 서서히 용해되는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 방법이 개시되어 있다. 이로부터 약물의 방출을 지연시키는 가장 대표적인 방법은 ‘약물을 첨가제로 코팅하는 시스템’과 ‘첨가제, 즉 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템’ 2가지가 있음을 알 수 있고, 따라서 통상의 기술자는 트리메트아지딘의 지속 방출을 위한 정제를 제조할 경우, 위 두 가지 방법 중 하나를 채택하고자 할 것임은 자명하다고 보아야 한다.

④ 아래와 같이 약물의 첨가제(excipients)에 관한 핸드북인 을 제2호증에는 선행발명 1의 EC를 비롯한 다양한 셀룰로오스 유도체들은 정제의 ‘코팅’ 또는 ‘매트릭스’ 기제로 사용될 수 있다고 기재되어 있다. 이로부터 약물의 지연 방출을 위해 동일한 셀룰로오스 유도체라 하더라도 필요에 따라 이 사건 제1항 발명이나 선행발명 2와 같이 ‘매트릭스 기제’로 사용될 수도 있고, 선행발명 1과 같이 ‘코팅 기제’로 사용될 수도 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 사실임을 알 수 있다.

⑤ 또한, 을 제3호증에서는 종래 기술로서 선행발명 1의 EC가 오래 전부터 불활성의 소수성 폴리머로서 여러 가지 제형에 널리 사용되고 있는데, 특히 약물의 지속 방출을 위한 필름 형성 기제뿐만 아니라 매트릭스 기제로도 사용되어 왔다는 것을 소개하고 있고, 을 제4호증에서는 HPMC가 경구 전달의 조절 방출을 위한 친수성 매트릭스의 모델 고분자로서 오래 전부터 사용되어 왔음이 기재되어 있다. ⑥ 그렇다면 통상의 기술자가 트리메트아지딘의 방출 제어를 위해 i) 흔히 사용되는 셀룰로오스 유도체 중 선행발명 1의 EC 대신 이 사건 제1항 발명의 HPC, HEC, HPMC 등을 선택하고, ii) 약물의 방출을 지연시키는 2가지의 구체적인 방법 중 이 사건 선행발명 1의 ‘필름코팅 정제’ 대신에 선행발명 2의 ‘매트릭스 정제’를 적용하는 것은 쉽다고 볼 수 있다.

아래와 같은 사실 및 사정들을 고려하여 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 1과 2로부터 예측 가능한 효과에 불과하고, 나아가 선행발명 1의 코팅 정제에 비해서 오히려 열등하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 현저한 효과가 있다고 볼 수 없다.

(1) 을 제1호증에는 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 선행발명 1의 EC와 선행발명 2의 HPMCP가 개시되어 있고, 약물 작용의 지속화를 위한 방출제어의 원리는 대표적으로 ‘고분자 물질을 이용한 코팅 또는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 것이다’라는 취지의 기재가 있다. 을 제2호증에는 EC, HPC, HPMC 등이 필름 코팅제뿐만 아니라 매트릭스 형성 기제로 사용될 수 있음이 기재되어 있다. 을 제3호증에도 선행발명 1의 EC가 코팅 기제뿐만 아니라 매트릭스 형성을 위한 기제로서 사용된다고 기재되어 있다. 이로부터 통상의 기술자라면 활성성분인 트리메트아지딘을 선행발명 1의 ‘EC’ 또는 선행발명 2의 ‘HPMCP’ 대신 이 사건 제1항 발명의 셀룰로오스 유도체로 대체하거나, 선행발명 1의 ‘코팅 정제’를 ‘매트릭스 정제’로 대체할 경우, 기존의 즉시 방출 제형에 비해 지연 방출이 가능하고 투여 횟수도 줄어들 것이라는 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

(2) 선행발명 1의 상세한 설명에는 “지금까지의 트리메트아지딘은 즉시 방출형 제형으로 투여되었는데, 이와 같은 즉시 방출 제형은 트리메트아지딘이 신체에 신속하게 흡수되어 제거되므로 투여 직후 큰 혈장 피크를 나타내고 다음 투여 시에는 매우 낮은 혈중 수준을 나타내므로 충분한 혈장 수준을 보장하기 위해서는 활성성분의 투여가 1일 2회 또는 3회로 분할 투여되어야 했었는데, 트리메트아지딘의 지속 방출 제형은 균일하고 일정한 혈중 수준을 제공함으로써 이들의 혈중피크를 감소시키는 이점을 가진다. 이는 환자 치료 순응에 바람직한 1일 1회 투여를 가능하게 한다.”라는 취지의 기재가 있고, 실시예 3에서는 지속 방출 첨가제로서 EC를 사용하여 트리메트아지딘 정제(PR3)를 제조하고, 이를 4일간 1일 1회 투여한 경우 및 즉시 방출형 제제(IR)를 4일간 1일 3회 투여한 경우를 비교한 결과, 지속 방출 제제(PR3)는 1일 1회 투여만으로도 투여 후 약 100㎍/ℓ의 최고 혈장 수준을 나타냈고, 투여 24시간(4일째, 96시간)째 혈장 수준이 약 40㎍/ℓ를 나타낸다는 것을 확인하였다. 이는 1일 2회 투여로 투여 직후 약 90㎍/ℓ, 투여 24시간 후 약 40㎍/ℓ의 혈장 수준을 나타내는 이 사건 특허발명의 매트릭스 정제보다 더 우수한 효과라는 것을 알 수 있다. 따라서 이와 같은 1일 투여 횟수 및 투여 24시간 후 혈장 수준을 감안하여 볼 때, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 1에 비해 오히려 열등하다는 것을 알 수 있다.

(3) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 정정발명의 셀룰로오스 유도체 중 HPMC를 사용한 정제의 혈장 수준 자료만 구체적으로 개시되어 있을 뿐, 나머지 다양한 셀룰로오스 유도체를 사용하여 혈장 수준을 확인한 결과에 대해서는 전혀 개시되어 있지 않으므로 다른 셀룰로오스 유도체를 사용한 경우에도 HPMC를 사용한 매트릭스 정제와 동등한 정도의 효과를 갖는지 알 수 없고, 나아가 선행발명 1의 정제에 비해 우수한 효과를 갖는지의 여부도 알 수 없다.

이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 구성의 곤란성을 인정하기 어렵고, 이 사건 제1항 정정발명의 효과 또한 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측가능한 수준이거나 오히려 열등하므로 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1과 2의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2019허5591 판결

KASAN_공지약물의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제 – 진보성 흠결 특허무효 특허법원 2020. 7. 10. 선

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서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 선고 2018가합527553 판결

사안의 개요

(1)   기술개발자 – 특허기술 제공 vs 투자자 자본제공 협력 약속

(2)   양자의 공동출원으로 특허권 공유자 지위

(3)   특허기술 사업을 위한 새로운 법인설립 약속

(4)   동업관계 파탄으로 기술개발자가 투자자 상대로 동업계약 해지되었으므로 원상회복조치로서 특허권 공유지분의 이전등록을 청구하는 소송을 제기함    

서울지방법원 판결요지 – 청구기각, 기술개발자 패소

판결이유 – 동업계약, 조합계약의 해제 및 원상회복청구 불가, 조합청산으로 해결해야 함

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고 조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

참고 - 동업관계 법리, 민법상 조합의 특별한 법리 유의!

동업관계는 민법상 조합계약관계에 해당합니다. 민법 제703조 (조합의 의의) "조합은 2인 이상이 금전 기타 재산 또는 노무를 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다." 따라서 동업종료에도 민법상 조합규정이 적용됩니다.

동업자(조합원)는 기간을 정하지 않은 경우 언제든지 자유롭게 조합에서 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제1항 전단). 다만, 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지는 못한다(제716조 제1항 후단)는 제한을 받습니다. 조합의 존속기간을 정한 경우에도 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제2항).

2인 동업계약에서 동업자 1인이 탈퇴하면 동업조합관계는 곧바로 종료됩니다. 다만, 조합 자체는 해산되지 않고, 남아있는 동업자가 단독으로 기존 공동사업을 청산절차를 거치지 않고 계속 유지할 수 있습니다.

동업조합에서 탈퇴한 동업자는 다음과 같이 잔여재산분배를 청구할 수 있습니다. "조합이 해산된 경우 당사자 사이에 별도의 약정이 없는 이상 조합원들에게 분배할 잔여재산과 그 가액은 청산절차가 종료된 때에 확정되는 것이므로 원칙적으로 청산절차가 종료되지 아니한 상태에서 잔여재산의 분배를 청구할 수는 없고, 다만 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 각 조합원은 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있다. 나아가 이러한 분배청구가 가능하기 위해서는 조합의 전체 잔여재산의 내역과 그 정당한 분배비율 및 조합원 각자의 현재의 잔여재산 보유내역 등이 먼저 확정될 수 있어야 한다."(대법원 2013다29714 판결)

동업자에 대한 손해배상청구는 원칙적으로 할 수 없습니다. "동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다29714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

조합관계가 종료되어 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 상대방에게 공동사업약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다(서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 2014나52362 판결)."

정리하면, 동업 종료 당시 동업조합의 채권을 받거나 채무를 변제하는 등 동업조합이 운영해오던 사업관계의 뒷정리(청산사무)를 조합명의로 마치고, 남은 총 재산을 정리한 잔여재산을 동업비율로 분배해야 합니다. 동업자는 위와 같은 잔여재산분배청구 이외에는 동업자 상대방의 채무불이행을 이유로 하는 동업계약의 해제 또는 해지 및 원상회복청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 없습니다. 다만 불법행위에 대한 손해배상청구는 가능합니다.

KASAN_기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가

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기술개발자 "갑"와 투자자 "을"은 "공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"을 공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 "갑"은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

한편, "갑"은 A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, "갑"은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

여기서, "공동사업 참여자(갑)는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 1억 5천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1)   이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함

(2)   원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음

(3)   피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함

(4)   원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5)   원고는 특허권 원상회복 주장 – 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

2. 투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

그러나 ㉠ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉡ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것 만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉢ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것 만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다. 직무발명에 해당하지 않음

3. 발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고,

조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결.pdf

KASAN_특허기술 발명자의 기술투자 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록 BUT 동업관

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1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398조). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다64688 판결 – 외부적 효력과 내부적 효력의 구분

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

3. 서울고등법원 판결요지 – 특허공유지분의 특수성 인정하여 이사의 자기거래 인정 및 특허무효 방지

가. 회사 법인의 주장요지 – 자기거래 금지규정 위반으로 무효 

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

나. 서울고등법원 판결: 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 2005다3649 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 ‘중요한 자산’의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3항)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

KASAN_직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의

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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 요지

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

(3) 실무적 시사점

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결

(1) 사안의 개요

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 – 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 “특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 제2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

(2) 대법원 97다41295 판결요지

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결

(1) 사안의 개요

당사자: 피고 – 회사법인 vs 원고 – 회사의 고문, 발명자

(1)   제 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   제 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   제 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   제1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 제2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 제3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

(2) 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

(3) 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

①    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조).

②   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

③   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

④   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

(4) 결론: 1심 법원 – 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 – 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

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1. 공무원의 직무발명에 관한 발명진흥법 규정

발명진흥법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제15조(직무발명에 대한 보상) ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.

2. 사안의 개요

(1)   방위사업청 소속 공무원이 완성한 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 본인의 처 등 제3자 명의로 출원 등록함 (발명진흥법 제12조 위반)

(2)   제3의 실시 사업자에 대해 특허권침해금지 경고장 발송

(3)   국가공무원이 직무발명을 국가에 신고 및 승계 절차를 거치지 않고 무단 유출하여 특허출원 및 등록한 사실 적발

(4)  공무원징계위원회에서 관련 법령에 따라 중징계에 해당하는 정직 3개월 처분함

(5)   직무발명자가 징계처분에 불복하는 행정소송 제기함

3. 서울고등법원 판결요지 – 직무발명 해당, 직무발명 완성사실 신고의무 위반 등 공무원의 직무발명 관련 법령 및 규정 위반행위, 인사징계처분은 적법함

4. 징계시효의 기산점 및 시효완성 쟁점 – 직무발명의 완성일 아닌 특허 출원일로부터 3년

징계시효의 기산점에 관하여 살피건대, 국가공무원법 제83조의2 제1항은 ‘징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년이 지나면 하지 못한다.’라고 규정하고 있으므로, 징계시효의 기산점은 원칙적으로 ‘징계 사유가 발생한 때’라고 할 것인데,

공무원 직무발명 규정 제5조는 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 제8조 제2항은 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계없는 발명을 하고 특허를 출원한 경우에는 지체 없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 원칙적으로 공무원 직무발명 규정 제5조를 위반한 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘직무발명을 한 날’이고,

공무원 직무발명 규정 제8조 제2항을 위반한 제4, 5, 8 10, 11, 12번 기재 특허출원의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘특허출원을 한 날’로 보는 것이 타당하다.

그런데 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명이 이루어진 시점을 확인할 수 있는 자료가 없으므로, 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계 시효의 기산점은 늦어도 ‘특허출원을 한 날’로 볼 수 있다.

5. 징계 수위의 적정성 쟁점 – 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것 + 특허권행사로 국가사업 차질 초해 우려 등 비위정도 심함 – 중징계에 해당하는 3개월 정직 처분은 지나치게 가혹한 것 아님

공무원 피징계자에게 징계 사유가 있어 징계처분을 하는 경우에 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있으며, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있다.

그리고 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상 타당성을 잃었다고 하려면, 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백하게 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 하고, 수 개의 징계 사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계 사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 않다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 등 참조).

또한 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에서 참작자료로 할 수 있다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012두11966 판결 등 참조).

즉, ① 제9번 기재 특허의 기초가 된 발명은 원고의 직무와 관계가 있는 직무발명에 해당함에도 원고가 피고에게 이를 신고하지 않고 자신의 처 명의로 특허출원을 한 것은, 공무원의 직무발명에 대한 권리자인 국가의 승계 기회를 차단시켜 국가의 지식재산을 사유화한 것으로 볼 수 있는 점, 무기체계개발과 관련한 회의 자료 등을 활용하여 특허를 출원하는 경우 특허권 침해 소송으로 군수물자 조달 및 방위력개선사업 등에 차질을 초래할 수 있는 점 등을 고려하면 그 비위의 정도가 심하다고 할 수 있다.

KASAN_공무원의 직무발명 신고의무 위반 시 징계사유 - 수건의 직무발명을 소속 행정청에 신고하지 않고 외부 유출

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1. 사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 사업자 (원고) - 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 – 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결

2. 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 공무원이 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 공무원에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고게 지급하여야 하고, ② 피고는 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, ③ 원고는 피고의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, ④ 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고는 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, ⑤ 원고는 공동특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, ⑥ 피고는 F시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 모두 향유한다.