-- 직무발명의 공동발명자가 회사에 신고하지 않고 3자에게 지분을 양도하여 단독 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 특허권의 지분을 이전 받을 있음 -- 

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 - 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원, 등록한 경우 사용자가 채권자대위권 행사로 위 특허권 중 종업원의 지분에 대하여 순차 이전 받을 수 있다고 판결하였습니다.

 

1. 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 요지

 

대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리를 3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 직무발명 완성사실을 알게 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다 판시하였습니다. 그리고 이중양도는 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 것이므로, 사용자 등은 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 있다 보았습니다.

 

2. 사실 관계의 개요

 

종업원 B 원고 회사와 체결한 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 , Q22 합금 발명 종업원 B 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 종업원 B 직무발명에 해당한다는 , 그럼에도 불구하고 종업원 B 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 A에게 양도한 등이 인정되었습니다.

 

이어 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하나, 사건에서 사실심 변론종결시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 없음 확인하였습니다.

 

3. 사용자의 이전등록청구권에 대한 판단

 

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아닌 특허권을 원고 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결

  2011다77313.pdf

 

정회목 변호사 

 

작성일시 : 2014. 11. 25. 14:48
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-- 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리 --

 

특허침해란 특허권의 권리범위 또는 특허발명의 보호범위를 무단으로 침입하는 행위를 말합니다. 따라서, 특허침해 여부 판단은 특허권 권리범위 즉 특허발명의 보호범위를 확정하는 것부터 출발합니다. 그런데, 형태가 없는 기술적 사상인 특허발명의 보호범위를 객관적으로 명확하게 확정하기란 본질적으로 어려운 일입니다. 특허법 및 실무의 본령으로서 몇 마디 말로 간략하게 정리하기 어렵습니다. 다만, 특허실무에 입문한지 얼마되지 않은 사람들을 위해 참고로 특허권 권리범위 즉, 특허발명의 보호범위 판단기준에 관한 가장 기본적 사항을 간략하게 정리한 내용과 교육자료를 첨부합니다. 일견해보면 전체적 그림을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있습니다. 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어서 무엇보다도 그 문언 기재 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙이라고 합니다. 특허청구범위의 해석에 관하여 대법원은, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 992150 판결 등) 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며(대법원 2001. 6. 1. 선고 982856 판결 등), 한편 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만(대법원 1997. 5. 28. 선고 96 1118 판결 등), 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술 분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 961040 판결 등)고 판단 기준을 제시하고 있습니다.

 

균등론(균등침해), 특허발명과 침해 성립 여부가 문제되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 그 물건이나 방법의 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하고, 그 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지도 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 본다는 것으로, 문언침해를 엄격하게 적용함으로써 나타나는 문제를 해결하기 위하여 등장한 이론입니다. 서로 등가관계에 있다는 의미에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 그 범위까지의 기술을 용이하게 생각해낼 수 있는 정도인데 그것이 출원자의 실수나 능력의 한계 또는 그와 같은 침해물이 아직 개발되지 못하였기 때문에 특허청구범위에 포함시키지 못한 경우도 포함될 것입니다.

 

대법원은 2000. 7. 28. 선고 972200 판결에서 균등론을 처음으로 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 다음과 같이 제시하였습니다. 위 대법원 판결은, 확인대상발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 특허권의 권리범위 해석에 대한 강의자료

  권리범위 해석 강의자료.pdf

작성일시 : 2014. 2. 20. 09:58
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-- 한국, 일본, 미국의 특허권 존속기간 계산방법 --

 

현행 특허법에 따르면 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다. 그러나, 특허권 존속기간에 관한 법규정은 여러 차례 개정되면서 많은 변경 사항이 있었습니다. 따라서, 현재 유효한 특허권 중 종래 구법규정을 적용하는 경우가 많기 때문에 특허권의 존속기간을 정확하게 산정하는 것이 쉽지 않습니다. 여기에다 의약과 농약의 경우 존속기간 연장까지 가능하므로 실제 특허권 존속기간 만료일을 확인하는데 세심한 주의가 필요합니다. 아래 표는 한국, 일본, 미국의 특허권 존속기간에 관한 법규정 변경 사항을 간략하게 정리한 것입니다.

 

1. 한국

 

특허   출원일

1987. 7. 1. 이전

1987. 7. 1. ~

1990. 8. 31.

1990. 9. 1.

1996. 6. 30.

1996. 7. 1.

1999. 6. 30.

1999. 7. 1. 이후

특허권

출원공고일로부터 12 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원공고일로부터 15

출원공고일로부터 15 (, 출원일로부터 20년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 20

실용신안권

출원공고일로부터 10 (, 출원일로부터 12년을 초과할 수 없음)

출원공고일로부터 10 

출원공고일로부터 10 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원일로부터

15

출원일로부터

10

  

2. 일본

 

특허출원일

1995. 7. 1. 이전 ( 7 7 1)

1995. 7. 1. 이후 ( 7 7 1)

특허

공고일로부터 15

(, 출원일로부터 20년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 20

출원일 기준

1995. 1. 1. 이전 (7 1 1)

1995. 1. 1. 이후 (7 1 1)

실용

공고일로부터 10 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 6

 

3. 미국

 

특허 출원일

1995. 6. 7. 이전

1995. 6. 8. 이후

특허

특허 등록일로부터 17

출원일로부터 20

경과규정, 기준일(1995 6 8)에 유효하게 출원 계속 중이거나, 특허권 존속 중인 특허에 대하여 출원인의 선택에 의해 상기 양 기준 중, 장기간을 선택할 수 있음.

 

l  CA, DA, CIP 등 미국특허권 존속기간산정

 

(1) 계속출원(CA), 분할출원(DA), 부분계속출원(CIP)의 경우

a. 그 출원이 위 기준일(1995. 6. 8.)보다 앞서 출원된 경우:

선출원일로부터20년 또는 후출원특허일로부터17년 중 긴 기간

           b. 상기출원이 기준일보다 후에 출원된 경우:

선출원일로부터 20

 

(2) 재발행특허(RE)의 경우

- 원특허권리기간의 잔존기간

 

(3) 가출원의 경우

- 후출원(본출원)일을 기준으로 계산

작성일시 : 2014. 1. 29. 10:32
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-- 특허분쟁에 관한 안내문 발송행위를 영업방해 행위로 보고 금지한 가처분 결정

- 의정부지방법원 고양지원 2013. 9. 27.2013카합225 영업방해금지가처분 결정 --

 

1. 사실관계

 

A사는 창문용 자동폐쇄장치에 관한 기술을 특허 등록하고, 창문용 자동폐쇄장치를 제조하여 창호업체, 건설회사에 납품하였습니다.

 

B사와 그 대표이사 C A사에 대해 위 특허권에 관한 자신들의 권리를 주장하면서 특허권이전등록청구소송을 제기하였습니다. , 위 특허는 공동으로 또는 단독으로 발명한 직무발명이라고 주장하는 한편, A사에 대한 보증금 및 대여금 채권을 바탕으로 특허권을 가압류하였고, 특허권 전부 또는 일부를 이전해야 하거나 또는 무상의 실시권이 있다고 주장합니다.

 

또한, B사와 대표이사 C A사의 제품 판매회사와 부품 납품회사에 대해 "특허에 관한 소송이 진행 중이니 향후 불이익을 당하는 일이 없기를 바란다"는 취지의 통지서를 발송하였습니다.

 

2. 문제된 통지서 표현

 

제품 판매처에 보낸 안내장 – “현재 이 사건 특허에 관하여 가압류를 해놓고 특허이전 청구소송을 제가한 상태로 이후 법원에서 어떠한 결과가 나오더라도 피해가 없기를 바랍니다

 

부품 납품처에 보내 안내장 – “소송, 가압류 등 모든 조치가 해결되기 전에 물건을 납품하였다가 불이익 당하는 일이 없기를 바랍니다.”

 

3. 법원의 영업방해금지결정

 

"B C는 당사자 사이의 특허권이전등록청구사건의 본안판결 확정시까지 (1) 제품 판매처에 특허분쟁이 해결되기 전 별지기재 특허권을 실시하여 만든 제품을 납품받을 경우 피해를 입을 것이다는 취지의 통지를 해서는 안되고, (2) 부품 납품처에 특허권 관련 소송이 해결되기 전까지 부품을 납품하면 피해를 볼 것이다는 취지의 통지를 해서는 안된다. 이를 위반하면 위반행위 1회당 1맥만원씩을 지급하라."

 

4. 판결 이유 및 시사점

 

법원은 이 사건 특허권 전부를 이전하도록 하는 판결이 확정될 때까지는 A회사가 이 사건 특허의 특허권자로서 특허를 실시하는데 아무런 문제가 없다고 전제한 후, 그럼에도 불구하고 그 거래업체들에 위와 같은 안내장을 보내면 거래업체들로 하여금 이 사건 특허에 관한 법적인 문제가 있다는 불안을 조성하여 결과적으로 A사와의 거래를 꺼리게끔 유도함으로써 그 영업을 방해하는 행위에 해당한다고 판단하였습니다. 따라서, 위와 같은 영업방해 행위를 금지할 필요성이 있다고 판단하였습니다.

 

다만, A사가 구체적 영업방해 행위를 특정하지 않고 단지 "영업을 방해하는 일체의 행위"를 금지해 달라는 청구는 그 금지의 대상이 특정되지 않았다는 이유로 받아들이지 않았습니다.

 

또한, 법원은 위와 같은 영업방해금지명령의 실효성을 담보하기 위해 금지명령에 불구하고 그 위반행위를 한다면 1회당 1백만원을 A사에 지급하도록 하는 간접강제 명령도 동시에 하였습니다.

 

특허관련 소송이 제기되었으나 1심 판결이 나오기 전, 또는 1심 판결이 났더라도 그에 대해 불복하는 상급심 재판이 제기되어 판결이 확정되기 전임에도 불구하고, 그 분쟁상황을 거래처에 전파하면서 사실을 교묘하게 왜곡하여 불안감을 조성함으로써 거래에 영향을 미치려고 시도하는 경우가 많습니다. , 소송에 관한 사실만을 통지하는데 그치지 않고 추후 책임 운운하는 등 문제의 소지가 있다는 식으로 안내문을 보내는 것입니다위 사건 결정은 정당한 권리자의 영업을 방해하는 정도라면 그와 같은 안내문이나 통지서 (또는 경고장) 발송행위를 금지하는 가처분명령을 받을 수 있다는 사례입니다. 장기간이 필요한 본안 판결에 앞서 당장 눈앞에 닥친 영업상 장애를 해결할 수 있는 좋은 구제방법입니다.


*관련판결: 의정부지방법원 고양지원 2013. 9. 27.자 2013카합225 영업방해금지가처분 결정

의정부지방법원_고양지원_2013카합225_결정문.pdf

작성일시 : 2013. 12. 12. 17:00
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-- 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 201214441 판결 --

 

서울고등법원의 지재권 전문 재판부인 제5민사부가 방화문 제조장치 관련 특허침해소송에서 선고한 판결로서, 특허침해소송 실무에 관한 좋은 참고자료가 될 것 같아서 소개합니다.

 

위 판결에서는, “하나의 특허에 관하여 특허청구범위를 복수의 청구항으로 기재할 수 있는 바, 이러한 다항제는 하나의 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호하고 자유기술 영역과의 한계를 명확하게 하기 위한 것으로서, 하나의 발명에 속하는 복수의 청구항 사이에 특허법상 그 기술적 의의 내지 기술적 가치를 달리 평가할 아무런 근거가 없으므로, 각 청구항마다 개별적으로 성립하는 특허침해로 인한 침해금지, 손해배상 등의 법률효과는 모두 하나의 특허의 침해로 인한 것으로서 서로 다른 것이라고 볼 수 없고…, 특별한 사정이 없는 한, 각 청구항에 기한 특허침해로 인한 청구가 하나의 소송으로 심리되는 경우에는 그 청구들은 소송법상 선택적 병합의 관계에 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 선택적 청구란 복수의 청구 중 어느 하나만 성립하면 나머지 청구는 심리하지 않아도 된다는 의미입니다. 따라서, 특정 청구항에 관한 특허권을 침해한 것으로 판단되면, 나머지 청구항에 관한 침해여부는 심리하지 않아도 됩니다. 실무적으로 복수의 청구항 중에서 가장 침해입증이 쉬운 청구항만 집중적으로 주장 입증하면 될 것이므로, 다수의 청구항에 관한 침해를 한꺼번에 모두 주장, 입증하려는 소송수행은 바람직하지 않습니다.

 

종래의 특허침해소송 실무를 살펴보면, 복수의 청구항에 기한 각 특허침해를 심리 판단한 사례는 많지만, 각 청구항에 대한 특허침해를 인정하면서도 그 손해배상액에 관하여는 청구항마다 구별하지 않고 단일한 손해액을 산정하고 있습니다. 또한, 각각의 청구항은 서로 다른 기술내용을 기재하고 있지만, 일단 침해가 인정되면 그 청구항 사이에 침해자의 실시기술에 있어서의 비중 내지 기여의 정도를 심리하거나 구별하여 판단하지 않습니다. 결국, 어느 하나의 청구항에 대한 침해를 인정하고서도 다시 특허권자가 주장한 다른 청구항에 대한 침해 여부를 별도로 판단한다는 점만 다를 뿐이고, 판결에서 최종 인정하는 침해금지범위 또는 손해배상액의 측면에서 보면, 하나의 청구항을 침해한 경우와 복수의 청구항을 침해한 경우에 어떤 차이도 없습니다.

 

그렇다면, 결론에서는 종래 판결도 위 소개하는 판결에서 말한 선택적 병합과 동일한 입장으로 보입니다. 다만, 위 서울고등법원 판결은 이와 같은 쟁점에 대해 특허침해소송에서 청구항을 기준으로 소송물을 인정하되, 하나의 특허에 포함된 복수의 청구항에 기초한 청구는 원칙적으로 선택적 병합의 관계에 있다고 명시적으로 밝혔다는 이론적 의미가 있을 뿐입니다. 특허침해소송에 관한 실무자 관점에서 보면, 복수의 청구항에 관한 침해주장이 가능하더라도, 그 중에서 가장 유리한 청구항을 선택하여 그 청구항에 대한 주장, 입증에 집중하는 소송수행이 바람직하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결

서울고등법원_2012나14441_판결문.pdf

작성일시 : 2013. 11. 20. 19:25
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-- 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법 --

 

지재권 침해로 인한 손해배상에 관한 이론적 학술적 논의는 화려하고 복잡해 보여도, 결국 실제 소송에서는 침해자 이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 방법이 가장 자주 활용됩니다. 그런데, 실무상 문제의 핵심은 원고(권리자)에게 침해자의 이익을 입증할 책임을 지우는데 있습니다. 입증책임에 관한 학설과 판례는 권리자가 침해자의 이익을 입증할 책임이 있다는 확고한 입장입니다. 하지만 침해자의 이익에 관한 자료가 침해자의 수중에 있고, 그것을 입수할 방법도 현실적으로 없는 상황에서, 어떻게 침해자의 이익을 입증할 수 있겠습니까? 현실적으로 허망한 말장난에 가깝습니다.

 

성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님이 2013 9월 한국지식재산연구원 발간 지식재산정책 제16 83~92면에 기고하신 글에는 침해자 이익 산정에 관한 영국 판결이 소개되어 있습니다. 실무가들에게 도움이 될 만한 내용이 잘 정리되어 있다고 생각됩니다. 영국 판결의 요지는, 원고에게 침해자의 매출액(또는 총이익)을 입증하게 하고, 피고 침해자에게 여기서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 지운다는 것입니다. 이렇게 한다면 권리자의 입증부담이 훨씬 경감될 것이고, 실제 그 입증이 가능한 경우가 많을 것입니다. 예를 들면, 의약품은 생산량을 신고해야 하거나 또는 처방 수량이 건강보험 관련기관에 그대로 보고되는 등 이유로 매출을 쉽게 입증할 수 있는 경우도 많고, 그렇지 않더라도 문서제출명령으로 매출액 자료를 제출하도록 하면 되므로 매출액을 입증하는 것은 크게 어렵지 않습니다.

 

실제 어려운 문제는 매출에서 공제할 비용 부분입니다. 피고에게 공제할 비용을 입증하도록 책임을 부담시켜 피고가 관련 자료를 제출하면 원고는 그 비용 자료를 검토하고 타당성 여부를 다툴 수 있도록 함으로써 침해자 이익산정에 관한 입증문제를 해결하는 것입니다.

 

정차호 교수님은 위 글에서 미국 저작권법은 그러한 원고의 총이익 증명책임 피고의 비용 증명책임에 대하여 명확하게 규정하고 있다. 미국 특허법에 의한 디자인 특허권 침해에 대한 침해자의 이익을 산정하는 경우, 법에서 비용 증명책임에 대하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 판례는고가 책임을 지는 것으로 인정한다.”라고 소개하고 있습니다. 참고로 미국 저작권법에서 침해자 이익 산정에 관한 규정은 다음과 같습니다.

 

17 U.S.C. §504(b) - In establishing the infringers profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringers gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

 

이와 같은 외국의 법규정이나 판결은 참고자료에 불과하지만, 우리나라 사건에서도 재판부를 설득하는 논리를 개발하는데 활용할 수 있을 것입니다. 권리자에게 침해자의 이익을 엄격하게 입증할 것을 요구한다면 현실적으로 불가능한 것을 요구하는 것과 다를 바 없다는 점을 모두 알고 있습니다. 이론적이고 원칙적 입장을 고수하지 않아도 좋을 명분과 논리를 제공한다면 좋은 결과로 연결될 수 있을 것입니다.

 

그런 측면에서, 법규정에서 단지 이익으로 표현된 용어의 해석이 중요합니다. 총이익 또는 조이익(gross profit)은 침해품의 매출에서 침해품을 생산하고 판매하기 위해 지출된 직접비용으로 공제하는 것입니다. 직접비용이란, 침해품을 제조하기 위하여 직접적으로 필요한 재료비, 연료비, 전기료, 제조 인건비 등의 비용을 말합니다. 순이익(net profit)은 침해품 매출에서 직접비용뿐만 아니라 간접비용(overhead cost)까지 공제한 것을 말합니다. 통상 간접비용에는 임대료, 행정인건비, 임대료, 감가상각비, 보험료, 법률비, 수리비, 등이 포함됩니다. 간접비용에는 한편으로는 해당 침해품의 생산 및 판매로 인해 추가 지출된 것도 있지만, 침해품이 없더라도 여전히 지출되었을 부분이 있습니다. 당연히 간접비용 중에서도 전자는 비용으로 공제할 있지만, 후자는 비용으로 공제할 수 없습니다.

 

우리나라의 판결과 학설은 순이익설 입장입니다. 그 순이익 산정할 때 공제할 비용 중 간접비용을 어떻게 취급하는가에 따라 실제 이익액이 크게 달라지게 될 것입니다. 영국 판결은 순이익 산정을 위해 침해자의 직접비용과 침해행위로 인하여 증가된 간접비용(overhead) 공제될 있다고 하였습니다. 이론상으로는 매출에서 간접비용까지 공제한 것이므로 총이익이 아닌 순이익 범주에 해당합니다. 그렇지만, 경우에 따라 명목상 순이익이지만 실질적으로는 총이익에 가까운 금액이 산정될 수도 있습니다. 그렇게 산정하면, 그 금액은 미국 저작권법 규정, 미국 디자인 침해사건에서의 손해액 산정, 영국 판결에서의 손해액 산정과 실질적으로 크게 다를 것 없는 결론에 도달할 것입니다.

 

이와 같은 방법으로 산정되는 액수는, 침해품의 매출에 국세청 고시 업종 표준소득율을 곱하여 산정하는 이익액, 또는 침해자의 재무제표에 따른 해당 기간의 이익율에 곱하여 산정하는 이익액과 비교하였을 때 훨씬 많은 금액이 될 가능성이 높습니다.

 

참고로, 손해액 산정방법 중 하나인 로열티 기준은 통상 권리자가 받을 수 있는 최소한 금액으로 봅니다. 따라서, 특별한 경우를 제외하고는 위와 같이 제2항으로 산정되는 금액은 제3항의 로열티 상당 액수보다 훨씬 많은 금액이 될 것입니다.


*관련링크: 지식재산정책 제16호, 한국지식재산연구원, 2003. 9.

http://goo.gl/sjGCBM

작성일시 : 2013. 11. 8. 15:05
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-- 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정 --

 

1. 민법상 손해배상청구

 

특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

 

적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.

 

소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.

 

정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.

 

2. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙

 

특허법은 특허권자를 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 두고 있습니다. , 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(1), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(2) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.

 

단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.

 

통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 생산수량을 신고하는 특성상 제약협회 사실조회만으로 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.

 

3. 실제 소송에서 손해배상액 산정에 자주 이용되는 규정 특허법 제128조 제2

 

실제 소송에서 손해액 산정에 가장 많이 활용되는 규정은 특허법 제128조 제2항입니다. 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정한다는 규정입니다. 이때 이익을 침해자의 이익을 회계상 총이익(또는 조이익)으로 볼 것인지 또는 순이익으로 볼 것인지에 따라 그 액수에 큰 차이가 있습니다. 우리나라와 일본의 판결과 주된 학설은 순이익설 입장입니다.

 

이론상으로는 침해자의 이익을 어떻게 설정할 것인지가 중요하지만, 실무상으로는 그 이익을 실제로 어떻게 입증할 수 있을지 여부가 훨씬 중요합니다. 왜냐하면, 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하지만, 소송상 원고 특허권자는 그 침해자의 이익을 구체적 증거로 입증하여야만 합니다. 그런데, 침해자의 이익에 관한 자료가 모두 침해자의 수중에 있고, 특허권자가 입수할 수 있는 방법이 없으므로, 실제 그 이익을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 침해자의 자발적 도움 없이는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 그런데, 침해자가 자신의 이익에 반하여 특허권자에게 협조할 가능성은 없으므로, 특허권자에게 본 규정에 대한 엄격한 증명을 요구한다면 그 손해액 산정을 불가능하게 만들 것입니다.

 

결국, 실제 소송에서는 특허법 제128조 제5항을 추가로 적용하여 입증책임의 문제를 해결하고 있습니다. 5항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 규정하여 특허침해소송에 있어서 손해발생은 전제로 하여 손해액을 산출하기 위한 사실 입증이 어려운 경우 법원은 원고의 변론취지와 증거조사의 결과에 따라 손해액을 인정할 수 있다는 법원 재량에 관한 조항을 두고 있습니다. 통상 위 규정에 따라, 침해자의 재무제표상에 나타난 이익율을 침해품의 매출에 곱하여 산출된 이익을 기준으로 하거나, 국세청이 고시하는 업계 평균 이익율을 매출에 곱하여 산출한 금액을 침해자의 해당 제품 이익으로 산정합니다. 엄격하게 본다면, 이와 같이 산정된 이익액수가 침해품으로 인한 이익액으로 곧바로 연결된다고 보기 어렵겠지만, 현실적 대안이 없다는 점에서 실제 소송에서 가장 자주 이용되는 산정방법입니다.

 

실제 판결을 살펴보면 제조업 분야의 이익율은 10% 정도가 많지만, 업종에 따라서는 20%에 이르는 경우도 있습니다. 최근에 나온 일본 판결은 의약품 분야 특허침해 사건에서 손해배상액을 산정할 때 침해자의 재무제표를 기준으로 이익율 30%를 기준으로 침해자의 이익을 산정한 사례도 있습니다.

작성일시 : 2013. 11. 6. 22:30
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-- 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지법 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법 - 서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 --

 

서울중앙지방법원은 2013. 6. 7. 특허침해로 인한 손해배상액으로 145억원을 인정하는 판결을 하였습니다. 참고로, 손해배상 명령뿐만 아니라 제품의 제조 및 판매금지는 물론, 반제품과 생산설비도 모두 폐기하라는 폐기명령까지 한 전형적으로 특허권자가 완승한 판결입니다. 이 판결이 주목되는 이유는 우리나라 특허소송에서도 고액의 손해배상 판결이 나오기 시작한 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 이와 같은 손해배상 액수를 어떤 근거로 산정하였는지 살펴보겠습니다.

 

- 사실관계 -


제품은 프린터 감광드럼 및 카트리지이고, , 피고는 이를 생산 판매하여 왔는데, 그 중 대부분은 수출하였습니다. 수출입의 경우 관세청에 통관자료가 남기 때문에 특허권자는 해외수출 매출액에 해당 산업분야 표준소득율 10%을 곱하여 산정한 금액을 손해배상액으로 청구하였습니다.

 

- 판결 요지 -


손해배상에 관한 적용 법조문 특허법 제128조 제2  특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”

 

- 검토 -


1심 법원은 피고가 얻은 이익을 원고가 입증해야만 한다고 전제한 후, 서울세관장에 대한 사실조회를 근거로 수출매출액을 정하고, 국세청이 고시한 컴퓨터 및 그 주변기기 (코드번호: H) 제조업의 단순 경비율이 모두 90%라는 사실을 인정하였습니다. 여기서, 국세청 단순 경비율이란 국세청이 통계자료를 바탕으로 해당업종의 매출액 및 수입액에서 소득세 부과의 편의를 위해 규범적 판단을 거쳐 결정한 것이므로 단순 경비율이 90%라고 해서 구체적 사건에서 피고의 수익율을 10%라고 단정할 수는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 특허법 제128조 제5항에서는 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론의 전체 취지에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정함으로써, 재판부에 일종의 재량권을 부여하고 있습니다.

 

본 사건에서 재판부는 제128조 제5항의 규정에 근거하여, 국세청 고시 중 컴퓨터 및 그 주변기기 표준 소득률 10%(100% - 단순경비율 90%)를 근거로 하여 수출매출액 x 10%를 침해자의 수익으로 인정하였습니다.  다만, 피고의 실제 수익율이 국세청 표준 소득률보다 낮다는 특별한 사정이 있다면 실제 수익율로 산정할 수 있다는 전제를 달고 있습니다.

 

특허법 제128조 제2항에 근거한 손해배상액 산정에 있어서 핵심 쟁점은 이때 이익을 침해자가 얻은 이익을 영업이익으로 볼 것인지 아니면 순이익으로 볼 것인지 여부입니다. 회계상 어느 이익 개념을 채용하는가에 따라 실제 손해배상액수가 크게 달라지기 때문입니다. 실제 소송에서 매우 복잡한 문제로서 판단이 쉽지 않습니다.


그와 같은 문제를 피하는 현실적인 대안으로 자주 사용되는 방법이 특허법 제128조 제5항을 근거로 하여 국세청 고시에 따른 그 산업분야의 표준 소득률(단순 경비율을 제외한 값)에 근거한 손해배상액 산정입니다. 침해자는 실제 수익이 표준 소득률로 산정한 액수보다 낮다는 특별한 사정을 주장할 수 있습니다. 그러나, 실제로는 침해자가 특별한 사정에 관한 주장 입증 책임을 부담하므로 재판부가 실제 그 수익을 인정할 가능성은 높지 않습니다.

 

정리하면, 위 판결의 내용에 비추어 볼 때 특허침해로 인한 손해배상액은 매출액이 입증된다면 여기에 국세청 고시의 표준 소득률을 곱한 금액으로 산정될 수 있다 할 것입니다.


판결문:

판결문_원문_2012가합68823_서울중앙지법.pdf

국세청 고시:

국세청고시_제2013-13호_귀속경비율.hwp

작성일시 : 2013. 8. 7. 10:31
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