침해소송__글258건

  1. 2020.09.01 공지약물의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제 – 진보성 흠결 특허무효: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2019허5591 판결
  2. 2020.09.01 제조방법을 포함한 물건발명의 청구범위 해석, 보정으로 제조방법 추가한 사안 – 직타법 정제 vs 습식 과립법 정제는 상이한 발명: 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결
  3. 2020.09.01 신규 액정조성물, 화학물질 BUT 공지요소 결합발명의 진보성 판단 – 효과 예측의 어려움은 구성결합의 곤란성 인정 근거: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결
  4. 2020.08.25 저작권 침해분쟁의 핵심쟁점 – 저작물과 침해혐의 대상의 실질적 유사성 여부 판단기준 – 공지된 비창작적 부분을 제외하고 창작적 표현만을 추출하여 상호 비교하여 판단: 대법원 2010. 2. 1..
  5. 2020.07.30 상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스마트폰 악세서리 디자인권 침해소송: 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결
  6. 2020.07.29 모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행위 해당 – 제3자의 권리침해와 별개의 문제: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결
  7. 2020.07.29 디자인등록한 제품 및 판매사이트에 디자인등록 사실 표시 없음 + 향사사건 무혐의 및 무죄 판결BUT 민사사건에서 침해자의 과실 인정 + 손해배상액 산정에서 과실상계 불인정: 서울중앙지방..
  8. 2020.07.14 공지 구성요소의 결합발명의 진보성 판단 – CR formulation 특허발명의 진보성 인정: Purdue v. Depomed 사건 CAFC 2016. 3. 24 선고 2015-2029 판결
  9. 2020.07.06 창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 + 디자인등록 없지만 저작권침해 및 손해배상책임 인정: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결
  10. 2020.06.11 자동차용 LED 테일 램프의 구성부분 리어콤비네이션 램프의 렌즈 – 독립거래 가능 부품으로서 디자인등록대상 물품 해당: 특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7986 판결
  11. 2020.06.05 선등록상표 팔팔의 주지성 인정 + 후출원상표 “청춘팔팔”에서 청춘의 식별력 미약 + 청춘과 팔팔의 결합정도 미약 – 청춘팔팔 등록무효: 특허법원 2019. 11. 8. 선고 2019허3670 판결
  12. 2020.06.03 모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행위 해당 – 제3자의 권리침해와 별개의 문제: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결
  13. 2020.06.03 신발 디자인의 등록무효심판 – 공지 선행디자인과 유사성 및 창작용이성 판단: 특허법원 2020. 1. 31. 선고 2019허4574 판결
  14. 2020.06.03 창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 + 디자인등록 없지만 저작권침해 및 손해배상책임 인정: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결
  15. 2020.06.02 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 여부 판단기준: 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결
  16. 2020.05.21 공지 구성요소의 결합발명의 진보성 판단 – CR formulation 특허발명의 진보성 인정: Purdue v. Depomed 사건 CAFC 2016. 3. 24 선고 2015-2029 판결
  17. 2020.05.07 카페 건물을 저작권법 보호대상 건축저작물 인정 – 무단 모방 건축자의 형사처벌: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결
  18. 2020.03.11 신발 디자인의 등록무효심판 – 공지 선행디자인과 유사성 및 창작용이성 판단: 특허법원 2020. 1. 31. 선고 2019허4574 판결
  19. 2020.03.11 음악 관련 분야에서 그루브 GROOVE의 출처표시 식별력 및 독점적응성 부정 + 영업장소에 사용하는 서비스표의 구체적 출처의 혼동 우려 불인정: 특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결
  20. 2020.03.11 창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 + 디자인등록 없지만 저작권침해 및 손해배상책임 인정: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결
  21. 2020.03.09 수치한정 임계적 효과 없으나 2가지 수치한정의 유기적 결합 발명 – 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 진보성 부정 BUT 특허법원 진보성 인정: 특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결
  22. 2020.03.09 발명의 완성 요건, 실시가능 요건 판단 – 의약발명, 화학발명에 대한 무효심판: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결
  23. 2020.03.02 제품개발납품 계약서과 하도급 계약서의 발주사, 도급인에게 지재권 귀속 조항 BUT 개발사, 수급인 종업원의 직무발명을 수급인 회사 단독출원 및 등록함 – 특허무효심판에서 무권리자 출원,..
  24. 2020.03.02 마약베개 상표등록 허용 여부 – 특허청 심사관과 특허심판원 심판관은 불허 vs 특허법원 허용 의견 – 소비자 인식조사 근거 공공질서 해할 우려 없음 판단: 특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024..
  25. 2020.02.18 모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행위 해당 – 제3자의 권리침해와 별개의 문제: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결
  26. 2020.02.12 아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용 소개
  27. 2020.01.10 컴퓨터프로그램 불법복제 적발 – 업무와 무관, 비영리적 사적이용행위는 저작권침해 예외 사유 – 당사자 및 사용자 모두 저작권 침해책임 불인정
  28. 2020.01.10 컴퓨터프로그램 불법복제 적발 사안 – 업무상 사용 시 해당직원 및 사용자 회사법인, 소기업의 대표이사, 사업주의 공동불법행위 + 연대 손해배상책임: 부산지방법원 2019. 7. 10. 선고 2016가합5..
  29. 2020.01.09 프로그램 불법복제 적발 - 형사 유죄판결 후 손해배상소송에서 5억청구 1억 인정 판결 – 풀버전 중 사용가능 모듈만 기준 손해배상액 산정: 인천지방법원 부천지원 2018. 7. 6. 선고 2017가합101873..
  30. 2020.01.09 설계프로그램 불법사용 적발 – 손해배상9억8천만원 청구 2천만원 판결이유 - 모듈 일부만 사용 및 구매대신 리스 가능한 상황 고려: 부산지방법원 2019. 7. 10. 선고 2016가합51760 판결

 

특허청구범위 제1: 트리메트아지딘 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제에 있어서, 지속적 방출이 매트릭스 기재로서 히드록시프로필 셀룰로오스, 히드록시에틸 셀룰로오스, 히드록시메틸 셀룰로오스, 메틸 셀룰로오스, 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스로 구성된 군으로부터 선택된 셀룰로오스 유도체 중합체를 사용함으로써 조절됨을 특징으로 하는 경구 투여용 매트릭스 정제

 

 

 

특허심판원 심결 정정발명 진보성 흠결, 특허무효

특허법원 판결 진보성 흠결, 특허무효, 심결유지, 청구기각

 

특허법원 판결이유

 

구성요소 34는 활성성분의 지속 방출을 위한 기제로서 히드록시프로필 셀룰로오스(Hydroxypropyl cellulose, 이하 ’HPC'라 한다), 히드록시에틸 셀룰로오스(Hydroxyethyl cellulose, 이하 ‘HEC'라 한다), 히드록시메틸 셀룰로오스(Hydroxymethyl cellulose, 이하 ’HMC'라 한다), 메틸 셀룰로오스(Methyl cellulose, 이하 ‘MC'라 한다) 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스(Hydroxypropylmethyl cellulose, 이하 ’HPMC’라 한다)와 같은 셀룰로오스 유도체 내에 분산시킴으로서 방출을 제어하는 매트릭스 정제에 관한 것이다.

 

이에 대하여 선행발명 1의 대응구성은 활성성분을 셀룰로오스 유도체인 에틸 셀룰로오스(Ethyl cellulose, 이하 ‘EC’라 한다) 또는 메타크릴산 유도체(수불용성 고분자)‘로 코팅함으로서 방출을 제어하는 코팅 정제에 관한 것이다. 양 구성은 모두 활성성분인 트리메트아지딘을 지속적으로 방출시키기 위한 셀룰로오스 유도체를 사용한 정제라는 점에서 동일하나, 구체적으로 지속 방출을 위해 사용된 셀룰로오스 유도체의 종류이를 이용한 지속 방출 시스템의 종류에서 차이가 있다(차이점).

 

다음과 같은 사실 및 이로부터 알 수 있는 아래 각 사정들에 비추어 보면, ‘활성성분의 지속 방출(또는 서방출)을 위해 제어방출 첨가제로서 다양한 셀룰로오스 유도체들을 이용하여 코팅하거나 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템을 사용하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야의 기본적인 기술상식에 해당하므로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있다.

 

이 사건 특허발명의 목적은 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘13회 투여 즉시 방출형 제제의 문제점을 해결하기 위해, 12회 투여만으로도 지속적인 활성성분의 방출을 달성할 수 있는 동시에 각 투여 시 높은 혈장 수준이 유지되는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 선행발명 1 또한 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘12회 또는 3회 투여 즉시 방출형 제제의 문제점을 해결하기 위해, 11회 투여만으로도 균일하고 일정한 혈중 수준을 유지함으로써 혈중피크를 감소시키는 이점을 갖는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 이 사건 특허발명의 기술 분야 및 목적은 선행발명 1과 실질적으로 동일하다. 한편, 선행발명 2의 목적은 복용 횟수 및 부작용을 감소시키고 트리메트아지딘의 효과적인 혈중농도를 유지시키기 위해 위와 장에서 지속적인 흡수가 가능하도록 트리메트아지딘이 일정한 속도로 용출되도록 하는 지속성 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 선행발명 2의 기술 분야 및 목적 또한 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있다.

 

약학대학에서 사용되는 제제학 교과서인 을 제1호증에는 아래 표 기재와 같이 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 이 사건 제1항 정정발명의 HPC, HEC, HMC, MC HPMC 뿐만 아니라 선행발명 1EC, 선행발명 2HPMCP가 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자라면 누구나 트리메트아지딘의 지속적 방출이 가능한 정제를 제조하기 위해 제형 분야에서 흔히 사용되는 제어방출 첨가제를 상호 변경하여 사용하여 볼 수 있을 것으로 판단된다.

 

또한, 을 제1호증에는 약물의 방출을 지속시키는 방법이 구체적으로 개시되어 있는데, 구체적으로는 4가지 방법, i) 약물을 수불용성인 물질로 코팅하거나, ii) 약물을 수불용성이면서 수분 투과성이 있는 매트릭스 물질 내에 분산시키거나, iii) 약물을 물에 서서히 용해(또는 물과 접촉하여 가수분해) 하는 물질로 코팅하거나, iv) 약물을 물에 서서히 용해되는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 방법이 개시되어 있다. 이로부터 약물의 방출을 지연시키는 가장 대표적인 방법은 약물을 첨가제로 코팅하는 시스템첨가제, 즉 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템’ 2가지가 있음을 알 수 있고, 따라서 통상의 기술자는 트리메트아지딘의 지속 방출을 위한 정제를 제조할 경우, 위 두 가지 방법 중 하나를 채택하고자 할 것임은 자명하다고 보아야 한다.

 

아래와 같이 약물의 첨가제(excipients)에 관한 핸드북인 을 제2호증에는 선행발명 1EC를 비롯한 다양한 셀룰로오스 유도체들은 정제의 코팅또는 매트릭스기제로 사용될 수 있다고 기재되어 있다. 이로부터 약물의 지연 방출을 위해 동일한 셀룰로오스 유도체라 하더라도 필요에 따라 이 사건 제1항 발명이나 선행발명 2와 같이 매트릭스 기제로 사용될 수도 있고, 선행발명 1과 같이 코팅 기제로 사용될 수도 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 사실임을 알 수 있다.

 

또한, 을 제3호증에서는 종래 기술로서 선행발명 1EC가 오래 전부터 불활성의 소수성 폴리머로서 여러 가지 제형에 널리 사용되고 있는데, 특히 약물의 지속 방출을 위한 필름 형성 기제뿐만 아니라 매트릭스 기제로도 사용되어 왔다는 것을 소개하고 있고, 을 제4호증에서는 HPMC가 경구 전달의 조절 방출을 위한 친수성 매트릭스의 모델 고분자로서 오래 전부터 사용되어 왔음이 기재되어 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 트리메트아지딘의 방출 제어를 위해 i) 흔히 사용되는 셀룰로오스 유도체 중 선행발명 1EC 대신 이 사건 제1항 발명의 HPC, HEC, HPMC 등을 선택하고, ii) 약물의 방출을 지연시키는 2가지의 구체적인 방법 중 이 사건 선행발명 1필름코팅 정제대신에 선행발명 2매트릭스 정제를 적용하는 것은 쉽다고 볼 수 있다.

 

아래와 같은 사실 및 사정들을 고려하여 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 12로부터 예측 가능한 효과에 불과하고, 나아가 선행발명 1의 코팅 정제에 비해서 오히려 열등하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 현저한 효과가 있다고 볼 수 없다.

 

(1) 을 제1호증에는 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 선행발명 1EC와 선행발명 2HPMCP가 개시되어 있고, 약물 작용의 지속화를 위한 방출제어의 원리는 대표적으로 고분자 물질을 이용한 코팅 또는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 것이다라는 취지의 기재가 있다. 을 제2호증에는 EC, HPC, HPMC 등이 필름 코팅제뿐만 아니라 매트릭스 형성 기제로 사용될 수 있음이 기재되어 있다. 을 제3호증에도 선행발명 1EC가 코팅 기제뿐만 아니라 매트릭스 형성을 위한 기제로서 사용된다고 기재되어 있다. 이로부터 통상의 기술자라면 활성성분인 트리메트아지딘을 선행발명 1‘EC’ 또는 선행발명 2‘HPMCP’ 대신 이 사건 제1항 발명의 셀룰로오스 유도체로 대체하거나, 선행발명 1코팅 정제매트릭스 정제로 대체할 경우, 기존의 즉시 방출 제형에 비해 지연 방출이 가능하고 투여 횟수도 줄어들 것이라는 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

 

(2) 선행발명 1의 상세한 설명에는 지금까지의 트리메트아지딘은 즉시 방출형 제형으로 투여되었는데, 이와 같은 즉시 방출 제형은 트리메트아지딘이 신체에 신속하게 흡수되어 제거되므로 투여 직후 큰 혈장 피크를 나타내고 다음 투여 시에는 매우 낮은 혈중 수준을 나타내므로 충분한 혈장 수준을 보장하기 위해서는 활성성분의 투여가 12회 또는 3회로 분할 투여되어야 했었는데, 트리메트아지딘의 지속 방출 제형은 균일하고 일정한 혈중 수준을 제공함으로써 이들의 혈중피크를 감소시키는 이점을 가진다. 이는 환자 치료 순응에 바람직한 11회 투여를 가능하게 한다.”라는 취지의 기재가 있고, 실시예 3에서는 지속 방출 첨가제로서 EC를 사용하여 트리메트아지딘 정제(PR3)를 제조하고, 이를 4일간 11회 투여한 경우 및 즉시 방출형 제제(IR)4일간 13회 투여한 경우를 비교한 결과, 지속 방출 제제(PR3)11회 투여만으로도 투여 후 약 100/의 최고 혈장 수준을 나타냈고, 투여 24시간(4일째, 96시간)째 혈장 수준이 약 40/를 나타낸다는 것을 확인하였다. 이는 12회 투여로 투여 직후 약 90/, 투여 24시간 후 약 40/의 혈장 수준을 나타내는 이 사건 특허발명의 매트릭스 정제보다 더 우수한 효과라는 것을 알 수 있다. 따라서 이와 같은 1일 투여 횟수 및 투여 24시간 후 혈장 수준을 감안하여 볼 때, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 1에 비해 오히려 열등하다는 것을 알 수 있다.

 

(3) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 정정발명의 셀룰로오스 유도체 중 HPMC를 사용한 정제의 혈장 수준 자료만 구체적으로 개시되어 있을 뿐, 나머지 다양한 셀룰로오스 유도체를 사용하여 혈장 수준을 확인한 결과에 대해서는 전혀 개시되어 있지 않으므로 다른 셀룰로오스 유도체를 사용한 경우에도 HPMC를 사용한 매트릭스 정제와 동등한 정도의 효과를 갖는지 알 수 없고, 나아가 선행발명 1의 정제에 비해 우수한 효과를 갖는지의 여부도 알 수 없다.

 

이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 구성의 곤란성을 인정하기 어렵고, 이 사건 제1항 정정발명의 효과 또한 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측가능한 수준이거나 오히려 열등하므로 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 12의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 20195591 판결

 

KASAN_공지약물의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제 – 진보성 흠결 특허무효 특허법원 2020. 7. 10. 선

 

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작성일시 : 2020. 9. 1. 16:00
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소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다

 

특허심판원 심결 청구인용

특허법원 판결요지 청구기각, 심결 유지

 

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 제조방법이 기재된 물건발명이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 물건의 발명에 해당한다.

 

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

 

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011927 전원합의체 판결 참조).

 

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 20131726 판결 참조).

 

1항 발명은 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)이다.

 

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 정제라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 직타법에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명에 해당한다.

 

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

 

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는데에 있다고 봄이 타당하다.

 

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500이하로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

 

1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

 

 

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 17. 선고 20193694 판결

 

KASAN_제조방법을 포함한 물건발명의 청구범위 해석, 보정으로 제조방법 추가한 사안 – 직타법 정제 vs 습식 과

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 9. 1. 13:41
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   액정조성물 특허발명의 제1, 2 성분은 선행발명 4에 개시되어 있고, 그 차이점에 해당하는 제3 성분이 선행발명 5에 개시되어 있음.

(2)   선행발명 41, 2 구성요소 + 선행발명 53 구성요소 = 특허발명의 1,2,3 구성요소

(3)   쟁점 - 공지 구성요소 결합발명의 진보성 판단, 구성요소 결합의 곤란성 및 효과의 현저성 판단

 

2. 특허법원 판결요지

 

액정조성물 분야에서 액정 분자의 응답속도를 개선하고자 하는 기술적 과제 하에 중합성 화합물을 첨가하여 이를 해결하는 방향으로 기술발달이 이루어진 점을 고려하여 기존의 액정조성물(VA 모드의 액정조성물)인 선행발명 4에 중합성 화합물을 포함한 선행발명 5를 결합하는 것이 쉽고(구성 결합의 곤란성 부정), 다만, 이 사건 정정발명에서는 선행발명 4, 5의 결합으로 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과가 있음(효과의 현저성 인정). 결합발명의 구성의 곤란성은 인정되지 않지만 효과의 현저성 인정되므로 진보성 부정되지 않는다고 판결

 

3. 대법원 판결요지 효과의 현저성도 결국 구성요소 결합의 곤란성 근거     

 

통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판단. 원심이 결합이 쉽다고 한 점은 잘못되었지만 결론은 타당하다고 판결함

 

4. 법리 공지요소 결합발명의 진보성 판단기준

 

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하통상의 기술자라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 20053284 판결 등 참조).

 

5. 실무적 함의 Comment

 

(1) 대법원은 공지요소의 결합으로 인한 효과를 예측하기 어려운 경우 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판시한 것. 즉 결합 후 효과를 쉽게 예측하지 못한다면 효과의 현저성을 판단하기 앞서 결합 자체가 용이하지 않다는 의미, (2) 대법원 20053284 판결의 기준과 어떻게 연관되는지 구체적 설시 없으나 구성의 곤란성 중시한 것으로 보임 – “쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 없다고 인정할 수 있어야 진보성이 부정된다”, (3) 결국 공지요소 결합을 저해하는 기술적 난관이 있는지 여부, 반대로 다양한 결합 사례가 있어 결합이 쉽다는 것을 보여주는 사례가 있는지 여부 등에 따라 결론이 달라질 것으로 보임.

 

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 20172543 판결

 

대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결.pdf

KASAN_신규 액정조성물, 화학물질 BUT 공지요소 결합발명의 진보성 판단 – 효과 예측의 어려움은 구성결합의 곤

 

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작성일시 : 2020. 9. 1. 11:00
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어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

 

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, , 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

 

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 9910813 판결 등 참조).

 

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 9910813 판결, 대법원 2009291 판결 등 참조).

 

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 200763409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

 

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 200763409 판결 참조).

 

KASAN_저작권 침해분쟁의 핵심쟁점 – 저작물과 침해혐의 대상의 실질적 유사성 여부 판단기준 – 공지된 비창작적

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 09:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

아래와 같은 스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점.

 

 

2. 대법원 판결요지

 

. 기본 법리 - 판단기준

 

등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는,

 

디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고,

 

디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.

 

통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는,

(1) 공지디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나,

 

(2) 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하거나, 또는

 

(3) 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이

 

창작수준이 낮은 디자인이어야 한다.

 

. 구체적 사안의 판단

 

㉮ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉯ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉰ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

 

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

 

한편 대상 물품을배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도, 기능이나 구체적인 형상, 모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다.

 

나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

 

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

 

KASAN_상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스마트폰

 

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작성일시 : 2020. 7. 30. 15:35
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1. 사안의 개요

 

-      원고, 피고는 모두 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 경쟁관계에 있음

-      원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서 그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등 서로 경쟁관계에 있다.

 

-      원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였다.

 

-      피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라 이 사건 계속 중에도 이러한 행위를 반복하였다.

 

-      원고가 피고를 상대로 부정경쟁행위 주장하며 소 제기, 원고가 자신의 성과물인 위 이미지를 피고가 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였음을 이유로 불법행위에 따른 손해배상을 구한 사안

 

2. 쟁점

 

-      원고의 이미지는 해외 유명인 사진에 원고 판매 상품을 합성한 것, 해외 유명인의 초상권 침해 소지 있음

-      원고가 주장하는 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 이유로 원고의 법률상 보호가치 있는 이익의 침해가 부정되는지 여부(소극)

 

3. 대법원 판결요지

 

원고가 이미지 제작 과정에서 해외 유명인의 허락 없이 얼굴 사진을 사용함으로써 해외 유명인에 대한 관계에서 초상권 등 침해의 불법행위책임을 지는 것피고에 대한 관계에서 원고의 영업상 이익이 침해되었다는 이유로 손해배상을 청구하는 것별개의 문제이다.

 

원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 사유만으로는 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 부정하여 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

4. 대법원 판결이유

 

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25. 20081541 결정 등 참조).

 

피고는 원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있어 원고가 주장하는 피침해이익이 법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 주장하나, 그러한 사유만으로는 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015225967 판결

대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결.pdf

KASAN_모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행

 

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작성일시 : 2020. 7. 29. 09:06
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침해자들의 주장요지

 

(1) 주위적 주장: 고의 및 과실의 부정

 

피고들은 서울산업진흥원 등에서 글로벌오픈마켓 체험과정을 이수한 사람들이자, 온라인 판매자들의 인터넷 모임 등을 통해 정보를 함께 공유하는 관계로서, 2017 7월경부터 같은 해 8월경 서울 강서구동 시장 트럭 자판에서 이 사건 제품들 등 다수의 다양한 제품을 함께 구입하였다.

 

피고들은 인터넷을 통한 판매를 시작하기 전에 특허청 특허정보검색서비스키프리스사이트(www.kipris.or.kr)를 통해 이 사건 제품들에 대한특허 등록 여부확인절차를 모두 거쳤다. 구체적으로 키프리스 사이트에 ‘트렁크 우산걸이’, ‘자동차 우산걸이’, ‘자동차 우산꽂이’, ‘우산꽂이’, ‘우산걸이등의 단어를 다수 입력하였으나, 이 사건 제품들이 전혀 검색이 되지 않았기 때문에 디자인권 등록이 이루어지지 않은 것으로 생각하였다.

 

원고가 디자인 등록을 한 제품을 키프리스 사이트에서 찾아내기 위해서는 오로지자동차 우산이나, ‘자동차 우산보관이라는 키워드만이 유일한 방법이나, ‘자동차 우산이라는 키워드는 피고들이 팔고자 하는 제품의 유사검색어 결과값으로부터 너무 멀리 떨어진 것이며, ‘자동차 우산보관이라는키워드는 당초부터 생각할 수 없었던 키워드이다.

 

또한 피고들은알리바바(www.◌◌88.com)’, ‘타오바오(www.world.◌◌◌bao.com)’및 ‘◌◌익스프레스(www.◌◌◌express.com)’ 등 중국 글로벌 마켓 인터넷 사이트에서 이 사건 제품들을 판매하고 있다는 사실도 확인하고, 이 사건 제품들을중국에서 만든 제품인 것으로 알고 판매하기 시작하였다.

 

원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하여, 피고들로서는 이 사건 각 디자인 등록 사실을 알지 못하였다. 피고들은 원고로부터 디자인권 침해 주장을 제기 받고 즉시 판매를 중지하였다.

 

(2) 예비적 주장: 과실상계

 

원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하여, 피고들로서는 이 사건 각 디자인 등록 사실을 알지 못하였다. 이러한 원고의 부주의가 이 사건에서 원고의 손해의 발생 및 확대와 인과관계가 있으므로, 설령 손해배상책임이 인정된다고 하더라도 원고의 과실비율만큼 과실상계가 이루어져야 한다.

 

서울중앙지방법원 판결요지 침해자의 과실 인정 및 과실상계 불인정

 

디자인권 침해에 대한 과실 추정 규정의 취지에, 이 규정이 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하고 있지 않은 경우에도 적용되는 점, 이미 등록디자인공보와 디자인등록원부에 의하여 자신의 디자인권이 공시되고 있는데도 그에 더하여 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하는 경우에 반드시 디자인등록번호 등 디자인 등록 사실을 적극적으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하여, 디자인권자가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등을 전혀 기재하지 아니하였다는 이유로 과실상계가 이루어져야 한다는 피고들의 주장을 배척하였음.

 

판결이유 판단기준 법리

 

디자인보호법 제116조 제1항은 타인의 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있다.

 

그 취지는 등록디자인의 내용은 등록디자인공보 또는 디자인등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 디자인을 실시하는 사람에게 당해 물품분야에서 디자인권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이다.

 

위 규정에도 불구하고 타인의 등록디자인을 허락 없이 실시한 사람에게 과실이 없다고 하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장증명하여야 한다(같은 취지의 특허법 제130조에 관한 대법원 2006. 4. 27. 선고 200315006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

이와 같은 과실 추정 규정의 취지에, 이 규정은 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하고 있지 않은 경우에도 적용되는 점, 이미 등록디자인공보와 디자인등록원부에 의하여 자신의 디자인권이 공시되고 있는데도 그에 더하여 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하는 경우에 반드시 디자인등록번호 등 디자인 등록 사실을 적극적으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하면, 피고들이 주장하는 사유만으로는 디자인보호법 제116조 제1항의 규정에도 불구하고 타인의 등록디자인을 허락 없이 실시한 피고들에게 과실이 없다고 인정하기 어렵다.

 

게다가 갑 제10호증의 기재에 의하면, 키프리스 사이트에서자동차우산이라는 키워드만 함께 입력하여 검색하더라도 손쉽게 이 사건 각 디자인을 확인할 수 있는 사실을 인정할 수 있기도 하다.

 

피고들은자동차 우산이라는 키워드는 피고들이 판매한 이 사건 제품들의 유사검색어 결과값으로부터 너무 멀리 떨어진 것이라고 주장하나, ‘자동차에 장착하여 사용하는우산보관기구에 관하여 선행 등록권리를 검색하고자 하는 사업자가자동차우산라는 키워드를 함께 검색할 것을 기대할 수 없다고 인정하기는 어렵다.

 

디자인권 침해행위에 대하여 고의는 물론 과실조차 없었다는 피고들 주장을 받아들일 수 없다(피고들에 대한 관련 형사사건에서 불기소 또는 무죄판결이 내려졌다는 사정 역시 피고들의 과실을 부정할 수 있는 사유가 되지는 못하고 무죄판결의 이유를 살펴보더라도 과실 인정 여부는 별론으로 하고 고의를 인정하기는 어렵다는 취지이다).

 

나아가 원고가 이 사건 각 디자인의 실시품을 판매하는 사이트의 제품 상세 설명에 디자인 등록 사실을 알 수 있는 디자인등록번호 등이 전혀 기재되어 있지 아니하다는 점만으로 디자인권 침해에 대하여 원고에게 어떠한 과실이 있었다고 볼 수는 없으므로, 피고들의 과실상계 주장도 받아들일 수 없다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결

서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결.pdf

KASAN_디자인등록한 제품 및 판매사이트에 디자인등록 사실 표시 없음 향사사건 무혐의 및 무죄 판결BUT 민사

 

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작성일시 : 2020. 7. 29. 08:52
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공지의약 Oxycodone Controlled Release 제형 발명으로서 그 제형의 구성요소도 각각의 선행발명(Shell formulation + Baveja formulation)으로 공지되어 있고, 그 공지요소를 결합한 특허발명은 신규성은 인정되지만 나아가 진보성이 인정되는지 여부가 쟁점인 사건입니다. 발명요지는 다음과 같은 제형발명 claim 1과 방법발명 claim 43을 보면 쉽게 알 수 있습니다.

 

Claim 1. A controlled-release oral drug dosage form for releasing a drug whose solubility in water is greater than one part by weight of said drug in ten parts by weight of water,

 

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 15:85 to about 80:20,

 

said polymeric matrix being one that swells upon imbibition of water thereby attaining a

size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

 

that releases said drug into gastric fluid by the dissolution and diffusion of said drug out of said matrix by said gastric fluid,

 

that upon immersion in gastric fluid retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion and releases substantially all of said drug within about eight hours after such immersion,

 

and that remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact limitation”].

 

Claim 43. A method of administering to a subject a drug that is therapeutic to said subject when absorbed in the stomach where said drug has at least one ionized group in the pH range 5 through 8,

 

said method comprising orally administering to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode, said dosage form comprising a solid polymeric to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode,

 

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 0.01:99.99 to about 80:20,

 

said polymeric matrix being one that:

(a) swells upon imbibition of gastric fluid to a size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

(b) releases said drug into gastric fluid by the dissolving of said drug by said gastric fluid and either erosion of said matrix or diffusion of said dissolved drug out of said matrix,

(c) retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion in gastric fluid,

(d) releases substantially all of said drug within about ten hours after such immersion, and

(e) remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact

limitation”],

 

thereby extending the release rate of said drug with time during said fed mode while releasing substantially all of said drug within said stomach where said drug is maintained in an acidic environment.

 

USPTO PTAB 인정사실에 의하면 선행발명 Shell formulation에는 위 청구항에서 bold로 표시한 swelling limitationsubstantially intact limitation를 제외하고 모두 기재되어 있고, 위 추가된 한정요소는 Baveja formulation에 기재되어 있습니다. 따라서, 2건의 선행발명을 결합하면 특허발명의 구성이 모두 충족되는 상황입니다.

 

이와 같은 상황에서 미국 특허청 PTABCAFC는 모두 등록특허의 유효를 전제로 결합발명의 진보성 흠결로 특허무효라는 특허무효도전을 무효 입증 부족을 이유로 받아들이지 않았습니다. 전형적인 pro-patent 논리에 따른 진보성 판단 법리를 보여주는 것 같습니다.

 

CAFC 판결요지를 인용하면, “a patent challenger must demonstrate that a skilled artisan would have had reason to combine the teachings of the prior art references to achieve the claimed invention, and that the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success from doing so.”는 진보성 판단법리를 전제로,

 

당해 사안에서 “an expert opined generally on the interrelated teachings of those references, but did not explain in sufficient detail how or why a skilled artisan would have been motivated to combine the “swelling” and “substantially intact” features of the Shell formulation with the Baveja formulation to attain the claimed dosage form.”라고 판시하였습니다.

 

공지요소의 결합 가능성(could)을 넘어서 시도할 동기 내지 개연성(would)에 대해 충분하고 구체적인 이유와 방법이 설명되어야 한다는 취지입니다.

 

공지의약의 Formulation 특허발명은 유효성분이 공지되어 있을 뿐만 아니라 formulation 요소도 대부분 공지되어 있습니다. 그와 같은 상황에서 미국 USPTO PTABCAFC에서 결합발명의 진보성을 어떻게 판단하는지, 특허도전자의 진보성 흠결 주장에 관한 입증요구 수준 등을 제시하는 판결입니다.

 

KASAN_공지 구성요소의 결합발명의 진보성 판단 – CR formulation 특허발명의 진보성 인정 Purdue''

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작성일시 : 2020. 7. 14. 11:00
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1. 의류원단, 레이스원단 디자인의 저작물성, 창작성 인정 

 

 

원고가 2012년경 얼음 결정과 매화 문양에 착안하여 당해 도안을 창작하였고, 당해 도안은 매화 문양이 얼음 결정을 이루듯이 서로 선 또는 점으로 연결되어 있는데 이는 다른 레이스 제품이나 도안들과는 명확히 구분되는 것으로서, 단순한 사상 또는 감정 그 자체에 그치는 것이 아니라 선, 면 등에 의해 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식으로 보이는 점, 레이스 원단이나 의류뿐만 아니라 다른 물품에도 동일한 형상으로 복제될 수 있는 점, 표현 방식이 원단이나 의류 등 물품이 가지는 기능적 요소와 불가분적으로 연결되어 있지 않아 쉽게 분리가 가능한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 당해 도안은 창작성을 가진 응용미술저작물로서 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다.

 

2.  디자인보호법 보호대상이고 저작권법 보호대상이 아니라는 피고주장의 배척

 

피고는 당해 도안이 디자인보호법의 보호를 받으면 충분하고 저작권법에 따른 보호를 받을 필요가 없다는 취지로 주장하나,

 

저작물과 디자인은 배타적택일적인 관계에 있지 아니하여 디자인보호법상 디자인을 구성할 수 있는 도안이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작물로 보호받을 수 있으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다

 

3. 저작권 침해 판단 - 디자인의 유사성 및 의거성 인정

 

이 사건 제품에 나타난 문양이 당해 도안과 실질적으로 유사하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고가 2012년 가을 및 2013년 봄경 발간한 컬렉션 화보집에 당해 도안이 적용된 의류를 촬영한 사진이 포함되어 있는 사실, 2013. 6. 23. ‘최고다 이순신드라마에서 출연자가 당해 도안이 적용된 의류를 착용한 모습이 방영된 사실, 2013. 7. 1. 이 사건 도안이 적용된 스커트 사진과 함께 창작자인 원고를 소개하는 내용의 신문기사가 게재된 사실은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고는 이 사건 제품의 문양을 창작하였다고 주장하는 2013. 7. 8. 전에 당해 도안에 쉽게 접근할 수 있었던 것으로 보인다. 이 사건 제품은 이 사건 디자인에 의거하여 작성된 것으로 추정된다.

 

피고는 응용미술저작물인 당해 도안을 원고의 허락 없이 무단으로 복제하여 이 사건 제품을 제작·판매하고 이 사건 제품에 저작권자인 원고의 성명을 표시하지 아니함으로써 원고의 복제·배포권 및 성명표시권을 침해하였다. 따라서 피고는 위와 같은 저작권 침해행위로 인하여 원고가 입은 모든 손해를 배상할 책임이 있다.

 

4. 저작권 침해로 인한 손해배상액 산정 

 

법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 같은 법 126조를 적용하여 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 재산상 손해액을 인정할 수 있다.

 

피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고에게 재산상 손해가 발생하였을 것임은 경험칙상 분명하지만, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 원고의 저작재산권을 침해하여 얻은 이익을 정확하게 산정하기 어려우므로, 결국 원고에게 재산상 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조 제1항에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에 해당한다.

 

이 사건 제품의 1야드 당 판매가격이 16,000원이고, 이 사건 제품 1절 당 제조경비가 135,883원이며, 1절 당 15야드가 소요되는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 피고는 2013 7월경부터 2017 7월경까지 이 사건 제품의 원단 87절을 재직하였는데 그 중 재고가 10절이 남은 사실을 자인하고 있으므로, 이 사건 제품 판매로 인한 매출이익은 대략 8,017,009[= 총 판매수량 77 × 1절 당 매출이익 104,117{= 1야드 당 판매가격 16,000 × 15야드 - 1절 당 제조경비 135,883}]에 상당하는 것으로 보인다. 그러나, 피고가 원단을 염색가공하는 과정에서 원단에 수축이 발생할 수 있는 점, 일부 원단은 거래처나 고객들에게 무상으로 제공하는스와치제작에 소요된 것으로 보이는 점 등 비추어 보면, 77절 전부가 피고가 판매한 수량이라고 단정하기는 어렵다. 또한 피고가 이 사건 제품을 판매하는 데는 물류비용 등 부대비용이 소요되는 점도 감안하여야 한다. 결국 이와 같은 사정들을 고려하면, 피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고가 입은 재산상 손해액은 7,000,000원으로 정함이 상당하다.

 

저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 이상 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을 입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험칙에 합치한다. 원고는 저작인격권 침해로 인하여 원고가 입은 정신적 고통을 금전으로 위자할 의무가 있고, 원고의 저작자로서의 인지도, 피고의 저작권 침해방법과 침해기간, 그 밖에 이 사건 변론에 나타난 침해 경위 및 태양 등 제반 사정을 고려해 보면, 위자료 액수는 1,000,000으로 정하는 것이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 20182407 판결

특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결 .pdf

KASAN_창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 디자인등록 없지만 저

 

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작성일시 : 2020. 7. 6. 10:00
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1. 물품성 불인정 주장요지  

 

 

 

2. 특허법원 판결요지 물품성 인정

 

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈는 완성품이 아닌 테일 램프의 부품이라고 봄이 상당하다. 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 고 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 드물다고 하더라도, 적어도 이를 구입하여 테일램프를 제조판매하는 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다보아야 할 것이다.

 

이 사건 등록디자인의 대상 물품인 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈가 부품으로 사용되는 완성품인 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조되는바, 이와 같은 테일램프의 제조방식에 비추어 볼 때,

 

렌즈는 테일램프를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점,

 

실제로 국내외 다수의 업체들이 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈와 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 판매하고 있고, 피고 역시 자동차 관련 잡지인 트럭 특장차에 최종 완성품과는 별도로 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 렌즈에 대하여 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 이 사건 등록디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점,

 

원고는 타타대우상용차 주식회사의 프리마트럭 등에 사용되는 프리마 태일램프를 제조하여 판매하고 있는데, ‘프리마 태일램프의 부품 중 렌즈는 자체 제작하지 않고 외국에서 구매하여 완성품을 조립하고 있는 것으로 보이고, 국내 인터넷 쇼핑몰에서도 프리마 태일램프의 렌즈만 별도로 판매되고 있는 점 등을 종합하면,

 

이 사건 등록디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.

 

게다가 위와 같은 이 사건 등록디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.

 

이 사건 등록디자인의 대상 물품과 동일한 자동차용 리어콤비네이션 램프 렌즈에 관하여 다양한 형상의 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 원고도 그 대상 물품을 작업등용 렌즈로 정하여 이 사건 등록디자인과 기능과 형상이 동일유사한 디자인을 출원하여 등록을 받기도 하였다.

 

첨부: 특허법원 2020. 5. 15. 선고 20197986 판결

 

KASAN_자동차용 LED 테일 램프의 구성부분 리어콤비네이션 램프의 렌즈 – 독립거래 가능 부품으로서 디자인등록대

특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7986 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 6. 11. 10:14
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1. 특허심판원 심결 팔팔 부분의 식별력 미약, 양자는 비유사, 청춘팔팔 등록 유효, 무표심판 청구기각 심결

 

2. 특허법원 판결 요지 팔팔의 주지성 인정, 양자는 유사, 청춘팔팔 등록무효 사유 인정, 심결취소

 

3. 특허법원 판결이유

 

팔팔은 2012년경부터 발기부전치료용 약제, 성기능장애치료용 약제의 상표로 사용되어 출시 직후 발기부전치료용 약제 시장의 점유율 3위에 올라 상당한 인지도를 얻었고, 이 사건 등록상표의 출원일(2015. 11. 4.) 무렵 연간 처방조제액이 약 300억 원, 연간 처방량이 약 900만 정에 이르며, 발기부전치료용 약제 시장의 점유율 1위에 오르는 등 주지한 상표로 인식되었다고 인정되고, 이러한 주지성으로 인하여 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 판단된다.

 

 청춘부분의 상대적 식별력의 수준

 

①등록상표 중청춘부분은새싹이 파랗게 돋아나는 봄철이라는 뜻으로, 십대 후반에서 이십대에 걸치는 인생의 젊은 나이 또는 그런 시절을 이르는 말이다. ‘청춘부분은 남성성기능강화용 허브캡슐, 약제용 비수리분말, 미네랄 식이보충제 등 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 젊은 나이 수준의 건강함을 의미하여 식별력이 높지 않은 것으로 판단된다. ② 이 사건 등록상표 중팔팔부분은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 발기부전치료용 약제, 성기능장애치료용 약제와 관련하여 주지성이 있는 상표로서 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 판단되는 반면, ‘청춘부분의 경우 주지·저명하거나 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼만한 아무런 자료가 없다. ③따라서 이 사건 등록상표는청춘부분만으로 인식된다고 보기는 어렵고, 오히려 상대적으로 식별력이 강한팔팔부분만으로 인식될 수 있다.

 

팔팔부분과 ‘청춘’ 부분의 결합 상태와 정도

 

등록상표는청춘팔팔이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 각 부분이 결합하여 새로운 의미를 가지는 것이 아니고, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 등록상표가청춘팔팔이 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있어 결합의 정도가 강하다고 보기는 어렵다.

 

KASAN_선등록상표 팔팔의 주지성 인정 후출원상표 “청춘팔팔”에서 청춘의 식별력 미약 청춘과 팔팔의 결합정

 

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작성일시 : 2020. 6. 5. 15:00
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1. 사안의 개요

 

-      원고, 피고는 모두 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 경쟁관계에 있음

-      원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서 그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등 서로 경쟁관계에 있다.

 

-      원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였다.

 

-      피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라 이 사건 계속 중에도 이러한 행위를 반복하였다.

 

-      원고가 피고를 상대로 부정경쟁행위 주장하며 소 제기, 원고가 자신의 성과물인 위 이미지를 피고가 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였음을 이유로 불법행위에 따른 손해배상을 구한 사안

 

2. 쟁점

 

-      원고의 이미지는 해외 유명인 사진에 원고 판매 상품을 합성한 것, 해외 유명인의 초상권 침해 소지 있음

-      원고가 주장하는 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 이유로 원고의 법률상 보호가치 있는 이익의 침해가 부정되는지 여부(소극)

 

3. 대법원 판결요지

 

원고가 이미지 제작 과정에서 해외 유명인의 허락 없이 얼굴 사진을 사용함으로써 해외 유명인에 대한 관계에서 초상권 등 침해의 불법행위책임을 지는 것피고에 대한 관계에서 원고의 영업상 이익이 침해되었다는 이유로 손해배상을 청구하는 것별개의 문제이다.

 

원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 사유만으로는 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 부정하여 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

4. 대법원 판결이유

 

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25. 20081541 결정 등 참조).

 

피고는 원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있어 원고가 주장하는 피침해이익이 법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 주장하나, 그러한 사유만으로는 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015225967 판결

대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결.pdf

KASAN_모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행

 

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작성일시 : 2020. 6. 3. 14:53
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2. 특허법원 판결요지  

 

양 디자인의 공통점내지는 깁스 신발의 전체적인 형상을 좌우하는 지배적인 부분에 관한 것으로서, 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 갖는다.

 

게다가 양 디자인의 공통점 부분은 대상물품인 깁스 신발의 사용형태와 용도를 고려할 때 깁스 신발의 덮개부의 형상에 관한 것으로서 수요자에게 잘 보이는 부분으로 디자인의 전체적인 심미감을 좌우하는 부분에 해당한다.

 

양 디자인의 공통점역시 대상물품인 깁스 신발의 수요자가 깁스 신발을 착용하였을 때 가장 눈에 띄는 결착부의 형상에 관한 것으로서 수요자의 많은 주의를 끄는 부분이다. 양 디자인은 두 개의 결착부를 가지고 있고, 각 결착부의 일측에 원형 고정구를 좌우 대칭으로 형성되어 있어 이로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 준다.

 

양 디자인의 공통점들 중에서 공통점의 덮개부 측면의 형상과 공통점처럼 후방 덮개부 측면에 일정한 무늬의 통풍구를 형성한다는 창작 모티브는, 대상물품인 깁스 신발과 관련하여 선행디자인에서 새롭게 나타난 참신한 것으로서 그 중요도를 높게 보아야 한다.

 

양 디자인에는 차이점 ㉮ 내지 ㉱가 존재하기는 하나, 이러한 차이점들은 대상물품의 특성 등에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하여 앞서 살펴본 공통점내지에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 볼 수는 없다.

 

고정구의 형상은 고정구의 크기에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하다. 또한 양 디자인의 고정구가 배치되는 순서가 서로 어긋나기는 하나, 방향에만 차이가 있을 뿐 고정구가 각 결착부의 일측에 서로 대칭되도록 위치하여 있어 이로 인하여 발생하는 유사한 심미감을 넘어서는 정도의 차이를 가져온다고 보이지 않는다.

 

또한 등록디자인은 선행디자인과 달리, 전방 후방 덮개부의 각 하단과 바닥부 뒤꿈치 부분 및 밑창 전 후단부에 일정한 문양이 형성되어 있고, 양 디자인은 밑창에 형성된 무늬의 형상과 모양이 서로 다르기는 하다(차이점 ㉰). 그러나 이는 모두 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분에 불과하여, 거래 시와 사용 시에도 수요자들에게 지배적인 미감을 형성하는 부분이라 보기 어렵다.

 

이상을 종합하여 볼 때, 등록디자인은 선행디자인과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 선행디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 31. 선고 20194574 판결

특허법원 2020. 1. 31. 선고 2019허4574 판결 .pdf

KASAN_신발 디자인의 등록무효심판 – 공지 선행디자인과 유사성 및 창작용이성 판단 특허법원 2020. 1. 31

 

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작성일시 : 2020. 6. 3. 12:00
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1. 의류원단, 레이스원단 디자인의 저작물성, 창작성 인정 

 

 

원고가 2012년경 얼음 결정과 매화 문양에 착안하여 당해 도안을 창작하였고, 당해 도안은 매화 문양이 얼음 결정을 이루듯이 서로 선 또는 점으로 연결되어 있는데 이는 다른 레이스 제품이나 도안들과는 명확히 구분되는 것으로서, 단순한 사상 또는 감정 그 자체에 그치는 것이 아니라 선, 면 등에 의해 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식으로 보이는 점, 레이스 원단이나 의류뿐만 아니라 다른 물품에도 동일한 형상으로 복제될 수 있는 점, 표현 방식이 원단이나 의류 등 물품이 가지는 기능적 요소와 불가분적으로 연결되어 있지 않아 쉽게 분리가 가능한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 당해 도안은 창작성을 가진 응용미술저작물로서 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다.

 

2. 디자인보호법 보호대상이고 저작권법 보호대상이 아니라는 피고주장의 배척

 

피고는 당해 도안이 디자인보호법의 보호를 받으면 충분하고 저작권법에 따른 보호를 받을 필요가 없다는 취지로 주장하나,

 

저작물과 디자인은 배타적택일적인 관계에 있지 아니하여 디자인보호법상 디자인을 구성할 수 있는 도안이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작물로 보호받을 수 있으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다

 

3. 저작권 침해 판단 - 디자인의 유사성 및 의거성 인정

 

이 사건 제품에 나타난 문양이 당해 도안과 실질적으로 유사하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고가 2012년 가을 및 2013년 봄경 발간한 컬렉션 화보집에 당해 도안이 적용된 의류를 촬영한 사진이 포함되어 있는 사실, 2013. 6. 23. ‘최고다 이순신드라마에서 출연자가 당해 도안이 적용된 의류를 착용한 모습이 방영된 사실, 2013. 7. 1. 이 사건 도안이 적용된 스커트 사진과 함께 창작자인 원고를 소개하는 내용의 신문기사가 게재된 사실은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고는 이 사건 제품의 문양을 창작하였다고 주장하는 2013. 7. 8. 전에 당해 도안에 쉽게 접근할 수 있었던 것으로 보인다. 이 사건 제품은 이 사건 디자인에 의거하여 작성된 것으로 추정된다.

 

피고는 응용미술저작물인 당해 도안을 원고의 허락 없이 무단으로 복제하여 이 사건 제품을 제작·판매하고 이 사건 제품에 저작권자인 원고의 성명을 표시하지 아니함으로써 원고의 복제·배포권 및 성명표시권을 침해하였다. 따라서 피고는 위와 같은 저작권 침해행위로 인하여 원고가 입은 모든 손해를 배상할 책임이 있다.

 

4. 저작권 침해로 인한 손해배상액 산정 

 

법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 같은 법 126조를 적용하여 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 재산상 손해액을 인정할 수 있다.

 

피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고에게 재산상 손해가 발생하였을 것임은 경험칙상 분명하지만, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 원고의 저작재산권을 침해하여 얻은 이익을 정확하게 산정하기 어려우므로, 결국 원고에게 재산상 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조 제1항에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에 해당한다.

 

이 사건 제품의 1야드 당 판매가격이 16,000원이고, 이 사건 제품 1절 당 제조경비가 135,883원이며, 1절 당 15야드가 소요되는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 피고는 2013 7월경부터 2017 7월경까지 이 사건 제품의 원단 87절을 재직하였는데 그 중 재고가 10절이 남은 사실을 자인하고 있으므로, 이 사건 제품 판매로 인한 매출이익은 대략 8,017,009[= 총 판매수량 77 × 1절 당 매출이익 104,117{= 1야드 당 판매가격 16,000 × 15야드 - 1절 당 제조경비 135,883}]에 상당하는 것으로 보인다. 그러나, 피고가 원단을 염색가공하는 과정에서 원단에 수축이 발생할 수 있는 점, 일부 원단은 거래처나 고객들에게 무상으로 제공하는스와치제작에 소요된 것으로 보이는 점 등 비추어 보면, 77절 전부가 피고가 판매한 수량이라고 단정하기는 어렵다. 또한 피고가 이 사건 제품을 판매하는 데는 물류비용 등 부대비용이 소요되는 점도 감안하여야 한다. 결국 이와 같은 사정들을 고려하면, 피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고가 입은 재산상 손해액은 7,000,000원으로 정함이 상당하다.

 

저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 이상 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을 입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험칙에 합치한다. 원고는 저작인격권 침해로 인하여 원고가 입은 정신적 고통을 금전으로 위자할 의무가 있고, 원고의 저작자로서의 인지도, 피고의 저작권 침해방법과 침해기간, 그 밖에 이 사건 변론에 나타난 침해 경위 및 태양 등 제반 사정을 고려해 보면, 위자료 액수는 1,000,000으로 정하는 것이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 20182407 판결

특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결 .pdf

KASAN_창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 디자인등록 없지만 저

 

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작성일시 : 2020. 6. 3. 11:00
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법리 판단기준

 

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

사안의 개요

 

적극적 권리점위확인심판 청구인(피고) vs 실시자 피심판청구인(원고) 상대로 이 사건 특허발명의마사지장치용 이중 구조 마사지 컵의 권리범위에 확인대상발명이마사지장치용 진공컵이 속한다고 주장함

 

심판청구인 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항의다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는구성(이하쟁점 구성이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다라고 기재하여, ‘대략이라는 불명확한 단어를 사용하였다.

 

구체적 사안에 대한 대법원 판단

 

피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게된다고 파악하였다.

 

피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있으므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단

 

첨부: 대법원 2020. 5. 28. 선고 20172291 판결

대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결.pdf

KASAN_권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 여부 판단기준 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후229

 

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작성일시 : 2020. 6. 2. 08:31
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공지의약 Oxycodone Controlled Release 제형 발명으로서 그 제형의 구성요소도 각각의 선행발명(Shell formulation + Baveja formulation)으로 공지되어 있고, 그 공지요소를 결합한 특허발명은 신규성은 인정되지만 나아가 진보성이 인정되는지 여부가 쟁점인 사건입니다. 발명요지는 다음과 같은 제형발명 claim 1과 방법발명 claim 43을 보면 쉽게 알 수 있습니다.

 

Claim 1. A controlled-release oral drug dosage form for releasing a drug whose solubility in water is greater than one part by weight of said drug in ten parts by weight of water,

 

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 15:85 to about 80:20,

 

said polymeric matrix being one that swells upon imbibition of water thereby attaining a

size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

 

that releases said drug into gastric fluid by the dissolution and diffusion of said drug out of said matrix by said gastric fluid,

 

that upon immersion in gastric fluid retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion and releases substantially all of said drug within about eight hours after such immersion,

 

and that remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact limitation”].

 

Claim 43. A method of administering to a subject a drug that is therapeutic to said subject when absorbed in the stomach where said drug has at least one ionized group in the pH range 5 through 8,

 

said method comprising orally administering to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode, said dosage form comprising a solid polymeric to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode,

 

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 0.01:99.99 to about 80:20,

 

said polymeric matrix being one that:

(a) swells upon imbibition of gastric fluid to a size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

(b) releases said drug into gastric fluid by the dissolving of said drug by said gastric fluid and either erosion of said matrix or diffusion of said dissolved drug out of said matrix,

(c) retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion in gastric fluid,

(d) releases substantially all of said drug within about ten hours after such immersion, and

(e) remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact

limitation”],

 

thereby extending the release rate of said drug with time during said fed mode while releasing substantially all of said drug within said stomach where said drug is maintained in an acidic environment.

 

USPTO PTAB 인정사실에 의하면 선행발명 Shell formulation에는 위 청구항에서 bold로 표시한 swelling limitationsubstantially intact limitation를 제외하고 모두 기재되어 있고, 위 추가된 한정요소는 Baveja formulation에 기재되어 있습니다. 따라서, 2건의 선행발명을 결합하면 특허발명의 구성이 모두 충족되는 상황입니다.

 

이와 같은 상황에서 미국 특허청 PTABCAFC는 모두 등록특허의 유효를 전제로 결합발명의 진보성 흠결로 특허무효라는 특허무효도전을 무효 입증 부족을 이유로 받아들이지 않았습니다. 전형적인 pro-patent 논리에 따른 진보성 판단 법리를 보여주는 것 같습니다.

 

CAFC 판결요지를 인용하면, “a patent challenger must demonstrate that a skilled artisan would have had reason to combine the teachings of the prior art references to achieve the claimed invention, and that the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success from doing so.”는 진보성 판단법리를 전제로,

 

당해 사안에서 “an expert opined generally on the interrelated teachings of those references, but did not explain in sufficient detail how or why a skilled artisan would have been motivated to combine the “swelling” and “substantially intact” features of the Shell formulation with the Baveja formulation to attain the claimed dosage form.”라고 판시하였습니다.

 

공지요소의 결합 가능성(could)을 넘어서 시도할 동기 내지 개연성(would)에 대해 충분하고 구체적인 이유와 방법이 설명되어야 한다는 취지입니다.

 

공지의약의 Formulation 특허발명은 유효성분이 공지되어 있을 뿐만 아니라 formulation 요소도 대부분 공지되어 있습니다. 그와 같은 상황에서 미국 USPTO PTABCAFC에서 결합발명의 진보성을 어떻게 판단하는지, 특허도전자의 진보성 흠결 주장에 관한 입증요구 수준 등을 제시하는 판결입니다.

 

KASAN_공지 구성요소의 결합발명의 진보성 판단 – CR formulation 특허발명의 진보성 인정 Purdue

 

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작성일시 : 2020. 5. 21. 08:31
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사안의 개요

피해자가 설계, 건축한 A카페 건물(피해자 건축물)을 피고인이 모방하여 B카페 건물(피고인 건축물)을 설계, 건축함으로써 피해자의 저작권을 침해하였다고 기소된 사건

 

대법원 판결요지

 

피해자의 카페 건물을 건축저작물로서 창작성 인정

 

저작권법 제2조 제1호는 저작물을인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 안 되고 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009291 판결, 대법원 2018. 5. 15. 선고 2016227625 판결 등 참조).

 

저작권법은 제4조 제1항 제5호에서건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물을 저작물로 예시하고 있다.

 

그런데 건축물과 같은 건축저작물은 이른바 기능적 저작물로서, 건축분야의 일반적인 표현방법, 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 편의성 등에 따라 그 표현이 제한되는 경우가 많다. 따라서 건축물이 그와 같은 일반적인 표현방법 등에 따라 기능 또는 실용적인 사상을 나타내고 있을 뿐이라면 창작성을 인정하기 어렵지만, 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어 창작자의 창조적 개성이 나타나 있는 경우라면 창작성을 인정할 수 있으므로 저작물로서 보호를 받을 수 있다.

 

피해자가 설계, 건축한 카페 건물과 피고인이 설계, 건축한 카페 건물 사이의 실질적 유사성 인정

 

피해자 건축물은, 외벽과 지붕슬래브가 이어져 1, 2층 사이의 슬래브에 이르기까지 하나의 선으로 연결된 형상, 슬래브의 돌출 정도와 마감 각도, 양쪽 외벽의 기울어진 형태와 정도 등 여러 특징이 함께 어우러져 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어, 일반적인 표현방법에 따른 기능 또는 실용적인 사상만이 아니라 창작자의 창조적 개성을 나타내고 있으므로, 저작권법으로 보호되는 저작물에 해당하고, 나아가 피해자 건축물과 피고인 건축물 사이에 실질적 유사성도 인정된다.

 

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 20199601 판결

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결.pdf

KASAN_카페 건물을 저작권법 보호대상 건축저작물 인정 – 무단 모방 건축자의 형사처벌 대법원 2020. 4. 2

 

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작성일시 : 2020. 5. 7. 09:00
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2. 특허법원 판결요지  

 

양 디자인의 공통점내지는 깁스 신발의 전체적인 형상을 좌우하는 지배적인 부분에 관한 것으로서, 이로 인하여 양 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 갖는다.

 

게다가 양 디자인의 공통점 부분은 대상물품인 깁스 신발의 사용형태와 용도를 고려할 때 깁스 신발의 덮개부의 형상에 관한 것으로서 수요자에게 잘 보이는 부분으로 디자인의 전체적인 심미감을 좌우하는 부분에 해당한다.

 

양 디자인의 공통점역시 대상물품인 깁스 신발의 수요자가 깁스 신발을 착용하였을 때 가장 눈에 띄는 결착부의 형상에 관한 것으로서 수요자의 많은 주의를 끄는 부분이다. 양 디자인은 두 개의 결착부를 가지고 있고, 각 결착부의 일측에 원형 고정구를 좌우 대칭으로 형성되어 있어 이로 인하여 전체적으로 유사한 심미감을 준다.

 

양 디자인의 공통점들 중에서 공통점의 덮개부 측면의 형상과 공통점처럼 후방 덮개부 측면에 일정한 무늬의 통풍구를 형성한다는 창작 모티브는, 대상물품인 깁스 신발과 관련하여 선행디자인에서 새롭게 나타난 참신한 것으로서 그 중요도를 높게 보아야 한다.

 

양 디자인에는 차이점 ㉮ 내지 ㉱가 존재하기는 하나, 이러한 차이점들은 대상물품의 특성 등에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하여 앞서 살펴본 공통점내지에 의하여 형성되는 공통된 지배적 특징에 따른 유사한 미감을 넘어서는 새로운 미감을 주는 미적 창작에 이르는 정도라고 볼 수는 없다.

 

고정구의 형상은 고정구의 크기에 비추어 볼 때 눈에 잘 띄지 않는 부분일 뿐만 아니라 디자인 전체에서 차지하는 비중도 작은 미세한 부분에 불과하다. 또한 양 디자인의 고정구가 배치되는 순서가 서로 어긋나기는 하나, 방향에만 차이가 있을 뿐 고정구가 각 결착부의 일측에 서로 대칭되도록 위치하여 있어 이로 인하여 발생하는 유사한 심미감을 넘어서는 정도의 차이를 가져온다고 보이지 않는다.

 

또한 등록디자인은 선행디자인과 달리, 전방 후방 덮개부의 각 하단과 바닥부 뒤꿈치 부분 및 밑창 전 후단부에 일정한 문양이 형성되어 있고, 양 디자인은 밑창에 형성된 무늬의 형상과 모양이 서로 다르기는 하다(차이점 ㉰). 그러나 이는 모두 수요자의 눈에 잘 띄지 않는 부분에 불과하여, 거래 시와 사용 시에도 수요자들에게 지배적인 미감을 형성하는 부분이라 보기 어렵다.

 

이상을 종합하여 볼 때, 등록디자인은 선행디자인과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있지만 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 선행디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 31. 선고 20194574 판결

특허법원 2020. 1. 31. 선고 2019허4574 판결 .pdf

KASAN_신발 디자인의 등록무효심판 – 공지 선행디자인과 유사성 및 창작용이성 판단 특허법원 2020. 1. 31

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 12:00
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1. 기초적 사실관계

 

 

2. 식별력 및 요부 여부 판단

 

등록상표의 영문 ‘GROOVE' 부분은 피고의 사용표장과 공통되나, 음악연주업 또는 음악연주와 관련된 음식점업, 주점업 등에 관하여그루브또는 이를 영문으로 표기한 ‘GROOVE'는 특정인에게 독점을 허용하기에는 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없다고 봄이 타당하다.

 

 

 

 

3. 표장의 유사판단

 

전체관찰의 원칙에 따라 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 높은 음자리표에 악기 형상을 중첩시킨 모양으로 초록색과 파랑색이 혼용된 도형 이 위쪽에 배치되고 그 아래쪽에 영문’GROOVE’가 배치되어 있으며, 영문 부분은 가운데 2개의 O자는 빨간색으로 나머지 부분은 초록색과 파랑색으로 표기되어 있으며, O자 부분은 서로 일부가 겹치도록 하였고, 'V'의 좌측은 O자 안으로 뻗어 있고, 우측은 e의 가운데 부분을 이루도록 도안화 되어 있다. 한편 피고 사용표장은 모두 도형이 배치되어 있지 않고, 검정색 사각형의 배경에 내부에 GROOVE가 배치되어 있으며, 문자부분은 모두 분홍색 또는 백색 등 단색으로만 표현되어 있는 등 양 표장은 외관 면에서 동일하지 않다.

 

관념 면에서 등록서비스표는악기로 연주하여 재즈음악을 그루브를 탄다’, ‘악기 연주에 의한 재즈음악의 그루브정도의 의미로, 피고 사용표장들은 그 사용된 업종이힙합클럽이라는 점에 비추어 보면힙합음악에 의해 그루브를 탄다’, ‘힙합음악에 의한 그루브정도의 의미로 받아들여질 것으로 보이므로 양 표장의 관념은음악연주에 의한 그루브라는 점에서는 중첩되는 면도 있으나, 그루브를 주는 음악의 장르에서는 차이가 있다. 양 표장은 호칭 면에서는 동일 또는 유사하다.

 

4. 구체적 출처의 혼동 우려 불인정

 

서비스표는 상품의 유통에 따라 어떤 장소에 특별히 구속되지 않는 상표와 달리, 그 서비스가 제공되는 장소와 긴밀한 관련성을 가진다는 속성에 비추어 보면,

 

·피고가 운영하는 영업장소의 물리적 위치가 매우 멀리 이격되어 있어, 수요자들이 표장만으로 양 서비스의 출처에 관한 혼동을 겪을 개연성은 낮아 보인다.

 

아울러 위 영업장소에서 연주되는 음악 장르가 재즈와 힙합으로 차이가 있고, 따라서 이를 이용하는 수요자들의 중첩되는 비율 역시 높아 보이지도 않는바, 양 표장의 출처의 혼동이 발생할 우려는 낮다고 할 것이다.

 

나아가 표장의 유사여부의 판단에 있어서 호칭 및 관념의 비중을 외관과 대등한 정도로 고려하면 도형과 문자로 이루어진 결합상표의 경우 결국 요부로 볼 수 없는 문자부분에 의해 표장의 유사 여부가 좌우될 수 있는 문제점이 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건의 경우에는 외관의 비중을 나머지 두가지 요소에 대한 비중보다 더 크게 고려하여야 할 것이다. 그렇다면 피고 사용표장이 등록서비스표와 유사하다고 할 수 없고, 유사하다는 것을 전제로 하는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 9. 선고 20191395 판결

특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결 .pdf

KASAN_음악 관련 분야에서 그루브 GROOVE의 출처표시 식별력 및 독점적응성 부정 영업장소에 사용하는 서비

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 11:03
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1. 의류원단, 레이스원단 디자인의 저작물성, 창작성 인정 

 

 

 

 

원고가 2012년경 얼음 결정과 매화 문양에 착안하여 당해 도안을 창작하였고, 당해 도안은 매화 문양이 얼음 결정을 이루듯이 서로 선 또는 점으로 연결되어 있는데 이는 다른 레이스 제품이나 도안들과는 명확히 구분되는 것으로서, 단순한 사상 또는 감정 그 자체에 그치는 것이 아니라 선, 면 등에 의해 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식으로 보이는 점, 레이스 원단이나 의류뿐만 아니라 다른 물품에도 동일한 형상으로 복제될 수 있는 점, 표현 방식이 원단이나 의류 등 물품이 가지는 기능적 요소와 불가분적으로 연결되어 있지 않아 쉽게 분리가 가능한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 당해 도안은 창작성을 가진 응용미술저작물로서 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다.

 

2. 디자인보호법 보호대상이고 저작권법 보호대상이 아니라는 피고주장의 배척

 

피고는 당해 도안이 디자인보호법의 보호를 받으면 충분하고 저작권법에 따른 보호를 받을 필요가 없다는 취지로 주장하나,

 

저작물과 디자인은 배타적택일적인 관계에 있지 아니하여 디자인보호법상 디자인을 구성할 수 있는 도안이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작물로 보호받을 수 있으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다

 

3. 저작권 침해 판단 - 디자인의 유사성 및 의거성 인정

 

이 사건 제품에 나타난 문양이 당해 도안과 실질적으로 유사하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고가 2012년 가을 및 2013년 봄경 발간한 컬렉션 화보집에 당해 도안이 적용된 의류를 촬영한 사진이 포함되어 있는 사실, 2013. 6. 23. ‘최고다 이순신드라마에서 출연자가 당해 도안이 적용된 의류를 착용한 모습이 방영된 사실, 2013. 7. 1. 이 사건 도안이 적용된 스커트 사진과 함께 창작자인 원고를 소개하는 내용의 신문기사가 게재된 사실은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고는 이 사건 제품의 문양을 창작하였다고 주장하는 2013. 7. 8. 전에 당해 도안에 쉽게 접근할 수 있었던 것으로 보인다. 이 사건 제품은 이 사건 디자인에 의거하여 작성된 것으로 추정된다.

 

피고는 응용미술저작물인 당해 도안을 원고의 허락 없이 무단으로 복제하여 이 사건 제품을 제작·판매하고 이 사건 제품에 저작권자인 원고의 성명을 표시하지 아니함으로써 원고의 복제·배포권 및 성명표시권을 침해하였다. 따라서 피고는 위와 같은 저작권 침해행위로 인하여 원고가 입은 모든 손해를 배상할 책임이 있다.

 

4. 저작권 침해로 인한 손해배상액 산정 

 

법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 같은 법 126조를 적용하여 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 재산상 손해액을 인정할 수 있다.

 

피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고에게 재산상 손해가 발생하였을 것임은 경험칙상 분명하지만, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 원고의 저작재산권을 침해하여 얻은 이익을 정확하게 산정하기 어려우므로, 결국 원고에게 재산상 손해가 발생한 사실은 인정되나 저작권법 제125조 제1항에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에 해당한다.

 

이 사건 제품의 1야드 당 판매가격이 16,000원이고, 이 사건 제품 1절 당 제조경비가 135,883원이며, 1절 당 15야드가 소요되는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 피고는 2013 7월경부터 2017 7월경까지 이 사건 제품의 원단 87절을 재직하였는데 그 중 재고가 10절이 남은 사실을 자인하고 있으므로, 이 사건 제품 판매로 인한 매출이익은 대략 8,017,009[= 총 판매수량 77 × 1절 당 매출이익 104,117{= 1야드 당 판매가격 16,000 × 15야드 - 1절 당 제조경비 135,883}]에 상당하는 것으로 보인다. 그러나, 피고가 원단을 염색가공하는 과정에서 원단에 수축이 발생할 수 있는 점, 일부 원단은 거래처나 고객들에게 무상으로 제공하는스와치제작에 소요된 것으로 보이는 점 등 비추어 보면, 77절 전부가 피고가 판매한 수량이라고 단정하기는 어렵다. 또한 피고가 이 사건 제품을 판매하는 데는 물류비용 등 부대비용이 소요되는 점도 감안하여야 한다. 결국 이와 같은 사정들을 고려하면, 피고의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고가 입은 재산상 손해액은 7,000,000원으로 정함이 상당하다.

 

저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 이상 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을 입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험칙에 합치한다. 원고는 저작인격권 침해로 인하여 원고가 입은 정신적 고통을 금전으로 위자할 의무가 있고, 원고의 저작자로서의 인지도, 피고의 저작권 침해방법과 침해기간, 그 밖에 이 사건 변론에 나타난 침해 경위 및 태양 등 제반 사정을 고려해 보면, 위자료 액수는 1,000,000으로 정하는 것이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 7. 선고 20182407 판결

특허법원 2020. 1. 7. 선고 2018나2407 판결 .pdf

KASAN_창작성 있는 의류원단 디자인, 레이스 디자인 – 디자인보호법과 저작권법 중복보호 디자인등록 없지만 저

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 10:35
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1항 출원발명 구성요소 2는 그 제형이 구형의 마이크로 입자인 반면, 선행발명은 액체성으로 주사가능한 제형이라는 점에서 차이가 있다. 원고는 구형이란 단순한 구형이 아니라 출원명세서의 6, 7에 나타난 정도와 같은 높은 정도의 원형도를 가지는 구형을 의미한다고 주장하므로 그 당부도 함께 검토하기로 한다(차이점 1).

 

또한 출원발명의 구성요소 3은 생분해성 고분자 및 목시덱틴의 중량비율이 4:1 내지 9:1로 수치적으로 한정되어 있지만, 선행발명에는 중합체 및 목시덱틴의 중량 비율이 수치적으로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 2),

 

구성요소 4마이크로 입자의 입자 평균직경이 80 내지 130인 반면, 선행발명에는 입자의 평균 직경이 수치로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

 

구형의 사전적 의미는 공 같이 둥근 모양을 의미하고, 그 둥근 정도에 관하여서는 특별히 한정되어 있지는 않으므로, 단면의 원형도가 100%에 이르는 경우도 포함되지만, 그에 미치지 않는 경우(가령 단면의 윤곽이 매끄럽지 않다거나 단면이 길쭉한 원형인 경우 등)도 일응 포함될 수 있다. 모든 실시예에서 사전적 의미에서는 구형’, 공 같이 둥근 모양으로 볼 수 있는 입자가 형성되기는 하였지만, 이 사건 출원발명 명세서에서는 실시예 5 내지 10의 경우 형성된 단면의 형태(4, 5)의 경우에는 마이크로 입자의 성상이 고르지 못하다고 표현하고 있는 반면, 실시예 1의 경우에는 마이크로 입자의 성상이 고르게 형성되었다고 표현하고 있음을 알 수 있다.

 

그 외 원고 진술사항 등을 종합하여 보면 결국 이 사건 출원발명에서는 구형 입자의 원형도가 높은 경우와 낮은 경우를 준별하고 있음을 알 수 있다. 또한 주지관용기술에 의하면 동일한 성분으로 마이크로 입자를 만들더라도 함량비나, 교반조건 등 제법에 따라 입자의 구형도는 상당한 정도로 달라질 수 있음을 알 수 있다. 결국 구성요소 2구형이란 7에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형으로 해석하는 것이 그 표현하고자 하는 기술적 의의에 부합하는 것으로 보인다.

 

차이점 1에 대하여 보면, 마이크로 입자의 출발물질인 제1 혼합물은 ‘PLGA 등 생분해성 고분자와 목시덱틴을 유기용매에 용해시킨 용액이고, 이로부터 소정의 제법을 거쳐 최종 물질인 마이크로 입자를 제조한 후에, 이를 주사제의 방식으로 투여하는 것임을 알 수 있다. 즉 제1혼합물은 이를 바로 치료목적으로 투여할 수 있는 단계의 물질이 아니라 마이크로 입자의 제조를 위한 출발물질로서, ‘생분해성 고분자와 목시덱틴 및 유기용매3가지 성분만으로 이루어진 물질임을 알 수 있다. 그런데 선행발명에는 생분해성 고분자에 목시덱틴 약물이 고르게 분포되어 있는 구형의 마이크로 입자를 형성한다는 사항은 개시되어 있지 않다. 또한 선행발명은 아래에 기재된 바와 같이 그 제형이 주사제로 사용하기 위한 액제의 약물을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있는데, 이러한 최종물질인 주사제인 액제를 제조한 후에, 그로부터 다시 그 전 단계인 마이크로 입자를 제조하기 위하여 액중건조법을 적용한다는 것은 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이어서 통상의 기술자가 착상하는 것이 쉬워 보이지는 않는다.

 

차이점 2의 경우, 구성요소 3에서는 마이크로 입자 내에서 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 한정하고 있는 반면, 선행발명은 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량을 한정한 것이므로 그 비교대상이 서로 다른 것이다. 뿐만 아니라, 선행발명에는 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관하여서는 전혀 개시되어 있지 않다. 따라서 선행발명의 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량으로부터 곧바로 구성요소 3의 마이크로 입자 내 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

 

한편 차이점 3도 용이하게 극복되지 않는다. 선행발명에 마이크로 입자에 관한 사항이나 그 크기를 80 내지 130로 한정한다는 사항은 전혀 개시되어 있지 않고, 이 사건 출원명세서에는 구성요소 4에서 마이크로 입자의 크기를 80 내지 130로 한정한 것에 의해 위와 같은 유용한 효과가 얻어짐이 나타나 있는데 선행발명에는 이러한 점에 관한 어떠한 기재나 시사 또는 암시도 찾아볼 수 없다.

 

또한 구성요소 47에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형의 마이크로 입자라는 구성요소 2 및 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관한 수치범위라는 구성요소 3과 유기적으로 결합되어 있는 것이므로, 설령 구성요소 4의 수치범위에 임계적 의의가 인정되기 어렵다고 하더라도 그것만으로 이러한 유기적 결합관계를 포함하는 전체 발명의 진보성이 곧바로 부정된다고 할 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 19. 선고 20193090 판결

 

KASAN_수치한정 임계적 효과 없으나 2가지 수치한정의 유기적 결합 발명 – 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 진

특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 9. 10:00
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발명의 완성 요건 판단

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

 

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017523 판결 참조).

 

한편 화합물 발명의 경우 산업적으로 유용한 물질을 제공하는 것이 발명이 목적하는 기술적 효과라고 할 수 있으므로, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명을 통해 그 화합물을 제조 가능하고 산업적 유용성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있어야 발명으로서 완성되었다고 할 것이다.

 

그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 니코틴(/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 사용할 수 있는 화학식 I에 의해 정의되는 아릴 융합된 아자폴리사이클릭 화합물, 구체적으로 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 실시예 26에 바레니클린 및 그 염산염의 제조방법이 개시되어 있고, 위 화합물의 생성을 확인할 수 있는 자료로서 핵자기공명분광(1H-NMR) 분석 데이터, 가스크로마토그래피 질량 분석(GCMS) 데이터 및 융점이 기재되어 있다. 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 1의 화합물이 니코틴 탐닉을 감소시키거나 담배 사용을 중단하거나 줄이는데 도움을 준다고 기재되어 있고, 구체적으로 래트의 뇌조직으로부터 제조한 막 현탁액을 분리하고, 여기에 시티신 등을 이용하여 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위에 결합하는 니코틴 억제 활성 화합물의 효과를 측정하는 생물학적 검정을 실시한 결과 위 검정에서 시험된 이 사건 특허발명의 화합물이 10μM 미만의 IC50값을 나타냈다는 취지의 기재가 있다.

 

따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자 입장에서 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제조하고 이를 확인할 수 있으며, 바레니클린이 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위(neuronal nicotinic acetylcholine specific receptor site)에 결합하고 콜린성 기능을 조절함으로써 니코틴(/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 이용될 수 있다는 산업적 유용성을 충분히 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로, 발명으로 완성되었다고 할 것이다.

 

실시가능 요건 판단

 

특허법 제42조 제3항은 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있는 바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

 

한편 물건의 발명의 경우 발명의 실시란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 20142061 판결 참조).

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 20194727 판결

 

KASAN_발명의 완성 요건, 실시가능 요건 판단 – 의약발명, 화학발명에 대한 무효심판 특허법원 2019. 12.

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 9. 09:12
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1. 특허출원 및 등록관계

 

(1)   발전기 세트 개발납품 계약 - 발주회사 A(피고보조참가인) vs 개발납품회사 B(피고)

(2)   발전기 구성하는 전원분배장치 부품 관련 하도급 계약 도급인 피고 개발납품회사 B vs 수급인 소외 회사 C

(3)   수급인 소외 회사 C사의 엔지니어 직무발명 완성

(4)   수급인 소외 회사 C사에서 도급인 피고 회사에 보고하지 않고 직무발명 승계하여 단독 명의로 특허출원 및 등록

(5)   수급인 화사에서 원고회사에 특허권 양도 및 이전등록

(6)   피고회사에서 원고회사를 상대로 무효심판 청구

(7)   심결취소 소송에서 발주회사 A사는 피고회사에 보조참가  

 

2. 개발납품 계약(1계약)과 하도급 계약(2계약)의 발명의 권리귀속 관련 조항

 

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 (1계약) - 발주회사 A(피고보조참가인) vs 개발납품회사 B(피고)

 

1계약의 제1-1의 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는분리탑재형 발전기 세트를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권의 모든 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 개발납품회사 B사 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다.

 

1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권이 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 개발납품회사 B사 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다.

 

따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.

 

(2) 전원분배장치 구성품 관련 하도급 계약 (2계약) – 도급인 피고 개발납품회사 B vs 수급인 소외 회사 C

 

2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 개발납품회사 B사 도급인 피고가 발주회사 A사 피고보조참가인에게 공급해야 하는 분리탑재형 발전기 세트의 일부인전원분배장치 구성품을 수급인 소외 회사 C사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 도급회사 (개발납품회사 B) 피고의 소유로 귀속되고, 수급인 소외 회사 C사는 그 귀속 대상 지적재산권을 도급인 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약 목적물인전원분배장치 구성품의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다.

 

따라서 위 계약은 도급인 B사 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 도급인 B사 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.

 

2계약의 일반보안 특약조항 제6는 피고가 계약사업에 대하여 피고보조참가인의 승인 없이 타 업체에 하도급 또는 위촉할 수 없도록 정하고 있고, 이 사건 제1계약 계약특수조건 제8조 라.항과 제10조 나.항에도 비슷한 취지의 내용이 정해져 있으며, 이 사건 제2계약의 제18조에는 피고보조참가인과 피고와의 이 사건 제1계약 내용이 수정 또는 변경되면 이 사건 제2계약 내용도 변경될 수 있다고 정하고 있는데, 이 조항들에 따르면 이 사건 제2계약은 이 사건 제1계약을 벗어나지 않는 범위 내에서 피고보조참가인의 승인 하에 체결된 것이라고 봄이 합리적이다.

 

3. 무효심판 청구인의 주장요지

 

 

 

4. 특허법원 판결요지 무권리자의 특허출원, 등록무효

 

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.

 

5. 특허법원 판결요지 특허법 제38조 제1항의 해석, 출원으로 대항력 취득하는 대상자 제3자에 양도인, 무권리 출원인은 포함되지 않음

 

특허법 제38조 제1항은특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데, 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서 여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다.

 

따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

 

무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용되는지 여부 부정

 

특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다.

 

그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 20192141 판결

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결 .pdf

KASAN_제품개발납품 계약서과 하도급 계약서의 발주사, 도급인에게 지재권 귀속 조항 BUT 개발사, 수급인 종업원

 

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작성일시 : 2020. 3. 2. 13:15
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2. 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 의견

 

 

 

3. 특허법원 판결요지 상표등록 부등록 사유 해당하지 않음, 등록 허용

 

원고는 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다.

 

그 중 응답자의 97.7%마약베개를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이계속 베고 싶은 편안한 베개로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다.

 

또한 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에마약이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에마약이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된마약부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다.

 

결국 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다.

 

출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, ‘베개부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다. 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 베개등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.

 

일반 수요자나 거래자는 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다.

 

따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2019. 11. 7. 선고 20194024 판결

특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024 판결 .pdf

KASAN_마약베개 상표등록 허용 여부 – 특허청 심사관과 특허심판원 심판관은 불허 vs 특허법원 허용 의견 – 소

 

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작성일시 : 2020. 3. 2. 11:03
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1. 사안의 개요

 

-      원고, 피고는 모두 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 경쟁관계에 있음

-      원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서 그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등 서로 경쟁관계에 있다.

-      원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였다.

-      피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라 이 사건 계속 중에도 이러한 행위를 반복하였다.

-      원고가 피고를 상대로 부정경쟁행위 주장하며 소 제기, 원고가 자신의 성과물인 위 이미지를 피고가 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였음을 이유로 불법행위에 따른 손해배상을 구한 사안

 

2. 쟁점

 

-      원고의 이미지는 해외 유명인 사진에 원고 판매 상품을 합성한 것, 해외 유명인의 초상권 침해 소지 있음

-      원고가 주장하는 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 이유로 원고의 법률상 보호가치 있는 이익의 침해가 부정되는지 여부(소극)

 

3. 대법원 판결요지

 

원고가 이미지 제작 과정에서 해외 유명인의 허락 없이 얼굴 사진을 사용함으로써 해외 유명인에 대한 관계에서 초상권 등 침해의 불법행위책임을 지는 것피고에 대한 관계에서 원고의 영업상 이익이 침해되었다는 이유로 손해배상을 청구하는 것별개의 문제이다.

 

원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 사유만으로는 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 부정하여 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

4. 대법원 판결이유

 

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25. 20081541 결정 등 참조).

 

피고는 원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있어 원고가 주장하는 피침해이익이 법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 주장하나, 그러한 사유만으로는 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015225967 판결

대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결.pdf

KASAN_모방대상 이미지에 제3자의 권리침해 하자 있는 경우에도 보호대상, 무단복제, 모방은 불법행위, 부정경쟁행

 

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작성일시 : 2020. 2. 18. 08:23
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지난해 2019년부터 아마존에서 시행하고 있는 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용을 소개하고 실제로 미국변호사가 시도해본 실무경험을 소개한 블로그 내용입니다. 기본적으로 양 당사자가 자율적으로 동의한 경우 중립적 전문가로 하여금 특허침해여부를 판단하고, 그 판단에 따라 아마존 온라인 쇼핑몰에서 해당 상품의 노출 리스팅을 삭제할지 아니면 그대로 유지할지 여부를 결정하는 것입니다. 법원에서 특허소송에 어떤 영향을 미치는 것은 아닙니다. 블로그 포스팅 링크: Navigating Amazon’s Neutral Patent Evaluation in Real Life: Part I

 

Neutral Patent Evaluation Process 절차 및 기본내용

1. The patent owner requests to participate in Amazon’s Neutral Patent Evaluation Process.

 

2. The patent owner also submits a statement identifying the accused infringing products by their Amazon Standard Identification Number (or ASIN) and explains how the products infringe the patent. The number of products a patent owner may accuse is limited to 50 products.

 

3. Upon receipt of the patent owner’s request and the list of accused products, Amazon sends a neutral patent evaluation agreement to the patent owner and the infringing seller(s). Both must complete and execute this agreement in its entirety. The infringing seller has a three-week period of time to consider the agreement and to notify Amazon whether it agrees to participate in the Neutral Patent Evaluation Process. (1) If the seller agrees to the evaluation, its listings remain active until the conclusion of the neutral evaluation. (2) If, however, the seller does not comply with the agreement, or if the seller does not agree to participate in the evaluation process, the listings for the seller’s accused products are removed from Amazon’s marketplace.

 

4. If both parties agree to participate in the neutral evaluation, Amazon selects a neutral third-party patent lawyer and requires each party to pay the evaluator a $4,000 deposit.

 

5. After both parties pay the deposit the evaluator, the evaluator establishes a schedule for the submission of written arguments by both parties. Generally, the patent owner has 21 days to submit its initial arguments, the seller has 14 days to respond, and the patent owner has 7 days to optionally reply. No modifications to the schedule are permitted. The evaluator must announce his or her decision within 14 days of the patent owner’s reply deadline. The evaluator determines that the patent owner is or is not likely to prove that the accused product infringes the asserted claim. The evaluator only provides an explanation for the decision if he or she decides in favor of the seller. Some reasons the evaluator may cite for deciding in favor of the seller include: (1) the accused product does not infringe (i.e., it does not include all elements of the asserted claim); (2) a court has found the patent invalid or unenforceable; or (3) the accused products (or physically identical products) were on sale more than one year before the earliest effective filing date of the patent.

 

6. If the evaluator determines that the accused product infringes the patent, Amazon will take down the listings for the accused products.

 

7. If the evaluator’s conclusion is in favor of the seller, the accused products will remain listed on Amazon.

 

8. The prevailing party in the Patent Neutral Evaluation Process is refunded the $4,000 deposit. The $4,000 deposit from the losing party is retained by the evaluator. If there are multiple sellers who paid the $4,000 deposit but did not prevail, a total of $4,000 is retained by the evaluator. The remaining amount in excess of the $4,000 deposit is donated to an Amazon Smile charity of the patent owner’s choice. Amazon does not retain any portion of the deposit.

 

9. The losing party may not file an appeal or request reconsideration. However, the patent owner may commence a federal court action for patent infringement or the seller may file a federal declaratory judgment action as to infringement or validity of the patent.

 

KASAN_아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Proce

 

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작성일시 : 2020. 2. 12. 09:07
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1. 저작권법 규정

저작권법 30(사적이용을 위한 복제) 공표된 저작물을 영리를 목적으로 하지 아니하고 개인적으로 이용하거나 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에는 그 이용자는 이를 복제할 수 있다. 다만, 공중의 사용에 제공하기 위하여 설치된 복사기기에 의한 복제는 그러하지 아니하다.

 

저작권법 35조의3 (저작물의 공정한 이용) 23조부터 제35조의2까지, 101조의3부터 제101조의5까지의 경우 외에 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에는 저작물을 이용할 수 있다.

저작물 이용 행위가 제1항에 해당하는지를 판단할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여야 한다.

1. 이용의 목적 및 성격

2. 저작물의 종류 및 용도

3. 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성

4. 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향

 

2. 실무적 포인트

불법복제 프로그램의 무단사용에 해당하지만, 이용자가 (1) 영리를 목적으로 하지 아니하고 개인적으로 이용하거나 또는 (2) 영리를 목적으로 하지 아니하고 가정 또는 그에 준하는 한정된 장소에서 이용하는 경우에는 공표된 저작물을 복제하여 이용할 수 있습니다. (1)의 경우 개인적 이용이라면 그 이용장소에 제한이 없고, (2)의 경우에는 가정 및 그에 준하는 장소라는 제한이 있습니다.

 

그러나, 위와 같은 비영리목적의 사적이용을 위한 복제가 모든 경우에 허용되는 것은 아닙니다. 대표적 예를 들면, 업로드된 불법복제물을 집에서 다운로드 받아 개인적으로 이용하는 경우에도 저작권법 제30조를 적용할 수 없다는 법원 판결이 있습니다.

 

법원은 업로드되어 있는 파일이 명백히 저작권 침해 파일인 경우까지 사적 이용을 위한 복제가 허용된다고 보면 저작권 침해 상태가 영구히 유지되는 부당한 결과가 생길 수 있으므로, 해당 파일이 불법복제 파일임을 미필적으로라도 알고 있으면 사적이용을 위한 복제라고 할 수 없다”(서울중앙지방법원 2008. 8. 5. 2008카합968 결정)고 판결하였습니다.

 

불법적으로 업로드물을 다운로드를 받아 개인적으로 이용하는 경우에도 저작권침해라는 입장이고, 그 이후 실무적 태도는 불법복제물을 다운로드 받은 경우에는 위와 같은 사적이용의 항변이 적용될 수 없다는 것입니다.

 

한편, 다운로드 받은 대상이 불법 업로드물이 아니라 합법 업로드물인 경우에는 위 판결의 논리를 그대로 적용할 수 없을 것입니다. 원칙으로 돌아가서 저작권법 제30조 규정에 맞는지 여부로 침해여부를 판단해야 할 것입니다. 이때 저작물의 공정한 이용에 관한 기준인 제35조의 3 조항을 그대로 적용할 수는 없지만 그 입법취지와 내용을 감안할 수 있을 것입니다.

 

KASAN_컴퓨터프로그램 불법복제 적발 – 업무와 무관, 비영리적 사적이용행위는 저작권침해 예외 사유 – 당사자 및

 

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작성일시 : 2020. 1. 10. 10:00
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KASAN_컴퓨터프로그램 불법복제 적발 사안 – 업무상 사용 시 해당직원 및 사용자 회사법인, 소기업의 대표이사,

 

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작성일시 : 2020. 1. 10. 09:31
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사안의 개요

민사소송 당사자: 피고 1 - 회사법인 A 주식회사, 피고 2 - 대표이사 B, 피고 3 - 불법프로그램 다운로드 사용자 직원 C

 

사실관계 및 형사 사건

 

   

권리자 청구금액 회사 및 대표이사 상대 3억원, 회사 및 직원 상대 2억원, 5억원 청구

 

1심 판결의 주문 회사 및 대표이사는 연대하여 6천만원 손해배상 책임, 회사 및 직원은 연대하여 4천만원 손해배상 책임, 1억원 손해배상 책임 인정, (청구액 대비 20% 손해배상책임 인정)

 

판결요지 대표이사의 손해배상책임 인정

   

 

판결요지 회사법인의 손해배상책임 인정

   

 

권리자 주장 손해배상액 관련 금액, 48개 모듈, 52개 모듈 중 주요 모듈 24개 기준 금액 약 10억원

   

 

판결요지 실제 사용 가능성 있는 모듈 제한, 권리자 주장 배척

   

 

판결요지 재판부 재량으로 손해배상액 결정

 

 

KASAN_프로그램 불법복제 적발 - 형사 유죄판결 후 손해배상소송에서 5억청구 1억 인정 판결 – 풀버전 중 사용

 

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작성일시 : 2020. 1. 9. 16:00
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1. 기초사실 및 프로그램 저작권자의 청구 금액

(1) 고가의 설계 프로그램, 11개 모듈, 3대의 회사 컴퓨터에 불법다운로드 및 사용 적발

(2) 단속 적발로 회사법인과 대표이사에 대한 각 벌금 2백만원 형사판결 확정

(3) 저작권자의 민사소송 제기 및 주장 요지 11개 모듈의 풀버전 가격 합계 약 33천만원, 복제한 카피 수 3개의 가격 합계 약 98천만원

(4) 민사소송에서 총 98천만원 손해배상 청구일부청구가 아니라 전액 청구

(5) 피고 회사의 주장요지 업무상 사용한 사실 없음, 얻은 이익 없음

 

2. 법원의 손해배상액 판단 구매 아닌 리스 가능 고려, 2천만원 인정

 

3. 1심 법원의 손해액 산정근거 및 판단이유

 

KASAN_설계프로그램 불법사용 적발 – 손해배상9억8천만원 청구 2천만원 판결이유 - 모듈 일부만 사용 및 구매대

 

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작성일시 : 2020. 1. 9. 15:00
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