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(1)   상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 방법 - 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인․혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).

(2)   상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일․유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

(3)   대법원은, 원고의 선사용상표들은 저명한 상표로서 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는데 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 유사하고 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하여 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크며 실제 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높아 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 봄

(4)   이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는 데 비하여 ‘CHEM’ 부분은 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭으로, ‘PHARMA’ 부분은 약학 또는 제약을 의미하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 볼 수 있어 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분이라고 볼 수 있고, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식․사용될 것이라고 단정하기 어렵다.

(5)   선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있고, ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없으며, 피고가 자신이 수행하는 신약 연구․개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

(6)   이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

첨부: 대법원 2023. 11. 16. 선고 202후11943 판결

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2. 심판청구인 특록상표 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

3. 특허법원 판결요지

(1)   상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,

(2)   기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).

(3)   ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

(4)   이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

(5)   한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(6)   한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.

(7)   따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

(8)   (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(9)   (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일․유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

(10) (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

(11)  구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결

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1.    상표법 제34조 제1항 제13호 (상표등록을 받을 수 없은 상표)

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

2.    사안의 개요 및 특허법원 판결요지

(1)   외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된 사안

(2)   특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판결함.

3.    대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송  

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.

이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결

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1.    법리 - 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준

디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조).

이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

2.    구체적 사안의 판단

(1)   쟁점: 확인대상표장이 단지 디자인으로만 사용된 것인지, 아니면 출처표시로도 사용된 것인지 여부

(2)   특허법원 판단 - 피고 확인대상표장에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데에 그칠 뿐 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하여 상표로서 기능하지 않아, 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(3)   대법원 판결요지 – 상표적 사용 인정, 특허법원 판결 파기 환송   

배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상이 표시된 원고의 상품이 사용⋅공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용⋅기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 세 줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시에 존재하던 등록디자인 13건은 모두 원고 측이 출원하여 등록받은 것으로 원고 측에 독점적⋅배타적인 권리가 있고, 그 외 주식회사 미모아, 다존전기 주식회사의 등록디자인 2건은 이미 2001년과 2005년에 각각 소멸된 상태였으며, 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료가 없다.

세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열⋅판매⋅시공할 때 외관상 잘 드러난다. 피고 사용상품에 표시된 이 사건 확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하고 있는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알면서 이 사건 확인대상표장을 원고의 이 사건 등록상표 사용 형태와 상당히 비슷하게 사용하였다고 볼 수 있다.

이러한 피고의 의도는 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 보인다.

피고가 원고의 이 사건 심판청구 이후 배선덕트의 세 줄의 홈 형상에 대하여 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다

결론 - 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어, 피고 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

첨부: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결

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특허심판원 심결 - ‘폼클레이’가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않고, ‘폼클레이’는 조어상표로서 식별력이 인정되고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다. 무효심판 청구기각 심결

특허법원 판결 – 식별력 부정, 심결 취소 판결 “사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다.”

특허법원 판결이유

① 2007년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 19.까지 국내의 인터넷 검색사이트에서 ‘폼클레이’라는 단어가 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 지칭하거나 이와 관련한 미술 교육, 공예, 작품 등과 관련하여 다수 검색된다.

② 문화센터, 놀이공원, 초등학교 등 다수의 기관에서 어린이들을 상대로 미술 수업, 체험 활동 등의 일환으로 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 재료로 하는 공예 수업 등을 하고 있으며, 이와 같은 공예 수업, 체험 활동 등을 ‘폼클레이 수업’, ‘폼클레이아트’ 등으로 지칭하고 있다.

③ 원고들과 피고를 포함한 다수의 미술 재료 관련 제품의 제조․판매자들이 이 사건 상표의 등록결정일 이전부터 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’ 제품을 제조, 판매하고 있는데, 그 과정에서 위 제품을 ‘폼클레이’라고 지칭(그 외에 위와 같은 제품을 지칭하는 일반명칭은 없는 것으로 보인다)하거나 또는 ‘폼클레이’를 포함한 표장들을 제품의 설명, 광고 등의 목적으로 자유롭게 사용하고 있다.

④ 이러한 거래실정 등을 고려하면, 점토 등을 비롯한 미술, 공예 관련 상품과 관련성이 있는 이 사건 등록상표의 지정상품에 ‘폼클레이’를 사용할 경우 ‘폼클레이’를 이용한 미술, 공예 또는 그 재료‘라는 의미가 직감된다고 할 것이므로, ‘폼클레이’라는 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용될 경우에는 식별력이 부족하다고 할 것이다.

⑤ 또한 앞서 본 거래실정, 거래사회에서의 ‘폼클레이’의 사용례나 수요자들의 인식 내지 인식 가능성 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.

첨부: 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결

특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결.pdf

KASAN_교육용 점토 폼클레이 – 식별력 불인정, 상표등록무효 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결.pdf

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확인대상표장을 단순히 ‘크기가 큰 핫도그’라는 정보를 제공하기 위해 표시한 것으로 보일 뿐 상품의 출처표시로 사용한 것이라고 인정되지 아니한다.

핫도그 제품과 관련하여 핫도그의 재료·성질을 나타내는 접두어와 핫도그 그 자체를 의미하는 덕/독/도그의 결합이 거래사회에서 흔히 사용되고 있으므로, 확인대상표장 ‘빅도그’는 일반 수요자들이 ‘Big’과 'Dog’라는 비교적 쉬운 영어단어로 조합된 ‘Big Dog’의 한글 음역이라는 점을 쉽게 인식할 수 있어 보인다.

이중 ‘Big’ 부분은 이 사건 등록상표 및 확인대상표장의 지정상품 또는 사용상품인 ‘핫도그’ 등의 음식과 관련하여 사용될 경우 ‘크기가 크다’라는 의미로 인식될 것으로 보이며, ‘Dog’ 부분은 위 ‘핫도그’와 관련하여서는 그 제품인 ‘핫도그’를 의미하는 것이어서, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘크기가 큰 핫도그’로 직감한다고 보는 것이 자연스럽다.

앞서 인정한 핫도그와 관련된 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, ‘빅도그’는 수요자들과 동종 업자들 사이에서 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 통용되어 왔던 것으로 보인다.

위와 같이 ‘빅도그’ 명칭은 비교적 크기가 큰 핫도그에 사용되고 있을 뿐 아니라, 피고의 경우 이를 따로 사용함이 없이 항상 원재료를 나타내는 ‘감베(감자+베이컨)’, ‘옥베(옥수수+베이컨)’와 함께 사용하여 확인대상표장은 수요자들에게 ‘크기가 큰 핫도그’와 같이 직감될 것으로 보인다.

피고가 사용한 실사용표장들은 간판이나 출입문 유리창 등에 사용된 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’에 비하여 메뉴판에 상대적으로 크기가 작게 표기되어 있고, 그것도 8개의 핫도그 제품 중 일부인 2개 제품에만 원재료 약칭과 함께 표기하고 있을 뿐이어서 수요자가 위 표시를 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’의 서브 브랜드(sub brand)나 피고 제품에 관한 별도의 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않는다.

설령 이 사건 확인대상표장이 상품의 출처표시로 사용되었다고 하더라도, 앞서 살펴본 사정을 고려하면 확인대상표장은 일반 수요자들에 의하여 전체적으로는 ‘크기가 큰 핫도그’로 직감될 것으로 보이며, 그리고 실제 거래사회에서도 확인대상표장은 이와 같은 의미로 사용되고 있는 것으로 보이고, 다수가 사용하고 있어 공익상 특정인에게 독점시키기에 적합한 표장도 아니다.

또한 확인대상표장은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 심결 당시 사용상품과 관련하여 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 그 품질, 효능, 용도, 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결

KASAN_핫도그 상품명칭 빅도그 – 상품의 출처표시 아님 보통의 성질표시로서 권리범위 불속 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결.pdf

1. 사안의 개요

원고는 비료 공장을 준공하고 비료생산업 등록을 마친 후 피고와 비료공장 위탁경영 계약을 체결했고, 그에 따라 피고가 이 사건 비료를 제조·판매해옴. 이 사건 비료에는 이 사건 표장 가 표시되어 있음.

그러던 중 피고가 이 사건 표장을 자신의 상표로 출원(지정상품: 비료 등)하여 상표등록을 받음(피고의 이 사건 등록상표)

그러자 원고가 피고를 상대로 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구한 사안임

2. 대법원 판결요지

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

3. 구체적 사안에 대한 판단

대법원은 위와 같은 법리를 기초로, 비료공장 위탁경영 계약의 내용과 성격에 비추어 이 사건 표장인 ‘장보고’ 명칭 개발 내지 선정은 원고의 관여 하에 이루어진 것으로서 그 사용 권원은 원고에게 귀속되는 점, 계약 내용상 원고가 이 사건 표장의 사용을 통제하거나 이 사건 비료의 품질을 관리할 권한을 가지는 점, 이 사건 표장을 표시한 이 사건 비료의 판매·광고가 모두 원고 명의로 이루어진 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 피고가 신의성실의 원칙에 위반하여 출원·등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

KASAN_타인의 업무상 거래관계 선사용상표의 등록무효 - 상표법 제34조 제1항 제20호 적용 요건 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결.pdf

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1. 선발회사 원고의 등록상표

2. 펌핑 PUMPING 상표출원의 등록거절 현황

원고는 ‘PUMPING’만으로 이루어진 표장에 대하여 지정상품을 치약 등으로 하여 수차례 상표등록을 출원하였으나 상품의 사용 방법에 해당하는 표지라는 이유로 상표등록이 거절되었다. 그 밖에 다른 출원인들이 ‘PUMPING FOAM’, ‘펌핑 에어마사지기 PUMPING AIR MASSAGER’, ‘펌핑꿀’ 등의 표장으로 상표출원을 하였으나 모두 같은 이유로 거절되었다.

원고는 지정상품을 치약 등으로 하여 ‘PUMPING’과 ‘◎ 펌핑’에 대하여 각 상표등록 출원을 하였는데, ‘PUMPING’은 2013. 12. 19. 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절된 반면 ‘◎ 펌핑’은 2014. 4. 3. 상표로 등록되었다. 원고는 ‘PUMPING'에 대한 위 거절결정에 불복하지 아니하고 2013. 12. 23. ’PUMPING‘에 원고의 기존 상표 ‘△ 46cm’를 추가한 ‘△ 46cm PUMPING'의 상표등록을 출원하였으며 2015. 1. 6. 위 상표가 등록되었다. 원고는 그후 ’PUMPING'의 ‘PUMP'와 ’ING‘ 사이에 “ ”를 삽입한 ’PUMP‘ING'의 상표등록을 출원하였으나 2016. 7. 20. 위 상표 또한 식별력이 없다는 이유로 등록거절되었다. 위 거절결정에 대하여 원고가 이의를 제기하였으나 2017. 2. 9. 관련 분야의 제품에서 이러한 제품 용기 및 용도 등으로 다수가 사용하고 있는 실정 등을 고려할 때 지정상품의 성질표시에 해당하고, 어느 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있도록 하기에는 무리가 있는 표장이라는 등의 이유로 받아들여지지 않았다.

3. 선발회사의 부정경쟁행위 주장

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 브랜드는 원고가 2013년부터 장기간 독점적·배타적으로 사용하여 주지·저명성을 획득하였다. 피고가 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 원고 제품과 동일한 형태의 치약 제품에 사용하는 것은 피고 제품을 원고 제품으로 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’은 원고가 2013년부터 장기간 동안 막대한 광고비를 투자하여 개발한 브랜드이다. 피고는 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 브랜드의 반응이 좋아지자 이에 편승하여 2018년부터 자신의 제품에 무단으로 사용하고 제품 홍보 방식도 원고의 홍보 방식을 따라하고 있다. 피고의 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다.

4. 서울중앙지방법원 판결요지

원고의 등록상표를 구성하는 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING'은 기술적 표장으로 요부에 해당하지 않고, 사용에 의한 식별력도 취득하지 못하였다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 지정상품인 치약과 관련하여 볼 때 펌프를 눌러 용기 안에 있는 제품을 나오게 하는 형태의 ‘펌핑형’ 또는 ‘펌핑용기’의 치약을 의미한다고 쉽게 인식될 수 있으므로, 상품의 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하고 요부라고 보기 어렵다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 포함하는 원고의 등록상표들은 ‘◎’ 등 원고 식별력 있는 기존 상표와 결합하여 상표등록이 되었고 광고에도 기존 상표가 함께 사용된 점 등을 고려할 때, 기존 상표와 분리하여 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 부분이 사용에 의한 독자적인 식별력을 취득하게 되었다고 보기 어렵다.

피고는 ‘○ 펌핑치약’ 또는 ‘○ PUMPING TOOTHPASTE'라는 표장을 사용하고 있을 뿐이고, 위 표장을 사용하는 피고 제품의 용기도 펌프 작용이 적용된 것으로 원고 제품의 용기와는 전혀 다른 형태이다. 피고의 위와 같은 표장사용 형태에 비추어 보면, 피고 제품에 사용된 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 표장 역시 용기 또는 제품의 사용방법을 설명하는 기능을 하고 있다고 보인다. 따라서 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 위와 같은 표장 사용으로 인하여 피고 제품 또는 표장이 원고의 것과 혼동을 일으키고 있다거나 그러한 가능성이 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 위와 같은 사용이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라 보기도 어렵다. 부정경쟁행위에 해당하지 않음.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결

KASAN_펌핑 pumping 치약 관련 상표권침해 및 부정경쟁행위 불인정 서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결.pdf

서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결.pdf

1. 기초적 사실관계

2. 식별력 및 요부 여부 판단

등록상표의 영문 ‘GROOVE' 부분은 피고의 사용표장과 공통되나, 음악연주업 또는 음악연주와 관련된 음식점업, 주점업 등에 관하여 ‘그루브’ 또는 이를 영문으로 표기한 ‘GROOVE'는 특정인에게 독점을 허용하기에는 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없다고 봄이 타당하다.

3. 표장의 유사판단

전체관찰의 원칙에 따라 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 높은 음자리표에 악기 형상을 중첩시킨 모양으로 초록색과 파랑색이 혼용된 도형 이 위쪽에 배치되고 그 아래쪽에 영문’GROOVE’가 배치되어 있으며, 영문 부분은 가운데 2개의 O자는 빨간색으로 나머지 부분은 초록색과 파랑색으로 표기되어 있으며, O자 부분은 서로 일부가 겹치도록 하였고, 'V'의 좌측은 O자 안으로 뻗어 있고, 우측은 e의 가운데 부분을 이루도록 도안화 되어 있다. 한편 피고 사용표장은 모두 도형이 배치되어 있지 않고, 검정색 사각형의 배경에 내부에 GROOVE가 배치되어 있으며, 문자부분은 모두 분홍색 또는 백색 등 단색으로만 표현되어 있는 등 양 표장은 외관 면에서 동일하지 않다.

관념 면에서 등록서비스표는 ‘악기로 연주하여 재즈음악을 그루브를 탄다’, ‘악기 연주에 의한 재즈음악의 그루브’ 정도의 의미로, 피고 사용표장들은 그 사용된 업종이 ‘힙합클럽’이라는 점에 비추어 보면 ‘힙합음악에 의해 그루브를 탄다’, ‘힙합음악에 의한 그루브’ 정도의 의미로 받아들여질 것으로 보이므로 양 표장의 관념은 ‘음악연주에 의한 그루브’라는 점에서는 중첩되는 면도 있으나, 그루브를 주는 음악의 장르에서는 차이가 있다. 양 표장은 호칭 면에서는 동일 또는 유사하다.

4. 구체적 출처의 혼동 우려 불인정

서비스표는 상품의 유통에 따라 어떤 장소에 특별히 구속되지 않는 상표와 달리, 그 서비스가 제공되는 장소와 긴밀한 관련성을 가진다는 속성에 비추어 보면,

원·피고가 운영하는 영업장소의 물리적 위치가 매우 멀리 이격되어 있어, 수요자들이 표장만으로 양 서비스의 출처에 관한 혼동을 겪을 개연성은 낮아 보인다.

아울러 위 영업장소에서 연주되는 음악 장르가 재즈와 힙합으로 차이가 있고, 따라서 이를 이용하는 수요자들의 중첩되는 비율 역시 높아 보이지도 않는바, 양 표장의 출처의 혼동이 발생할 우려는 낮다고 할 것이다.

나아가 표장의 유사여부의 판단에 있어서 호칭 및 관념의 비중을 외관과 대등한 정도로 고려하면 도형과 문자로 이루어진 결합상표의 경우 결국 요부로 볼 수 없는 문자부분에 의해 표장의 유사 여부가 좌우될 수 있는 문제점이 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건의 경우에는 외관의 비중을 나머지 두가지 요소에 대한 비중보다 더 크게 고려하여야 할 것이다. 그렇다면 피고 사용표장이 등록서비스표와 유사하다고 할 수 없고, 유사하다는 것을 전제로 하는 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

첨부: 특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결

특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결 .pdf

KASAN_음악 관련 분야에서 그루브 GROOVE의 출처표시 식별력 및 독점적응성 부정 영업장소에 사용하는 서비스표의 구체적 출처의 혼동 우려 불인정 특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019나1395 판결.pdf

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