1. 상표법상 선사용권 규정
제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
② 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다. ③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
2. 침해혐의자의 선사용사실 주장 및 선사용권 항변
원고의 상표 출원일 보다 이전부터 해당 상표 명칭을 사용하였으므로 상표법에 따른 선사용권이 인정되어 원고 상표에 대한 상표권 침해가 성립하지 않는다.
3. 판결 요지 – 선사용권 불인정
(1) 구 상표법 제57조의3 제1항3)은 “타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.”라고 규정하면서, 제1호에서 ‘부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것’을, 제2호에서 ‘제1호의 규정에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것’을 규정하고 있다.
(2) 여기서 ‘타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것’이라는 요건을 충족하기 위해서는 타인의 상표등록출원 시에 선사용상표나 선사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자에게 그 선사용상표나 선사용상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다.
(3) 그리고 위 각 호의 요건을 모두 갖춘 자는 선사용상표를 선사용상품에 대하여 계속하여 사용할 수 있는 선사용권이 있으므로 상표권자로부터 상표사용에 관하여 승낙을 받을 필요가 없다. 그러나 상표권자의 상표등록출원 전에 등록상표와 동일‧유사한 상표를 등록상표의 지정상품에 대하여 사용하였더라도, 위 각 호의 요건을 갖추지 못한 자의 경우에는 상표권자의 승낙 없이 선사용상표를 선사용상품에 대하여 계속 사용하는 행위는 상표권의 침해에 해당하므로 그 침해를 면하기 위해서는 상표권자로부터 상표사용에 관하여 승낙을 받아야 한다고 볼 것이다.
(4) 위와 같은 법리에 기초하여 이 사건에 관하여 보건대, 피고가 2014. 11. 22.경부터 한글 ‘로이크’라는 표장을 사용하여 피고 상품을 판매한 행위를 시작된 것으로 보이는데, 그에 관한 피고의 매출액이나 시장점유율 등을 인정할 수 있는 객관적 증거가 부족할 뿐만 아니라, 피고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 원고가 원고 상표를 출원한 2015. 8. 31. 당시 국내의 일반거래에서 수요자에게 한글 ‘로이크’라는 표장의 등산복, 등산화 등의 제품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 단정하기 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다.
첨부: 특허법원 2024. 6. 20. 선고 2023나10228 판결
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