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1.    UAE 수출 원전기술 특허발명 – 국가연구개발과제 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

(1)   특허출원서, 특허공보, 특허증에 연구책임자 – 제 1 발명자로 기재됨

(2)   국가연구개발과제 “연구개발계획 변경신청서”에 특허발명(직무발명 5)의 핵심기술사상이 기재됨

(3)   특허법원 판단 – 연구책임자(원고)를 위 기술사상의 제안자로 보기 어렵다.

(4)   판단이유: 신청서에 ‘수행부서’로 피고의 당시 원자력발전기술원과, 외부의 한국전력기술, F, E, P가 기재되어 있고, “용역기간은 3개월 연장하지만 재료비는 비목간 변경을 통해 총 용역비 내에서 용역을 수행하는 것으로 용역수행기관과 합의함.”이라는 문구가 있는 것에 비추어, 변경된 계획에 따른 연구와 실험 역시 용역수행기관인 P가 주도하였을 것으로 보이고, 원고는 용역을 발주한 피고 측 책임자로서 실험에 참여하였을 뿐이라고 보인다.  최종보고서에는 연구인력이 50여 명 기재되어 있는데, 원고가 그중 피고 측 연구책임자로 등재되어 있다는 사정만으로 원고가 위와 같은 변경사항을 제안하였다고 보기도 어렵다.

2.    국가연구개발과제 중간 연차보고서, 과제변경신청서, 최종보고서 기재내용 및 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단

(1)   위 과제의 2차 연도 중간보고서(변경신청서 이전 단계, 원고 연구책임자 참여 이전)에 포함된 도면에 특허발명의 핵심사상이 기재됨 - 원자로의 하부중심에서 측면으로 이격되어 단열체 하부판에 배치되어 있는 물유입구, 그보다 높게 위치한 물배출구, 원자로 단열체와 차폐벽 간 간섭으로 인한 유로방해를 피하고자 원자로 용기 지지대 아래 콘크리트 구조물을 모따기 처리하여 유로를 개선한 점 등 제❺ 직무발명과 동일한 구성이 개시되어 있고, 당시까지 원고가 위 과제에 참여한 바는 없다.

(2)   그렇다면 시기전으로 제❺ 직무발명 창작에 원고가 실질적으로 기여했다고 볼 수 없다.

(3)   이에 대하여 원고는, ‘원고가 증기배출구에 관한 설계변경을 제안하였고, 제❺직무발명과 관련하여서는 개념설계뿐 아니라 실험을 통해 설계된 개념을 구체화하는 역할이 중요하므로, 임계열속 실험을 성공시킨 원고가 발명자라고 보아야 한다.’라는 취지로 주장한다. 그러나 “연구개발계획 변경신청서”에 원고가 피고측 책임자로 기재되어 있다는 사정만으로 원고가 그 신청서에 기재된 설계변경을 제안하였다고 인정할 수 없고, 원고가 임계열속 실험을 주도했다고 볼 수도 없다.

(4)   피고 사용자 회사에서 실시 중인 직무발명 5의 발명자라는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

3.     발명자 판단기준 법리

(1)   발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만한 경우 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조)

(2)   발명자에 해당하는지는 특허출원서 발명자란 기재와 관계없이 실질적으로 정해진다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조).

첨부: 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2023나10570 판결

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1.    사안의 개요

(1)   이차전지 관련 원고 회사(원고)의 설계팀 연구원 F, 영업사업부 직원 D

(2)   영업사업부 직원 D 퇴직 후 회사설립, 그 후 전 직장 동료 F에게 도면작성 의뢰, 완성된 도면 기반으로 개인명의 특허출원, 등록 후 회사법인(피고)에게 특허권 이전등록

(3)   설계팀 직원 F의 원고회사 퇴사, 직무발명 미신고 적발 후 원고 회사와 F 직무발명 원고회사의 승계합의서 작성

(4)   원고회사 직무발명규정 – 직무발명 신고의미, 승계 규정 있음

(5)   원고회사에서 특허등록 피고회사에 대해 특허권이전등록 절차이행 청구의 소 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   직무발명 인정, F 발명자 인정, 원고승소 특허등록이전 이행명령

(2)   판결주문: 피고는 원고에게 특허 제1,766,966호에 관하여 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행하라.

3.    특허법원 판결이유

(1)   설계팀 전 직원 F은 직무발명인 이 사건 특허발명을 완성하고도 그 사실을 원고에게 알리지 아니한 채 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 D에게 양도하였고, 원고에 재직하였던 D 역시 F이 위와 같은 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 원고에게 승계하여야 할 의무가 있음을 알고 있음에도 자신에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도하라고 적극 가담하였다고 봄이 타당하다. 따라서 F이 D에게 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이다.

(2)   구 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항에서 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조).

(3)   이 사건 특허발명은 원고의 종업원이었던 F이 발명한 직무발명에 해당하고, F이 D에게 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, D은 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리자라고 볼 수 없다.

(4)   한편, 원고는 사전승계약정에 해당하는 원고의 직무발명 보상규정 제4조 제1항에 따라 F과 이 사건 합의서를 작성함으로써 F으로부터 직무발명에 속하는 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계하였다. 따라서 원고는 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 취득하였다.

(5)   이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 D이 출원한 것으로서 모인출원의 무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호 본문, 제33조 제1항)가 있고, 원고는 직무발명의 승계 표시에 따라 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다. 따라서 무권리자인 D으로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 이전받은 피고는 원고에게 특허법 제99조의2 제1항에 따른 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2024나10423 판결

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(1)   한 개의 채권 중 일부만을 청구하는 소를 제기한 경우 소멸시효 중단의 효력발생범위(= 장차 청구금액을 확장할 뜻을 표시하고 해당 소송이 종료될 때까지 실제로 청구금액을 확장한 경우에는 소 제기 당시부터 채권 전부)

(2)   하나의 채권 중 일부에 관하여만 판결을 구한다는 취지를 명백히 하여 소송을 제기한 경우에는 소 제기에 의한 소멸시효중단의 효력이 그 일부에 관하여만 발생하고 나머지 부분에는 발생하지 않으나(대법원 1975. 2. 25. 선고 74다1557 판결 등 참조),

(3)   소장에서 청구의 대상으로 삼은 채권 중 일부만을 청구하면서 소송의 진행경과에 따라 장차 청구금액을 확장할 뜻을 표시하고 해당 소송이 종료될 때까지 실제로 청구금액을 확장한 경우에는 소 제기 당시부터 채권 전부에 관하여 재판상 청구로 인한 시효중단의 효력이 발생한다(대법원 2022. 5. 26. 선고 2020다206625 판결 등 참조).

(4)   공사대금 중 일부청구, 추후 감정결과에 따라 청구취지를 확장하겠다는 취지가 기재되어 있었음. 대법원 판결요지 - 공사대금채권의 소멸시효가 완성되기 전 장차 청구금액을 확장할 뜻을 표시하였고 이후 실제로 청구금액을 확장한 사실, 이는 위 공사대금채권 전부에 관한 시효 중단사유인 재판상 청구에 해당함

첨부: 대법원 2023. 10. 12. 선고 2020다210860 판결

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(1)            직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것

(2)            명시적 일부청구에 대한 확정판결의 기판력은 잔부청구에 미치지 아니한다.  명시적 일부청구의 경우 기판력은 그 일부 청구의 인용 여부와 관계없이 청구 범위에 한하여 미치고, 잔부 청구에는 미치지 않는다.

(3)            채권자가 별다른 이유 없이 하나의 가분채권을 수 개로 쪼개어 여러 법원에 제소하거나 여러 차례 나누어 제소하는 등 채무자에게 응소의 고통을 줄 목적으로 일부청구를 하는 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에만 잔부청구에 관한 후소의 제기가 권리남용 내지 신의칙에 의하여 제한될 수 있다.

(4)            민사소송은 당사자가 소송의 개시, 범위, 종결을 자유롭게 정할 수 있는 처분권주의가 지배한다. 채권자가 심판의 범위를 명시적으로 일부로 특정하여 청구함으로써 잔부청구를 유보한다는 의사를 명시하였음에도, 잔부청구에 관한 후소의 제기가 신의칙에 반한다고 보는 것은 처분권주의에 정면으로 반하는 것일 뿐만 아니라 채권자의 신뢰이익을 해친다는 점에서 허용될 수 없다.

(5)            채권자가 명시적 일부청구를 한 경우에 채무자는 채권자가 후일 잔부청구를 할 수 있다는 점 및 기판력 역시 일부청구한 부분에만 미친다는 점을 알고 있으므로, 채무자에게 채권자의 잔부청구에 관한 후소에 관하여 보호할만한 신뢰이익이 존재하지 아니하며, 채무자로서는 반소로 채무부존재확인의 소를 제기하여 후일 잔부청구에 관한 후소에 응소하는 번거로움을 피할 수도 있다.

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(1)   직무발명보상금청구권은 금전 채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것,

(2)   사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니다.

(3)   가분채권의 일부에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니한 이상 확정판결의 기판력이 청구하고 남은 잔부청구에까지 미치므로, 나머지 부분을 별도로 다시 청구할 수는 없다. 그러나 일부청구임을 명시한 경우에는 일부청구에 대한 확정판결의 기판력이 잔부청구에 미치지 아니한다.

(4)   일부청구임을 명시하는 방법으로는 반드시 전체 채권액을 특정하여 그중 일부만을 청구하고 나머지에 대한 청구를 유보하는 취지임을 밝혀야 할 필요는 없으며, 일부청구하는 채권의 범위를 잔부청구와 구별하여 심리의 범위를 특정할 수 있는 정도의 표시를 하여 전체 채권의 일부로서 우선 청구하는 것임을 밝히는 것으로 충분하다.

(5)   이 사건 선행판결에서 원고의 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금을 피고 회사의 2018. 7. 29.까지 추정매출액에 기초하여 산정하였다고 하더라도, 원고가 이 사건 선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 이 사건 선행판결의 기판력은 이 사건 선행소송에서 원고가 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 금액과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지는 않는다.

(6)   그러나, 선행소송의 확정된 판결에서 기지급 직무발명보상금이 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액을 초과한 경우, 직무발명자 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 변제로 모두 소멸되었다.

(7)   더욱이 이 사건 선행판결의 기판력은 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 선행소송의 청구금액 100,000,100원을 넘는 범위에서만 기판력이 미치지 않는데, 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액은 70,321,036원으로 100,000,100원을 넘지 못하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 선행판결의 기판력에 의해서도 기각되어야 한다.

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결

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