상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).
상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다.
여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.
한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).
이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘스킨케어용 화장품’은 ‘완제품으로서의 화장품’을 의미하는 것으로 해석한 다음, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스킨케어용 화장품’은 원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다.
의약품은 하나의 화학물질에 대하여도 그 사용 목적에 따라 화학명, 일반명, 상품명 또는 상표 등 다양한 형태의 명칭이 사용되고 있는데, 이로 인해 관련 업계의 종사자들에게 혼동을 유발할 여지가 많으므로 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 상품명·상표와 구분하여 편리하고 통일되게 사용할 수 있는 의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)을 제정하여 관리하고 있는데, 이는 약리학적으로 관련 있는 물질들의 명칭들에는 공통 어간(common stems)을 이용함으로써 의료분야 종사자에게 그 물질이 유사한 약리학적 효과를 가지는 물질 그룹에 속한다는 것을 알 수 있도록 하는 특징을 지닌다.
이러한 국제일반명칭은 이른바 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 누구나 의약 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다.
가돌리늄 이온(Gd³⁺)은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate) 등이 있다. 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, ‘gado-’는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다.
구체적 사안의 판단
등록상표와 선등록상표 중 앞부분의 ‘GADO-(Gado-)‘ 부분은 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서, 국제적으로 MRI 촬영과정에서 사용되는 가돌리늄을 함유한 조영제의 약칭으로도 사용되는 점, 국내에서도 조영제 중 상당수가 그 제품명의 접두사로 ‘GADO-’를 사용하고 있는 점, ‘가도-’는 ‘GADO-’의 한국어 발음으로 쉽게 인식되는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 ‘GADO’, ‘가도’ 부분은 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.
등록상표의 ’vision‘, ’비전‘과 선등록상표들의 ’VIST‘, ’비스트‘ 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다.
전문의약품으로서 MRI 기기를 구비하고 있는 병원에서 근무하는 영상의학과 전문의가 그 수요자이므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은 의약품의 성분․품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다.
지정상품의 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 요부는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 이상 그 주된 수요자인 전문의료인들을 기준으로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.
수요자인 전문의들은 의약품의 성분․품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것이어서 오인, 혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.
등록상표는 선등록상표, 선사용상표들과 표장이 비유사하고 오인혼동가능성이 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.
(1) 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’ 로, 선등록상표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.
(2) 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 의미하는 ‘urban’과 ‘체계’ 등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로 ‘도시의 체계’ 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.
(3) 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.
2. 지정상품 유사여부 판단
금속제 건축용 트렌치 커버vs태양열 집열판
대법원 판결요지 – 비유사
(1) 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘금속제 건축용 트렌치 커버’는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판(Solar Collector)’은 태양에서 나오는 열 에너지를 전기로 변환하는 태양열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정 상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다.
(2) ‘태양열 집열판’이 건축물에 부착․설치되는 경우가 많다는 점을 고려하더라도, ‘금속제 건축용 트렌치 커버’와 ‘태양열 집열판’은 각 건축자재 분야와 신재생에너지 분야라는 다른 산업분야에 속하는 상품들로 볼 수 있고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 다르다.
(3) 피고 제출 증거만으로는 양 지정상품의 생산, 판매, 시공 업체가 일반적으로 일치한다고 보기 어렵고, ‘태양열 집열기’가 ‘트렌치 커버’와 근거리에 설치되는 일이 잦다는 것만으로는 위에서 본 것처럼 그 속성과 용도 등이 현저히 다른 각 지정상품에 대하여 그 출처의 오인 혼동이 생길 것으로 보이지 않는다.
동서가구(심판청구인, 피고)는 이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 출처표시로 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있거나, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 무효로 되어야 한다’는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
3. 특허심판원 무효심결
특허심판원은 ‘선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류와 관련하여 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 표장이나 상표로 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표 권리자에 의하여 사용된 것으로 오인․혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다’는 이유로 그 상표 등록을 무효로 하는 심결을 하였다.
4. 특허법원 – 청구기각, 무효심결 유지 판결
이 사건 등록상표와 선사용표장의 표장 전체 또는 요부가 모두 ‘동서’라는 한글 2자로 이루어져 있는바, 양 표장은 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적으로 서로 동일 또는 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제24류의 침대커버 등 가구용 직물류 상품에 해당하고, 선사용표장의 사용상품은 침대 등 가구류 상품인바, 양 표장의 지정상품 또는 사용상품 역시 용도, 수요자의 범위, 판매장소 등의 면에서 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있음은 당사자 사이에 다툼 없다.
선사용상표는 1973. 11. 19. 설립한 가구 제조 및 판매업체에서 처음으로 사용되기 시작하였고, 이 회사의 파산 및 선사용상표 양도 이후에도 전용사용권자 및 그 협력업체들에 의하여 지정상품에 꾸준히 사용되었고, 언론보도 내용을 보면 그 인지도도 높음을 알 수 있다.
한편 이 사건에서 설령 전용사용권자가 선사용상표의 공유 상표권자들로부터 동의를 받지 아니한 채 피고 및 그 관계회사들에게 선사용상표의 사용을 허락하였다고 하더라도, 그와 같은 공유 상표권자들과 전용사용권자 사이의 내부적 사정이, 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 객관적으로 인정되어야 하는 선사용상표의 인지도에 어떠한 영향을 준다고 단정하기는 곤란하다.
그렇다면 선사용상표의 사용 연혁, 사용 방식, 언론 노출 정도 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 12. 3. 당시 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 동일하고 일관된 출처로서의 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었음이 충분히 인정된다.
이 사건 등록상표와 선사용표장은 전체적으로 서로 유사한 표장으로서, 그 지정상품 또는 사용상품이 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있고, 선사용표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류 상품과 관련하여 일반 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되고 있었다고 할 것이다.
따라서 이 사건 등록상표가 침대커버 등 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 의해 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결.pdf
