2. 무효심판 청구
동서가구(심판청구인, 피고)는 이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 출처표시로 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사하여 수요자를 기만할 염려가 있거나, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 해당하여 무효로 되어야 한다’는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
3. 특허심판원 무효심결
특허심판원은 ‘선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류와 관련하여 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 표장이나 상표로 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표 권리자에 의하여 사용된 것으로 오인․혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다’는 이유로 그 상표 등록을 무효로 하는 심결을 하였다.
4. 특허법원 – 청구기각, 무효심결 유지 판결
이 사건 등록상표와 선사용표장의 표장 전체 또는 요부가 모두 ‘동서’라는 한글 2자로 이루어져 있는바, 양 표장은 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적으로 서로 동일 또는 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제24류의 침대커버 등 가구용 직물류 상품에 해당하고, 선사용표장의 사용상품은 침대 등 가구류 상품인바, 양 표장의 지정상품 또는 사용상품 역시 용도, 수요자의 범위, 판매장소 등의 면에서 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있음은 당사자 사이에 다툼 없다.
선사용상표는 1973. 11. 19. 설립한 가구 제조 및 판매업체에서 처음으로 사용되기 시작하였고, 이 회사의 파산 및 선사용상표 양도 이후에도 전용사용권자 및 그 협력업체들에 의하여 지정상품에 꾸준히 사용되었고, 언론보도 내용을 보면 그 인지도도 높음을 알 수 있다.
한편 이 사건에서 설령 전용사용권자가 선사용상표의 공유 상표권자들로부터 동의를 받지 아니한 채 피고 및 그 관계회사들에게 선사용상표의 사용을 허락하였다고 하더라도, 그와 같은 공유 상표권자들과 전용사용권자 사이의 내부적 사정이, 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 객관적으로 인정되어야 하는 선사용상표의 인지도에 어떠한 영향을 준다고 단정하기는 곤란하다.
그렇다면 선사용상표의 사용 연혁, 사용 방식, 언론 노출 정도 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 12. 3. 당시 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 동일하고 일관된 출처로서의 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었음이 충분히 인정된다.
이 사건 등록상표와 선사용표장은 전체적으로 서로 유사한 표장으로서, 그 지정상품 또는 사용상품이 서로 밀접한 경제적 견련 관계가 있고, 선사용표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 침대 등 가구류 상품과 관련하여 일반 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되고 있었다고 할 것이다.
따라서 이 사건 등록상표가 침대커버 등 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 의해 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
첨부: 특허법원 2020. 12. 3. 선고 2020허3003 판결
특허법원 2020. 12. 3. 선고 2020허3003 판결.pdf
KASAN_등록상표 동서, 지정상품 침구류 – 무효심판 사건 특허법원 2020. 12. 3. 선고 2020허3003 판결.pdf
