1.    사안의 개요

 

(1)   발명의 명칭: 다물린 에이 및 다물린 비 함량이 증가된 신규 돌외추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학 조성물

 

(2)   청구범위: 【청구항 1】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여, 돌외잎추출물 농축액 건조분말의 다물린 A 함량이 0.7~7%(w/w), 다물린 B의 함량이 0.5~6%(w/w)로 증가된 돌외추출물의 제조방법. 【청구항 2】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여 제조되는 것으로서, 다물린 A 0.7~7%(w/w)이고 다물린 B 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함되는 것을 특징으로 하는 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 돌외추출물.

 

(3)   분쟁 경과: 원고 2013. 12. 10. 특허발명의 등록무효심판 청구, 특허심판원 2014. 12. 30. 심판청구 기각 심결, 특허법원 2015. 9. 24. 청구 기각, 대법원 2018. 6. 15. 상고 기각, 심결 확정, 원고 2021. 5. 28. 등록무효심판 청구, 특허심판원 2022. 8. 1. 청구 기각 심결(20211647), 원고 심결취소 소송 제기

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   추출물 발명의 청구범위 해석: 생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.

 

(2)   2항 발명은돌외추출물”, 물건의 발명으로서, “돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리한다는제조방법’, “다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함한다는조성’, “비만 등 치료라는용도에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로제조방법은 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특정하는 요소이나, 제조방법에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 용도한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 2항 발명은제조방법조성으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.

 

(3)   2 내지 8항 발명의 신규성, 1 내지 8항 발명의 진보성: 선행발명들은 제2항 발명과 같은농축액의 고온고압반응 처리를 포함하고 있지 않은데, 그 제조방법에 따라 제조한 돌외추출물이 필연적으로 제2항 발명과 같은 조성을 가진다는 점을 인정할 수 없으므로 제2항 발명의 신규성이 부정되지 아니한다.

 

(4)   명세서 기재요건 등에 관한 판단: 천연물 추출물은물리적, 정성정량적인 성질, ② 추출물을 분리하기 위한 구체적인 제법, ③ 구체적인 조성성분으로 한정하거나, ④ 위 형식 중 둘 이상을 혼합하는 방식으로 특정하는 것이 보통이다. 2항 발명은 돌외추출물의 제조방법과 조성성분을 한정하여 명확성 요건을 충족하였고, 3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명인 제7, 8항 발명의 특정 물질과 의약용도도 명확히 기재되었다.

 

첨부: 특허법원 2023. 11. 23. 선고 20224796 판결

특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결.pdf
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KASAN_천연물 추출물 특허발명 청구범위해석 – 제조방법, 조성으로 특정 특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 11. 11. 10:22
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1.     간접침해 법리

 

(1)   특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 특허권이라고 한다)을 침해하는 행위로 본다고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다.

 

(2)   위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다.

 

(3)   나아가 특허 물건의 생산에만사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 20073356 판결 등 참조).

 

(4)   그리고 이러한 법리는 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산양도대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(이하 업으로서 실시하는 행위라 한다)를 실용신안권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 보고 있는(실용신안법 제29) 실용신안권에도 적용된다고 할 것이다.

 

(5)   한편 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 200027602 판결 등 참조).

 

(6)   다만 위와 같이 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 확인대상고안이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 실용신안권자의 간접침해 주장에 대하여 확인대상고안이 객관적으로 등록고안의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 실용신안권자의 상대방이 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에, 실용신안권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 20167305 판결 등 참조).

 

2.     구체적 사안의 판단

 

(1)   침해혐의자 원고 주장 요지 - 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안에 관한 물품을 생산하는 용도 외에 다른 용도(이하 확인대상고안의 타용도라고 한다)로도 사용될 수 있어, 간접침해의 전용성 요건을 충족하고 있지 못한다고 주장한다.

 

(2)   원고가 주장하는 확인대상고안의 타용도, 확인대상고안을 위와 같은 (a) 부분 펀칭 용도와 (b) 승강배출 펀칭 용도로 사용하는 것은 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용이 될수 있을지는 몰라도 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도라고 볼 수는 없어, 위와 같은 타용도로 확인대상고안의 간접침해를 부정할 수는 없다.

 

(3)   타용도(부분 펀칭 용도, 승강배출 펀칭 용도, 롤 프레스 재단기 용도)로 확인대상고안을 사용하는 것이 경제적, 상업적, 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 충분히 주장 및 증명하였으므로, 위에서 살펴본 소극적 사실에 관한 입증책임 법리에 따라피고는 간접침해의 전용성 요건에 대한 입증을 다하였다고 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2024. 9. 5. 선고 202410429 판결

특허법원 2024. 9. 5. 선고 2024허10429 판결.pdf
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KASAN_실용신안권 간접침해 판단 – 다른 용도의 부존재 주장, 입증책임 및 소극적 사실의 입증 정도 특허법원 2024. 9. 5. 선고 2024허10429 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 10. 17. 16:05
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