대법원 판결요지

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 133조 제1항 전문은 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

 

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 767 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 8258 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.04.13 11:00
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KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

 

 

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대법원 20172819 판결요지: 실시권자 licensee의 무효심판 청구 가능

 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

 

대법원 201242666 판결 요지 특허무효 소급효 제한 적용 라이선스 계약 취소 불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

 

(1)   특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정

(2)   실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 부정

 

“특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

KASAN_[특허라이센스분쟁] 특허권자 Licensor 상대로 실시권자 Licensee가 대상특허에 대한 무효심판청

 

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작성일시 : 2019.04.13 09:00
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특허법 제163조 본문은 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

 

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결),

 

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

 

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

 

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

 

법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바,

 

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 20181523 판결

 

KASAN_[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 10:00
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-- 소극적 권리범위확인심판을 미리 청구해도 심판요건 "확인의 이익"을 충족할 수 있는지 여부 -- 

 

특허법상 권리범위확인심판에는 해결하기 어려운 본질적 문제점이 많습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판은 더욱 어려운 측면이 있습니다. "확인의 소"와 관련된 문제점은 이론적, 논리적, 법리적 영역에 속하기 때문에 쉽게 해결하기 어렵다 생각합니다. 과거 격렬한 논쟁 후 땅속에 묻어버렸던 권리범위확인심판의 문제들이 허가특허연계제도를 맞아 다시 현실로 부각될 가능성이 있지 않나 생각합니다. 권리범위확인심판의 본질적 문제점 현실화 가능성

 

특허법 개정안에 소극적 권리범위확인심판의 청구서에는 확인대상발명을 "실시하고 있는 발명" 또는 "실시 예정인 발명" 중 어느 하나로 특정하여 기재해야 한다는 조항이 신설됩니다. 그 중 확인대상발명을 "실시 예정인 발명"으로 하는 소극적 권리범위확인심판에서 "확인의 이익"이 문제의 핵심입니다. 예를 들어, 실시하지 않는 발명을 확인대상발명으로 하여 청구한 적극적 권리범위확인심판은 "확인의 이익"이 인정되지 않기 때문에 부적법하다는 것이 확고한 대법원 판례입니다. 소극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결은 아직 없습니다.

 

심판청구인은 소극적 권리범위확인심판 청구서에 기재한 확인대상발명이 "실시 예정인 발명"이라는 점을 구체적 증거로 입증해야만 심판요건을 충족합니다. 단순하게 '앞으로 실시할 예정'이라는 정도의 주장만으로는 부족할 것입니다. 그런데, 허가특허연계제도 때문에 미리 청구한 소극적 권리범위확인심판에서 이와 같은 단순 주장을 넘어서 구체적 증거자료를 제출하면서 "실시 예정인 발명"이라는 사실을 입증하는 것이 가능할지 의문입니다. 제네릭 개발 과정의 현실을 고려할 때 그와 같은 개발 관련 증거자료를 짧은 시간 내에 만들어 제출하는 것은 쉽지 않을 것입니다.

 

등재특허권자로서는 심판청구인이 확인대상발명에 대한 개발을 완료하여 품목허가 신청은 물론 조만간 생산, 판매를 할 것으로 예상된다는 사실을 객관적으로 보여주는 구체적 증거자료를 제출하지 않는다면, 심판청구서에 기재한 확인대상발명은 "실시 예정인 발명"으로 볼 수 없다고 다툴 것입니다. 심결시까지 그와 같은 구체적 자료를 제출하지 못한다면 심판요건 "확인의 이익'을 충족하지 못한다고 볼 수 있습니다.

 

많은 경우 승패를 좌우할 사항은 장래 실시 예정인 발명을 어느 시점에 어떤 수준까지 구체화해만 확인의 이익을 인정할지 여부입니다. 적어도 앞으로 그와 같은 제품을 개발할 수도 있다는 사업 아이디어만 있는 상태라면 확인의 이익을 인정하기에 충분하지 않을 것입니다. 현재 심판실무와 같이 품목허가 신청을 한 다음, 또는 품목허가 신청을 목전에 앞둔 상태에서 청구하는 소극적 권리범위확인심판은 그 확인의 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

허가특허연계제도 시행으로 전에 없던 상황인 PMS 만료일을 수년 앞두고 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 문제입니다. 통상의 경우와 사실관계가 상당히 다르므로 심판요건에서도 다양한 판단을 할 수 있습니다. 예를 들면, 임상시험보고서, 임상시험계획승인서, 생동시험결과서, 생동시험계획승인서, 제제개발 완료자료, 제제개발 기획안, API 등 원료구매서류 등등 다양한 입증자료를 상정해 볼 수 있습니다. 허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 기능을 감안하면 어느 단계에서 확인의 이익을 인정하는 것이 바람직할까요? 특히 소극적 권리범위확인심판 심결을 기초로 우선판매품목허가라는 특권을 부여하려면 공익에 대한 최소한의 기여를 인정할 수 있어야 할 것인데, 어느 단계에 이르러야 그와 같은 공익적 기여를 인정할 수 있을까요?

 

심판요건을 만족하지 못하면 본안심리 없이 심판청구를 각하합니다. 기판력 없는 청구각하 대상 심판청구를 허가특허연계제도에서의 우선판매품목허가 요건으로서의 최선 심판청구에 산정하는지 의문입니다. 문언만으로 보면 해당된다고 볼 수 있지만, 제도 취지를 감안하여 실질적으로 판단하면, 제외된다고 봄이 합리적일 것입니다. 명확한 결정이 나올 때까지 확인의 이익이 인정되는 소극적 권리범위확인심판을 추가 청구하는 수 밖에 다른 대안은 없어 보입니다. 어떤 경우에도 소극적 권리범위확인심판의 청구인은 장래 실시할 예정인 확인대상발명이 심결 당시 기준으로 확인의 이익 요건을 충족하는지 여부를 신중하게 검토하여야 하고, 확인의 이익을 입증하기 위해 필요한 모든 주장과 증거제출 등을 다해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.04.27 18:14
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