사안의 개요

동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안

 

대법원 판결요지

 

민사소송법 제259조는법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다.

 

이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하전심판이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하후심판이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.  

 

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 9745532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 201723066 판결 등 참조).

 

마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결 참조).

 

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

 

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162317 판결

대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결.pdf
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KASAN_중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 1. 9. 16:00
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1.    일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2.    각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3.    구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4.    특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5.    구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 6. 11:00
:

 

1.    사안의 쟁점

 

일사부재리 원칙 위반 여부가 문제되어 당해 심판에서 발명의 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 후 각하 심결한 경우 그 심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

 

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부 부정

 

2.    특허법원 판결 요지

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다. 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다.

 

3.    대법원 판결 요지

 

특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리ㆍ판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

원심 파기 환송 판결 

 

4.    대법원 판결이유

 

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

 

따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

 

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

 

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

 

특허법 제163조의동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다.

 

하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

심판청구의 남용을 막고, 모순 저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 3. 선고 202110077 판결

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙 적용 대상의 확정 심결에 각하 심결 포함 범위 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 6. 10:00
:

1.    특허권침해 손해배상청구권 소멸시효 단기 3vs 장기 10

 

(1)   불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의손해 및 가해자를 안 날이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인지는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 200765245 판결 등 참조).

 

(2)   피고의 소멸시효 항변에 관하여 보면, 특허권자 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실, 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다.

 

2.    특허 무효심판의 진행 소멸시효 중단사유 아님  

 

(1)   특허권자 주장 - 소외 제3의 회사가 이 사건 특허권에 대한 등록무효심판이 원고의 승소로 확정된 날을 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산일로 보아야 한다.

 

(2)   법원 판단 - 원고가 주장하는 위 등록무효심판은 피고에 의해 제기된 것이 아니라 피고와 무관한 제3(소외 주식회사 I)에 의해 신청된 것으로서 원고와 제3자 사이의 우연한 사정이 원고와 피고 사이의 권리관계에 영향을 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일단 등록된 특허는 그 등록에 대한 무효심결이 확정되기 전까지는유효한 것으로 간주되므로(공정력), 원고가 주장하는 사유만으로 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권에 기한 권리행사에 장애사유가 있었다고 인정할 수 없다.

 

3.    침해자의 부당이득반환 의무 – 10년의 소멸시효  

 

(1)   피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다.

(2)   부당이득반환청구권 소멸시효 – 10

 

4.    부당이득 반환 범위 침해자 수익이 특허권자 손해액 보다 많을 경우 

 

(1)   반환 범위 - 부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

 

(2)   특허권 침해로 인한 특허권 침해를 원인으로 한 부당이득반환청구에 특허법 제128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 없다.

 

(3)   침해자가 얻은 이익에 특허권 외에 자신의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있는 경우, 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 침해자 피고의 영업이익 전부를 고의 부당이득으로 인정할 수 없다.

 

(4)   이 경우 침해자 피고는 특허권자 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

KASAN_특허침해 손해배상 청구권의 소멸시효, 3년 이후 부당이득반환청구, 반환금액 범위, 권리범위확인심판, 무효심판 병행 시 영향 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 11. 12:00
:

 

1. 기본 법리

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 여기서동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

2. 중복 없이 새로운 증거만 제출된 경우 구체적 판단

 

(1)   원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장함

 

(2)   특허법원 판결요지 원고주장 배척, 동일증거에 해당하지 않음

 

(3)   특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는동일 증거에 해당한다고 해석하는 것은동일 증거의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

(4)   원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와동일 증거에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부의 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 25. 선고 20213680 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 동일증거 판단기준 – 중복 없이 새로운 증거만 제출한 경우 동일증거 아님 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결.pdf
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특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 13. 11:03
:

 

1. 사안의 개요

 

(1) 특허심판원 무효심판 청구기각, 특허유효 심결, 특허법원 심결취소 소송 청구기각 판결, 대법원 심리불속행 상고기각 판결, 심결 확정, 특허 유효

(2) 그 후 무효심판 청구 - 새로운 증거 선행발명 2 제출, 특허심판원 심판청구 인용, 특허발명의 진보성 불인정, 일사부재리 예외 인정, 무효 심결

(3) 특허법원 심결취소 소송 제기

 

2. 일사부재리 법리

 

특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

3. 구체적 사안의 판단

 

(1) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고,

(2) 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서

(3) 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로,

(4) 일사부재리 원칙이 적용되는 동일 증거에 해당하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 7. 23. 선고 20211479 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 적용 예외 사례 특허법원 2021. 7. 23. 선고 2021허1479 판결.pdf
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특허법원 2021. 7. 23. 선고 2021허1479 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 14. 11:00
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