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1.    부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 부정경쟁행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위의 한 가지로 규정하고 있다.

부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대하여 금지를 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되는(또는 침해될 우려가 있는) 자’로 규정하고 있고, 손해배상을 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해된 자’로 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 정한 부정경쟁행위에 대하여 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용과 노력을 투자하여 해당 상품의 형태를 개발하고 상품화한 사람이어야 한다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2019나1678 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 등 참조).

2.    여성의류제품 디자인 등록 및 권리행사 

등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

한편, 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 ‘공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, ‘공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).

등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)

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1. 비교대상 상품의 공통점

2. 비교대상 상품의 차이점

3. 서울고등법원 판결요지 – 실질적으로 동일함

내부 수납공간의 차이점은 누구나 쉽게 선택할 수 있는 변형인데다가 조임끈 아래에 위치하여 이를 생략하더라도 전체적인 상품 형태에 변형을 가져온다고 보이지 않고, 가방의 소재와 색상은 생산자가 언제든지 다양한 방식으로 선택 변경할 수 있는 것으로 실제로 원고와 피고도 같은 형상을 가진 가방을 여러 소재나 색상을 이용하여 다양하게 출시해 왔는바 원고 제품과 피고 제품이 갖는 소재나 색상의 차이가 상품 전체의 형태를 달리한다고 볼 정도로 영향을 미친다고 보기 어렵다.

조임끈, 어깨끈, 바닥 처짐방지패드나 바닥원단 보호받침대, 로고 장식 내지 털방울 장식 추가 등은 그 변경의 정도가 미미하고 쉽거나 탈부착이 가능하여(로고 장식과 털방울 장식은 모두 탈부착이 가능하고, 피고는 원고 제품과 폭이 같은 어깨끈을 별도로 판매하였다) 상품 전체의 형태에 별다른 차이 효과를 일으킨다고 볼 수 없다.

따라서 원고 제품과 피고 제품의 차이점은 실질적인 동일성을 잃지 않을 정도의 사소한 개변으로서 원고 제품과 피고 제품은 상품 형태가 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

4. 동종 상품의 통상적 형태에 해당하는지 여부 – 부정

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품형태는 상품 전체의 형태로서 디자인과 달리 신규성이나 창작비용이성을 요구하지 않으므로 각 구성 부분을 분해하여 보면 흔한 형태라고 하더라도 그 결합으로 인하여 기존에 존재하지 않았던 새로운 형태가 만들어졌다면 그 구성 형태가 아주 단순하고 그 결합 또한 흔히 있을 수 있는 정도로서 전체적으로 보아 별다른 형태적 특징이 있다고 보기 어려운 경우가 아닌 한 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태라고 볼 것은 아니다.

원고 제품과 같은 개별 구성요소의 선택과 결합으로 인해 형성된 원고 제품 형태를 지닌 선행 상품이 출시되거나 유통되었다고 볼 증거가 없고, 가방과 같이 흔히 사용되고 여러 형태가 다양하게 창작되었던 물품은 다양하고 많은 공지의 구성 형태를 어떻게 조합할 것인지도 상품 형태를 좌우하는 중요한 요소가 될 수 있다.

또한 피고는 그 스스로 위와 같은 선택과 결합으로 형성된 피고 제품 형태가 기존 선행 제품들과 다른 형태를 갖추었음을 전제로 제3자를 상대로 피고 제품의 상품 형태 보호를 주장한 바 있고, 원고 제품과 피고 제품은 모두 상업적으로 성공하였는데 이는 위와 같은 개별 구성요소의 선택과 결합 방식으로 인해 형성된 제품 형태에 대한 소비자 선호도가 있었기 때문으로 보인다.

이러한 사실 및 사정을 종합하여 보면, 원고 제품의 형태는 비록 동종 제품의 구성 형태를 조합한 것일지라도 이를 상품의 기능 효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태라고 볼 수 없고, 타인의 모방에 따른 부정경쟁행위로부터 보호를 부여할 가치가 있는 정도의 자금과 노력의 투여에 따라 원고가 구축한 것으로 봄이 타당하다.

5. 판결요지 - 동종 상품의 통상적 형태 부정

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태는 상품 전체의 형태로서 신규성이나 창작비용이성을 요구하지 않으므로, 각 구성 부분을 분해하여 보면 흔한 형태라 하더라도 그 결합으로 인하여 기존에 존재하지 않았던 새로운 형태가 만들어졌다면, 그 구성 형태가 아주 단순하고 그 결합 또한 흔히 있을 수 있는 정도로서 전체적으로 보아 별다른 형태적 특징이 있다고 보기 어려운 경우가 아닌 한 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태라 볼 것은 아님

첨부: 서울고등법원 2022. 4. 28. 선고 2021나2032690 판결

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1. 상품형태 모방 부정경쟁행위 판단기준

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 “모방”이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 등 참조).

(2) 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정한 이유는, 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말하는 것이므로, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 참조).

(3) 그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있는데, 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

2. 레이스 원피스에서 상품 형태의 모방 여부에 대한 구체적 판단

(1) 비교대상 원피스의 실질적 동일성 및 모방 고의 여부

① 피고인의 원피스도 위에서 인정한 피해자 원피스의 전체적인 형태와 모양상의 특징을 갖추고 있는바, ② 비록 피고인 원피스에 사용된 제2레이스의 스캘럽 처리된 끝단 부분이 피해자 원피스의 제2레이스 스캘럽 처리 부분과 조금 다르기는 하지만, 이는 약간의 변형에 불과한데다가, 제2레이스가 제1레이스와 겹쳐졌을 때의 모습까지 고려하면 이 정도의 변형만으로 피고인의 원피스와 피해자의 원피스의 실질적 동일성을 부정할 수 없고,

③ 더욱이 피고인은 피고인의 블로그에 피고인의 원피스를 광고하면서, 피해자의 브랜드명을 지칭하고, ‘같은 원단을 사용하면서, 피해자 브랜드의 오리지널 제품보다 훨씬 저렴하게 판매하고 있다’는 문구와 모방대상 원피스 브랜드 해쉬태그를 삽입하였다는 이유를 들어, 피고인이 피해자 원피스를 모방하였고 피고인에게 모방의 고의도 인정된다고 판단하였다.

(2) ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’에 불과한지 여부

나아가 ④ 두 종류의 레이스 원단을 겹치는 방식으로 원피스를 제작하는 것이나, 제1, 2 레이스의 모티브 및 두 모티브의 조합, 허리라인·가슴라인 절개선 구현 방식 및 끝단 처리 방식 등 의류에서 부분적인 디자인 요소들을 구현하는 기법 내지 표현방식 그 자체는 대부분 이미 공지된 것들이라 할지라도, 이와 같은 개별적인 디자인 요소들이 결합하여 구현되는 전체적인 모습을 기준으로 하면, 피해자의 원피스가 단지 ‘레이스 H라인 원피스가 통상적으로 가지는 형태’를 하고 있는 것에 불과하다고 보기 어렵다.

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1.    부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 부정경쟁행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위의 한 가지로 규정하고 있다.

부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대하여 금지를 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되는(또는 침해될 우려가 있는) 자’로 규정하고 있고, 손해배상을 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해된 자’로 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 정한 부정경쟁행위에 대하여 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용과 노력을 투자하여 해당 상품의 형태를 개발하고 상품화한 사람이어야 한다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2019나1678 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 등 참조).

2.    여성의류제품 디자인 등록 및 권리행사 

등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).

한편, 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 ‘공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, ‘공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).

등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)

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1. 사안의 개요

(1) 권리자 원고 - 제품 디자인 등록 BUT 실시자 피고 - 용이창작 이유로 무효심판 청구, 무효심결 확정, 디자인등록 무효 확정

(2) 원고 – 부경법 제2조 제1호 (자)목 상품형태 모방 부정경쟁행위 주장

(3) 원고 제품 vs 피고 제품  

2. 부정경쟁행위 판단기준 – 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 ‘모방’이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

한편 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (자) 목 단서는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

3. 특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 – 통상적 형태에 해당함 

원고 제품은 ① 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되어 있는 점(이하 ‘특징 ①’이라 한다), ② 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 상부가 만곡지게 굽어진 형상인 점(이하 ‘특징 ②’라 한다), ③ 베이스는 사각형상인 점(이하 ‘특징 ③’이라 한다), ④ 집열부는 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상(

 )인 점(이하 ‘특징 ④’라 한다), ⑤ 연결부는 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하고 있는 점에 그 형태적 특징이 있다.

원고 제품이 가지는 형태적 특징은 동종 상품에서 종래부터 채용되어 오던 형태 혹은 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등에 해당하므로, 전체적으로 볼 때 원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다.

먼저, 특징 ① 내지 ③, 즉 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되고, 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이며, 베이스가 사각형상으로 되어 있는 형태는 비교대상디자인 1, 2, 3에 그대로 개시되어 있다.

또한, 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상인 집열부(특징 ④)는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있다. 뿐만 아니라, 을 제9, 18, 20, 21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고 제품의 집열부와 유사한 형상, 즉 원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 이미 원고 제품의 출시 전부터 광범위하게 사용되어 온 사실을 인정할 수 있다.

나아가, 비교대상디자인 8, 10 내지 12에는 연결부의 상부가 아치형으로 만곡되어 있는 형상이 나타나 있고, 그 중 비교대상디자인 11에는 원고 제품의 특징 ⑤, 즉 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하는 형태가 나타나 있다.

더욱이, 원고 제품의 형태적 특징 중 1 내지 3은 캔들워머에 관한 비교대상디자인 1 내지 3에 그대로 개시되어 있고, 원고 제품은 비교대상디자인 1 내지 3과 비교하여 볼 때, 그 집열부의 형상(원고 제품 ‘

’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘

 ,

, 

  ’)과 연결부의 상부 형상 및 연결부와 집열부의 결합 위치(원고 제품 ‘

’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘

,

,

’)에 차이가 있을 뿐인데, 그 형태상의 차이가 그 변형의 정도, 그와 같은 형태의 변형이 주는 심미감의 차이 등에 비추어 현저하다고 보기 어렵다.

오히려 위 차이는, ① 원고 제품의 출시 이전에 이미 공지되어 있던 비교대상디자인 1 내지 3의 집열부의 형상(상부의 원통형과 하부의 원뿔대가 결합된 형상) 중 하부의 원뿔대 형상만을 취하고, ② 비교대상디자인 1 내지 3의 ‘ㄱ자 형상’의 연결부 상부를 ‘아치형으로 만곡되어 알파벳 J가 뒤집어진 형상’으로 변경하고, ③ 연결부와 집열부와의 결합 위치를 집열부의 상부의 측면에서 집열부의 상단으로 변경한 것에 불과한 바, 이와 같은 정도의 변경은 비교대상디자인 1 내지 3, 5 내지 8, 10 내지 12에 나타나 있는 집열부, 연결부의 형상을 취사선택하여 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과한 것으로 봄이 상당하다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결

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