1. 상표법상 전용사용권 설정 등록과 제3자 대항 효력 범위
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15. (‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.
위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하다.
여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 아니한다고 할 것이다.
2. 전용사용권 설정 등록하지 않아도 침해자에게 손해배상청구 가능
따라서 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도, 원고로서는 피고에 대하여 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 관하여 손해배상청구권을 행사할 수 있다.
3. 단기 소멸시효 3년의 기산점 – 법리
불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식한 날을 의미하며, 그 인식은 손해발생의 추정이나 의문만으로는 충분하지 않고, 손해의 발생사실뿐만 아니라 가해행위가 불법행위를 구성한다는 사실, 즉 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 손해의 발생 및 가해행위와 손해 사이의 인과관계 등이 있다는 사실까지 안 날을 뜻한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다13282 판결 등 참조).
한편 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다22249 판결 등 참조)
4. 구체적 사안의 판단 – 자술서, 형사고소, 형사판결과 소멸시효 기산점 관계
(1) 침해사실 발각 2014. 7.경 원고의 직원에게 침해행위 사실 발각, 2014. 9. 11. 자술서, 침해사실 확인서 작성
(2) 형사고소 및 2016. 10. 31. 시작된 형사 사건 공판절차에서, 침해자는 「진정상품을 병행수입 하였고, 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없다.」라고 다툼
(3) 제1심 법원 2017. 10. 19. 유죄 판결 선고, 2018. 2. 2. 판결 확정
(4) 피고의 소멸시효 주장요지 - 2014. 9. 11.경 자술서 작성 시점에 침해행위로 인한 손해 및 가해자를 알았다. 소송 제기된 2018. 11. 14.로부터 역산하여 3년인 2015. 11. 14. 이전의 피고의 침해행위로 인한 손해배상책임은 민법 제766조 제1항에 따라 시효로 소멸하였다.
5. 특허법원 판결 요지
자술서를 작성하여 준 것만으로, 원고가 이 사건 침해행위 전체, 그 위법성 및 그로 인한 손해의 발생 등을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵다.
피고에 대한 형사사건의 제1심판결 선고일인 2017. 10. 19. 또는 그 판결의 확정일인 2018. 2. 2.에야 불법행위인 이 사건 침해행위로 인한 원고의 손해배상채권의 소멸시효가 진행된다고 봄이 타당하다.
첨부: 특허법원 2021. 8. 12. 선고 2020나2226 판결
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