상표권__글11건

  1. 2017.11.08 [영문계약서 샘플 - 24] 상표권 양도계약서 샘플 – Trademark Assignment Agreement [자문/작성/신속/저비용]
  2. 2017.09.04 유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나1158 판결
  3. 2017.07.26 상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017. 7. 18. 시행
  4. 2017.07.18 저명상표의 식별력 및 명성 훼손 부정경쟁행위 인정 특허법원 판결 – 상표 분쟁에 관해 변호사에게 상담을 의뢰해야 함을 보여주는 대표적인 사건
  5. 2017.07.04 Agency 계약 중 국내 Agent 명의로 등록한 도메인을 계약종료 후에도 계속 보유 사용한 경우 본사의 도메인등록이전청구권 인정 : 대법원 2017. 6. 29. 선고 2016다216199 판결
  6. 2016.05.17 앙드레김 상표권의 상속, 그 가치평가 및 상속세 부과처분: 대법원 2015두59259 판결
  7. 2016.02.11 대기업 그룹의 계열 분리 후 그룹표지 사용권리 관련 분쟁: 대성그룹 사건 대법원 판결
  8. 2015.11.05 10년 동안 유지된 독점판매계약을 합의 종료한 후 분쟁 사례 : 서울고등법원 2013. 7. 4. 선고 2012나73822 판결
  9. 2015.11.04 상표권자 법인청산으로 인한 상표권의 소멸 및 말소등록 관련 대법원 2015. 10. 29. 선고 2014두2362 판결 요지
  10. 2014.12.22 지식재산권 상속과 상속세 문제 - 앙드레김 상표권 상속세 사건 서울행정법원 2014. 11.20. 선고 2014구합50552 판결 소개
  11. 2013.11.08 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법

 

 

 

 

상표권 양도 계약은 등록상표를 보유한 상표권자가 상대방에게 자신의 상표권을 양도하는 계약을말합니다. 상표권은 상표권자가 해당 상품에 대한 표장을 사용할 권리를 독점하는 독점배타권입니다. 따라서 상표권자의 상표를 사용하기 위해서는 그 등록상표를 양수 받아 자신의 상표로 보유하거나, 라이선스 계약을 체결하여 사용하여야 합니다. 본 포스팅에서는 해외 기업의 상표권을 양수 받거나 해외기업에게 상표권을 양도하는데 사용하는 영문 상표권 양도 계약서 샘플을 첨부 드리면서 유의 사항을 코멘트하여 드리겠습니다.

 

먼저 대상 상표권을 명확히 규정하여야 합니다. 등록 상표의 번호와 등록원부를 첨부하시는 것이 좋습니다. 그리고 첨부 서류로서 대리권 확인서, 법인등기부등본, 관할 특허청에 필요한 서류를 기재하여야 합니다.

 

상표권 양도에 대한 보상금을 명시하여야 합니다. 그리고 향후 동일하거나 유사한 상표를 출원하지 않겠다는 확인 내지 선언도 계약서에 포함되어야 합니다. 아울러 비밀유지의무에 대하여 계약 체결 사실 등을 비밀로 유지하는 조항도 필요합니다. 마지막으로 법률 분쟁 발생 시 준거법과 법정관할을 적시하여야 합니다.

 

상표권 양도 계약서 작성에 있어서는 앞서 설명 드린 바와 같이, 상표권 표시, 첨부 서류 기재, 보상금 규정, 각종 확인 내지 선언 규정, 비밀유지의무 등에 관하여 상세한 법률 자문을 받으시고 진행하는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com, 02-6105-1304)

첨부: 상표권 양도 영문 계약서 샘플 상표권 양도 영문 계약서 샘플.doc

 

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작성일시 : 2017.11.08 16:00
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유명 입시학원 청솔학원이 당사자인 오래된 분쟁사안으로 언론매체에 몇 번 소개된 사건입니다. 판결문에 그동안의 분쟁경과 및 관련 사실이 잘 정리되어 있습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

특허법원 판결문에 유명 입시학원의 상표, 서비스표를 사용하는 대가, 즉 사용료 로열티액(평균 연간 6천만원) 관련 내용이 흥미롭습니다. 법원은 상표권자의 주장을 그대로 받아들여 사용료를 기준으로 산정한 1/2 공유자에 대한 손해배상액은 총 136,027,397입니다. 입시학원 업계에서 약 4년 동안의 상표권 침해로 인한 손해액이 약 27천만원으로 산정되었습니다.

 

참고로 손해배상액 산정에 관한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

원고는 소외 A에게 이 사건 제1서비스표권 중 일부를 이전등록하고, 이 사건 제2서비스표를 소외A와 함께 출원하여 이사건 제1,2서비스표를 소외 A와 공유하고 있다. 원고는 소외A가 원고의 허락 없이 서비스표의 사용을 허락하여, 피고와 소외A가 원고의 각 등록서비스표권을 침해한다는 서비스표권 침해금지 등 청구의 소를 제기하였고, 2012. 8. 17. 피고와 소외A등이 연대하여 원고에게 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다는 화해권고결정이 확정되었다. 원고는 이 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 피고가 원고의 동의 없이 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권 침해를 계속하고 있다는 이유로 침해의 중지와 침해조성물의 폐기 및 손해배상 등을 구하였다. 

 

이에 피고는 2014. 5. 27. 소외A와 동업관계에서 탈퇴하여 그 이후의 기간에 대하여 침해책임을 지지 않으며 원고가 청구하는 손해액이 과도하다고 주장한다. 그러나 세무서장들에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과 및 은행들에 대한 각 금웅거래정보제출명령에 대한 회신결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 피고는 이 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 이 사건 서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 또한 피고의 실사용표장은 이 사건 제1,2 서비스표와 동일 또는 유사하고, 피고는 위 각 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용한바, 이는 지정서비스업중 '입시학원경영업'에 해당하므로 피고는 이 사건 화해권고결정일 후로도 이 사건 서비스표를 사용하여 각 등록서비스표권을 침해하였다.

 

따라서 화해권고결정일 이후로 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없고, 앞으로도 침해할 우려가 있으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 '입시학원경영업'에 관한 간판, 블로그, 인쇄물 카탈로그 등에 표시하여서는 아니되고, 위 표장이 표시된 간판, 표찰, 인쇄물등을 각 폐기하여야 한다.

 

나아가 손해배상에 관하여 민법의 공유의 규정에 의하여 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되고, 각 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 수 있다고 볼 것인데, 원고의 손해액을 구체적으로 산정하기 어렵고, 입증에 필요한 나머지 사실을 증명하기도 극히 곤란하므로 법원이 구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 등 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하여 상당한 손해액을 인정하면, 4 195일간 계 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림]중 원고가 명시적으로 청구하는 손해액인 50000000원 및 이에대한 소장 부본 송달일 다음날부터 연15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 8. 18. 선고 20161158 판결

특허법원 2016나1158 판결 .pdf

 

KASAN_유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나

 

 

 

작성일시 : 2017.09.04 16:00
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종래에는 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못했습니다.

 

이에 부정경쟁방지법에서 상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정하였습니다. 개정법 해당조항은 2017. 7. 18. 시행되었습니다. 

 

따라서 이제 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해서 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

 

상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017.

 

 

작성일시 : 2017.07.26 09:35
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1. 들어가며

 

저명상표의 실제적 보호는 상표 등록만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 상표분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능하기에 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다. 이와 관련된 최신 특허법원 사건이 있어 소개 드립니다.

 

2. 저명 상표권자가 피해를 입은 이 사건의 구체적인 상황을 설명 드립니다

 

원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서아웃백’, ‘아웃백 스테이크하우스라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재와 같이 각 서비스표(이하 이 사건 각 영업표지라고 합니다)를 출원하여 서비스표등록을 마쳤습니다.

 

 

피고들은 2011년부터 토지 및 지상 건물 등에서아웃백또는아웃백 무인텔이라는 상호로 대실이 가능한 무인 숙박시설을 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품과 인터넷 사이트에아웃백”, “OUTBACK”, “ " 표지(이하이 사건 각 침해표지라 합니다)를 표시하여 사용하였습니다.

 

3. 특허법원의 판시 사항을 살펴보겠습니다

 

(1) 서비스표 침해 여부에 대한 부정

 

이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일, 유사한지에 관하여 보기로 한다. 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 20031192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 20063298 판결 등 참조). 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다. 따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.”

 

(2) 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동 여부에 대한 부정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동 등을 통하여가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성, 신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.

따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일, 유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.”

 

(3) 부정경쟁방지법상 식별력, 명성 손상 여부에 대한 인정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

여기서 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 200213782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종ㆍ유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 영업표지와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용()한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.

위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1 ()목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.”

 

4. 저명 상표권자의 보호 방안이 중요한 시기가 도래하였습니다

 

세계은행(WB)이 발표한 GDP에 따르면 우리나라도 경제 규모가 세계 11위에 해당합니다. 경제 규모 성장에 따라 우리나라에도 저명한 기업이 대부분 진출하였습니다. 이와 함께 저명한 상표들 역시 대부분 사용되고 있습니다. 그리고 특허청을 비롯한 정부기관 모두 IP 보호의 일환으로 저명상표 보호에 힘쓰고 있으며, 특허청은 상표브로커 근절에 수년간 노력하였습니다. 그러나 단순히 상표 또는 서비스표를 출원하여 등록 받더라도 실제로 벌어지는 법적인 분쟁의 해결에 미흡한 것이 대부분입니다.

 

5. 저명 상표권자에게 상표법상의 구제 수단은 생각보다 미미합니다

 

이 사건의 원고는 전 세계 20개 이상의 국가에서 아웃백이라는 저명한 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 그리고 원고는 레스토랑업 등에 대하여 다수의 서비스표 등록을 마쳤습니다. 하지만 정작 피고들이 유사 서비스표를 대실이 가능한 무인 숙박시설에 사용하더라도, 원고는 상표법상 침해금지청구를 주장할 수 없습니다. 왜냐하면, 상표법상 등록상표와 유사한 상표를 타인이 사용하더라도 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 상대방에 대해서만 침해금지청구를 할 수 있기 때문입니다. , 전혀 유사하지 않은 서비스업에 사용하는 이 사건 피고와 같은 업체에 대해서는 상표법상 금지청구를 할 수 없습니다.

 

6. 부정경쟁방지법상은 변호사의 주된 업무입니다

 

그러나 이와 같은 경우에도 저명 상표권자는 부정경쟁방지법에 따른 법적 해결책을 사용할 수 있습니다. , 부정경쟁방지법은 식별력 또는 명성 손상 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있습니다. 이 사건 피고와 같이 저명상표권자의 상표 또는 서비스표의 식별력 또는 명상을 손상하는 행위를 하는 자에 대하여, 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사하여, 간판, 현수막, 안내판, 용기, 선전광고물 등에 사용된 침해표지를 제거하여 폐기할 것을 청구할 수 있고, 부정경쟁방지법 제5조의 손해배상청구를 행사할 수 있습니다. 이와 같이 강력한 법적인 수단의 제시 및 수행은 변호사 고유의 업무 입니다.

 

7. 결론

 

저명 상표의 실제적인 보호는 단순히 상표 등록으로 해결될 수 없습니다. 이와 같은 법률분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능합니다. 상호나 상표, 부정경쟁에 관한 분쟁은 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 6. 29. 선고 20161691 판결

특허법원 2016나1691 판결_OUTBACK.pdf

 

김동섭 변호사

 

 

작성일시 : 2017.07.18 10:00
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1.    사실관계

 

국내 에이전트가 본사 제품을 소개하기 위하여 도메인을 등록하여 사용하였으나 그 후 그 에이전트 계약이 종료되어 본사와 경쟁업체가 되었음에도 도메인이름을 종래 에이전트 웹사이트 주소로 계속 사용하는 경우입니다. 더구나 본사를 해외 거래처라고 지칭함으로써 인터넷 사용자들에게 아직도 본사의 한국 공식대리점이라는 인상을 주어 혼동을 초래하고 그로 인하여 원고의 대리점 관리 및 판매 실적에도 영향을 미치는 등의 사정들이 인정되었습니다.

 

해외 본사(principal)에서 종래 국내 agent에게 등록한 도메인을 이전해 달라고 요구하였으나 거절당하지 도메인 등록 이전을 청구한 사안입니다.

 

2.    인터넷주소자원에 관한 법률

 

인터넷주소자원에 관한 법률(이하인터넷주소법이라 한다) 12조는 누구든지 정당한 권원이 있는 사람의 도메인이름의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 사람으로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하지 못하도록 금지하고(1), 이를 위반하여 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 있으면 정당한 권원이 있는 사람이 법원에 그 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(2).

 

여기서보유란 등록된 도메인이름을 가지고 있는 것을 의미하며, ‘사용은 등록된 도메인이름으로 인터넷에서 웹사이트를 개설하여 자기가 관리하는 컴퓨터 등 정보시스템의 식별기호로 이용하는 등 도메인이름의 등록·보유 후에 이를 실제로 이용하는 것을 의미한다.

 

이와 같이 인터넷주소법은 도메인이름의등록과는 별도로보유 또는 사용행위를 금지의 대상으로 정하고 있으므로, 도메인이름의 등록에는 부정한 목적이 없었더라도보유 또는 사용에 부정한 목적이 있다면 인터넷주소법 제12조에 의한 등록말소 또는 등록이전 청구가 가능하다고 해석되며, ‘보유 또는 사용행위에 대하여 부정한 목적이 있는지는 그와 같은 행위 시를 기준으로 판단함이 타당하다.”

 

3.    '부정한 목적' 판단기준

 

인터넷주소법에서 정한 부정한 목적이 있는 행위에는 정당한 권원이 있는 사람으로부터 부당한 이득을 얻는 행위 뿐 아니라 도메인이름의 등록을 방해하는 행위 등과 같이 부당한 이득과 직접 관련되지 아니하는 행위도 포함한다.

 

이러한 부정한 목적이 있는지의 여부는, 정당한 권원이 있는 사람의 성명·상호·상표·서비스표 그 밖의 표지(이하대상표지라 한다)에 관한 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일유사성의 정도, 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지의 여부, 도메인이름을 판매·대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지의 여부, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설 및 그 웹사이트의 실질적인 운영의 여부, 그 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등과의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인하여 인터넷 사용자들이 그 웹사이트로 유인되고 있는지의 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며(대법원 2013. 4. 26. 선고 201164836 판결 등 참조),

 

도메인이름의보유 또는 사용목적이 도메인이름을 판매·대여하여 경제적인 이득을 얻기 위한 것이 아니라는 이유만으로 부정한 목적이 부정된다고 단정할 수 없다.”

 

4.    구체적 판단 

 

Agency 계약 중에 적법하게 등록한 도메인이더라도 그 계약종료 후 본사에서 에이전트를 상대로 도메인 등록이전을 직접 청구하는 경우라면,

 

에이전트가 도메인 이름을 계약종료 후에도 보유하면서 계속 사용하는 행위에 대하여 에이전트에게 인터넷주소법 제12조의부정한 목적을 인정할 수 있습니다.

 

에이전트가 그 도메인이름을 타인에게 판매하거나 대여하여 어떤 경제적 이익을 얻고자 한 적이 없었다 하더라도 마찬가지라고 보았습니다.

 

첨부: 대법원 2017. 6. 29. 선고 2016216199 판결

대법원 2016다216199 판결 .pdf

 

작성일시 : 2017.07.04 12:00
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-- 앙드레김 상표권의 상속, 가치평가 상속세 부과처분: 대법원 201559259 판결 -- 

 

특허권, 상표권, 디자인권, 저작권 지식재산권은 소유자의 사망과 동시에 상속되고, 상속재산으로서 상속세 부과 대상입니다. 다만, 무형재산으로서 가치 산정이 어렵다는 특성이 있습니다.

 

세무당국이 앙드레김 상표권의 가치를 46 3천만원으로 평가하고 상속인에게 7억원의 상속세를 부과하자, 처분에 불복하는 행정소송에서 최근 대법원 판결이 선고되었습니다. 앞서 블로그에 소개한 하급심 판결취지를 그대로 인정한 내용입니다.

 

대법원은 상표권을 앙드레김 의상실 영업권과는 별개의 독립된 재산권으로 보고 상속세 등을 부과한 것을 적법하다 판결했습니다.

 

상표권 지식재산권의 매매나 상속에 대한 세금 문제는 중요합니다. 가치평가 납세액에 신경을 써야 하고, 신고세액을 과소평가하여 신고함으로써 추후 과태료나 형사처벌 법적 책임을 부담하지 않도록 유의해야 합니다. 또한, 과세당국과 지재권 가치평가에 관한 다툼에 대비하여 관련 자료를 확보하는 또한 중요합니다.

 

작성일시 : 2016.05.17 09:26
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-- 대기업 그룹의 계열 분리 후 그룹표지 사용권리 관련 분쟁: 대성그룹 사건 대법원 판결 --

 

대성그룹 창업주가 2001 2월 세상을 떠난 후 창업주의 장남측 - 주식회사 대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD) vs 창업주 3남측 - 대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD) 사이 대성상호사용을 둘러싼 분쟁

 

1.    상호사용금지청구

 

가.  상법상 상호 관련 규정

 

상법 제22 (상호등기의 효력) 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못한다.

23 (주체를 오인시킬 상호의 사용금지) ① 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

② 제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다. 

③ 제2항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다. 

④ 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다.

 

나.  대법원 2016. 1. 28. 선고 201376635 판결

 

"상법 제23조 조항의 '부정한 목적'이란 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말하고, 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류규모방법, 상호 사용의 경위 등 여러 가지 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

 

‘대성홀딩스㈜(영문: DAESUNG HOLDINGS CO., LTD)'와 ‘㈜대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD.)’는 유사하고 주된 영업 목적이  동일하므로, 일반인으로 하여금 오인, 혼동을 일으킬 수 있다는 것을 충분히 알 수 있었음에도 불구하고 피고의 상호를 사용한 사정 등을 이유로 ‘부정한 목적’이 인정된다." 사용금지권 인정

 

2.    부정경쟁행위금지청구

 

가.  부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 영업주체혼동행위 규정

 

"부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다. 여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적객관적이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조)."

 

나.  대법원 2016. 1. 28. 선고 201424440 판결 - 계열 분리된 후 각사의 기업그룹 표지사용 행위

 

"경제적, 조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

대성그룹에 속한 피고가 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용한 행위가 그 기업집단에 속하는 다른 계열사인 원고들에 대한 관계에서 영업주체 혼동행위에 해당한다는 이유로 사용금지 등을 구한 사안에서, 피고가 ‘대성’이라는 기업 그룹 표지가 포함된 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 무임승차하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 피고의 위 영업표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 피할 수 있으므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다"

 

3.     시사점

 

장기간에 걸친 창업주의 후계자 사이 치열한 공방은 상호등기를 먼저 한 쪽이 그룹표지를 사용한다는 쪽으로 결론 날 것으로 보입니다. 다른 업종의 계열사에 대한 상호사용 에 관한 쟁점은 여전히 있습니다. 그렇지만, 특별한 사정이 없는 한 결국 선등기 상호권자 및 선등록 상표권자가 최종적으로 승리할 것으로 보입니다.

 

첨부: 1. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201376635 판결

         1_대법원 2013다76635 판결.pdf

   2. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201424440 판결     

          2_대법원 2014다24440 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.02.11 10:00
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-- 10년 동안 유지된 독점판매계약을 합의 종료한 후 분쟁 사례 : 서울고등법원 2013. 7. 4. 선고 201273822 판결 -- 

 

독점판매계약을 오랫동안 유지하다 종료하는 경우 어려운 쟁점 사항이 많습니다. 계약관련 사정이 다양한 만큼 양 당사자가 다투는 쟁점도 다양하고 그 해결방안도 다를 것입니다. 모든 케이스에 적용될 묘책은 없지만 분쟁사례에 관한 최근 판결 중 참고사항을 정리해 봅니다.

 

1.    외국 제품의 국내독점판매계약 10년 유지 후 종료

 

국내회사 A는 외국회사와 “독점판매계약”을 체결하고 10년 동안 제품을 독점 수입 판매하였습니다. 상표권은 외국회사 명의로 등록되어 있습니다.

 

위 독점판매계약에는, '계약 기간 동안 국내에서 상표를 사용하여 제품을 유통 및 판매할 배타적인 라이선스를 부여한다. 매년 사전에 구매목표에 관하여 합의를 하고, 1년 단위로 계약을 갱신하기로 한다. 계약이 해지되는 경우, 라이센시는 제품과 견본품 및 판촉자료 등을 즉시 라이센서에게 송부하거나 또는 지시에 따라 처분하여야 한다. 라이센시는 제품의 홍보, 판촉, 광고 및 판매를 중단한다." 등 계약조항이 있습니다.

 

2.    독점판매계약 종료 후 재고 판매 및 소송분쟁  

 

국내판매회사 라이센시는 계약해지 후 이미 구입한 제품을 계속 판매할 수 있다는 규정은 없었음에도 불구하고 재고제품을 계속 판매하였습니다. 이에 상표권자 라이센서 회사에서 상표권침해금지, 판매금지 등을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

 

이에 대해 라이센시는 상표권자에게 정상적 제품을 구매하여 그 상표권은 소진되었으므로, 그 다음 제품의 소유권자로서 재고를 계속 판매할 수 있다고 주장합니다. 또한, 독점판매계약 종료 후 재고처리까지 막는 계약조항은 불공정거래행위에 해당한다고 주장도 하였습니다.

 

3.    서울고등법원 판결

 

가.  재고판매금지계약의 유효성 및 상표권 소진여부 판단  

 

서울고등법원은 “특별한 사정이 없다면 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 그러나 당사자 사이에 위와 같은 상표권 소진의 원칙을 배제하는 것처럼 보이는 내용의 계약을 체결하더라도 그와 같은 계약 내용이 강행법규에 위반되지 않는다면 그와 같은 계약은 계약 자유의 원칙상 허용된다고 봄이 타당하다.”고 판결하였습니다.

 

, 계약해지 후 상표사용을 금지하는 조건이 붙어있는 독점판매계약도 계약자유의 원칙상 유효하다고 판단하였습니다. 위 독점판매계약이 상호 합의 해지된 경우, 당사자 사이에서 상표권 소진을 배제함으로써 재고판매는 허용되지 않는다는 입장입니다.

 

나.  계약종료 후 재고판매금지조항의 공정거래법 위반 여부

 

독점판매계약의 종료 후 상표권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등 상표권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한 것으로, 상표권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로서 공정거래법 위반 등 기타 강행법규 위반이 될 수 있는지 여부가 쟁점입니다.

 

관련 법령과 심사규정은 다음과 같습니다.

공정거래법 제23(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위("불공정거래행위")를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위

 

공정거래위원회의 심사지침 <불공정거래행위 심사지침>

6. 거래상 지위의 남용 - 사업자가 거래상의 우월적 지위가 있음을 이용하여 열등한 지위에 있는 거래상대방에 대하여 일방적으로 물품 구입강제 등 각종 불이익을 부과하거나 경영에 간섭하는 것은 경제적 약자를 착취하는 행위로서 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하고 공정한 거래 기반을 침해하므로 금지된다.

 

서울고등법원은 '국내 독점판매계약을 10년간에 걸쳐 매년 경신하는 방법으로 사업을 하였고 매년 상호 협의하여 다음 해에 판매할 물량을 협의하여 결정한 점, 독점판매계약은 원고의 일방적 해지로 종료된 것이 아니라 합의로 종료된 점, 만약 계약 종료 후 종전 계약당사자인 피고가 아무런 제한 없이 원고의 제품을 판매할 수 있다면 새로운 독점판매계약 체결자에게 부여한 독점판매권이 사실상 제한된다는 점, 계약 종료 후 라이센서의 관리, 감독 없이 판매 및 광고가 이루어질 경우 브랜드 가치를 유지하는데 어려움이 예상되는 점, 계약 종료 후 법원의 판매금지결정을 받기까지 약 1 년간 사실상 아무런 제한 없이 재고품 판매 등 영업을 한 사정 등'을 종합적으로 고려하여 결국 공정거래법 위반은 아니다고 판결하였습니다.

 

서울고등법원 판결문을 인용하면, “외관상 상표권 소진의 원칙을 배제한 것으로 해석되는 독점판매계약 종료 이후의 판매 등 금지약정이 강행법규 등에 위배된다고 할 수 없고, 약정에 기한 금지청구는 권리남용에 해당한다고 볼 사정도 없다”고 판시하였습니다.

 

공정거래 저해효과와 효율성 증대효과의 비교형량을 통하여 공정거래법 위반여부를 심사할 수 있다는 합리성의 법칙(Rule of Reason)을 적용한 판결로 보입니다.

 

작성일시 : 2015.11.05 09:27
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-- 상표권자 법인청산으로 인한 상표권의 소멸 및 말소등록 관련 대법원 2015. 10. 29. 선고 20142362 판결 요지 -- 

 

1.    상표권자 법인청산과 상표권 소멸

 

상표법 제64조 제2항은 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결 등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음날에 소멸한다고 규정하고 있다.

 

그리고 상표법은 상표권의 등록이 권리의 발생 또는 변동의 효력발생요건인 경우와 제3자에 대한 대항요건인 경우를 한정적으로 열거하면서(상표법 제56조 제1, 58조 제1), 상표권의 소멸 원인 중 포기에 의한 소멸의 경우에만 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있다(상표법 제56조 제1항 제1).

 

따라서 상표원부에 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 상표권의 말소등록이 이루어졌다고 해도 이는 상표권이 소멸하였음을 확인하는 사실적, 확인적 행위에 지나지 않고 그 말소등록으로 비로소 상표권 소멸의 효력이 발생하는 것이 아니라고 할 것이어서, 위와 같은 상표권의 말소등록은 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라고 할 수 없다.

 

2.    판결 사안 법인청산에 따른 상표권 말소등록

 

특허청에서 회사법인의 청산종결등기일로부터 6개월이 지난 후 청산종결등기되었다는 이유로 회사법인 명의의 각 상표권을 말소등록하였고, 그 말소등록 행위는 상표권 소멸의 효력을 발생시키는 행위가 아니라 할 것이어서, 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위가 아니므로 행정소송의 항고소송 대상이 된다고 볼 수 없다.

 

대법원은 청산법인의 채권자로서 상표권 가압류 등록, 채무명의 판결, 압류 등록, 상표권양도명령 확정판결을 받은 채권자도, 채무자 법인청산으로 말소등록된 상표권을 확보하기 위해 말소등록 자체를 항고소송으로 다투는 행정소송은 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

 

3.    판결에서 언급한 권리구제 절차

 

상표법 제39조 제3항의 위임에 따른 특허권 등의 등록령 제27조는 ‘말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다’고 규정하고 있는데, 상표권 설정등록이 말소된 경우에도 등록령 제27조에 따른 회복등록의 신청이 가능하고, 회복신청이 거부된 경우에는 그 거부처분에 대한 항고소송이 가능하다(대법원 2002. 11. 22. 선고 20009229 판결 등 참조).

 

, 위와 같은 말소등록행위에 대하여는 회복등록신청과 그 거부처분에 대한 항고소송 등 다른 권리구제수단이 마련되어 있다. 결론적으로, 상표권자 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 한 상표권의 말소등록행위 자체는 항고소송의 대상이 될 수 없다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 29. 선고 20142362 판결

대법원 2014두2362 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.11.04 14:03
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-- 지식재산권 상속과 상속세 문제 - 앙드레김 상표권 상속세 사건 서울행정법원 2014. 11.20. 선고 2014구합50552 판결 소개 -- 

 

특허권, 상표권, 디자인권, 저작권 지식재산권은 소유자의 사망과 동시에 상속되고, 상속재산으로서 상속세 부과 대상이 됩니다. 그런데, 부동산이나 예금과 달리 지식재산권은 가치를 확정하기 어렵고, 이와 같은 특성 때문에 상속세와 관련된 어려운 문제가 많습니다. 그동안 국세청에서 지식재산에 대해 적극적으로 상속세를 부과한 사례가 많지 않았지만, 최근 저명한 상표의 가치를 높게 평가하여 상속인에게 고액의 상속세를 부과한 사례가 있었습니다. 이에 상속인들이 국세청의 상속세액에 불복하여 소송을 제기하면서 상표권 상속에 따른 상속세 부과에 관한 법원판결이 나왔습니다. 참고로, 상표권 상속세에 관련된 판결 내용을 살펴보겠습니다.

 

1. 대상 상표 사건 개요

 

2010 타계한 디자이너 앙드레김의 자녀들에게 고인의 상표권이 상속되고, 이에 대해 7억원 대의 상속세가 부과되었습니다. 상속인들이 과세당국을 상대로 상속세액이 과도하다고 다투는 행정소송을 제기하였으나 패소했습니다. (서울행정법원 2014. 11. 20. 선고 2014구합50552 판결)

 

상속인들은 2010 7 고인이 세운 비상장법인 앙드레김디자인아뜨리에 일부지분을 취득하였고, 고인은 법인에 자신이 운영하던 앙드레김 의상실 관한 모든 권리와 의무를 넘기면서 의상실 영업권 가격을 105300만여원으로 평가했습니다. 다만 의상실 매출에서 축을 이루던 앙드레 상표권에 대한 가격은 별도로 매기지 않았습니다. 같은 8 고인이 사망하고, 국제청은 고인이 46 3000 여원에 달하는 앙드레김 상표권을 법인에 사전 증여 방식으로 무상 양도했다.” 75000 여원의 세금을 추가 부과했고, 이에 원고들이 불복하여 취소소송을 제기한 것입니다. 재판부는 상표권도 별개의 증여대상으로 봐야 한다 과세당국의 손을 들어 주었습니다. 현재 상속인들이 불복하여 항소를 제기하였습니다.

 

2. 판결이유

 

재판부는 “2007-2009 의상실 수입 무려 92.2% 앙드레김 상표권을 다른 제조업체에 대여해 받은 이라며 상표권을 앙드레김 의상실 영업권과는 별개의 독립된 재산권으로 보고 상속세 등을 부과한 것을 적법하다.” 판단했습니다. 이어서 디자이너가 사망했다고 해서 상표권 가치가 곧바로 낮아진다고 보기 어렵기 때문에 상표권 사용료는 최근 3년간 수입금액 합계액을 평균한 금액을 기준으로 보는 것이 타당하다 설명했습니다.

 

3. 상표권 가치평가

 

상표권은 무형의 자산으로서 이에 대한 가치를 평가하고 비용을 산정하는 기준이 객관적이지 않다는 점에서 과세를 위한 근거가 마땅치 않다는 문제가 있습니다. 사건의 경우에는 해당 상표를 3자에게 라이센스를 허여 해주면서 받은 로열티가 있어서 이를 기준으로 과세한 것이지만{최근 3년간 받은 수입금액(로열티 총액) 기준으로 상속세를 매겼습니다.}, 그렇지 않는 경우라면 객관적 자료를 구하는 것이 어렵게 됩니다. 감정평가사가 하는 상표권의 평가방법을 통하여 상표의 가치를 판단할 수도 있으나 우리나라에서 무형의 자산에 대한 평가의 경우가 많지 않아 역시 확립된 기준이 없는 것으로 보입니다.

1)   상표에 대한 로열티를 받고 있는 경우 그러한 로열티 가격이 시장 가치로 보고 이를 기준으로 과세하는 방법,

2)   실사용 상표 경우는 income 접근방법(상표권이 미래에 얻을 있다고 추정되는 현금흐름을 과거의 수익을 할인률로 차감한 후에 현재가치로 환산하는 방법)으로 판단하는 방법, 

3)   미사용 상표인 경우는 a) market 접근방법(동종업계의 거래실적을 참고하여 유사한 선례에 근거하여 판단하는 방법), b) cost 접근방법(상표권을 구축하는데 들인 비용을 기초로 평가하는 방법) 정도가 상표권의 가치평가를 위해 사용할 있는 방법들입니다.

 

4. 맺음말

 

상표권이 중요한 재산적 가치를 갖는다는 점은 이제 일반 상식이 되었습니다. 따라서, 상표권 매매나 상속에 대한 세금 문제도 매우 중요합니다. 납세 의무자로서는 과세에 대비하여 상표가치 평가 납세액에 신경을 써야 하고, 신고세액을 과소평가하여 신고함으로써 추후 과태료나 형사처벌 법적 책임을 부담하지 않도록 유의해야 것입니다. 또한, 혹시 있을 있는 과세당국과 지재권 가치평가에 관한 다툼에 대비하여 관련 증거들을 확보하고 보존하는 또한 중요하다 생각합니다.

 

남궁은 변호사

작성일시 : 2014.12.22 10:53
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-- 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법 --

 

지재권 침해로 인한 손해배상에 관한 이론적 학술적 논의는 화려하고 복잡해 보여도, 결국 실제 소송에서는 침해자 이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 방법이 가장 자주 활용됩니다. 그런데, 실무상 문제의 핵심은 원고(권리자)에게 침해자의 이익을 입증할 책임을 지우는데 있습니다. 입증책임에 관한 학설과 판례는 권리자가 침해자의 이익을 입증할 책임이 있다는 확고한 입장입니다. 하지만 침해자의 이익에 관한 자료가 침해자의 수중에 있고, 그것을 입수할 방법도 현실적으로 없는 상황에서, 어떻게 침해자의 이익을 입증할 수 있겠습니까? 현실적으로 허망한 말장난에 가깝습니다.

 

성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님이 2013 9월 한국지식재산연구원 발간 지식재산정책 제16 83~92면에 기고하신 글에는 침해자 이익 산정에 관한 영국 판결이 소개되어 있습니다. 실무가들에게 도움이 될 만한 내용이 잘 정리되어 있다고 생각됩니다. 영국 판결의 요지는, 원고에게 침해자의 매출액(또는 총이익)을 입증하게 하고, 피고 침해자에게 여기서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 지운다는 것입니다. 이렇게 한다면 권리자의 입증부담이 훨씬 경감될 것이고, 실제 그 입증이 가능한 경우가 많을 것입니다. 예를 들면, 의약품은 생산량을 신고해야 하거나 또는 처방 수량이 건강보험 관련기관에 그대로 보고되는 등 이유로 매출을 쉽게 입증할 수 있는 경우도 많고, 그렇지 않더라도 문서제출명령으로 매출액 자료를 제출하도록 하면 되므로 매출액을 입증하는 것은 크게 어렵지 않습니다.

 

실제 어려운 문제는 매출에서 공제할 비용 부분입니다. 피고에게 공제할 비용을 입증하도록 책임을 부담시켜 피고가 관련 자료를 제출하면 원고는 그 비용 자료를 검토하고 타당성 여부를 다툴 수 있도록 함으로써 침해자 이익산정에 관한 입증문제를 해결하는 것입니다.

 

정차호 교수님은 위 글에서 미국 저작권법은 그러한 원고의 총이익 증명책임 피고의 비용 증명책임에 대하여 명확하게 규정하고 있다. 미국 특허법에 의한 디자인 특허권 침해에 대한 침해자의 이익을 산정하는 경우, 법에서 비용 증명책임에 대하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 판례는고가 책임을 지는 것으로 인정한다.”라고 소개하고 있습니다. 참고로 미국 저작권법에서 침해자 이익 산정에 관한 규정은 다음과 같습니다.

 

17 U.S.C. §504(b) - In establishing the infringers profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringers gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

 

이와 같은 외국의 법규정이나 판결은 참고자료에 불과하지만, 우리나라 사건에서도 재판부를 설득하는 논리를 개발하는데 활용할 수 있을 것입니다. 권리자에게 침해자의 이익을 엄격하게 입증할 것을 요구한다면 현실적으로 불가능한 것을 요구하는 것과 다를 바 없다는 점을 모두 알고 있습니다. 이론적이고 원칙적 입장을 고수하지 않아도 좋을 명분과 논리를 제공한다면 좋은 결과로 연결될 수 있을 것입니다.

 

그런 측면에서, 법규정에서 단지 이익으로 표현된 용어의 해석이 중요합니다. 총이익 또는 조이익(gross profit)은 침해품의 매출에서 침해품을 생산하고 판매하기 위해 지출된 직접비용으로 공제하는 것입니다. 직접비용이란, 침해품을 제조하기 위하여 직접적으로 필요한 재료비, 연료비, 전기료, 제조 인건비 등의 비용을 말합니다. 순이익(net profit)은 침해품 매출에서 직접비용뿐만 아니라 간접비용(overhead cost)까지 공제한 것을 말합니다. 통상 간접비용에는 임대료, 행정인건비, 임대료, 감가상각비, 보험료, 법률비, 수리비, 등이 포함됩니다. 간접비용에는 한편으로는 해당 침해품의 생산 및 판매로 인해 추가 지출된 것도 있지만, 침해품이 없더라도 여전히 지출되었을 부분이 있습니다. 당연히 간접비용 중에서도 전자는 비용으로 공제할 있지만, 후자는 비용으로 공제할 수 없습니다.

 

우리나라의 판결과 학설은 순이익설 입장입니다. 그 순이익 산정할 때 공제할 비용 중 간접비용을 어떻게 취급하는가에 따라 실제 이익액이 크게 달라지게 될 것입니다. 영국 판결은 순이익 산정을 위해 침해자의 직접비용과 침해행위로 인하여 증가된 간접비용(overhead) 공제될 있다고 하였습니다. 이론상으로는 매출에서 간접비용까지 공제한 것이므로 총이익이 아닌 순이익 범주에 해당합니다. 그렇지만, 경우에 따라 명목상 순이익이지만 실질적으로는 총이익에 가까운 금액이 산정될 수도 있습니다. 그렇게 산정하면, 그 금액은 미국 저작권법 규정, 미국 디자인 침해사건에서의 손해액 산정, 영국 판결에서의 손해액 산정과 실질적으로 크게 다를 것 없는 결론에 도달할 것입니다.

 

이와 같은 방법으로 산정되는 액수는, 침해품의 매출에 국세청 고시 업종 표준소득율을 곱하여 산정하는 이익액, 또는 침해자의 재무제표에 따른 해당 기간의 이익율에 곱하여 산정하는 이익액과 비교하였을 때 훨씬 많은 금액이 될 가능성이 높습니다.

 

참고로, 손해액 산정방법 중 하나인 로열티 기준은 통상 권리자가 받을 수 있는 최소한 금액으로 봅니다. 따라서, 특별한 경우를 제외하고는 위와 같이 제2항으로 산정되는 금액은 제3항의 로열티 상당 액수보다 훨씬 많은 금액이 될 것입니다.


*관련링크: 지식재산정책 제16호, 한국지식재산연구원, 2003. 9.

http://goo.gl/sjGCBM

작성일시 : 2013.11.08 15:05
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