(1)상표 전문가인 변리사 - 타인의 화장품 리무버 제품판매용 인터넷 쇼핑몰을 모방한 유사 도메인, 상표, 홍보물 무단 사용하여 인터넷 쇼핑몰 회사의 운영한 행위
(2)부정경쟁행위 인정 – 부경법 제2조 제1호 바목, 자목, 부정경쟁행위의 점, 부경법 제18조 제3항 제1호 적용
(3)판결 주문: 피고인 변리사 징역 6월 집행유예 2년, 80시간 사회봉사명령, 회사 법인 벌금 7백만원
(4)피해자 회사의 대리인이 피해자들에 대한 고소를 취하하는 고소취소장을 제출한 사실은 인정된다. 그러나 피고인들의 이 사건 저작권법위반 범행은 피고인 A가 피해자 회사 제품을 모방하여 전시하고 판매하기 위하여 피해자 회사의 저작물을 침해한 것이므로, 피고인 A가 ‘영리를 목적으로’ 저작재산권침해행위를 한 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 저작권법위반의 공소사실은 저작권법 제140조 단서 제1호에 따라 친고죄에 해당한다고 볼 수 없으므로, 위 고소취소를 이유로 공소기각을 할 수 없고, 다만 이를 양형인자로 참작한다
(5)피고인 A는 변리사로서 지적재산권 보호의 중요성을 잘 알고 있었음에도 피해자 회사의 상품을 모방한 상품을 판매하기 위한 전시를 하고 피해자 회사의 상품으로 오인하게 하는 방법으로 상품을 판매하였으며 이를 위하여 피해자 회사의 공식 웹사이트 도메인과 유사한 웹사이트를 제작하여 피해자 회사의 저작물인 사진 등 컨텐츠를 복제하여 전시하였다.
(6)이 사건 범행 기간이 짧지 않고, 피고인 A가 피해자 회사의 제품을 모방한 제품을 판매하기 위하여 제3자로부터 구매한 수량도 상당하였던 것으로 보이는 점, 피고인 A가 피해자 회사의 상표권과 유사한 상표권을 국외에서 등록하였거나 국내에서 등록을 시도한 점 등 이 사건 범행 경위와 방법 및 내용 등에 비추어 보면 피고인의 죄책이 가볍다고 볼 수 없다.
(7)다만 피고인들이 이 사건 범행을 인정하고 있는 점, 피고인들이 피해자 회사에 금전을 지급하고 피해자 회사와 합의하여 피해자 회사가 피고인들의 처벌을 원하지 않고 있는 점, 피고인 A가 피해자 회사와 합의하는 과정에서 국외에서 피해자 회사와 유사한 상표를 등록한 상표권을 피해자 회사에 양도하고, 그 이외에 국내 및 국외로 상표 등록을 신청한 것을 취하하거나 등록 말소 등의 방법으로 피해자 회사의 상표권이 침해될 소지가 해소된 것으로 보이는 점, 피고인 A가 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 및 그 밖에 피고인 A의 나이, 성행, 환경, 범행의 동기와 범행 후의 정황 등 기록에 나타난 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.
제2조(정의) 7호 – 표시란 식품, 식품첨가물, 기구, 용기·포장, 건강기능식품, 축산물(이하 "식품등"이라 한다) 및 이를 넣거나 싸는 것에 적는 문자, 숫자 또는 도형을 말한다.
제3조(다른 법률과의 관계)식품 등의 표시 또는 광고에 관하여 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.
제8조(부당한 표시 또는 광고행위의 금지) ① 누구든지 식품등의 명칭·제조방법·성분 등 대통령령으로 정하는 사항에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 표시 또는 광고를 하여서는 아니 된다.
1. 질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
2. 식품등을 의약품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
3. 건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
4. 거짓·과장된 표시 또는 광고
5. 소비자를 기만하는 표시 또는 광고
6. 다른 업체나 다른 업체의 제품을 비방하는 표시 또는 광고
7. 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 식품등을 다른 영업자나 다른 영업자의 식품등과 부당하게 비교하는 표시 또는 광고
8. 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 표시 또는 광고
9. 총리령으로 정하는 식품등이 아닌 물품의 상호, 상표 또는 용기ㆍ포장 등과 동일하거나 유사한 것을 사용하여 해당 물품으로 오인ㆍ혼동할 수 있는 표시 또는 광고
10. 제10조제1항에 따라 심의를 받지 아니하거나 같은 조 제4항을 위반하여 심의 결과에 따르지 아니한 표시 또는 광고
제9조(표시 또는 광고 내용의 실증) ① 식품등에 표시를 하거나 식품등을 광고한 자는 자기가 한 표시 또는 광고에 대하여 실증(實證)할 수 있어야 한다. ② 식품의약품안전처장은 식품등의 표시 또는 광고가 제8조제1항을 위반할 우려가 있어 해당 식품등에 대한 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 식품등에 표시하거나 해당 식품등을 광고한 자에게 실증자료를 제출할 것을 요청할 수 있다. ③ 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요청받은 자는 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다. 다만, 식품의약품안전처장은 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 제출기간을 연장할 수 있다. ④ 식품의약품안전처장은 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요청받은 자가 제3항에 따른 제출기간 내에 이를 제출하지 아니하고 계속하여 해당 표시 또는 광고를 하는 경우에는 실증자료를 제출할 때까지 그 표시 또는 광고 행위의 중지를 명할 수 있다. ⑤ 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요청받은 자가 실증자료를 제출한 경우에는 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 다른 기관이 요구하는 자료제출을 거부할 수 있다. 다만, 식품의약품안전처장이 제출받은 실증자료를 제6항에 따라 다른 기관에 제공할 수 없는 경우에는 자료제출을 거부해서는 아니 된다. ⑥ 식품의약품안전처장은 제출받은 실증자료에 대하여 다른 기관이 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 해당 실증자료를 요청한 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑦ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 실증의 대상, 실증자료의 범위 및 요건, 제출방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
14조(시정명령)식품의약품안전처장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 필요한 시정을 명할 수 있다.
1. 제4조제3항, 제5조제3항 또는 제6조제3항을 위반하여 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 자
2. 제7조를 위반하여 광고의 기준을 준수하지 아니한 자
3. 제8조제1항을 위반하여 표시 또는 광고를 한 자
4. 제9조제3항을 위반하여 실증자료를 제출하지 아니한 자
제16조(영업정지 등) ① 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 영업자 중 허가를 받거나 등록을 한 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 전부 또는 일부를 정지하거나 영업허가 또는 등록을 취소할 수 있다.
1. 제4조제3항, 제5조제3항 또는 제6조제3항을 위반하여 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 경우
2. 제8조제1항을 위반하여 표시 또는 광고를 한 경우
3. 제14조에 따른 명령을 위반한 경우
4. 제15조제1항을 위반하여 회수 또는 회수하는 데에 필요한 조치를 하지 아니한 경우
5. 제15조제2항을 위반하여 회수계획 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우
6. 제15조제3항에 따른 명령을 위반한 경우
제17조(품목 등의 제조정지) ① 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 식품등의 품목 또는 품목류(「식품위생법」 제7조·제9조 또는 「건강기능식품에 관한 법률」 제14조에 따라 정해진 기준 및 규격 중 동일한 기준 및 규격을 적용받아 제조·가공되는 모든 품목을 말한다. 이하 같다)에 대하여 기간을 정하여 6개월 이내의 제조정지를 명할 수 있다.
1. 제4조제3항을 위반하여 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 경우
2. 제8조제1항을 위반하여 표시 또는 광고를 한 경우
제19조(영업정지 등의 처분에 갈음하여 부과하는 과징금 처분) ① 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 영업자가 제16조제1항 각 호, 같은 조 제3항 각 호 또는 제17조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 영업정지 또는 품목 제조정지 등을 명하여야 하는 경우로서 그 영업정지 또는 품목 제조정지 등이 이용자에게 심한 불편을 주거나 그 밖에 공익을 해칠 우려가 있을 때에는 영업정지 또는 품목 제조정지 등을 갈음하여 10억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 제4조제3항 또는 제8조제1항을 위반하여 제16조제1항, 같은 조 제3항 또는 제17조제1항에 해당하는 경우로서 총리령으로 정하는 경우는 제외한다.
제20조(부당한 표시·광고에 따른 과징금 부과 등) ① 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제8조제1항제1호부터 제3호까지의 규정을 위반하여 제16조제1항 또는 제3항에 따라 2개월 이상의 영업정지 처분, 같은 조 제1항 또는 제2항에 따라 영업허가 및 등록의 취소 또는 같은 조 제3항 또는 제4항에 따라 영업소의 폐쇄명령을 받은 자에 대하여 그가 판매한 해당 식품등의 판매가격에 상당하는 금액을 과징금으로 부과한다.
제26조(벌칙) ① 제8조제1항제1호부터 제3호까지의 규정을 위반하여 표시 또는 광고를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과(竝科)할 수 있다. ② 제1항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항의 죄를 범한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. ③ 제2항의 경우 해당 식품등을 판매하였을 때에는 그 판매가격의 4배 이상 10배 이하에 해당하는 벌금을 병과한다.
제27조(벌칙)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.
1. 제4조제3항을 위반하여 건강기능식품을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 자
2. 제8조제1항제4호부터 제9호까지의 규정을 위반하여 표시 또는 광고를 한 자
3. 제15조제1항에 따른 회수 또는 회수하는 데에 필요한 조치를 하지 아니한 자
4. 제15조제3항에 따른 명령을 위반한 자
5. 「건강기능식품에 관한 법률」 제5조제1항에 따라 영업허가를 받은 자로서 제16조제1항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
6. 「건강기능식품에 관한 법률」 제6조제2항에 따라 영업신고를 한 자로서 제16조제3항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
7. 「식품위생법」 제37조제1항에 따라 영업허가를 받은 자로서 제16조제1항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
제28조(벌칙)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제4조제3항을 위반하여 식품등(건강기능식품은 제외한다)을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 자
2. 제17조제1항에 따른 품목 또는 품목류 제조정지 명령을 위반한 자
3. 「수입식품안전관리 특별법」 제15조제1항에 따라 영업등록을 한 자로서 제16조제1항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
4. 「식품위생법」 제37조제4항에 따라 영업신고를 한 자로서 제16조제3항 또는 제4항에 따른 영업정지 명령 또는 영업소 폐쇄명령을 위반하여 계속 영업한 자
5. 「식품위생법」 제37조제5항에 따라 영업등록을 한 자로서 제16조제1항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
6. 「축산물 위생관리법」 제22조제1항에 따라 영업허가를 받은 자로서 제16조제1항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 계속 영업한 자
7. 「축산물 위생관리법」 제24조제1항에 따라 영업신고를 한 자로서 제16조제3항 또는 제4항에 따른 영업정지 명령 또는 영업소 폐쇄명령을 위반하여 계속 영업한 자
제29조(벌칙)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 제1호의 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.
1. 제9조제4항에 따른 중지명령을 위반하여 계속하여 표시 또는 광고를 한 자
2. 제15조제2항에 따른 회수계획 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자
제30조(양벌규정)법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제26조부터 제29조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
제31조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제5조제3항을 위반하여 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 자
2. 제6조제3항을 위반하여 식품을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용한 자
(2)식약처에서 제품을 제조·판매하면서 원재료를 표시할 때 사실과 다른 내용으로 표현하는 표시를 하여서는 아니 됨에도, 이를 위반하여 버터를 원재료로 사용하지 않았음에도 불구하고 주표시면에 표시하였다‘라는 이유로 식품 등의 표시·광고에 관한 법률(이하 ‘식품표시광고법’이라고 한다)에 따라 15일의 품목 제조정지처분함.
(3)이에 불복한 행정소송판결 요지 - ‘거짓·과장된 표시’를 하였다고 보기 어렵다.
(4)제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분(이하 ‘선행처분’이라고 한다)을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분(이하 ‘후행처분’이라고 한다)을 하도록 정하고 있는 경우, 그 법령이 정한 바에 따라 선행처분을 가중사유 또는 전제요건으로 하는 후행처분을 받을 우려가 현실적으로 존재하는 경우에는, 선행처분을 받은 상대방은 비록 그 처분에서 정한 제재기간이 경과하였다 하더라도 그 처분의 취소소송을 통하여 그러한 불이익을 제거할 권리보호의 필요성이 충분히 인정된다고 할 것이므로, 선행처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다(대법원 2006. 6. 22. 선고 2003두1684 전원합의체 판결 참조).
(5)‘거짓·과장의 표시’는 사실과 다르게 표시하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 것으로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 표시를 말한다(대법원 2014. 12. 24. 선고 2012두26708 판결 등 참조). 한편 일반 소비자는 표시에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하게 된다. 따라서 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시인지는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 그 표시를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결 등 참조).
(6)식품표시광고법 제8조 제1항 제4호를 위반하여 ‘거짓·과장된 표시’를 하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이 사건 처분사유는 그 문자가 프랑스어로 ‘버터’를 의미한다는 것에 있다고 볼 수 있는데, 국내에서의 프랑스어 사용 현황이나 그에 대한 일반적인 이해 정도 등을 고려할 때, 만일 이 사건 각 제품이 소위 ‘버터 맥주’, ‘버터 하이볼’로 홍보되지 않았다면, 대부분의 소비자들로서는 문구가 프랑스어로 ‘버터’를 의미함을 쉽게 알 수 없었을 것으로 보이며, 소비자들 사이에서 햄과 버터를 사용한 ‘잠봉뵈르’라는 음식이 널리 알려져 있다고 하더라도 곧바로 ‘잠봉뵈르’의 ‘뵈르’를 의미하는 것이라고 인지하기는 어려워 보인다. 위와 같은 사정들과 이 사건 각 제품의 전체적인 형태 등에 비추어 보면, 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들이 이 사건 각 제품의 ‘표시’만으로 버터가 이 사건 각 제품의 원재료로 사용되었다고 잘못 알거나 잘못 알 우려가 있다고 보기는 어렵다.
제작자의 재료에 의하여 주문자가 제시한 견본에 따른 제품을 제작·공급하기로 한 계약에 있어서는 제작자는 당연히 계약 내용에 따른 하자 없는 완전한 제품을 제작·공급할의무가 있는 것이므로, 제작과정에서의 하자에 대하여 기술상의 이유 등 특수한 사정으로 주문자가 하자 발견 의무를 부담하는 특약을 하지 않은 이상 하자를 발견하지 못한 데 대하여 주문자에게 과실이 있다고 말할 수는 없고, 제품의 선적시 주문자측 직원의 검사가 이루어졌으나 이 검사는 대금지급을 위한 신용장상의 지급조건으로 명시되어 있어 이에 따라 이루어진 것으로서 신용장상의 이런 지급조건은 주문자로서 일단 검사해 보고 인수할 수 있다는 권한 유보의 규정이라고 해석될 뿐 아니라, 그 제품의 하자는 육안으로도 쉽게 확인될 수 있는 정도의 간단한 것도 아니고 제품을 해체하여 보지 않으면 발견하기 어려운 성질의 것이어서 그와 같은 숨은 하자를 발견하지 못한 점에 과실이 있다고 할 수도 없으므로, 주문자측이 하자의 발생이나 확대에 영향을 미쳤다고 볼 수 없어 이를 과실상계의 사유로 삼을 수 없다.
2.OEM 계약서상 제품회수 시 손해배상 조항의 해석: 대법원 2021. 11. 25. 선고 2018다260299 판결
(1)계약해석 기준 법리 - 일반적으로 계약을 해석할 때에는 형식적인 문구에만 얽매여서는 안 되고 당사자 사이의 진정한 의사가 무엇인가를 탐구해야 한다. 계약 내용이 명확하지 않은 경우 계약서의 문언이 계약 해석의 출발점이지만, 당사자 사이에 계약서의 문언과 다른 내용으로 의사가 합치된 경우 그 의사에 따라 계약이 성립한 것으로 해석해야 한다. 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 당사자의 의사 해석이 문제되는 경우에는 계약의 형식과 내용, 계약이 체결된 동기와 경위, 계약으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사, 거래 관행 등을 종합적으로 고려해서 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석해야 한다.
(2)문제의 계약 조항 - 갑 주식회사와 을 주식회사가 체결한 물품공급계약에서 갑 회사가 OEM 방식으로 제품을 생산하여 병 주식회사에 공급하면 을 회사가 정산하기로 하면서 ‘갑 회사는 을 회사의 제품구매자 정책에 따라 회수 등을 당함으로써 을 회사가 입은 손해를 배상해야 한다.’고 정함
(3)병 회사가 식중독 사고 및 제품 일부의 하자 발생을 이유로 재고 전량을 반품하였고, 이에 갑 회사가 위 계약 조항에 따른 배상책임을 부담하는지 문제 된 사안에서, 위 계약 조항은 개별 제품의 하자 존부와 관계없이 제품구매자인 병 회사의 정책에 따라 회수 등을 당함으로써 을 회사가 입은 손해를 갑 회사가 배상하도록 정한 것으로 볼 수 있으나, 회수 등의 근거가 되는 정책은 사회통념상 합리성을 가진 것이어야 하고, 그러한 요건을 갖추지 않은 조치에 대해서는 갑 회사가 배상책임을 부담하지 않는다고 해석함이 타당한바,
(4)병 회사는 제품 제조과정 문제로 식중독 사고가 발생하였고 제품 일부에 하자가 발견되었다는 전제에서 제품이 대량으로 유통되는 식품이라는 특성을 고려한 정책적 판단을 거쳐 재고 전량에 관한 반품을 결정하였으나, 제반 사정에 비추어 제품 제조과정 문제로 인한 식중독 사고나 일부 제품의 하자 발생 사실을 인정할 수 없는 이상 병 회사의 정책에 따른 반품은 부정확한 사실관계를 전제로 한 것으로서 사회통념상 합리성을 갖추지 못한 자의적인 조치이므로, 갑 회사는 위 계약 조항에 따른 배상책임을 부담하지 않는다고 한 사례.
3.OEM 생산자의 상표사용 행위 - 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000후143 판결
주문자상표 부착방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용도 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 상표법 제2조 제1항 제6호 소정의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙이는 행위에 해당하고, 수출자유지역 내에서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표 사용행위라고 볼 수 있다.
4.수출전용 OEM 생산자의 상표침해 책임 - 대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결
우리 나라에서 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는유사한 상품에 표시하여 사용하였다면 설사 그 상표가 표시된 상품이 우리 상표권의 효력이 미치지 아니하는 일본으로 수출할 목적으로만 제조된 것이라고 하더라도 등록상표의 상표권을 침해하는 행위가 되는 것으로서, 주문자상표부착생산방식(OEM)에 의하여 수출을 한다고 하여 위와 같은 결론이 달라질 것도 아니다.
(1)주문자상표 부착 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등 참조).
(2)어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 ‘정당하게’ 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조)
(3)구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조).
(4)대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 - 주문자 상표 부착방식(이른바, OEM방식)에 의한 수출행위도 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (가)목의 상표 부착행위에 해당하므로 상표의 사용행위라고 본 사례
본 계약의 거래 및 조건에 따라 ‘라이센서’는 ‘라이센시’의 사업지역 내에서 가공 및 판매에 관련된 노하우의 독점 사용권을 ‘라이센시’에 허여하며 ‘라이센시’는 계약에 따라 그 사용권을 갖는다.
5.2재사용권의 부여 금지
본 계약에서 달리 규정하지 않는 한 본 계약기간 동안 ‘라이센시’는 제3자에게 하나 또는 그 이상의 라이선스 제품의 가공, 광고, 판촉, 유통 및 판매와 관련해서 노하우를 사용할 수 있는 권리를 재부여할 수 없다.
5.3.노하우 제공
‘라이센서’는 ‘라이센시’가 제품의 상품화 및 마케팅 계획을 개발하고 라이선스 제품을 개발할 수 있도록 하기 위한 목적으로 ‘라이센시’에게 노하우를 제공한다. 본 계약기간 동안 ‘라이센서’는 노하우의 일부로서 계절 컨셉, 대표적인 디자인 및 매 계절 별로 대상 브랜드의 기타 관련 정보가 포함되어 있는 계절 디렉션 책자를 가을 겨울 시즌에 대해서는 [ ]월의 말일까지, 봄 여름 시즌에 대해서는 []월의 말일까지 제공하여야 한다.
제 6 조품질 기준
6.1라이선스 제품의 품질 기준 및 품격유지.
‘라이센시’는 해당 상표가 명성과 신용을 획득하고 소비 대중의 마음에 호평을 받고 있다는 사실을 인정하고, 상표 시용권을 부여한 제품의 가공과 판매가 각 계약당사자에게 매우 중요하며 높은 수준의 기준과 평판이 유지되어야 한다는 사실을 인정한다. 따라서, 모든 포장, 상표 부착, 고정 설치물, 광고, 매장의 자료 및 제품관련 인쇄물 등을 포함하되 그에 한정되지 아니하고 계약에 따라 ‘라이센시’가 생산하거나 생산을 지시하게 될 라이선스 제품과 본질적으로 ‘라이센시’와 상표 사이의 관계의 존재를 인식하도록 만드는 표현 방식(이하 그 표현 방식은 ‘상표 사용 자료’라 칭한다)은 본질적으로 ‘라이센서’가 제공 또는 판매하는 제품의 품질과 최소한 같거나 그보다 더 우수해야 한다.
6.2승인
‘라이센시’는 라이선스 제품의 생산을 개시하기 전에 ‘라이센서’와 협의하여야 한다. ‘라이센시’는 라이선스 제품의 유통, 제조, 판매, 광고로부터 발생하는 제3자의 지적재산권 침해와 관련된 모든 위험은 그러한 위험이 노하우로부터 발생한 것이거나 노하우와 관련된 것이 아닌 한 ‘라이센시’가 부담한다는 점을 인식하고 그에 동의한다.
6.3보상책임
‘라이센서’의 고의나 과실에 의하여 발생한 것이 아닌 한, ‘라이센시’는 ‘라이센서’에게 해가 되지 않도록 (i) 라이선스 제품에 관련하여 ‘라이센시’ 혹은 사용권을 재부여 받은 업체 및 생산업자에 의해 권한이 없는 특허, 디자인, 상표, 공정, 아이디어, 방법 또는 고안의 사용, 혹은 (ii) 제조상 또는 기타 하자를 포함해서 라이선스 제품의 품질 문제, 또는 (iii) 라이선스 제품에 의한 손상 또는 개인적 상해 등에 의해 발생하거나 그와 관련된 모든 청구, 소송, 손실, 책임, 손해, 원가 및 비용 (변호사 수수료 및 비용 포함)으로부터 ‘라이센서’와 그에 속한 개개의 사무원, 감독관, 종업원 및 대리인을 방어하고 보상할 책임을 진다.
제 7 조 라이선스 제품의 생산.
7.1 제조계약
‘라이센시’는 제3자의 가공업자에게 상표권 사용을 승인하면서 상표를 포함하는 라이선스 제품 및 상표 사용 자료의 생산에 대한 계약을 체결할 수 있는 권리를 가진다; 다만, ‘라이센시’는 제조자를 지정하기 전에 ‘라이센서’와 협의하여야 한다‘
7.2 감독권한
라이선스 제품의 품질을 보증하기 위하여 ‘라이센시’는 ‘라이센서’의 요청에 따라 수시로 ‘라이센시’가 사용하는 모든 제조설비 및 가공업자들을 ‘라이센서’ 또는 ‘라이센서’가 지정하는 제3자가 근무시간 중에 감사할 수 있도록 하여야 하고, ‘라이센서’는 그러한 모든 시설을 감사하고 제조 과정에 있는 라이선스 제품과 관련된 문서 및 기록을 확인할 수 있다.
