1. 직무발명 요지 및 쟁점
(1) 온라인쇼핑몰 운영회사 2008년 출원, 발명의 명칭: 카테고리 동적 조정 방법 및 시스템
(2) 청구범위 독립항 제1항: 상품을 상세 검색하기 위한 카테고리에 대해 카테고리 편집 데이터를 생성하는 단계; 상기 생성된 카테고리 편집 데이터를 반영하여 상기 상품의 카테고리를 편집하는 단계; 및 카테고리 편집이 반영된 상품의 전체 카테고리 중 정량적 카테고리에 대해 카테고리의 옵션 범위를 동적으로 조정하는 단계를 포함하는 카테고리 동적 조정 방법.
(3) 쟁점: 발명의 ‘카테고리 편집 데이터’의 의미와 ‘카테고리 편집 데이터를 생성’하는 주체에 대한 다툼, 특허발명의 기술적 범위 확정, 온라인쇼핑몰 운영회사 피고가 특허발명을 실시하였는지 여부
2. 특허법원 판결 – 운용회사의 직무발명 실시 불인정
(1) 제1항 발명의 청구범위에는 각 단계를 수행하는 주체에 대하여는 명시적인 기재가 없다. 발명의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성‘하는 주체는 ’사용자‘로서, 그 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)으로 봄이 타당하다.
(2) 발명의 상세한 설명 기재 - 위키피디아(Wikipedia)처럼 사̇용̇자̇에̇ 의̇해 ̇카테고리가 추가, 편집될 수 있음이 핵심이다.
(3) 발명의 ‘사용자’는 상세검색 인터페이스를 통해 상품을 검색하는 사람만을 의미한다. 따라서 회사 피고는 이 사건 특허발명을 실시한 바 없다.
(4) 설령, 피고 실시 서비스가 이 사건 특허발명을 실시한 것으로 가정하더라도, 피고 실시 서비스는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 종래 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그러한 사정을 피고와 경쟁관계에 있는 제3자가 쉽게 알 수 있었으므로, 피고는 이 사건 특허발명의 보유 등을 통하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 할 수도 없다.
3. 구체적 판단
(1) 발명의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성’하는 주체는 사̇용̇자̇로서, 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)을 의미한다고 보아야 하며, 구성요소 1 중 ‘카테고리 편집 데이터’는 ‘추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션을 포함’하는 데이터로 제한된 구성만을 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있다고 봄이 옳다.
(2) 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터’란 상품을 검색하기 위한 상세 검색 인터페이스에 새로운 카테고리 또는 카테고리 옵션을 추가하거나, 이미 존재하는 카테고리에 대한 새로운 옵션을 추가한 것으로서, 추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션을 포함하는 데이터로 봄이 타당하다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성‘하는 주체는 ’사용자‘로서, 그 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)으로 봄이 타당하다.
(3) 피고 실시 서비스에는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)이 카테고리 등을 추가하거나 수정하는 것을 포함하고 있지 않는 것으로 보이므로, 구성요소 1의 상품을 검색하는 사람(구매자)이 추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션의 정보를 포함하는 데이터를 생성하는 것을 실시하고 있지 않다.
(4) 피고는 피고 실시 서비스 등을 통하여 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2를 실시하고 있다고 볼 수 없다. 피고 실시 서비스는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3의 ‘정량적 카테고리에 대해 카테고리의 옵션 범위를 동적으로 조정’하는 것을 실시하고 있다.
(5) 피고 실시 서비스는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2를 포함하지 아니하여 피고가 이 사건 제1항 발명을 그대로 실시한 것이라고 인정할 수 없다
첨부: 특허법원 2023. 8. 17. 선고 2022나1432 판결
[질문 또는 상담신청 입력하기]
