(2)대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.
(3)대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.
(4)관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).
(1)발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
(2)사용자 회사와 직무발명자 종업원의 직무발명보상 관련 합의 - “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”
(3)원칙 - 강행규정 위반 계약으로서 무효, 합의효력 불인정
(4)포기각서 효력 불인정 판결 사례: 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 “특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."
(2)“직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이나, 이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바, 이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1항 강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.”
(3)특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 - 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 2006다18969 판결 등 참조). 최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 97다49732 판결 등 참조). 그러나 근로자가 회사를 퇴직하고 퇴직금 등을 수령하면서 “회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우, 그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97다11133 판결 등 참조).
(4)위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다. 즉, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.
III.실무적 포인트
(1)직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 무효
(2)퇴직 후 직무발명보상청구 사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있음
(3)특허법원 판결은 - 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소합의는 강행법규(실체법)상 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다고 판결
(1)대학교수 2인 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고
(2)최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록
(3)산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생
(4)산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급
(5)공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기
(6)보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기
2.특허법원 판결 요지
(1)대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가 제출한 증거만으로는 그와 같은 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 산학협력단에 위 발명과 관련하여 원고와 피고의 발명자 지분을 각 50%로 정하여 발명신고를 한 사실은 인정되나, 위 공동발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하여 위 공동발명에 관한 특허권은 산학협력단에 귀속될 예정이었으므로, 위와 같은 발명신고가 위 공동발명에 관한 특허권의 지분 약정으로 해석될 여지는 없다.
(2)특히 이 사건에서 최초 출원의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’에 관한 기술내용이 모두 포함되어 있었으나, 그 후 분할출원된 이 사건 키메릭 단백질 특허의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 관련한 기술내용이 포함되어 있지 않고, 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’과 관련한 기술내용만 포함되어 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 최초 출원의 발명자 지분에 관한 묵시적 약정을 이 사건 키메릭 단백질 특허에 대해서까지 확장하여 인정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 키메릭 단백질 특허 명세서의 일부 내용을 근거로 위 특허의 지분에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 없다.
(3)공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
(4)특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 공동발명자에 해당하는지 여부도 청구범위에 적혀 있는 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.
(5)직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결 참조).
(6)원고는 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 완성을 위한 기술적 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 공동발명자에 해당함을 전제로, 피고가 수령한 발명자 보상금 중 원고의 지분에 해당하는 금액에 관한 부당이득반환을 구하는 원고의 예비적 청구는 이유 없다.
(1)사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
(2)사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
(3)이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
(4)사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
(5)직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
(6)사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
(7)사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
(8)직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
(9)그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
직무발명 보상금의 계산식
(1)보상금 액수= 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2)사용자가 얻을 이익= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3)초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 •배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
(2)대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.
(3)대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.
(4)관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).
대학 교수나 국가출연 연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다.
연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.
그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기는 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.
국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령 문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.
국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다.
(1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라 형사상 공범으로 책임 소지도 있습니다.
모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.
실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.
미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship
“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”
1심 판결문 – 58면 이하
An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.
Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.
A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.
There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.
In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”
Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.
A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.
Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.
To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidenceinstead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.
Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.
This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.
“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”
Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.
The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.
In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1.
Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.
(1)사용자가 특허발명을 실시함으로 얻은 독점적·배타적 이익은 사용자 피고만이 특허발명으로 인해 상당한 원가 절감의 이익을 누리고 경쟁사업자는 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없음으로 인해 시장에서 가지게 되는 경쟁상의 유리한 지위라고 볼 수 있다. 사용자 피고가 가지는 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위는 특허발명의 전용실시권자가 누리는 지위와 유사하다.
(2)만일 피고가 특허발명을 승계 받지 않은 상태에서 이와 같은 지위를 누리고자 하였다면 전용실시료 상당의 비용을 특허권자에게 지급해야 할 것인데, 피고는 위 각 특허발명을 승계 받음으로써 전용실시료 상당의 비용을 지급하지 않은 채 위와 같은 유리한 지위를 누릴 수 있게 된 것이다.
(3)한편, 사용자 피고는 특허발명을 승계하지 않았더라도 위 특허발명에 관한 무상의 통상실시권을 가지게 되므로, 이러한 무상의 통상실시권을 고려할 경우, 사용자 피고가 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위를 누리기 위해서 추가로 지불했어야 하는 비용은 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액이라고 할 것이다. 따라서 피고는 직무발명을 승계함으로써 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액 상당의 비용을 절감하는 이익을 얻은 것으로 볼 수 있다.
(4)2017. 12. 발간된 지식재산 분쟁 현황 조사 연구(국내 특허 라이선스 실태조사)에 의하면, 이 사건 특허발명의 기술분야인 ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야에서 전용실시권의 평균 실시료율은 5.79%, 평균 통상실시료율은 4.78%이고, 실시료 산정기준(royalty base)에 따른 전용실시권과 통상실시권의 평균 실시료율은 표와 같다.
(5)실시료 산정기준(royalty base)을 어떻게 정할 것인지는 실시계약의 목적물인 특허발명의 성격, 실시계약의 목적, 당사자 사이의 관계 등에 따라 달라질 수 있겠지만, 매출액이나 순이익, 제품단위는 주로 제조, 판매를 전제로 한 실시계약에서 주로 채택하는 실시료 산정기준으로, 이 사건과 같이 피고가 듀얼 도어 전기로를 제조하여 직접 사용하는 경우에는 적합하지 않아 보이고, 공사계약금 또한 이 사건 실시료 산정기준으로 적합하지 않아 보이므로, 이 사건의 경우에는 제조원가를 기준으로 실시료를 산정하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 한편, 원고가 주장하는 듀얼 도어를 적용하여 얻은 ‘원가 절감의 이익’을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 것이 적절한지 여부에 관하여 보면, 제3자가 3~4억 원을 지불하고 정당한 권리자로부터 듀얼 도어를 제공받은 경우 그 듀얼 도어의 사용에 관하여는 더 이상 특허권의 효력이 미치지 않게 되므로 그 사용으로 인한 원가 절감의 이익에 관하여는 실시료를 지급할 필요가 없는 점(특허소진) 등에 비추어 보면, 이 사건 각 특허발명에 관하여 듀얼 도어의 사용으로 인한 원가 절감의 이익을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 실시계약은 현실적으로 이루어지기 어려울 것으로 보인다.
(6)‘제조원가’를 실시료 산정기준으로 삼았을 경우의 평균 전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%는 특허발명의 기술분야인 ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야 외에 다른 기술분야의 전용실시료율과 통상실시료율이 모두 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 부정확한 점이 있고, ‘기타 기계 및 장비제조업’ 분야에서의 평균 전용실시료율 5.79%, 평균 통상실시료율 4.78%는 그 실시료 산정기준(royalty base)이 ‘제조원가’가 아닌 다른 산정기준일 경우, 즉 매출액이나 순이익 등을 실시료 산정기준으로 한 전용실시료율과 통상실시료율도 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 적절하지 않은 점이 있다.
(7)그러나 위 각 통계에 위와 같은 한계점이 있다는 사정만으로 특허발명의 실시로 인한 피고의 독점적·배타적 이익을 산정할 수 없다고 보아서는 안 되고, 증거조사의 결과와 변론전체의 취지를 종합하여 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해 상당한 금액을 산정해야 하는데, 이 법원이 기록에 현출된 자료를 통해 탐색한 통계 중에는 위 두 가지 종류의 통계가 그나마 이 사건에 가장 적합한 통계로 보이고, 위 두 가지 종류의 통계 중 어느 한 통계가 이 사건에 더 적합하다고 단정할 만한 근거가 없으므로, 위 두 가지 종류의 통계에 기초한 실시료율[(전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%), (전용실시료율 5.79%, 통상실시료율 4.78%)] 중 어느 하나를 채택하여 사용자가 얻을 이익을 산정하기보다는 위 각 통계에 기초한 실시료율에 의해 산정되는 금액의 평균에 가까운 금액을 특허발명의 실시로 인해 사용자가 얻을 이익으로 정하는 것이 보다 합리적인 것으로 판단된다.
(2)타사에 기술이전 또는 라이선스 없음, 특허권자 자기 실시, 발명자는 재직 중 사규에 따른 직무발명 보상금 수령
(3)사용자 회사(피고) 주장요지 – 회사는 무상의 통상실시권 근거 특허발명 사용할 수 있으므로 자기실시 외 다른 독점적 배타적 이익 없음, 직무발명 추가보상 의무 없음
(4)직무발명자 주장 – 사용자 화사에서 직무발명을 실시하여 원가 절감으로 사용자 이익 발생, 직무발명 보상의무 있음
(5)쟁점: 제2자에게 특허권 행사 또는 라이선스 등 권리행사 없는 상황에서 특허권자 사용자만의 실시로 원가절감 사실에 근거한 사용자의 독점적 배타적 지위에서 발생하는 이익 있는지 여부
2.특허법원 판결 – 독점적, 배타적 이익 인정 기준
(1)특허발명은 철강 제품 생산공정 중 제강 공정에서 사용하는 전기로에 관한 것이므로 철강 제품 생산 과정에서 피고가 얻은 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지로 주장한다. 사안에 따라서는 특허발명으로 인한 원가 절감을 통하여 얻은 이익을 직무발명보상금 산정에 기초가 되는 ‘사용자의 이익’으로 볼 여지가 없는 것은 아니다.
(2)피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 개발하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상 ‘원가가 절감되었다는 사실’ 자체만으로 피고가 독점적ㆍ배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 특허발명을 자신의 공장에 적용하여 상당한 원가 절감의 이익을 얻었다고 하더라도, 이와 같은 원가 절감 상당의 이익은 특허발명을 승계하지 아니한 채 위 각 특허발명에 대한 무상의 통상실시권을 가진 상태에서도 누릴 수 있었던 이익으로 볼 수 있기 때문이다.
(3)따라서 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이라고 함은, 단순히 피고가 직무발명을 실시함으로써 원가 절감을 하였다는 것이 아니라, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3자(이하 ‘경쟁사업자’라 한다)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤, 즉, 피고만이 이 사건 특허발명을 실시함으로써 경쟁사업자들에 비하여 원가를 낮추거나 그 밖의 경쟁상의 우위를 점하게 되어 시장점유율을 높이고 매출을 향상시킴으로 인한 이익이라고 할 것이다.
(4)따라서 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.
(5)경쟁사업자는 위 각 특허발명으로 인한 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없었을 것이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시함으로 인해 경쟁사업자들에 비해 시장에서 유리한 위치에 있게 되었다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 특허발명을 실시함으로 인한 일정한 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점은 부정하기 어렵다.
(6)한편, 원고가 제출한 자료만으로는 이와 같은 독점적·배타적 이익을 정확하게 산정하는 것이 어려운 것은 사실이나, 이익을 정확하게 산정하기 어렵다는 이유로 독점적·배타적 이익이 발생하지 않은 것으로 취급하여서는 안 된다. 직무발명보상금 산정에 있어 고려해야 하는 ‘사용자가 얻을 이익’이라는 항목 자체가 과거에 발생한 이익을 정확하게 산정하는 문제라기보다는 발명의 가치와 시장의 상황을 기초로 직무발명의 승계시점을 기준으로 장래에 발생할 독점적·배타적 이익을 추론하는 영역이기 때문에 그 성질상 정확한 금액의 산정이 극히 곤란할 수 있기 때문이다. 이러한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 수 있다. 다만 법원이 이와 같이 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 때에도 그 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 한다.
(1)온라인쇼핑몰 운영회사 2008년 출원, 발명의 명칭: 카테고리 동적 조정 방법 및 시스템
(2)청구범위 독립항 제1항: 상품을 상세 검색하기 위한 카테고리에 대해 카테고리 편집 데이터를 생성하는 단계; 상기 생성된 카테고리 편집 데이터를 반영하여 상기 상품의 카테고리를 편집하는 단계; 및 카테고리 편집이 반영된 상품의 전체 카테고리 중 정량적 카테고리에 대해 카테고리의 옵션 범위를 동적으로 조정하는 단계를 포함하는 카테고리 동적 조정 방법.
(3)쟁점: 발명의 ‘카테고리 편집 데이터’의 의미와 ‘카테고리 편집 데이터를 생성’하는 주체에 대한 다툼, 특허발명의 기술적 범위 확정, 온라인쇼핑몰 운영회사 피고가 특허발명을 실시하였는지 여부
2.특허법원 판결 – 운용회사의 직무발명 실시 불인정
(1)제1항 발명의 청구범위에는 각 단계를 수행하는 주체에 대하여는 명시적인 기재가 없다. 발명의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성‘하는 주체는 ’사용자‘로서, 그 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)으로 봄이 타당하다.
(2)발명의 상세한 설명 기재 - 위키피디아(Wikipedia)처럼 사̇용̇자̇에̇ 의̇해 ̇카테고리가 추가, 편집될 수 있음이 핵심이다.
(3)발명의 ‘사용자’는 상세검색 인터페이스를 통해 상품을 검색하는 사람만을 의미한다. 따라서 회사 피고는 이 사건 특허발명을 실시한 바 없다.
(4)설령, 피고 실시 서비스가 이 사건 특허발명을 실시한 것으로 가정하더라도, 피고 실시 서비스는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 종래 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그러한 사정을 피고와 경쟁관계에 있는 제3자가 쉽게 알 수 있었으므로, 피고는 이 사건 특허발명의 보유 등을 통하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 할 수도 없다.
3.구체적 판단
(1)발명의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성’하는 주체는 사̇용̇자̇로서, 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)을 의미한다고 보아야 하며, 구성요소 1 중 ‘카테고리 편집 데이터’는 ‘추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션을 포함’하는 데이터로 제한된 구성만을 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있다고 봄이 옳다.
(2)이 사건 제1항 발명의 청구범위의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터’란 상품을 검색하기 위한 상세 검색 인터페이스에 새로운 카테고리 또는 카테고리 옵션을 추가하거나, 이미 존재하는 카테고리에 대한 새로운 옵션을 추가한 것으로서, 추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션을 포함하는 데이터로 봄이 타당하다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1의 ‘카테고리 편집 데이터를 생성‘하는 주체는 ’사용자‘로서, 그 사용자는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)으로 봄이 타당하다.
(3)피고 실시 서비스에는 상세검색화면을 통해 상품을 검색하는 사람(구매자)이 카테고리 등을 추가하거나 수정하는 것을 포함하고 있지 않는 것으로 보이므로, 구성요소 1의 상품을 검색하는 사람(구매자)이 추가 내지 변경을 원하는 카테고리 및 카테고리 옵션의 정보를 포함하는 데이터를 생성하는 것을 실시하고 있지 않다.
(4)피고는 피고 실시 서비스 등을 통하여 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2를 실시하고 있다고 볼 수 없다. 피고 실시 서비스는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3의 ‘정량적 카테고리에 대해 카테고리의 옵션 범위를 동적으로 조정’하는 것을 실시하고 있다.
(5)피고 실시 서비스는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2를 포함하지 아니하여 피고가 이 사건 제1항 발명을 그대로 실시한 것이라고 인정할 수 없다
회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다.
애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에 발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 잘못된 인식 때문입니다. 이러한 일반적 인식은 법규정 내용과 전혀 다른 잘못된 것입니다. 해당 법규정을 구체적으로 살펴 디자인도 직무발명에 해당된다는 점을 설명 드립니다.
발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다.
발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.
제2조 2호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.
따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.
분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 디자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다.따라서, 그 당시 보상금을 지급하지 않고 다수의 보상금 청구권이 장기간 동안 누적된다면 회사로서는 막대한 액수의 우발채무를 안게 될 것입니다. 디자이너에게 적절한 인센티브를 부여하여 창작 의욕을 고취할 뿐만 아니라 경영상 리스크를 제때 관리한다는 측면에서도 발명진흥법에 따른 적절한 직무발명 보상체계를 수립하는 것이 바람직합니다.
부제소 합의 조항- ‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’
위약벌 조항– ‘종업원은 합의서를 위반한 경우 사용자로부터 지급받은 보상금 전액을 즉시 반환하고 이로 인해 입은 손해를 배상한다.”
2.특허법원 판결요지
종업원 발명자 - 합의서에 포함된 위약벌 약정은 공서양속에 반하여 무효라고 주장
가.위약벌 약정의 무효 법리
“위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결 등 참조).
나.구체적 사안의 판단
사용자가 합의에 따라 종업원 발명자에게 지급하기로 한 금원이 적지 않기는 하나, 이는 이 사건 특허발명에 관한 구 특허법 제40조 제1항에 따른 보상금으로서 피고가 원고에게 당연히 지급하여야 하는 금원이다.
나아가 이에 관한 부제소 합의까지 하였으므로 합의 후 발명자가 구 특허법 제40조 제1항에 따른 추가적인 보상금의 지급을 소로써 구하더라도 그 소는 각하될 수밖에 없다. 따라서 부제소 합의에 따른 발명자의 의무를 그 위반에 따른 위약벌 약정을 추가로 두어 강제함으로써 사용자가 얻는 이익은 거의 없다.
반면, 발명자는 부제소 합의를 위반한 경우 그 위반에 따른 추가 위약벌 약정에 따라 사용자로부터 정당하게 지급받은 보상금원을 반환하여야 할 뿐만 아니라 이로 인한 사용자의 손해 일체를 별도로 배상하기까지 하여야 한다.
따라서 합의서에 포함된 위약벌 약정 중 부제소 합의 위반을 사유로 한 부분은 그 약정에 의하여 발명자의 부제소 의무를 강제함으로써 얻어지는 사용자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우므로, 공서양속에 반하여 무효로 봄이 상당하다.”
대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.
그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.
다양한 견해와 입장이 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난제가 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 입장입니다.
현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.
대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25년) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.
연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.
그와 같은 경우 대학생, 대학원생, Postdoc 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.
실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.
연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.
대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.
위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.
법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.
대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.
진정한 발명자의 권리보호 방안
(1) 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계
원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.
다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.
(2) 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권
진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.
(3) 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구
진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.
