보상금__글26건

  1. 2016.09.26 외형상 기술료 수익이 없지만 사용자의 실질적 이익을 인정할 수 있는 상황
  2. 2016.09.12 벤처회사를 인수 합병한 존속회사에 대한 직무발명 실적보상 청구권 및 소멸시효 완성 여부
  3. 2016.08.24 사용자법인 → 지주회사와 제조회사 법인분할 + 직무발명보상금청구권 소멸시효 + 시효이익 포기: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결
  4. 2016.07.07 직무발명보상금 청구권의 행사기간 + 소멸시효 10년의 기산점 + 실적보상금
  5. 2016.06.30 직무발명을 실시하는 특허제품 매출로부터 직무발명보상금 산정: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결
  6. 2016.06.27 현직 대표이사 사장이 회사법인을 상대로 제기한 직무발명보상금청구소송: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결
  7. 2016.05.31 직무발명 보상금 청구 소송: 관할집중의 대상인가? [Guest Post – 성균관대 법학전문대학원 정차호 교수님 기고]
  8. 2016.05.30 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 – 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비
  9. 2016.05.25 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례
  10. 2016.01.11 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권
  11. 2015.12.16 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 Cross License 등 상황에서 직무발명 보상금 청구
  12. 2015.12.16 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점
  13. 2015.11.17 조성물 발명에 관한 특허실무와 직무발명보상금청구 소송 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결
  14. 2015.11.11 회사 사주 명의 지식재산권 관련 Risk와 공정위 대기업 사주의 브랜드 사용료 실태조사 뉴스
  15. 2015.10.08 2인의 공동 발명자 중 1인이 진정한 발명자가 아니라는 주장을 배척한 판결 : 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결
  16. 2015.08.26 대학원생이 진정한 공동발명자임에도 발명자로 올리지 않았던 특허에 대해 특허지분이전청구권 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  17. 2015.08.25 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 무상 크로스 라이선스에 포함된 직무발명 특허에 대한직무발명자의 보상금 청구권
  18. 2015.08.18 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건
  19. 2015.08.17 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상청구권
  20. 2015.08.10 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련
  21. 2015.07.01 종업원의 퇴사 후 직무발명보상금 청구를 제한 또는 포기한다는 내용의 회사관리 규정 및 퇴사 당시 서명한 서약서 등은 강행법규 위반으로 모두 무효라는 판결
  22. 2015.06.08 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 – 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우
  23. 2015.06.05 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간 - 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 본 대법원 판결
  24. 2015.04.23 진정한 발명자에 지급된 직무발명 보상금은 비과세 소득 vs 진정한 발명자가 아닌 형식적 발명자에게 지급된 명목상 직무발명 보상금은 과세 대상 소득
  25. 2015.02.04 벤처 창업자, 기업오너, 대표이사, 등기이사와 직무발명 관련 법률문제
  26. 2013.08.08 [국내사례연구] 직무발명보상금 인정의 전제 조건인 발명자 지위 - 제1번 발명자로 기재된 전직 생산팀장의 직무발명보상금청구권을 그가 발명자가 아니라는 이유로 부인한 사례

-- 외형상 기술료 수익이 없지만 사용자의 실질적 이익을 인정할 수 있는 상황 --

 

직무발명 관련 기술이전 또는 라이선스 계약으로 기술료 수익이 발생한 경우라면 외형상으로도 사용자 이익이 분명하게 존재합니다. 나아가 외형상 사용자의 기술료 수익이 없더라도 다음과 같은 경우라면 직무발명으로 인한 사용자 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액까지 제시된 특허소송에서 사용자의 직무발명에 대한 상대방의 특허침해를 이유로 반격하여 화해(settlement)로 끝난 경우가 종종 있습니다. 외형상 사용자의 수익은 없지만, 직무발명으로 인한 사용자가 일정한 이익을 얻었다는 점은 쉽게 인정됩니다.

 

특허소송이나 분쟁협상이 크로스라이선스(cross-license)로 종결된 경우, 상호간 기술료 지급이 없는 경우는 물론 사용자가 상대방에게 일정한 액수의 기술료를 지급하기로 하는 경우조차도 그와 같은 크로스라이선스(cross-license)에 포함된 직무발명으로 사용자가 이익을 얻었다는 점도 분명합니다.

 

, 사용자 회사는 외형상 직무발명으로 인한 기술료를 받은 사실은 없지만, 원래 상대방에게 지불해야만 하는 손해배상액 또는 기술료 상당의 비용을 지불하지 않거나 절감한 결과이므로 그 차이만큼 이익을 얻게 된 것입니다.

 

직무발명보상청구권은 해외특허에도 적용됩니다. 따라서, 우리나라뿐만 아니라 미국 등 해외특허분쟁에서 사용자 회사의 이익을 위해 활용된 직무발명은 모두 직무발명보상 중 실적보상/처분보상의 대상이라고 할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2016.09.26 15:36
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-- 벤처회사를 인수 합병한 존속회사에 대한 직무발명 실적보상 청구권 및 소멸시효 완성 여부 -- 

 

상법 제235(합병의 효과) "합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 설립된 회사는 합병으로 소멸된 회사의 권리의무를 승계한다." 포괄승계를 정한 강행규정입니다.

 

합병으로 소멸하는 회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계됩니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

 

벤처회사 재직 중 직무발명을 완성한 후 회사에 양도한 직무발명자는 합병으로 소멸된 벤처회사에 대한 직무발명보상청구권을 갖습니다. 그 직무발명보상청구권을 행사하기 전, 또한 소멸시효 완성으로 소멸되기 전에 합병으로 벤처회사가 소멸된 경우, 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

 

그런데, 합병으로 소멸된 벤처회사와 존속회사의 직무발명보상규정이 서로 다른 경우 그 법적 효과가 문제됩니다. 현재까지 위 쟁점에 관한 판결은 없지만, 다음과 같이 사용자보다 근로자에게 유리하게 적용하는 것이 타당하다 생각합니다.

 

직무발명보상규정은 근로관계 규정에 속합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결도 "직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다"고 판결하였습니다.

 

합병으로 소멸된 회사의 종업원이 존속회사에 대해 퇴직금 사안에서, 대법원은 그 적용을 배제하기로 하는 노사합의가 없는 한, 합병 전 회사의 규정이 근로자에게 유리한 경우라면 소멸된 회사의 규정을 적용하고, 반대로 존속회사의 규정이 유리한 경우에는 존속회사 규정을 적용해야 한다는 입장입니다.

 

직무발명보상규정도 마찬가지로 보아야 할 것입니다. 소멸회사에는 직무발명에 대한 실적보상 규정이 있으나 존속회사에는 없는 경우 소멸회사의 규정을 적용해야 하고, 반대 상황이면 존속회사 규정을 적용해야 할 것입니다. 합병이라는 우연한 사정으로 인해 종업원 발명자가 이미 취득한 직무발명보상금청구권을 박탈할 수도 없고, 반대로 존속회사에서 포괄승계한 근로자를 기존 근로자와 차별대우할 수도 없기 때문입니다. 

 

또한, 직무발명보상청구권의 소멸시효 완성 또는 중단 여부에도 결정적 영향을 미칩니다. 직무발명실적보상 규정의 존재여부에 따라 소멸시효 중단여부가 달라질 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 다음과 같이 종업원 발명자에게 유리한 해석이 타당할 것입니다.

 

첫째, 합병으로 소멸된 회사에 직무발명 실적보상 규정이 있으나 존속회사에는 없는 경우에도 존속회사에서 포괄승계한 직무발명보상청구권을 10년 기간 경과 후 소멸시효 완성으로 소멸되었다고 볼 수 없습니다. 벤처회사가 합병되지 않았다면 10년 후에도 여전히 사용자에 대해 행사할 수 있었던 직무발명보상금청구권이 합병되었다는 우연한 사정으로 인해 소멸되었다고 볼 수는 없습니다. 따라서 종업원 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

둘째, 반대로 합병으로 소멸된 회사에는 직무발명 실적보상 규정이 없었으나 존속회사에는 있는 경우, 합병으로 존속회사가 포괄승계한 직무발명보상채무에 대해서는 존속회사의 실적보상 규정이 적용되어 소멸시효 중단의 효과가 발생합니다. 합산하여 10년이 경과되었다고 해도 존속회사에 대한 직무발명보상청구권은 소멸시효 중단으로 인해 소멸되지 않는다고 보아야 할 것입니다.

 

마지막으로 두 회사 모두 직무발명 실적보상 규정이 있는 경우라면 존속회사에 대한 직무발명보상청구권의 소멸시효 중단여부는 의문이 없을 것입니다.

 

 

작성일시 : 2016.09.12 15:29
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-- 사용자법인 à 지주회사와 제조회사 법인분할 + 직무발명보상금청구권 소멸시효 + 시효이익 포기: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결 --

 

1.    법인분할 + 연대책임

 

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 1). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

2.    시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력  

 

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

 

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 분할당사회사라고 한다)가 상법 제530조의9 1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

 

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

 

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

 

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 200995769판결 참조),

 

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 201091886 판결 참조).

 

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

 

첨부: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결

대전지법 2012가합37415 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.08.24 17:38
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-- 직무발명보상금 청구권의 행사기간 + 소멸시효 10년의 기산점 + 실적보상금 --

 

1.    기본법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2.    소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계시점)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원 시점입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3.    현실적 문제점

 

의약발명은 직무발명 실시제품을 시장에 발매하는데 10년 이상 연구개발기간이 필요합니다. 의약발명특허는 특허존속기간연장까지 포함하면 총 25년의 특허권으로 독점적 지위를 유지하지만, 대부분 최초 10년 이내에 제품발매가 불가능하기 때문에 그동안 사용자가 직무발명으로 인한 이익을 얻지 못합니다. 출원일로부터 15년 정도가 경과한 특허존속기간 후반부에 독점권 행사로 엄청난 이익을 올리는 경우가 많습니다.

 

사용자가 특허존속기간 후반부에 직무발명에 의하여 얻는 이익을 출원일 당시는 물론 그로부터 10년 이내 초반기에는 짐작하기 어렵습니다. 왜냐하면, 실제 의약품으로 상용화될지 여부조차 불명확하고, 그 직무발명의 상용화 가능성이 인정된 다음에도 그 수익의 기초조차 형성되지 않았거나 정확한 규모나 내역을 파악하는 것이 가능하지 않기 때문입니다.

 

이와 같은 객관적 사정에도 불구하고 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성되어 직무발명보상금청구권이 소멸된다고 기계적으로 판단하는 것은 문제입니다. 의약발명 직무발명자의 경우 사용자가 직무발명으로 얻을 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상금을 받을 권리를 실질적으로 박탈하는 결과입니다. 의약발명뿐만 아니라 다른 기술분야에서도 특허존속기간 20년을 고려하면 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년이 지나면 소멸시효가 완성된다고 봄은 마찬가지로 불합리한 결과를 낳습니다.

 

이와 같은 의약발명 등 특정 기술분야의 구체적 사정을 고려하면, 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점을 기계적, 일률적으로 정할 것이 아니고 신중하게 판단해야 할 것입니다. 이때 종업원 직무발명자가 사용자가 얻을 이익 중 일부를 정당한 보상으로 청구할 수 있도록 규정한 제도적 취지가 반영되어야 합니다.

 

4.    직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

위 대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

5.    직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우 현재 판결

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

6.     핵심쟁점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

 

대법원 201. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판단기준을 제시하였습니다.

 

구 특허법과 발명진흥법에서는 사용자에게 직무발명을 승계하게 한 종업원 발명자는 "정당한 보상을 받을 권리"를 갖고, 보상의 액을 결정하는데 "그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액"을 고려하여야 한다고 규정하고 있습니다. 약자 종업원 보호를 위한 강행규정입니다.

 

법문에 승계한 직무발명에 의하여 "사용자가 얻을 이익"으로 표현되어 있는 점을 중시하여 현실적으로 얻은 이익만이 아니라 장래 얻을 것으로 예상되는 이익까지 고려해야 합니다. 통설, 판례의 입장입니다.

 

그런데 의약발명의 초기 개발단계에서 장래 인체에 사용하는 의약으로 사용할 수 있을지 아니면 치명적 독성 때문에 의약이 될 수 없을지도 판단할 수 없었다면 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있을지 여부조차 가늠할 수 없습니다. 객관적으로 불가능합니다.

 

그와 같은 사정은 위 대법원 200815865 판결에서 법률상 장애사유로 예시한 "조건 불성취"에 해당한다고 보거나 또는 여기서 의미하는 "조건 불성취" 자체로는 볼 수 없더라도 그와 동등하게 평가할 수 있는 판결문에서 ""으로 표현한 기타 사유에 해당한다고 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 현재 구체적 판결이나 학술 논문은 없지만 위와 같이 해석하지 못할 이유는 없다 생각합니다.

 

유사한 사안에 대한 기존 판결들은 "법률상 장애사유"에 해당한다고 보기 어렵다는 입장입니다. 이와 같은 형식적이고 엄격한 입장을 고수하면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없습니다. 사용자가 직무발명으로 인해 막대한 이익을 얻는데도 불구하고 그 직무발명자는 그 이익을 고려하여 산정되는 정당한 보상을 받을 기회가 원천적으로 차단된다는 결과는 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 납득하기 어렵습니다.

 

실무상 실시보상 또는 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생한 후 그 실적보상을 할 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있습니다. 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 현실적 장애가 있다는 점은 명백합니다. 누구나 알고 있는 명확한 사실입니다. 그때까지 소위 실시보상금 청구권을 행사할 수 없는 장애가 있다는 점도 명백합니다. 누구도 의문을 제기할 여지가 없습니다. 그 장애사유를 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유로 볼 것인지 여부만 남은 것입니다.

 

사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻거나 가까운 장래에 얻을 수 있다는 구체적 토대가 형성된 다음, 즉 종업원 발명자가 실적보상금 액수 산정이 가능한 때부터 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다. 그 이전까지는 소멸시효 진행을 막는 법률상 장애사유, 특히 조건 불성취라는 장애사유가 있다고 봄이 타당할 것입니다.

 

작성일시 : 2016.07.07 09:14
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-- 직무발명을 실시하는 특허제품 매출로부터 직무발명보상금 산정: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결 --

 

사용자가 직무발명을 제품에 적용하여 매출을 올린 경우 그 직무발명으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방식은 간략하지만 실제 각 요소의 비율을 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 독점권 기여도, 발명자 공헌도, 공동발명자 기여도 등 대부분 법관의 결단에 달려있기 때문입니다. 실무자는 판결에 나타난 법관의 자유심증에 의한 판단을 이끌어낸 구체적 사정을 자세하게 살펴보는 것이 중요합니다.

 

1.    특허발명 실시제품의 매출 중 직무발명의 독점권 기여도

 

사용자의 특허제품의 제조, 판매에 대한 무상의 통상실시권 범위를 넘어서 특허로 인한 독점적 지위에서 얻을 수 있는 직무발명의 독점권 기여도를 매출 중 50%로 보는 판결이 대부분이었습니다. 그런데 본 판결은 10%로 낮게 평가하였습니다. 그와 같은 수치는 엄밀한 증명과는 무관하고, 법관이 모든 증거자료와 변론의 전체적 취지를 종합적으로 고려하여 자유심증을 판단하는 것입니다. 실무자는 아래 판결에서 제시한 구체적 이유를 찬찬히 살펴보고, 독점적 기여도 10%로 판단한 근거를 탐구해 보면 좋을 것입니다.

 

"이 사건 특허를 실시하여 생산한 제품을 판매하는 업체에서는 이 사건 특허가 실시되었음을 특별히 부각시키고 있는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시한 이후 족구화의 판매수량이 매우 늘지는 않았다고 하더라도 적어도 종전보다 더 좋은 제품임을 홍보하여 더 높은 가격에 판매할 수 있었던 것으로 보이므로 이 사건 발명의 매출액 증가에 대한 기여도가 무시할 수 있을 정도에 머문다고 볼 것은 아니다.

 

그러나, 앞의 사정을 충분히 감안하더라도 아래에서 언급하는 바와 같은 이 부분에서 고려할 사정을 모두 감안할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시함에 따른 매출액에 대한 기여도가 매우 높다고는 평가하기 어렵다. 이 사건 특허가 실시된 제품의 매출액을 아래 표와 같이 분류하여 원고의 독점권 기여도를 밝혀본다.

 

<매출액 구성>

이 사건 특허 외의 피고의 제화기술, 노하우의 반영으로 인한 부분()

무상의 통상실시권으로 실현가능하였던 부분()

독점적 실시권으로 실현한 부분()

 

우선 ㉠부분에 관하여 본다. 이 사건 특허가 제화작업 전체에 관한 것은 아니기 때문에 이 사건 특허가 실시된 제품이라고 하더라도 그 제품에 관한 매출이 실현된 것은 이 사건 특허가 실시되었다는 사정 외에도, 이와 무관한 신발 제조의 다른 요소들, 예를 들어 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소가 반영되었기 때문일 것이고, 이는 이 사건 특허와 무관한 피고의 기술력, 노하우에 의하여 실현된 것이라서, 매출액 중 그 부분은 이 사건 발명에 의하여 형성된 것이 아니므로 제외되어야 한다. 그런데, 앞서 본 바와 같은 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소는 일반적으로 신발을 선택할 때 매우 중요하게 고려되는 부분이라서 그 부분이 매출의 실현에 관여한 정도는 상당히 높다고 평가될 수 밖에 없다.

 

다음으로 ㉡, ㉢부분에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 특허를 취득하지 않더라도 이 사건 발명에 관하여 무상의 통상실시권을 취득하게 되므로 이를 초과하는 이익 부분 즉, 피고가 무상의 통상실시권만을 가지고 있고 피고 외의 다른 회사가 이 사건 특허를 취득하여 피고와 다른 회사가 경쟁하는 경우 다른 회사가 제조한 제품이 판매되었을 매출액에 해당하는 부분(㉢부분, 피고가 이 사건 특허를 취득함으로써 이러한 다른 회사가 나타나지 못하게 됨에 따라 피고가 그 매출액도 실현하게 되었기 때문이다)이 독점권 기여도로 고려되어야 한다. 그런데, 아래의 각 사정을 고려해 볼 때, 이러한 매출액 부분이 매우 크다고 보기는 어렵다.

 

피고의 족구화 제품이 국내 시장에서 선도적인 지위를 구축하고 있고 그 경쟁업체는 소규모 개인사업자 뿐이라서 피고와 다른 업체가 똑같이 이 사건 특허를 실시하여 판매하는 경우 다른 업체의 제품에 더 장점이 있다고 할 수 없어 피고의 기존 시장점유율을 크게 잠식하기는 어려웠을 것으로 보인다. ② 피고의 매출액이 이 사건 특허를 실시한 제품의 출시 이전인 2011년에 26.7억 원이었고, 그 이후인 2012년과 2013년에 각각 28.6억 원, 26.1억 원으로 큰 차이가 없어 이 사건 특허의 실시로 족구화 자체에 대한 수요가 증가하게 된 것으로는 보이지 않는다. ③ 피고의 출시 초기의 각 제품별 매출액을 보더라도 이 사건 특허를 실시한 제품 중 가장 큰 매출액을 기록한 F보다 이 사건 특허를 실시하지 아니한 J 3가지 제품이 더 큰 매출액을 기록하였던 바 있어 이 사건 특허가 매출에 바로 영향을 미치는 요소라고 평가하기는 곤란해 보인다(이미 다른 제품들에도 신발 내측면 몸체 중앙과 타격면에 족구공을 정확하게 받고 강하게 타격하는 성능을 넣기 위하여 이 사건 특허와 유사한 모양이나 성능 구현을 위한 조치들이 행해지고 있었는데, 이 사건 특허가 그 모든 조치들보다 탁월한 우수성을 가지고 있는 것으로 평가받았다고 보기는 어렵다). ④ 그리하여 피고도 이 사건 특허에 관한 등록 포기서를 제출할 수 있었던 것으로 보이고, 그 특허 말소 후 매출액의 심각한 감소 등의 현상이 나타났다는 등의 사정도 엿보이지 않는다.

 

그러므로 이러한 사정들을 모두 고려하여 이 사건 발명의 독점권 기여도(즉 전체 매출에서 이 사건 특허의 독점적 실시로 추가된 부분의 비율로서 위 매출액 구성표의 ㉢부분)10%인 것으로 보기로 한다."

 

2.     특허발명 실시료율 5.4%

 

이 부분은 증거로 입증이 가능합니다. 위 사건에서는 "감정인이 인용하는 각종 거래사례분석과 피고가 인용하고 있는 특허청 발간 자료상 소매 ∙ 레저 산업 분야 평균 실시료율을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 판매한 족구화에 반영된 이 사건 특허에 관한 실시료율은 5.4%로 봄이 상당하다"라고 판결하였습니다.

 

3.     발명자 공헌도 30%

 

직무발명의 완성에 관한 발명자 공헌도입니다. 자주 특허제품으로 인한 매출과 수익창출에 대한 공헌도와 혼돈하는 경우가 있는데, 양자는 구별해야 하는 별개의 개념입니다.

 

본 사례에서는 "스스로 이 사건 발명의 내용에 관한 최초 착상을 하고, 이를 구체화하여 이 사건 발명을 완성한 것으로 보이므로 그 완성에 공헌한 정도는 상당히 높다고 보아야 할 것이다. 이 사건 발명의 완성에는 원고의 기여로만 평가하기 어려운 부분들이 존재하고, 그 부분들의 기여 역시 매우 컸을 것으로 보이므로 이 모든 사정들을 고려하여 원고의 공헌도를 30%로 본다.

 

4.     사용자가 특허권을 포기한 경우도 장래 수익 고려

 

"직무발명의 경우 사용자가 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 그 발명이 산업재산권으로 보호 되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 정당한 보상을 하도록 되어 있는바(발명진흥법 제16), 그 취지상 이미 이 사건 특허권을 등록하였다가 말소한 경우도 마찬가지로 위 조항의 취지가 적용되어 이 사건 발명이 산업재산권으로 보호되었을 경우의 이익을 고려하여 정당한 보상을 하여야 한다."

 

"직무발명보상금은 직무발명을 하여 특허권을 사용자에게 승계하게 한 것을 요건으로 할 뿐, 그 특허권을 실제 실시하고 있는지 여부에 따라 그 권리의 유무가 결정되는 것은 아니므로 현재 주된 판매제품에 이 사건 특허가 실시되지 않았다는 이유만으로 직무발명자에게 보상을 받을 권리가 있음을 부정하게 되는 것은 아니다."

 

첨부: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결

의정부지방법원 2014가합54950 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.30 09:20
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-- 현직 대표이사 사장이 회사법인을 상대로 제기한 직무발명보상금청구소송: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결 -- 

 

본 블로그에서 종전에 설명한 것처럼 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 구 특허법과 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

전문경영인 CEO 뿐만 아니라 주주인 임원도 회사법인에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 심지어 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도 그 소유주 대표이사는 법인과 구별되므로 종업원 지위에서 직무발명을 할 수 있고, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다. 그 배경에는 직무발명보상금을 세법상 비과세소득으로 보고 특별히 세법상 이익을 제공하는데 그와 같은 구별의 실익이 있습니다.

 

절세 목적으로 회사에서 대주주 대표이사에게 직무발명보상금을 지급하는 경우는 종종 있습니다. 그러나 첨부한 판결과 같이 현직 대표이사가 회사법인을 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기한 사례는 처음입니다. 판결에 설명된 배경을 읽어보면, 대표이사 사장으로 재직 중이나 회사의 대주주 또는 회사법인과는 서로 이해관계를 달리하는 것으로 짐작됩니다. 참고로 회사법상 쟁점은 전혀 언급되지 않았습니다.

 

첨부: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결

청주지법 2015가합20824 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.27 15:09
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-- 직무발명 보상금 청구 소송: 관할집중의 대상인가? [Guest Post – 성균관대 법학전문대학원 정차호 교수님 기고] --

 

민사소송법 제24조가 개정되어 ‘특허권에 관한 소송’의 관할이 집중되어 5개 지방법원만이 동 소송의 1심을 다룰 수 있고, 그 항소심은 특허법원만이 다룰 수 있게 되었습니다. 그러므로 법 시행일인 2016 1 1일부터 제기되는 소송에서는 관할집중 여부를 먼저 검토하여야 합니다. 그런데, 특허발명실시계약에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구 소송 등이 ‘특허권에 관한 소송’에 해당하는지 여부에 대하여는 논란이 있습니다. 예를 들어, 수원에 거주하는 원고가 수원에 소재한 회사를 피고로 하여 직무발명 보상금 청구 소송을 제기하는 경우 원고는 수원지방법원에 소를 제기하여야 하는지 아니면 서울중앙지방법원에 소를 제기하여야 하는지에 대하여 고민하여야 합니다. 만약, 엉뚱한 법원에 소가 제기되는 경우, 해당 사건 또는 판결이 이송 또는 취소되어 추가 비용이 발생하는 것은 물론이고 여러 가지 손해를 입을 수 있습니다.

 

직무발명 보상금 청구 소송이 ‘특허권에 관한 소송’인지 여부에 관하여 부정적인 의견을 가질 수도 있습니다. , 동 소송은 종업원이 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 회사에 양도한 대가로 회사의 이익 중 일부를 청구하는 것이므로 ‘특허권’과 무관하다는 이유가 제시될 수 있습니다. 더욱이 어떤 경우에는 회사가 직무발명에 대하여 특허권을 확보하지 않고 영업비밀로 운용하기도 합니다. 아직, 관련된 대법원 판결이나 결정이 나오지 않아서 아무도 그 결론에 대하여 장담할 수는 없지만, 필자는 아래와 같은 이유로 동 소송이 ‘특허권에 관한 소송’으로 분류되어야 한다고 생각합니다.

 

첫째, 입법의도가 ‘특허권에 관한 소송’을 넓게 해석하도록 요구하고 있습니다. 둘째, 특허법 제65조와의 상응을 위하여 ‘특허권’을 넓게 해석해야 합니다. 셋째, 최근 서울고등법원이 특허발명실시계약 관련 소송에서 그러한 넓은 해석을 한 바 있습니다. 넷째, 직무발명 보상금 청구 소송이 종업원이 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 회사에 양도한 대가로 청구하는 것이고, 동 권리는 통상 특허권이 예정된 권리이고 그래서 특허권과 직접 연결된다고 보아야 합니다. 다섯째, 우리나라와 동일한 표현(特許する訴)을 가진 일본에서 직무발명 보상금 청구 소송을 특허권에 관한 소송으로 취급하고 있습니다. 여섯째, 영국, 대만 등에서도 직무발명 보상금 청구 소송을 관할집중의 대상으로 책정하고 있습니다.

 

관할집중 제도가 도입되어 향후 여러 가지 법적 쟁점이 제기될 것으로 예상됩니다. 일단, 지금의 시점에서 필자는 특허발명실시계약, 직무발명 보상금 청구 소송, 특허권 양도 소송, 특허 공유물 분할 청구 소송 등이 관할집중의 대상이 될 것으로 예상합니다. 다만, 영업비밀에 관한 소는 ‘특허권에 관한 소송’으로 분류되기 어려울 것입니다. 이러한 점들에 관하여는 검증작업을 거친 후 조만간 논문으로 발표하고자 합니다. 아무쪼록 관련 법리가 하루속히 그리고 명쾌하게 정리되어 ‘특허’ 업계의 혼란이 최소화되기를 바랍니다. 그리고, 이번 기회를 빌려 특허권에 관한 소송의 관할집중을 위하여 노력하여 주신 여러 분들께 깊이 감사드립니다.

 

2016 5 31일 성균관대 로스쿨 교수 정 차 호

 

작성일시 : 2016.05.31 09:15
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-- 직무발명 보상금 청구소송 준비사항 중 가장 중요한 포인트 발명자 자격과 공헌도 및 기여도 입증자료 준비 --

 

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 공동 발명자 중 일부는 재직 중인 경우도 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자뿐만 아니라 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재된 사람은 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 그 기재된 사람이 발명자가 아니라고 주장하는 당사자에게 그와 같은 사실에 대한 입증책임이 있습니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않다면 제일 좋습니다.

 

여기서 발명에 관여한 공동 발명자의 역할이 중요합니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

 

작성일시 : 2016.05.30 15:47
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-- 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례 --

 

오늘 조선일보 사설 "국서 되는데 한국선 안되나" 내용이 흥미롭습니다. 귀국하여 연구에 매진하는 대학교수에 관한 좋은 글입니다.

 

지식재산권 분야 변호사에게는 미국 UCLA 포닥 연구원 재직 중 신약개발 성공에 따른 성과금(발명자 보상금)으로 받은 금액이 600억원이 넘는다는 내용이 눈길을 사로잡습니다.

 

사설 제목으로 뽑은 "미국서는 되는데 한국선 왜 안되나"는 다른 뜻이라는 점은 분명합니다. 그렇지만 발명자 보상에 대해서도 "미국에서는 주는데 한국에서는 왜 안주나"라는 말이 그대로 적용될 것 같습니다.

 

사설을 읽어보면 이제는 미국과 같이 한국에서도 신약개발을 할 수 있다는 취지입니다. 마찬가지로, 발명자보상금에 대해서도 이제 한국에서도 미국과 같은 발명자 보상금을 받을 수 있다고 해석해야 할 것입니다.

 

 

작성일시 : 2016.05.25 09:35
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-- 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권 --

 

대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약관계가 아닙니다. 따라서 대학법인 또는 산학협력단의 종업원이 아닙니다. 그러나, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고, 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는다면 무언가 미흡합니다. 대학은 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 주인과 같기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것이 아니라는 차이점이 있습니다.

 

다양한 논의와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

작성일시 : 2016.01.11 09:16
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-- 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 Cross License 등 상황에서 직무발명 보상금 청구 -- 

 

직무발명보상금청구소송 관련 쟁점 중 매우 어려운 포인트입니다. 아직까지 우리나라에서는 대법원 판결이 없고, 실무상 지침이 될만한 하급심 판결이나 학술논문도 없는 것 같습니다.

 

앞서 블로그에서 소개한 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결이 우리나라에서도 좋은 참고자료가 될 것으로 생각합니다. 일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다.  의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 앞서 블로그에서 소개하였습니다.

 

미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 예정된 지출을 면한 금액이 사용자의 수입에 해당한다는 것입니다. 위 사건은 로열티 분쟁이 발생하고 나서 라이센시의 특허도전 및 특허무효확정, 특허회피설계, 특허권자의 라이선스 계약위반 주장, 특허침해주장 등 복잡한 분쟁으로 확대되었습니다. 아직 최종 완료된 것은 아니지만, 거의 종반 마지막 단계인 2013년 항소심 판결을 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.

 

미국 1심 법원에서는 라이선스 계약 문언대로 해석하여 수익으로 인정하지 않는 등 우여곡절은 있었지만 결국 상급심 판결에서 계약서 문언만으로 형식적으로 해석하지 않고 실질적 관점에서 상호공제에 의한 금액을 로열티 지급대상 수입으로 판단하였습니다.

 

최근 우리나라 화장품 업계의 대표주자 LG 생활건강과 아모레 퍼시픽이 포괄적 크로스 라이선스를 체결하면서 특허분쟁을 종결하였다는 뉴스입니다. 또 외국 대형 제약회사 사이에 특정분야에서 대규모의 무상 크로스 라이선스를 체결하였다는 소식도 있습니다.

 

이와 같은 경우 모두 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않을 것입니다. 그러나 관계 회사들은 크로스 라이선스를 통해 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것으로 봄이 타당합니다. , 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있다 할 것입니다.

 

첨부: 미국 Jang v. BSC 2013년 항소심 판결

Jang_v_BSC 2013년 항소심 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 17:08
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-- 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점 --

 

직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

 

실무상으로는 소위 실적보상금청구권의 기산점이 핵심쟁점입니다. 왜냐하면, 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.

 

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

 

이와 같은 상황에 대해 최근 나온 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

 

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

 

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

 

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다. 대법원에서 하급심 판결을 그대로 지지할지 아니면 어떤 다른 묘안을 제시할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결

서울고등법원 2015나10563 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 09:52
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-- 조성물 발명에 관한 특허실무와 직무발명보상금청구 소송 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결 -- 

 

직무발명은 아래 청구항과 같은 유리 기판 식각액 조성물에 관한 특허발명입니다. 직무발명자가 회사에 대해 직무발명보상금청구 소송을 제기하였으나 직무발명을 실시하지 않았다는 이유로 패소한 사례입니다. 참고로 1심 판결문을 첨부하지만, 진행 중 사건이므로 구체적으로 언급하지 않겠습니다.

 

 

 

1심 판결의 요지만 살펴보면, 사용자 회사에서 실제 실시한 유리 기판 식각액 조성물은 위 청구항에서 한정한 조성비율을 벗어난 식각액 조성물로서, 직무발명을 실시한 적이 없다는 것입니다. 따라서 사용자는 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 판결입니다.

 

특허발명이 일정 비율로 한정된 조성물 발명인 경우, 공지조성물 및 공지비율과 다를 바 없거나 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다는 등 특허무효 공격을 견딜 수 있는 좁은 범위로 설정되어야 하고, 다른 한편으로 실제 현장에서 실시하지 않을 수 없는 넓은 조성비율 범위로 한정해야만 특허권으로서 의미를 갖습니다. 상충되는 요구사항으로 적절한 균형 포인트를 잡는 것은 실무적으로 달성하기 매우 어렵습니다.

 

그와 같은 특허실무를 고려하여 위 특허청구항을 작성하였을 것인데도, 회사에서 실제 사용한 유리 기판 식각액 조성물은 특허발명 중 그 범위가 가장 넓게 작성된 독립항 제1항의 조성비율과도 전혀 다르다는 것입니다. 조성물 발명에 대한 특허청구범위 작성의 어려움과 동시에 조성물 발명의 실시여부 입증의 어려움을 여실하게 보여주는 사례로 생각됩니다. 조성물 발명의 특성을 염두에 두고 판결문을 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결

서울중앙 2014가합519929_판결.pdf

 

작성일시 : 2015.11.17 09:35
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-- 회사 사주 명의 지식재산권 관련 Risk와 공정위 대기업 사주의 브랜드 사용료 실태조사 뉴스 -- 

 

현재 많은 기업에서 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권을 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록하고 있습니다. 지금도 수많은 IP 출원 및 등록이 예전과 같이 사주 명의로 진행되고 있습니다.

 

특별한 이유가 있는 예외적인 경우를 제외하고 법 위반 소지가 높은 잘못된 관행입니다. 예를 들어, 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당할 것입니다. 여기에다 브랜드 사용료나 직무발명 보상금을 지급 받았다면 사주의 배임책임이 보다 명확해질 것입니다.

 

어제 공정위에서 41개 그룹 대표기업들에 브랜드 수수료에 대한 자료제출을 요구하고, 총수 등 사주의 공정거래법 23 2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지), 소위 총수일가 사익편취 금지 조항 위반여부를 조사한다는 뉴스입니다. 공정 실태조 기사

 

얼마 전에는 민변 등 시민단체에서 검찰에 회사오너의 지식재산권 사용료 관련 비리를 수사해 달라는 고발장을 접수하였다는 보도도 있었습니다. 회사 오너 명의 지재 관련 블로그

 

세월호 사건에서 사주일가에서 수많은 상표등록을 하고, 그 상표 사용료 명목으로 회사로부터 거액의 돈을 받았다는 사실을 언론에서 자세하게 보도하였습니다. 국민적 관심을 받았고 그 잘못된 실태가 알려지게 되었습니다. 이제 법조인뿐만 일반 국민도 상표뿐만 아니라 모든 지식재산권에 관한 문제라는 점도 분명해졌습니다.

 

이와 같이 국민적 관심을 끈 사안이 조용히 넘어갈 것으로 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 지금부터라도 서둘러 비정상 상태를 정상으로 돌려놓아야 할 것입니다. 그렇지 않고 이제까지 관행만 믿다가는 법적 책임을 부담할 위험이 있습니다. 회사규모에 관계없이 사주 명의 등록 지재권 현황을 점검하고 관련 사항을 신중하게 검토해 보아야 할 것입니다.

 

 

작성일시 : 2015.11.11 11:13
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-- 2인의 공동 발명자 중 1인이 진정한 발명자가 아니라는 주장을 배척한 판결 : 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결 -- 

 

진정한 직무발명자에게 보상금 청구권을 인정하므로, 특허증에 발명자로 기재된 2인 중한 명이 진정한 발명자가 아닌 경우 남은 한 명이 단독으로 직무발명보상을 받을 수 있습니다. 공동 발명자 2인 중 1명이 직무발명 보상금을 청구하면서 나머지 공동발명자 1인이 진정한 발명자가 아니라고 주장한 사례입니다. 위 사건의 1심 판결을 참고자료로 첨부합니다.

 

발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재된 사람은 진정한 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 그 기재된 사람이 발명자가 아니라고 주장하는 당사자에게 그와 같은 사실에 대한 입증책임이 있습니다. 그와 같은 입증은 현실적으로 매우 어렵다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결

  서울중앙지방법원 2013가합535177 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.10.08 14:46
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-- 대학원생이 진정한 공동발명자임에도 발명자로 올리지 않았던 특허에 대해 특허지분이전청구권 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결 --

 

얼마 전 진정한 공동발명자에 해당함에도 불구하고 어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 경우 발명자로서의 권리주장을 할 수 있다는 글을 올렸습니다. 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상 청구권

 

구체적 사례에 관한 판결문을 참고자료로 첨부하면서 그 판결요지를 간략하게 소개합니다. 대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기한 것입니다.

 

위 사례에서 특이한 사정으로는 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 매우 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

 

1.     대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단

 

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2.     대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 일반적으로 대학이 대학원생 발명에 대해서는 사용자의 지분권을 주장하기는 쉽지 않습니다.

 

진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다. 첨부한 서울고등법원 판결도 같은 취지입니다.

 

3.     진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

 

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

* 첨부: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

  서을고등법원 2010나87230 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.08.26 09:04
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-- 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 무상 크로스 라이선스에 포함된 직무발명 특허에 대한직무발명자의 보상금 청구권 --

 

사용자 회사의 회계자료에 크로스 라이선스로 인한 수익이 전혀 없더라도 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 글을 올린 적이 있습니다. 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자 보상금 산정 문제, 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 있는지 여부

 

이에 관한 추가 질의를 받고서, 일본 최고재판소 판결을 참고자료를 간략하게 소개합니다. 일본 대법원 판결의 요지는, 외형적으로는 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 크로스 라이선스 계약이더라도, 그 대상특허 중에 포함된 직무발명에 대한 보상금을 청구한 사건에서, 가상의 라이선스 계약을 체결할 경우 사용자가 얻을 수 있는 로열티 수익을 기준으로 직무발명 보상을 해야 한다고 판결하였습니다. , cross license 계약에서 직무발명으로 얻을 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 상대방이 지불해야 할 로열티 상당액으로 보았습니다.

 

Hitach사의 퇴직 연구원이 광디스크 직무발명 특허에 대한 보상금 청구소송에서 일본 대법원은 2006. 10. 10. 회사는 전 종업원에게 직무발명 보상금으로 163백만엔(16)을 지급하라는 항소심 판결을 확정하였습니다.

 

위 일본최고재판소 판결은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 포괄적 무상의 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익이 인정되므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스 상대방가 지불해야 할 로열티 상당액이라는 점을 분명하게 판시하였습니다. 자기실시 유형 등에서 자주 사용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출하면 된다고 판시하였습니다. 일본대법원 판결이지만 우리나라 소송에서도 기준이 삼을만한 좋은 참고 판결로 생각합니다.

 

작성일시 : 2015.08.25 10:38
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-- 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건 -- 

 

1.    연구개발 프로젝트 참여 및 이직   

 

Kent State University의 학내 벤처 Kent Display Inc. (KDI)에서는 1998 1Dr. Olusegun Falana Post Doc 연구원으로 채용하여 LCD 성능 향상용 첨가제 화합물 연구개발을 진행하였습니다. 다른 Post Doc 연구원들처럼 Dr. Falana도 오래 근무하지 않고 1999 9KDI, Kent State University를 떠나 다른 곳으로 이직하였습니다. 다른 연구개발 프로젝트와 비슷하게 연구원 중 한명인 Dr. Falana이 연구팀에서 이탈한 이후에도 연구개발은 계속 진행되었습니다.

 

2.    특허발명 완성 및 회사의 발명자 결정

 

KDI에서는 Dr. Falana이 연구팀에서 사직하고 나서도 한참 동안 연구개발을 계속하여 발명을 완성한 후 2000 6월 특허출원을 하였고, 2004년 특허등록을 받았습니다. Dr. Falana은 연구개발 초기 단계부터 참여하여 매우 중요한 성과를 달성한 것도 사실이지만, 연구팀에서 이탈할 때까지 합성한 화합물은 최종 목표로 하는 특성에는 미치지 못하였고, 완성까지는 한참 더 남은 정도였습니다.

 

KDI 연구팀은 Dr. Falana이 이탈한 후에도 연구개발을 한참 더 진행하여 목표한 화합물 발명을 완성하고, 특허출원을 한 것입니다. 이와 같은 사정을 고려하여, 한참 전에 사직한 연구원 Dr. Falana를 특허출원에서 발명자로 올리지 않았습니다.

 

그런데 특허등록 후 해당 특허발명이 매우 중요하다는 사실을 알게 된 Dr. Falana이 본인을 공동 발명자로 인정하고, 일정한 권리를 달라고 주장한 것입니다.

 

3.    쟁점 및 판결 발명자 확정

 

연구개발에 참여하였다가 프로젝트 진행 중 연구팀에서 이탈한 연구원을 최종 완성된 특허발명의 공동 발명자로 평가할 수 있는지가 쟁점입니다. 매우 어려운 쟁점이고 판단이 쉽지 않습니다. 가장 중요한 출발점은 그 대상발명의 범위를 먼저 정확하게 확정해야 하는 것입니다. 각 청구항 마다 독립된 발명이라는 전제로 청구항별로 발명자를 판단해야 합니다.

 

최종적으로 특허청구된 구체적 화합물들 및 이를 청구하는 종속항들은 Dr. Falana이 발명자가 아닌 것은 명확하여 분쟁의 대상이 되지 않았습니다. 문제는 구체적 화합물의 상위개념으로 넓게 기재하여 청구한 독립항이 대상이었습니다.

 

미국법원은 1,2심 모두 상위개념에 광범위하게 청구하고 있는 제1항 발명의 경우 Dr. Falana이 공동발명자라고 판결하였습니다. 이와 같이 공동발명자로 인정되면 특허등록원부 등 특허서류에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 미국특허법에 따라 공동발명자의 권리가 모두 인정됩니다. 이 사건 쟁점과 2012 CAFC 판결의 요지, 실무적 포인트 등을 상세하게 분석한 글을 참고자료로 첨부합니다.

 

4.    시사점

 

미국에서는 특허서류에 발명자로 기재되지 않은 연구원이 진정한 발명자로 주장하여, 소송을 통해 진정한 발명자로 인정받는 경우가 종종 있습니다. 물론 단순한 실험 수행자 등으로 진정한 발명자 요건에 해당하지 않는다는 판결도 많습니다.

 

블럭버스터 의약발명의 특허에서 공동 발명자로 인정되면 거액의 로열티 수입이 생깁니다. 그 규모가 수백억을 넘고, 때로는 몇천억 정도인 경우도 있어서 쉽게 포기할 수 없는 큰 금액입니다.

 

우리나라에서 발명된 특허발명 중에서도 그와 같은 대형 블록버스터 특허발명이 나오지 말라는 법은 없습니다. 그런데, 진정한 발명자를 정확하게 특정하는 문제에 대해 우리나라 특허실무는 이제까지 조금 무심한 편입니다. 장래 분쟁의 소지가 있다 생각합니다.

 

그렇지만, 미국과 달리 Discovery 제도가 없는 우리나라에서는 진정한 발명자 입증이 훨씬 어렵습니다. 결국 진정한 발명자라고 주장하는 본인이 근거자료의 대부분을 확보하고 있는 경우에만 가능할 것입니다.

 

그냥 재미 삼아 해보는 상정입니다만, 만약 국내출원을 기초로 한 미국특허가 있고, 특허발명이 미국시장에서 대규모 수익을 낸 블록버스터 신약으로서 미국특허에 기초한 공동발명자의 몫(stake)만 산정해도 수백억원 정도에 이르는 케이스가 있다면, 그 공동발명자의 입장에서 생각해 볼 수 있는 해결수단으로 미국특허의 발명자를 특정하는 소송을 미국법원에 제기하는 방안도 있을 것 같습니다. 미국소송의 Discovery 절차의 도움을 받는다면 우리나라 소송에서는 가능하지 않았던 증거조사를 통해 진정한 발명자를 확정할 가능성이 더 높아질 것입니다.

 

*첨부파일: case study - Falana v. Kent 사건 CAFC 판결

Case Study - Falana v. Kent State. 05.07.12.pdf

작성일시 : 2015.08.18 09:04
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-- 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상청구권 --

 

획기적 발명의 발명자로 인정받는 것 자체가 엄청난 명예입니다. 진정한 발명자가 이와 같은 명예권을 누릴 수 있도록 특허법은 다양한 규정을 두고 있습니다. 진정한 발명자라면 특허출원 중에는 물론 특허등록 후에도 발명자로서 자신의 이름을 발명자로 올릴 수 있습니다.

 

발명자에게는 명예뿐만 아니라 그 특허발명으로부터 얻는 경제적 이익을 나누어 가질 수 재산권도 인정됩니다. 특허를 받을 권리를 원시적으로 소유하고, 그것을 승계한 사용자로부터 정당한 직무발명 보상금을 받을 권리도 갖습니다.

 

어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 진정한 발명자도 똑 같은 권리자입니다. 마찬가지로 발명자로서 기재될 명예권뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권 같은 재산권도 갖습니다.

 

그런데, 특허등록증 등에 발명자로 기재되어 있지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상은 매우 민감하고 어려운 문제입니다. 이에 관한 연구논문이나 소송사례도 찾아보기 어렵습니다. 쓸데없는 평지풍파를 불러올까 우려하는지도 모릅니다. 애써 모른 척 외면해도 손바닥으로 하늘 가리기와 같아서 우리나라에서도 조만간 대두될 사안으로 생각합니다.

 

미국에서는 진정한 발명자의 권리주장 소송이 자주 있습니다. 예를 들면, Pfizer의 블록버스터 신약 Celebrex (의약물질 진통제 cerecoxib) 물질특허의 진정한 발명자라고 주장하는 Bingham Young University의 교수 Dr. Daniel Simmons 사이에 특허소송이 있습니다. 물론 Dr. Simmons은 해당 Pfizer의 특허에 발명자로 올라있지 않습니다. 자료에 따르면 최초 신약개발 연구는 MonsantoDr. Simmons 사이에 진행되었으나, Monsanto의 해당 부서를 Pfizer에서 인수하면서 Dr. Simmons과의 관계가 단절되었으나, 그 연구결과를 토대로 신약개발 및 특허등록에 성공했다는 것입니다.

 

Dr. Simmons은 신약 Celebrex 물질특허의 공동발명자라 주장하였고, 진정한 발명자에 해당하는지를 두고 6년이 넘는 장기간에 걸친 복잡한 특허소송이 진행되었습니다. 마침내 Pfizer 2012 5Bingham Young University과 소속 교수 Dr. Daniel Simmons에게 총 US$450 million (대략 48백억원)이라는 거액을 지불하는 화해조건으로 소송을 종결하였습니다. 물론 위 소송은 발명자 확정 이슈뿐만 아니라 산학협동연구계약 해석문제도 있었습니다. 그러나, Dr. Daniel Simmons이 진정한 발명자가 아니라면 기업에서 대학과 교수에게 그와 같은 거액을 지불할 까닭이 없었을 것입니다.

 

우리나라 특허법, 발명진흥법에서 직무발명자의 직무발명보상청구권은 진정한 발명자를 전제로 한 것입니다. 특허등록증에 발명자로 기재되어 있다 하여도 진정한 발명자가 아니라면 직무발명 보상금을 받을 권리가 없다는 판결은 많습니다. 그와 반대로 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않지만 진정한 발명자에 해당하므로 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 판결 사례는 아직 없습니다.

 

발명자에 관한 사실관계만 반대인 상황이므로 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자에게 직무발명 보상금을 지급하라는 판결도 당연히 있을 수 있지만, 아직 실제 사례는 없습니다. 그 이유를 생각해 보면, 무엇보다 진정한 발명자라는 사실을 입증하는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 연구개발관련 기록이 모두 사용자에게 있고 발명자는 아무것도 가지고 있지 않다면 세월이 흐른 다음에 본인이 진정한 발명자임을 입증할 방법은 사실상 찾기 어려울 것입니다.

 

그 다음으로는 우리나라 직무발명 보상금 판결의 금액이 많지 않기 때문일 것입니다. 위 미국사례처럼 총액이 약 4 8백억원, 그 중 발명자 교수의 몫이 대략 1 5백억 내지 2천억원 정도의 거액이라면 소송의 어려움을 감내할 수 있는 동인이 될 것입니다.

 

우리나라 특허실무 중 폐습의 하나로 중소기업이나 벤처의 오너, 대표이사, 연구소장 등을 발명자로 기재하고, 진정한 발명자에 해당하는 연구원을 발명자로 기재하지 않았던 관행은 잘 알려져 있습니다. 만약, 그 특허발명으로 사용자에게 큰 이익이 발생한 경우라면 진정한 발명자는 그 이익 중 일부를 정당한 보상금으로 청구할 수 있습니다.

 

관련 법률에서 진정한 발명자는 발명으로 인한 사용자의 이익으로부터 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다고 명시적으로 규정하고 있습니다. 물론 특허서류 어디에도 언급되어 있지 않음에도 불구하고 본인이 진정한 발명자라는 사실을 객관적으로 입증해야 하는 어려운 관문을 넘어설 수 있는 최소한의 자료를 확보하고 있어야만 가능한 일입니다.

 

작성일시 : 2015.08.17 16:50
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-- 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련 -- 

 

종전 블로그 글에서 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사와 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사 단독명의 특허출원에 발명자로 기재된 경우, 복잡한 법적 책임문제가 있다고 설명했습니다. 나아가, 해당 특허발명이 상업적으로 크게 성공한 경우 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사에 대해 일정한 권리나 보상금을 요구할 수 있는지 검토해 보겠습니다.

 

(1)  특허에 대한 지분권 주장

 

공동발명이지만 편의상 회사 단독명의 출원으로 했으므로 그 특허의 일정 지분은 발명자에게 있다고 주장한다면, 이를 법적으로 평가하면 특허지분권의 서류상 표시된 명의자와 실질적 권리자가 다르다는 명의신탁 주장에 해당합니다.

 

특허법원은, 명의신탁 출원 및 등록특허는 실질적 권리이전이 없기 때문에 특허법 제44조 공동발명자의 공동출원 강제규정을 위반하여 특허무효라고 명확하게 판결하였습니다. (특허법원 2004. 11. 12. 선고 20036807 판결) 이에 대해 반대하는 학설도 전혀 없습니다. 따라서, 발명자가 특허를 받은 권리를 명의신탁으로 타인 명의로 출원 등록했기 때문에 본인이 진정한 공유지분 권리자라고 주장한다면, 그 자체가 특허무효 주장과 다름없습니다.

 

다만, 특허권자로서는 공동발명자의 지분 명의신탁이라는 무효사유가 외부에 알려져 종국적으로 특허무효에 이르게 되는 상황을 피하려고 할 것입니다. 혹시 이와 같은 같이 망하는 상황을 회피하려는 특허권자를 압박하여 일정한 대가를 얻어낼지도 모릅니다.

 

(2)  발명자 보상금 주장

 

공동발명을 편의상 회사 단독명의 출원했지만, 발명자로 기재되어 있으므로 특허권자 회사에서 얻은 수익에 대한 일정한 보상금을 받을 수 있다고 주장한다면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수인 발명자는 자신의 배임행위를 스스로 자인하는 것입니다.

 

공동발명이라면 소속 연구기관 또는 대학은 그 특허의 공유자로서 특허로 인한 수익을 얻을 권리를 갖습니다. 발명자는 소속 연구기관 또는 대학이 얻는 수익의 일부를 직무발명 보상금으로 받을 수 있습니다.

 

그런데, 발명자가 소속 연구기관 또는 대학에 공동발명을 신고하지 않은 채 회사 단독 특허출원에서 발명자로만 올라감으로써 연구기관 또는 대학에게 특허로 인한 수익기회를 박탈하였습니다.

 

이와 같은 업무상 배임으로 인한 위법행위에 대해 특허권자 회사에서 보상할 의무는 전혀 없습니다. 설령 연구원 또는 교수와 별도로 발명보상에 관한 계약을 체결하였다고 해도 무효인 계약으로서 보상청구를 강제할 수 없을 것입니다.

 

(3)  실무적 대응방안

 

다른 연구기관 또는 대학과 공동연구 결과를 회사 단독명의 특허출원에 하면서 타 기관 소속 연구원, 교수, 타사 직원을 공동발명자로 기재하는 것은 가능하지만 권리이전 등 검토해야 할 법적 쟁점이 많습니다.

 

공동발명이 직무발명에 해당하는 경우 직무발명에 관한 법리가 적용됩니다. 대부분 연구기관과 대학의 경우 직무발명 관리규정에 따라 발명자는 소속 기관에 즉시 신고해야 하고, 승계의 대상이 되는데, 이에 위반하여 타사 단독명의로 출원하는 경우 종국적으로 특허무효 사유에 해당합니다.

 

나중에 특허발명이 성공하더라도, 이와 같은 발명자에게는 특허지분의 명의신탁을 통한 진정한 권리자라고 주장하거나 특허발명에 대한 발명자로서 일정한 보상금을 청구하는 등의 권리주장을 하는 것은 허용되지 않습니다.

 

오히려, 발명자는 소속 연구기관, 대학, 회사에 대한 보고의무 위반, 업무상 배임 등 위법행위로 인한 형사처벌 및 민사상 손해배상 책임 등 매우 무거운 법적 책임을 질 수 있습니다.

 

정리하면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수 등 발명자로서는 공동연구 결과에 대해 타 기관 또는 타사에서 진행하는 단독명의 특허출원에 공동 발명자로 기재되는 것은, 아무 실익도 없이 위험만 부담하는 것입니다. 발명자 입장에서 동의하거나 허용해야 할 이유가 전혀 없습니다.

 

작성일시 : 2015.08.10 17:00
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-- 종업원의 퇴사 후 직무발명보상금 청구를 제한 또는 포기한다는 내용의 회사관리 규정 및 퇴사 당시 서명한 서약서 등은 강행법규 위반으로 모두 무효라는 판결: 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 -- 

 

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다. 법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 명확하게 판결하였습니다.

 

해당 부분 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결

서울중앙지법 2013가합535238 판결.pdf

작성일시 : 2015.07.01 17:30
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-- 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우 -- 

 

먼저, 직무발명 보상에 관한 근거 법규정은, (1) 구 특허법 제40, (2) 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15, (3) 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15조로 3번 개정되었습니다. 각 적용시점 및 대상범위에 유의해야 합니다. 직무발명자에게 가장 유리한 규정은 구 특허법 규정이고, 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 대한 승계가 이루어진 경우 그 직무발명 보상금 청구소송에 대해 적용됩니다. 그 이후 발명 및 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법이 아니라 발명진흥법이 적용됩니다.

 

구 특허법 제40조에서 종업원 직무발명자의 "정당한 보상을 받을 권리"로서 "보상의 액"을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 합니다. , 사용자의 이익이 출발점입니다.

 

직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 이전하여 매각대금을 받거나 라이선스 실시권을 설정하여 로열티 수익이 있다면 사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻은 경우에 해당합니다. 국내특허뿐만 아니라 다른 나라에 등록한 외국 특허권에 관한 기술이전 및 라이선스 수익도 마찬가지입니다.

 

이와 같이 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결하고, 그로부터 로열티 수익이 발생한 경우라면, 발명자는 그 수익을 기초로 하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 어떤 비율로 보상금을 산정할지는 차후 문제이고, 적어도 사용자는 종업원 직무발명자에게 반드시 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 점은 분명합니다.

 

이와 같은 기존 구조는 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법률)부터 변경되었습니다. , 평소 법에 따른 직무발명 보상규정을 운영하는 회사라면, 차후 종업원 직무발명자가 회사에 대해 제기하는 직무발명 보상금 청구소송에서 사용자는 추가로 직무발명자에게 직무발명 보상금을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다. 물론 모든 경우에 추가 직무발명 보상금을 지급하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 구 발명진흥법은 추가 지급할 여지가 많고, 현행 발명진흥법에 따르면 그 추가 지급 가능성이 낮습니다. 따라서, 2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법을 적용한 판결과 다른 각도에서 신중한 검토가 필요합니다.

 

작성일시 : 2015.06.08 14:00
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-- 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간 - 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 본 대법원 판결 --    

 

제약분야에서 신약개발 기간은 보통 10년을 훌쩍 넘습니다. 획기적 의약발명이라도 수익창출까지는 10년이 넘는 장기간이 필요하므로 그 동안 발명자에게 정당한 보상금을 주는 경우가 거의 없습니다.

 

그런데, 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명자가 행사할 수 있을 때부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다. 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계해야 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다. 이것이 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다.

 

이와 같은 원칙을 고수한다면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없다 할 것입니다. 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 수긍하기 어렵습니다. 논리적으로 실적보상의 기산점을 직무발명 승계일로 보면 문제가 많습니다. 제약산업의 예를 들면, 직무발명 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 형성되지 않았고, 구체적으로 형성되기 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 맞지 않습니다.

 

따라서, 구체적 소송에서는 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 실무적으로 가장 중요한 쟁점입니다.

 

직무발명에 대한 보상의 종류를 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 나누고, 그 중 출원보상, 등록보상은 승계일 기준으로 할 수 있지만, 실적보상의 경우에는 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로, 그때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 다수 학설의 입장이고, 다행스럽게도 법원도 이와 같은 취지로 판결하고 있습니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결은 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판결하였습니다, 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 발명자 종업원에게 유리한 내용으로 합리적 판결입니다.

 

회사를 퇴직한 직무발명자 종업원도 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 일반 채권과 마찬가지로 이전하거나 상속되므로 사망한 경우 그 상속인, 3자에게 양도한 경우 그 양수인이 회사를 상대로 정당한 직무발명보상금을 달라고 청구할 수 있습니다.

 

10여전 연구, 개발하여 특허 등록한 의약발명이 나중에 세계적 신약으로 성공한 경우 그 회사에 재직 중인 연구원, 정년 퇴직한 연구원, 타사로 이직한 연구원을 가리지 않고 발명자는 그 수익에 따른 정당한 실적 보상금을 받을 권리가 있습니다. 특허법, 발명진흥법에서는 직무발명으로 인한 회사의 수익규모, 그 수익에 기여한 회사의 기여도, 직무발명자의 기여도 등을 종합적으로 고려하여, 종업원 발명자에게도 정당한 보상금을 주어야 한다고 규정합니다. 직무발명으로 벌어들인 수익금을 회사에서 독식해서는 안되고 그 중 일부를 발명자 몫으로 나누어 주라는 취지입니다.

 

작성일시 : 2015.06.05 17:00
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-- 진정한 발명자에 지급된 직무발명 보상금은 비과세 소득 vs 진정한 발명자가 아닌 형식적 발명자에게 지급된 명목상 직무발명 보상금은 과세 대상 소득 -- 

 

대법원에서 2015. 4. 9. 심리불속행 상고기각 판결로서 항소심 판결을 확정한 사안을 참고로 소개합니다. 소득세법 제12조에서 직무발명 보상금은 비과세 소득으로 규정합니다. 공공연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 특히, "국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정"에서 정부예산으로 운영되는 비영리 공공연구기관에서 국가연구개발예산을 재원으로 하는 국가연구개발결과물의 소유권을 주관연구기관에 부여하는 특별규정을 두고 있음에도 불구하고, 법원은 직무발명에 관한 법리가 똑 같이 적용된다고 명확하게 판결하였습니다.

 

종래 대학교수에 대한 직무발명 보상금이 일반 회사원과 마찬가지로 비과세 소득이라는 판결과, 이번에 나온 공공연구기관의 연구원도 마찬가지로 본다는 판결을 종합하면, 어떤 형식이든 직무발명 보상금은 모두 비과세 소득이라는 점이 분명해졌습니다. 당연한 얘기지만 실시보상금, 실적보상금, 처분보상금 등등 큰 금액이 될 수 있어 실제 국세청에서 관심을 갖고 문제 삼을 수 있는 직무발명보상금도 비과세 소득입니다.

 

첨부한 항소심 판결내용 중 흥미로운 판시사항으로는, 직무발명 보상금이 아니라 "연구장려금" 또는 "발명장려금" 명목의 연구자 인센티브는 과세대상 소득이고, 뿐만 아니라 진정한 발명자가 아닌 연구원에게 명목상 직무발명 보상금으로 지급되었다고 하더라도 그것은 비과세 대상 발명진흥법상의 직무발명보상금이 아니라 과세대상인 근로소득으로 판결한 것입니다.

 

정리하면, 발명진흥법, 특허법 등 직무발명 관련 법규정과 법리에 비추어 볼 때 진정한 발명자에게 지급된 직무발명 보상금은 어떤 형식이든 모두 비과세 대상 소득이지만, 진정한 발명자가 아닌 연구원에게 명목상 직무발명 보상금으로 지급되었다고 해도 그 본질은 여전히 과세대상 소득에 해당한다는 것입니다. 특허출원 당시 진정한 발명자를 정확하게 확정하는 문제는 특허업무에 그치지 않고 추후 세무분야까지 영향을 미치는 중요한 과정이라는 것이 다시 한번 확인되었습니다.

 

*첨부파일:    1. 한국생명공학연구원 사건 대전고등법원 항소심 판결

                  생명공학연구원 2심 판결.pdf

       2. 한국화학연구원 사건 대전고등법원 항소심 판결

                      화학연구원 2심 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.04.23 17:00
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-- 벤처 창업자, 기업오너, 대표이사, 등기이사와 직무발명 관련 법률문제 -- 

 

1.  대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있습니다. 기업오너도 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

     2.  실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.

 

     3.  그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.

 

     4.  사용자가 종업원에게 지급하는 직무발명보상금은 비과세 기타 소득에 해당합니다.관련 세법 규정: 소득세법 제12조【비과세소득】

 

     5.  따라서, 벤처, 초기 기술중심기업, 소규모 회사 등의 대표이사, 창업자 임원 등은 기술개발에 대한 공헌도에 따라 회사로부터 직무발명 보상금을 지급하는 방식으로 직무발명 제도를 활용하는 절세방안을 고려해 볼 수 있습니다.

 

     6.  한편, 소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 오너 명의로 특허출원을 하는 경우도 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적으로 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있고, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당합니다. 따라서 발명자가 아닌 대표이사 명의로 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003373 판결 내용이 대표적 사례입니다.


7.
 
뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.

 

     8. 특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.

 

     9. 따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015.02.04 08:22
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직무발명보상금 청구 소송의 승패를 좌우하는 핵심 요소

 

-- 직무발명보상금 인정의 가장 중요한 전제 조건인 발명자 지위 - 특허출원서 및 특허증에 제1번 발명자로 기재된 전직 생산팀장의 직무발명보상금 청구권을, 그가 단순관리업무를 한 것에 불과하여 발명자로 볼 수 없다는 이유로 부인한 사례 - 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결 (확정) -- 

 

- 배경사실 -

 

A는 석유화학회사의 생산팀장으로 근무하던 기간 중 직무발명을 하고, 같은 부서 부하직원 기술자 B와 함께 발명을 완성한 것으로 출원하여 특허등록을 받았습니다.

 

특허증 및 특허공보에는 A가1 순위 발명자로 기재되어 있었으며, 회사는 A에게 재직 중 기술개발로 인한 수익증대에 관한 공로로 7,960만원의 보상금을 지급하고 1직급 특진까지 시켰습니다. 

 

A는 퇴직 후 위 특허발명에 대한 직무발명보상금을 청구하였으나 최종적으로 거절되었습니다.

 

회사측의 주요 방어 주장 -

 

회사측은, A는 생산팀장으로서 관리자 역할을 하였을 뿐 실질적으로는 현장 엔지니어 B의 단독 발명에 해당하며, 이에 A는 형식적으로 발명자로 표시되어 있지만 실질적으로 발명자에 해당하지 않으므로, A는 직무발명보상금 청구권자가 아니라고 주장하였습니다.

 

- 판결의 핵심 내용 -

 

특허출원서에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 생산팀장 A는 진정한 발명자로 추정되는 유리한 지위에 있었습니다.

 

A가 형식상 발명자로 기재되어 있으나 실질적으로 발명을 한 자가 아니라고 다투는 회사로서는 위 추정을 뒤집어야 할 주장 및 증명책임이 있습니다. 이때 회사로서는 추정을 뒤집기에 충분한 만큼의 구체적 사실을 입증해야 합니다. 이 사건은 회사가 소송을 통해 위와 같은 추정을 뒤집고 발명자가 아니라는 판결을 받아낸 매우 특이한 사례에 해당합니다.

 

발명자 추정을 뒤집을 만한 사정으로 판결에서 제시한 사항으로는, 종업원이 발명 완성 당시 연구직이 아닌 단순관리직인 점, 회사에 출원시 연구직 및 관리자를 모두 발명자로 기재하는 관행이 있었던 점, 특허출원 절차를 종업원이 주도적으로 진행하여 발명자를 자신들이 마음대로 정한 점 등이 있습니다.

 

이 사건에서 법원은, A의 업무가 연구가 아닌 생산팀장으로서의 관리 업무라는 점, 그동안 회사에서 특허출원을 할 경우 실제 발명에 기여하였는지 여부를 따지지 않고 소속 팀장이나 임원 등 상사를 선순위 발명자로 기재하여 온 관행이 있었다는 점, 이와 같이 발명자 순위를 정할 때 특허담당자나 외부 법률전문가가 아닌 자신들이 마음대로 정해온 점 등을 종합적으로 고려하면, 비록 특허출원서에 선순위 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실질적으로 발명에 기여한 것으로 보기 어렵다고 판결하였습니다.

 

또한 법원은 종업원 A가 특허출원 당시 회사의 근무규정 등에 의하여 포상금을 받았다고 하더라도 이러한 사실만으로 당해 특허발명에 창작적으로 기여하였다는 사실을 인정하기에는 충분치 않다고 판결하였습니다.

 

상식적으로 합당하고 합리적 판결로 생각됩니다. 특히 이 사례에서는 구체적 사실을 밝혀 형식상 발명자로 기재되어 진정한 발명자로 추정되는 상황을 뒤집은 소송수행을 높이 평가할 만하다고 생각됩니다.

 

일단 위와 같은 사정으로 A가 진정한 발명자라는 추정은 깨어졌지만, 그 다음 단계로 A가 발명에 기여한 것이 맞다는 사실을 입증하면 A는 여전히 발명자로서 그 기여율에 따른 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 그러나 이 사건에서는 역시 회사측 대리인들의 훌륭한 소송수행으로 A가 해당 발명에 기여한 바가 없다는 판결을 이끌어 내는 것으로 종결되었습니다.

 

회사측에서는 A가 발명의 내용을 잘 모르고 있다는 점을 집중 공격함으로써, A가 기여한 정도는

"동종의 기술분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리, 감독업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다."

라는 판결을 이끌어 낸 것입니다.

 

이와 같은 사정으로, 제1 발명자로 기재되어 있을 뿐만 아니라 회사로부터 포상까지 받은 A는 최종적으로 발명자가 아니라는 판결을 받게 되었습니다. 만약, A가 이와 같은 법리와 사례를 충분히 숙지하고 사전에 관련된 내용을 충분하게 준비한 후 직무발명보상금 소송에 착수하였다면 그 결과가 달라졌을 수 있다고 생각합니다.

 

여러 직무발명보상금 청구소송에 대한 판결 사례에서 이와 같이 발명자의 확정과 그 기여율 확정이 핵심쟁점이라는 점이 명확하게 부각되었습니다. 소송에 착수하기 전에 세심한 검토와 충분한 사전 준비가 소송의 승패를 가르는 핵심 요소라 하겠습니다.

작성일시 : 2013.08.08 19:21
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