발명자확정__글70건

  1. 2019.09.16 자동차용 금속강판 수치한정 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265 판결
  2. 2019.09.04 의약용도발명의 청구항에 기재된 약리기전의 구성요소적 의미 + 약리기전 자체는 발명의 구성요소에 해당하지 않음: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결
  3. 2019.09.03 특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 + 생산설비 폐기청구 인정: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결
  4. 2019.09.03 심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결
  5. 2019.07.19 공무원 발명자가 수건의 직무발명을 소속 행정청에 신고하지 않고 외부 유출하여 제3자 명의로 특허출원 및 등록한 사안 – 정직 3개월의 중징계 처분: 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 2018누58518 ..
  6. 2019.06.03 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 – corroboration 판단 미국 판결문: PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs O..
  7. 2019.05.30 공동발명자 성립의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Phar..
  8. 2019.05.30 세계적 블록버스터 신약, PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo, 관련 6건의 미국특허의 공동발명자 분쟁 – 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건
  9. 2019.05.22 미국 Harvard 대학의 신약물질 특허 – 제약회사 Merck에 기술이전 라이선스 + 해당 연구실 소속 Postdoc 연구원이 대학과 지도교수 상대로 공동발명자 주장, 계약위반, 특허권지분권 및 손해배상청..
  10. 2019.05.07 제약회사 신약개발팀의 신규화합물 합성담당 연구원이 연구개발 결과 다수의 신규 화합물 중 선택된 신약후보물질 발명의 공동발명자 해당 여부 - 특허명세서의 실시례 합성 담당, 특허서류..
  11. 2019.04.12 [기술이전계약] 특허 라이선스 분쟁 - 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례
  12. 2019.03.26 [직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토
  13. 2019.03.26 [직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트
  14. 2019.01.04 [특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결
  15. 2018.12.27 [특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개
  16. 2018.12.27 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결
  17. 2018.12.26 [개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트
  18. 2018.12.26 [특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가인하분에 대한 제네릭회사의 손해배상책임 인정 일본동경지재 1심 판결
  19. 2018.12.26 [특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계
  20. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결
  21. 2018.11.15 [특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결
  22. 2018.11.15 [특허분쟁] 수치한정 조성물발명 – 진보성 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결
  23. 2018.11.15 [특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허3512 판결
  24. 2018.11.15 [특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결
  25. 2018.11.15 [특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결
  26. 2018.11.15 [특허분쟁] 균등침해 여부 판단: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결
  27. 2018.11.15 [특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결
  28. 2018.11.15 [특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 + 특허법원 심결취소판결 확정 + 새로운 심판절차에서 심판청구인에게 심결취소판결을 번복할 증거제출기회 부여해야 함: 특허법원 2018. 11. 1. 선고..
  29. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결
  30. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상 책임여부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결

 

 

1. 출원발명과 선행발명의 대비

 

 

2. 수치한정 발명의 진보성 판단기준

 

특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

 

다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

 

또한 수치한정 발명을 포함하여 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다

 

3. 구체적 사안의 판단

 

출원발명의 제1항 구성요소 3은 금속 코팅의 외부 표면이선택적인 스킨 패스 작동 전, 0.35 ㎛ 이하의 파상도 Wa0.8을 갖는반면 선행발명 1은 가장 낮은 파상도 값으로 스킨 패스 전 0.53㎛가 제시되어 있다는 점에서 차이가 있다.

 

위 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 표면상태 개선을 위해 제조 공정 중 금속 시트의 파상도를 낮추고자 하는 점에 있어 그 과제 및 효과가 동일하다. 그런데 출원발명의 명세서에는 위 수치한정에 질적으로 상이한 효과 또는 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 포함되어 있지 않다. 한편 선행발명 1의 위 스킨 패스 전 파상도는각 특정 산화력의 분위기를 가진 와이핑 단계 및 감금 영역 단계에 금속 시트를 통과시킴으로써 얻어질 수 있는 파상도에 관한 일 실시예의 효과로서 개시되어 있을 뿐이므로 그보다 낮은 파상도가 배제되는 것으로 볼 수 없고, 선행발명 2의 실시예에 개시된 냉연강판 상태의 파상도는 구성요소 3의 파상도인 0.35㎛보다 낮은 0.29 내지 0.33㎛의 범위 내에 있음을 감안하여 볼 때, 통상의 기술자는 출원발명의 출원 당시 선행발명 1, 2로부터 위 차이점에 해당하는 출원발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있었을 것이다.

 

따라서 제1항 발명은 그 진보성이 부정되고, 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 20188265 판결

특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265 판결.pdf

KASAN_자동차용 금속강판 수치한정 발명의 진보성 불인정 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265

 

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작성일시 : 2019. 9. 16. 08:52
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특허법원 판결요지

 

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

 

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.

 

이 사건 기재 중HER-2에 의해 매개되는부분이 유방암을 수식·한정하여 ‘HER-2에 의해 매개되는 유방암과 같이 특정한 종류의 유방암을 의미하는지, 아니면전이 억제를 수식·한정하여 육산화사비소 조성물의 약리기전을 의미하는지가 명확하지 않으므로, 문언의 일반적 의미와 발명의 상세한 설명을 참조하되, 해당 기술 분야에서 통용되는 지식도 아울러 참작하여 이를 해석하여야 한다.

 

명세서 기재 내용 중에는 ‘EGFR 패밀리 및 그 중 하나인 HER-2 수용체가 유방암 등 암의 전이와 관련되어 있다고 알려져 있어서 암 치료제 개발의 주요 타겟이 되고 있다는 내용이 있고, ‘육산화사비소가 EGFR 패밀리 및 HER-2 매개 암전이를 억제시키는 치료제와 같이매개라는 문언이 '암 전이부분을 수식하는 내용 등이 있다.

 

또한 출원발명의 주된 기술적 사상은유방암은 EGFR 또는 HER-2 수용체가 인산화됨으로써 전이될 수 있는데 육산화사비소가 이러한 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화를 억제함으로써 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화에 의해 진행되는 유방암의 전이를 억제한다는 것임을 알 수 있으므로 이러한 출원발명의 기술적 사상을, 앞서 본 EGFR 패밀리 및 HER-2 수용체의 작용에 비추어 보면, ‘HER-2에 의해 매개되는문언은전이를 수식·한정하여, 이 사건 기재는유방암의 HER-2의 인산화에 의해 이루어지는 전이에 대한 억제용이라고 해석하는 것이 자연스럽다.

 

따라서 이 사건 기재를유방암의 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이억제의 용도라고 해석하게 되면, 이는 육산화사비소가 가져오는 치료효과나 용도를 기술한 것으로 볼 수 있을지언정, 이를 두고 육산화사비소가 생체 내에서 일으키는 생리활성작용인 약리기전을 기술한 것으로 보기는 어렵다.

 

진보성 부정 여부에 대해 살펴보면, 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명()으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정된다.

 

1항 발명은유방암의 전이 중 하나 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이를 억제하는 것으로 암의 종류와 그 전이과정을 특정하고 있는 반면, 선행발명에서는 피부암, 결장암의 전이를 억제하는 효과를 개시하고 있을 뿐 유방암까지는 포함하지 않고 있으며, 그 전이과정 역시 한정하지 않고 있다는 점에서 차이가 있는데, 선행발명의 실시예에는 육산화사비소가 피부암, 결장암 등에 대한전이억제효능을 가진다는 내용과유방암 세포주에 대하여 세포독성효과를 가진다는 내용이 나타나 있으므로, 통상의 기술자는 이로부터 육산화사비소가유방암에 대해서도전이 억제 효능을 가진다는 것을 어렵지 않게 추론할 수 있을 것이다. 또한 실시예의 HD-2가 세포주에서 세포자살을 유도하였다는 기재 등을 통해 따라서, 통상의 기술자는 육산화사비소가 유방암 세포 사멸을 일으킬 수 있는 가장 주된 경로인 RTK 신호전달 경로를 차단할 수 있고, 이에 따라 육산화사비소는 RTK 신호전달 경로를 활성화시키는 EGFR 패밀리 내지 HER-2 수용체에 의해 전이되는 유방암의 전이에 유효한 효과를 낼 수 있을 것임을 충분히 인식할 수 있을 것이다.

 

따라서 이 사건 기재를 육산화사비소라는 약물이 가지는 약리기전을 기술한 것이라고 판단한 이 사건 심결은 청구범위에 관한 해석을 그르치기는 하였으나, 이를 약리기전에 관한 기재로 보는지 여부에 관계없이 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 그 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 20188210 판결

특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결 .pdf

KASAN_의약용도발명의 청구항에 기재된 약리기전의 구성요소적 의미 약리기전 자체는 발명의 구성요소에 해당하지

 

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작성일시 : 2019. 9. 4. 09:00
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(1) 공유 특허권의 행사 공유자 중 1인 단독으로 침해소송 제기 가능 보존행위

 

이 사건 특허권의 공유자 중 1인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다.

 

(2) 특허 침해제품의 생산, 판매금지 + 보관중인 완제품 및 반제품 폐기 + 생산설비의 폐기 명령

 

피고는 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다.

 

다만 피고가 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 실시제품의생산에만사용되는 설비의 폐기를 명하기로 하되, 이를 제외한 나머지 설비 전체를 폐기하여야 할 필요성이 있다고 보기는 어려우므로, 이를 초과하는 원고의 청구는 받아들이지 않는다.

 

(3) 손해액 산정 침해자의 한계이익 기준으로 산정

 

특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는바,

 

원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하되, ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 20181701 판결

특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결 .pdf

KASAN_특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 생산설비 폐기청구 인정 특허법원

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 12:00
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사안의 개요

 

(1)   이 사건 특허발명에 대해 진보성 부정을 근거로 무효심판 청구, 특허심판원에서 기각 심결

(2)   그에 대한 심결취소의 소에서 특허법원은 심결 취소 판결

(3)   대법원 상고기각 판결 심결취소 판결 확정

(4)   대상사건은 특허심판원으로 환송. 특허심판원은 심리하여 취소 확정판결의 취지에 따라 특허발명의 특허권이 무효로 되어야 한다는 심결

(5)   한편 특허권자 원고는 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데 특허심판원은 그 청구를 기각

(6)   이에 원고는 다시 그에 대한 심결취소의 소를 제기, 청구기각 판결(특허법원 2019. 5. 16. 선고 20182977 판결 참조)

 

특허법원 판결요지

 

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고, 심판관은 심결의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하며, 위 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189).

 

한편, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고,

 

여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

선행 심결을 취소한 특허법원의 판결에 대한 상고가 대법원에서 기각됨으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었고, 이에 따라 환송 후 심판절차에서는 새로운 주장이나 증거가 제출된 바가 없어, 특허심판원은 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유에 기속되어 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 어떠한 실체적, 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.

 

또한 원고는 이 사건 심결에 대한 취소를 구하면서도 이 법원에 이 사건 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하지도 않고 있고, 또한 원고가 정정심판을 청구하였으나 기각됨으로써 청구범위는 변경되지 않았다. 심결취소소송의 소송물은심결의 실체적, 절차적 위법성 여부인데(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결 참조), 이 법원에 새로운 주장이나 증거도 제출되지 않은 이상, 이 사건 심결의 결론을 번복할 아무런 이유가 없다. 결국 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 20183932 판결

특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결 .pdf

KASAN_심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 09:00
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사안의 개요

(1) 방위사업청 소속 공무원이 완성한 발명을 신고하지 않고 본인의 처 등 제3자 명의로 출원 등록함

(2) 3의 실시 사업자에 대해 특허권침해금지 경고장 발송

(3) 국가공무원이 직무발명을 국가에 신고 및 승계 절차를 거치지 않고 무단 유출하여 특허출원 및 등록한 사실 적발

(4) 공무원징계위원회에서 관련 법령에 따라 중징계에 해당하는 정직 3개월 처분함

(5) 직무발명자가 징계처분에 불복하는 행정소송 제기함

 

서울고등법원 판결요지 직무발명 해당, 직무발명 완성사실 미신고 등 공무원 직무발명 관련 규정 위반, 징계 적법함

 

징계시효의 기산점 및 시효완성 쟁점 직무발명의 완성일 아닌 특허 출원일로부터 3

 

 

 

징계 수위의 적정성 쟁점 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것 + 특허권행사로 국가사업 차질 초해 우려 등 비위정도 심함 중징계에 해당하는 3개월 정직 처분은 지나치게 가혹한 것 아님

 

 

첨부: 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결

 

KASAN_공무원 발명자가 수건의 직무발명을 소속 행정청에 신고하지 않고 외부 유출하여 제3자 명의로 특허출원 및

서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 2018누58518 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 19. 13:21
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실무적으로 매우 중요한 쟁점입니다. 공동발명자로 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증해야 하는 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사안에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문에서 해당 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

 

미국 Opdivo 판결문 – 58면 이하

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation. A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor. In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby. Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 – corroboration 판단 미국 판결문 PD-1PD-L1

 

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작성일시 : 2019. 6. 3. 08:43
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실무적으로 매우 중요한 쟁점입니다. 공동발명자로 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증해야 하는 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사안에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문에서 해당 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Courts a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering “all pertinent evidence” to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another.

 

“We have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons.” But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1.

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_공동발명자 성립의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 PD-1PD-L1 항

 

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작성일시 : 2019. 5. 30. 17:11
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PD-1/PD-1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo 특허발명은 일본 교토대학에서 발명되어, 오노 제약에서 라이선스 후 신약으로 개발된 주목받은 신약입니다. BMS의 신약 Keytruda 제품을 커버하는 특허청구범위로 BMS와도 특허소송 중 화해로 라이선스 계약을 체결한 것으로 알려져 있습니다. 앞으로 적용 범위가 넓은 매우 중요한 특허입니다. 그와 같이 중요한 특허에 대해 미국에서 2015년 공동발명을 주장하는 소송이 제기되었습니다.

 

지난 2019. 5. 17. 미국 매사추세츠주 연방지방법원에서 Dana-Farber 연구소의 연구원 Dr. Freeman, Dr. WoodOno 제약 6건의 Opdivo 미국특허의 공동발명자라는 판결을 하였습니다. 미국법원은 111페이지라는 장문의 결정문에서 발명의 경위, 공동발명자로 판단한 이유 등을 상세하게 설명하고 있습니다. 중대한 이해관계가 걸린 중요한 판결로 보입니다. 미국법원의 소장과 판결문을 참고자료 첨부합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 1. 미국소장

1_소장_complaint.pdf

 2. 미국법원 중간 판결문

2_ 중간판결_Fact & Law.pdf

KASAN_세계적 블록버스터 신약, PD-1PD-L1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo, 관련 6건의 미국특허

 

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작성일시 : 2019. 5. 30. 09:08
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사안의 개요

 

-      원고 연구원 Dr. Arefolov : 기업체 8년 근무 경력 연구원

-      2011Harvard chemistry lab, 지도교수 Matthew Shair 연구실 소속 Postdoc으로 근무 시작 

-      해당 연구실에서 Cortistatin A 연구개발 프로젝트 진행 + 연구 참여 결과 신물질 특허 출원 및 등록 성공  

-      그러나 특허 관련 서류에 Dr. Arefolov 발명자로 기재되지 않음

-      20163월 제약회사 Merck와 라이선스 체결 계약금 $20 million + 추가 로열티 지급 조건

-      원고 Dr. Arefolov – 피고 하버드대학, 지도교수를 상대로 소송 제기

-      발명 기여 및 공동발명자 성립 주장 + 특허 지분권리 주장 + 손해배상청구  

 

쟁점 대학 연구실 소속 postdoc 연구원의 공동발명자 해당 여부

 

첨부 소장의 요지

 

-      Dr. Arefolov was part of the creative team that created theoretical as well as actual Cortistatin A analogs

-      Arefolov contends that he “made significant contributions to the successful completion” of the project to develop novel analogs of a compound that went on to be licensed by Merck

-      From the conception of a broad category of Cortistatin A analogs, to the creation of numerous specific analogs

-      As a specific example, Arefolov’s contribution to developing three compounds included in a patent application that lacks his name.

-      Arefolov suggested one to Shair during a discussion and Shair “agreed that testing it made sense.”

-      Arefolov suggested another by email, and “devised the method for creating, and in fact created,”

 

실무적 포인트: 공동발명자 판단 명세서 전체 내용이 아니라 청구항 발명 기준 + 창작에 실질적 기여 여부 + 주장하는 자에게 구체적 입증자료로 입증해야 하는 입증책임 있음

 

소장의 일부 인용

 

 

첨부: 미국소장

Complaint.pdf

KASAN_미국 Harvard 대학의 신약물질 특허 – 제약회사 Merck에 기술이전 라이선스 해당 연구실 소속

 

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작성일시 : 2019. 5. 22. 08:19
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사안의 개요

(1) 사용자 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 입사함

(2) 폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함

(3) 회사의 약리실험 결과 약효 확인 후 신약후보 물질 선택 특허출원 및 특허등록

(4) 소송대상 신약후보물질 특허 명세서의 실시예 2로 기재

(5) 종업원 연구원 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재

(6) 사용자 회사와 다국적 제약회사와 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함

(7) 종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

 

신약후보물질 발명의 구체적 경위

(1) 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.

(2) 원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨

(3) 신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 연구원이 합성한 것임

(4) 신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적 신약후보물질을 선택함

 

쟁점

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당한 상황, 그 연구개발 결과 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

 

서울중앙지방법원 판결의 요지 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

 

판결이유

 

KASAN_제약회사 신약개발팀의 신규화합물 합성담당 연구원이 연구개발 결과 다수의 신규 화합물 중 선택된 신약후보물

 

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작성일시 : 2019. 5. 7. 17:38
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1. 머리말  

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구  

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구  

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원  

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생    

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결  

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용역을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collabor

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작성일시 : 2019. 4. 12. 12:00
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발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무

 

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작성일시 : 2019. 3. 26. 09:00
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특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다.

1.     사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

2.     사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

3.     이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

4.     사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

5.     직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

6.     사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

7.     사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8.     직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9.     그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

l  현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 위와 같은 법리에 따라 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있는지, 사용자에게 보상의무가 있는지 여부를 판단하지 않고, 일괄적으로 지급되는 것이므로, 직무발명에 대한 정당한 보상과는 그 카테고리가 다른 것으로 평가할 수 있음. 법리상 직무발명보상은 사용자가 얻을 이익을 반영한 실적보상이 유일함. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않음.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2019. 3. 26. 08:25
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사안의 개요

발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자

특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정

원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록

실시 대상 기술 개량발명

원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구

 

분쟁 대상 계약조항

 

쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 계약서 제9조 제2항 해석 문제

 

법원의 판단 원고 청구 기각

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁 서울중앙지방법원 2018.

서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 1. 4. 12:00
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지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 구체적 행위태양 제시의무규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난 평성 11(1999) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5일본특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다.

 

 

 

KASAN_[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나

 

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작성일시 : 2018. 12. 27. 15:08
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특허권자 주장요지

   

특허발명 요지

 

 

특허법원 판결요지

확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보로 구분되는데, 1 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 2 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

 

피고 실시발명국가대표2’의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 컨텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 국가대표2’의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 컨텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’확인대상 발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, ‘국가대표2’에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

 

이상 살핀 바와 같이 확인 대상 발명의 설명서에 기재된 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

 

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

 

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인 대상 발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

실무적 Comment: 특허권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 그 확인대상발명이 특허청구범위에 속하지 않는다는 내용으로 특정하는 경우는 상상할 수 없습니다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 그 확인대상발명은 다소 무리하더라도 특허청구범위에 속하도록 구성할 수 밖에 없습니다. 특허권자의 그와 같은 시도가 허용되는 정도를 넘어서면 피고의 실시발명과 실질적으로 동일하지 않는 발명까지 이르게 될 것입니다. 최종적으로 본 판결과 같이 그 확인의 이익 부존재로서 심판청구 각하라는 판단을 받더라도, 확인대상발명을 정확하게 특정한 경우 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 청구기각 판단보다 더 불리하지 않습니다. 특허권자는 확인대상발명을 정확하게 특정한 후 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다는 점에서도 그렇습니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 20182595 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부 특허법원 2018. 11.

특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 27. 13:17
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개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 20197월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 구체적 행위태양 제시의무조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다.

 

일본 특허법에 평성 11(1999) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다.

 

대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 구체적 행위태양 제시의무라고 명시하면서도 그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌칙까지는 아니더라도 피고의 위반행위에 대해서 재판부가 불이익처분을 할 수 있는 근거조항이 없다는 점, (3) 침해혐의자의 구체적 행위태양 제시가 법규정을 위반한 것인지 여부를 재판부가 판단할 수 있는 근거자료 제출 등을 요구할 수 근거조항이 없다는 점, (4) 침해혐의자가 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우 재판부에서 이를 강제할 방법이 없다는 점 등입니다. 최초 도입 시 기대했던 효과를 거두지 못한 것으로 평가됩니다.

 

일본에서 논의 중 개정안은 침해혐의자에게 기존의 구체적 행위태양 제시의무에다 추가로 증거자료 제출의무를 결합하여 부과함으로써, 피고가 구체적 증거자료로 뒷받침되는 구체적 실시태양을 제시할 의무를 부과하는 방안입니다. 한편, 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우에 대한 개선안으로는 법원의 In Camera 제도적용 및 당사자가 아닌 지정된 대리인 변호사 또는 중립적인 전문가에게만 제시하는 제도를 검토하고 있습니다.

 

제조방법이나 제조장비 등에 관한 구체적 정보와 자료는 외부에서 수집할 수 없었습니다. 따라서 제조방법특허, 제조장비특허에 관한 특허침해 입증이 매우 어려웠기 때문에 실제 특허권 행사는 불가능에 가까웠습니다. 이제 신설 조항이 시행되면 우리나라에서도 전 기술분야의 제조방법특허, 반도체, 바이오, 철강 등 보완관리가 철저하여 외부에서 그 정보를 수집할 수 없는 산업에서 사용되는 제조장비에 관한 특허침해소송 등이 가능해질 것으로 예상됩니다.

 

특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것입니다. 다만, 동 조항을 도입하여 약 19년 동안 시행해본 일본에서 한계와 문제점을 개선하기 위한 논의와 개정작업을 진행하고 있다는 점을 감안하면 우리나라에서도 조만간 추가 법개정을 통해 실무적 실효성을 확보하는 것이 바람직할 것입니다.

 

신설 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

  법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

  2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

KASAN_[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 26. 14:00
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일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年()第22491 損害賠償請求事件

 

4 原告製品の取引格下落による原告の損害額について

(1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告マルホ間の取引格も下落したから,同取引格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。

 

ア 原告は,新創出解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許の侵害品にたる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。

 

療機等からの請求額には薬価の規制があるため,医薬品メや販代理店が販医薬品の格は,事上,薬価を基準に定められることからすれば,被告製品の薬価収載によって,原告製品の薬価が下落し,それに伴って原マルホ間の原告製品の取引格が下落したものと認められる。 原告マルホ間の契約を見ても,●(省略)●が規定されており,この容は経済合理的なものというべきところ,これによれば,原告製品の薬価が下落すれば,それに伴って原告マルホ間の原告製品の取引格も下落すること然に予想されるものである。現に,後記ウのとおり,原告マルホ間での原告製品の取引格の下落率は,薬価の下落率とほぼ同一である。

 

以上によれば,原告マルホ間の取引格の下落分は,その全てが被告製品の薬価収載と相因果係のある損害と認められる

 

また,後発医薬品が一社からでも薬価収載されると,原告製品の薬価の下落が生じるので,被告らの各侵害行と原告の取引格下落による逸失利益に係る損害との間に,それぞれ相因果係が認められる。 告は,各被告にし,薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる

 

被告らの各特許侵害行によって生じた原告の損害は一であり,原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支を受ければ,原告の上記損害賠償請求は消滅するため,同請求に係る被告らの債務は,いわゆ正連債務となる

 

KASAN_[특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가

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작성일시 : 2018. 12. 26. 13:00
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-      평성 29- 2017

-      일본 법원의 지재권 사건 관할집중으로 1심 재판은 동경지재지방법원, 오사카지재지방법원 2곳에서만 관할, 항소심 2심 재판은 동경지재고등법원에서 전속 관할

-      2017년 선고 1심 판결 – 48, 그 중 특허침해인정 특허권자 원고 승소 13, 원고 패소 35

-      2017년 선고 항소심 판결 – 43, 그 중 특허침해인정 원고승소 1심 판결에 대해 피고 침해혐의자가 불복한 사건 – 7, 항소심에서 모두 피고 패소 특허침해판결 유지,

-      2017년 항소심 판결 중 1심 특허침해 불인정 원고 패소 판결에 대해 특허권자 원고가 불복하여 항소한 사건 - 36, 그 중 항소심에서 원고 항소인용, 1심 취소 판결, 특허침해인정 판결 1, 나머지 35건은 모두 항소기각 특허침해 불인정

-      2017년 대법원 2건 선고, 모두 상고 기각 판결

-      출처 – patent 아래 기고문 포함 자료

 

 

일본 기고문.pdf

KASAN_[특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계.pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 26. 12:00
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1. 미완성 발명에 해당하거나 실시가능 기재요건을 위배한 것인지 여부

 

1항 발명의 연료첨가제는 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를포함하는것으로서 이른바 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

 

원고들은, 1항 발명에 기재된 중량부로 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사만을 혼합하여 연료첨가제를 제조할 경우에 끈끈한 겔의 상태이거나 붕사가 석출되어, 결국 제1항 발명은 그 목적을 달성할 수 없는 미완성발명에 해당된다고 주장하면서, 그러한 혼합, 제조에 따른 실험결과를 제출하였다.

 

그러나 원고들의 위 주장은 앞서 본 제1항 발명의 청구항 형식을 무시한 독자적인 견해에 터 잡은 것에 불과하고, 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 성분만으로 실험한 위 실험결과는 제1항 발명의 완성 여부를 판단할 만한 자료가 될 수 없다. 특허발명의 설명에 의하면, 특허발명의 목적 중 하나는 종래의 연료첨가제가 분말 상태로서 연료에 적용하는데 어려워 용해된 상태로 개선하기 위한 것이고, 그러한 과제를 해결하기 위하여 연료첨가제 중 붕사를 용해시키기 위하여 용매 성분으로 수산화나트륨, 글리세린 올레인산, 인산 등을 개시하고 있는 점을 알 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 특허발명의 명세서 기재를 접하는 통상의 기술자가 제1항 발명에 개시된 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 해당 중량부로 혼합하고, 물과 같은 범용성 용매를 사용하면서 붕사의 용해도를 높이기 위해 수산화나트륨 등의 함량을 조절하여 혼합함으로써, 1항 발명의 연료첨가제를 실시하는 데에, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가가 요구된다고 볼 수 없다. 이러한 특허발명의 명세서 기재는, 비록 그 용매의 종류와 함량을 기재한 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 출원 당시의 기술수준에 비추어 보아 통상의 기술자가 위와 같이 제1항 발명을 정확히 이해하고 동시에 재현하는 데에 별다른 어려움이 없는 정도라고 봄이 타당하다.

 

2. 청구범위 기재요건 위배여부

 

1항 발명의 청구범위는에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제로 기재되어 있는데, 여기에 발명을 불명료하게 하는 어떠한 표현도 발견되지 아니한다. 청구범위에 용매와 그 함량이 누락되어 있어서 결국 발명이 불명료하게 된다는 원고들의 주장은, 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 연료첨가제가 개방형 청구항으로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때 받아들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20181653 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단 특허법원 2018.

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 18:00
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진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은압착건조의 순서에 차이가 있다(이하차이점이라 한다).

 

그런데 아래 ()-()와 같은 이유로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다.

 

() 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이압착건조의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다. 

 

() 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. 

 

() 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 20184874 판결

특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요 특허법원 2018. 1

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 17:00
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출원발명과 선행발명의 대응구성은 전지 케이스용 알루미늄 합금판재가 규소, 구리, 마그네슘, 알루미늄 및 기타 불순물로 이루어진 것이라는 점에서 공통되나, 구리, 마그네슘의 함량 범위는 겹치는 부분이 있으나 일부 차이가 있고, 규소의 함량 범위는 겹치는 부분이 없다는 차이가 있다(차이점 1).

 

또한 출원발명은 알루미늄 합금판의 매트릭스 중에 2㎛ 이상 5㎛ 이하의 Si 단상 및 금속간 화합물이 100002 40개 이상 존재하고, 15㎛ 이상의 조대 석출상이 존재하지 않는 것을 특징으로 하는데, 선행발명에는 이에 대응되는 구성이 기재되어 있지 않다는 차이가 있다(차이점 2).

 

나아가 인장강도에 있어서도 출원발명은 그 인장강도를 130㎫ 미만으로 한정하고 있는데 반해, 선행발명은 그 인장강도를 200㎫ 이상으로 한정하고 있어 인장강도의 수치범위가 서로 다르다(차이점 3).

 

알루미늄 합금판재 분야에서 함유되는 구리, 마그네슘 성분의 특성은 널리 알려져 있는 것이고 양 발명의 수치범위가 일부 중복되는 것이어서 출원발명의 구리, 마그네슘 성분의 수치범위는 통상의 기술자가 선행발명을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 규소는 중복되는 범위가 없고 출원발명은 규소 함량범위를 조절하여 합금판의 용접성 및 성형성을 적극적으로 개선하고자 하는 반면 이러한 인식은 선행발명에는 나타나 있지 않을 뿐 아니라 오히려 의도적으로 배제한 것으로 보인다. 이를 바탕으로 볼 때 통상의 기술자라도 차이점 1을 용이하게 극복할 수는 없을 것으로 보인다.

 

차이점 2도 선행발명에는 대응구성이 전혀 존재하지 않으므로 용이하게 극복할 수 없을 것이다. 피고의 주장과 달리 양 발명은 실질적으로 동일한 성분을 바탕으로 한다고 볼 수 없으며, 출원발명은 이를 통해 레이저 용접성의 향상, 방폭 기능을 부여하는 성형가공부의 가공에 있어 균열 발생 방지의 효과가 발현되는 것이나 선행발명에서는 이와 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

인장강도에 있어 양 발명은 각각 저강도 합금판과 고강도 합금판 제공이라는 서로 상반된 목적을 지니고 있으며 인장강도의 범위도 상이하다. 따라서 차이점 3도 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 없는 것이다.

 

따라서 출원발명은 선행발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없어 이를 근거로 그 진보성이 부정될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20182380 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 16:00
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1. 발명의 요지

 

 

2. 기본 법리

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

1항 발명의 구성요소 2 3은 마그네슘 합금판의 조직을 이루는 금속간 화합물의 크기 및 비율을 수치로 명시하고 있고, 표면에 존재하는 균일한 두께의 산화막을 명시하고 있는 반면, 선행발명에는 이에 관한 기재가 없는 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 점에서 선행발명으로부터 용이하게 극복할 수 있다.

 

이 사건 명세서에 의하면 1항 발명의 구성요소 2, 3에서 한정하고 있는 합금 조직은 용체화 공정 이후의 제조 공정에서 150℃ 내지 300℃ 이내로 유지하는 총 합계 시간을 1 ~ 12시간으로 제어함으로써 얻어지는 것임을 알 수 있다.

 

선행발명의 명세서에는 열처리 조건을 350℃ 이내로 하고 열처리 시간을 3시간 이내로 한정한 이유에 관하여 “350℃ 초과 또는 3시간 초과에서는 결정립이 지나치게 조대화되어 벤딩 성능을 약화시키기 때문이다.”라고 기재되어 있고, 시험예 1에 제시된 압연 전 판의 온도가 최대 350℃, 시험예 2에 제시된 압연 전 판의 온도 중 가장 높은 것이 300℃로 나타나 있는 등 모두 350℃ 이내의 온도조건에서 실시된 시험예가 제시되어 있으며, 선행발명의 목적이충분한 강도를 가짐과 더불어 우수한 벤딩 가공성을 갖는 마그네슘 합금판을 제공하는 것이므로, 선행발명은 압연 단계에서 압연판의 온도를 350℃ 이내로 제한하는 조건을 적용하고 있다고 봄이 타당하다. 또한, 선행발명에서 압연 전에 판의 온도를 상온으로 유지하되 150℃이상으로 가열된 롤을 통과하는 사례의 경우 압연판이 압연롤을 통과한 때부터 자연 냉각되어 압연판의 온도가 100℃ 이하로 냉각되기까지 압연판의 온도가 100℃ 이상 지속되는 시간은, 열처리 단계의 100~350℃ 유지 시간인 5분 내지 3시간을 합하더라도 12시간을 넘지 않을 것으로 보이고, 압연판을 100℃ 이상으로 가열하는 사례의 경우 100℃ 이상으로 가열된 압연판을 압연하는 열간압연이 마그네슘 합금판의 압연 작업에 일반적으로 사용되고 있기는 하지만 선행발명은 압연판을 100~350℃로 유지하는 열처리 시간이 3시간을 넘지 않도록 할 것이므로 선행발명에서 압연판을 100℃ 이상으로 가열하여 압연을 수행하더라도 압연판이 100℃ 이상으로 유지되는 시간은 12시간을 넘지 않을 것으로 봄이 상당하다.

 

그렇다면, 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 공정이 압연 단계 및 열처리 단계에서 압연판의 온도를 100℃ 이상 350℃ 이하로, 시간을 12시간 이내로 각 제한하는 조건을 포함하고 있다는 점을 충분히 인식할 수 있다고 할 것인바,

 

1항 발명이 한정하고 있는 조건 즉, 소재를 용체화 처리 이후 150℃~300℃의 온도 영역에서 총 1~12시간 동안 유지하도록 제어한다는 조건과 중복되고,

 

통상 합금발명의 경우 그 제조방법에 의존하는 것이어서 합금의 성분과 조성범위가 동일하더라도 그 제조방법에 따라 합금의 조직형태가 달라질 수 있는 반면, 동일한 성분 및 조성범위에다가 동일한 제조방법을 적용한다면 합금의 조직상태 역시 동일하게 나타날 수밖에 없다는 점은 이 분야의 기술상식에 해당하므로, 결국 양 발명의 합금 제조방법이 동일함에 따라 동일한 조직의 마그네슘 합금 조직이 생성될 것임은 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20183512 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허3512 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 15:00
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이 발명의 내측프레임은 전면에 서로 대향되는 한 쌍의 내벽지지부가 돌출 형성되고, 내벽지지부와 정해진 거리 이격되어 외벽지지부가 평행하게 돌출 형성되는 반면, 선행발명 1은 전면에 서로 대향되게 한 쌍의 역사다리꼴 형상의 슬라이딩 홈이 형성되는 점(차이점 1),

 

이 발명은 외벽지지부와 마주보는 내벽지지부 측면에 길이방향을 따라 복수의 걸림홈이 형성되는 반면, 선행발명 1 별도의 걸림홈이 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-1), 단열재는 측벽의 일단 내면에 복수의 걸림돌부가 형성되어 내벽지지부 측면에 형성된 복수의 걸림홈에 걸림 고정되는 반면, 선행발명 1은 별도의 걸림돌부가 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-2),

 

구성요소 3의 차단벽은 체결부재의 통과 방향을 따라 정해진 각도 굽어져 있는 반면, 선행발명 1은 서로 맞닿도록 밀착되는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

 

또한 구성요소 4의 체결부재는 그 말단이 내벽지지부 사이로 진입되어 내측프레임에 관통 체결되는 반면, 선행발명 1의 체결부재는 그 말단이 단열재의 제1, 2이음벽 사이에 체결되는 점에서 차이가 있다(차이점 4).

 

선행발명 1에는 차이점 1을 극복할 만한 시사나 동기가 전혀 기재되어 있지 않다. 이 발명은 커튼월에서 단열재를 슬라이딩 방식으로 결합함으로 인해 작업이 어려운 문제점과, 단열재가 체결부재로 고정되지 않아 고정력이 견고하지 못한 문제점을 동시에 해결하고자 하는 발명으로서, 차이점1로써 단열재 일단이 내, 외벽지지부 사이로 삽입 결합할 수 있음과 동시에, 외측프레임을 관통하는 체결부재가 내벽지지부 사이로 진입하여 내측프레임에 관통 체결할 수 있도록 하는 것을 과제 해결수단으로 하고 있다. 선행발명에 제1항 발명과 같은 내, 외벽지지부 사이로 단열재 일단이 삽입 결합되는 방식으로 변경할 만한 시사나 동기가 기재되어 있는 것도 아니다.

 

차이점2에 관하여는 그 구성 자체는 공지된 것으로 볼 수 있으나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 선행발명 1의 내측프레임 전면에 형성된 슬라이딩 홈과 제1, 2 단열재의 결합돌부는 슬라이딩 방식으로 결합되는 것이어서, 선행발명 2의 요철구조와 선행발명 5의 톱니 결합구조를 선행발명 1에 적용할 경우 표면에 요철이 형성되어 슬라이딩을 방해하는 요인으로 작용할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합할 아무런 동기가 없다. 더구나 차이점 2가 복수의 걸림홈 및 걸림돌부가 내벽지지부 측면 및 단열재 측벽에 길이방향을 따라 형성되는 구조에 관한 것인 점을 감안하면 슬라이딩 방식으로 결합하기는 더욱 어려울 것이기 때문이다.

 

차이점3의 차단벽의 굽어진 형상 자체도 선행발명에 공지된 것이나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 이음벽을 절곡구조로 변경할 동기가 없고 체결부재를 관통시킬 경우 이음벽이 훼손되어 그 본래의 목적을 달성하지 못하게 되기 때문이다.

 

차이점4에 관하여도 선행발명 1은 서로 분리된 제1, 2 이음벽을 서로 밀착하여 공간부를 형성함으로써 단열 성능을 개선시킨 발명이므로 차이점4를 극복하면 그 본래의 목적을 달성할 수 없으므로 이를 극복할 아무런 동기가 없다.

 

결국 이 발명은 선행발명의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184430 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 14:00
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특허발명은 자녀와 함께하는 키즈카페 테마놀이방에 관한 것으로서, 테마별 놀이시설물들을 설치하되, 시설물들을 설치하는 공간의 형편에 따라 평면상 일직선으로 설치하거나 어떤 경우에는 기억 자형 또는 디귿 자 형으로 설치 구성함으로써, 어린이들이 흥미를 잃지 않고 장시간 안전하고 재미있게 여러 가지 테마놀이에 열중할 수 있도록 돕는 한편, 어린아이 보호자들이 놀이에 몰두해 있는 자녀와 분리된 상태에서 실시간으로 상황을 파악할 수 있도록 하고자 한다.

 

 

 

확인대상발명에는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파를 연결하는소파연결통로및 장난감놀이방에서 계단통로방을 연결하는1수평이동연결통로대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이(차이점 1)가 있다.

 

구성요소 1소파연결통로는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파로 직접 이동하는 것을 가능하게 해 주는 것으로, 슈퍼마켓놀이방에서 놀이를 마친 후에 바로 소파로 이동하여 휴식을 취할 수 있도록 해주는데 반해, 확인대상발명은 휴식공간을 통과하여 그 반대편에 위치한 소파로 이동하여야 하므로 어린이들이 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃을 수 있을 뿐만 아니라 보호자들의 휴식공간이 아이들의 이동 동선과 중첩되어, 휴식공간이 아이들의 이동 및 소음에 의하여 방해받게 된다.

 

또한, 구성요소 11수평이동연결통로는 장난감놀이방에서 계단통로방을 직접 연결해 주는 것인데, 확인대상발명에서는 장난감놀이방에서 계단통로방으로 바로 연결되는 통로가 없어, 휴식공간 또는 에어바운스룸에 형성된 연결통로를 통하여 이동하여야 하므로, 마찬가지로 어린이들이 흥미를 잃게 되거나 이동시 휴식공간을 침범하게 된다.

 

결국, 1항 발명은 시설물들간에 형성된 연결통로로 인하여 이용자인 어린이들이 싫증을 내지 않고 흥미 있게 즐길 수 있을 뿐만 아니라 아이들의 이동 동선을 벽면을 따라서 제한할 수 있어 보호자가 아이들과 일정한 거리를 유지한 상태에서 휴식을 취하면서 아이들의 움직임을 실시간으로 관찰할 수 있는데 반해, 확인대상발명은 어린이들의 이동이 벽면을 따라 일어나지 않고 휴식공간을 통과하거나 침범하여 이루어지게 됨으로써 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃게 되고, 휴식공간에 위치한 부모들이 한 눈에 아이들의 현재 위치 및 상황을 쉽게 파악하기 힘들며, 또한 휴식공간이 아이들의 이동에 의하여 방해받게 되는 점에서 작용효과상의 차이가 있는 것이다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 위한 오픈된 공간인 휴식공간이 설치되어 있으나, 독서를 위한 독립된 공간으로서 독서방이 설치되어 있지 않은 점에서 차이(‘차이점 2’)가 있다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 할 수 있는휴식공간및 오픈된 공간의 내부벽면을 따라 설치된소파의 구성이 나타나 있기는 하나, 구성요소 7독서방은 출입구를 가진 실내벽면으로 둘러 쌓여져 있는 독립된 공간으로서 오픈된 공간이 아니고, ‘독서방에 설치된소파연결통로’를 통하여슈퍼마켓방으로 연결된벽면소파로 기어서 이동할 수 있어 휴식공간을 통과하지 않고 바로 이동가능한 점에서 통상의 기술자가 용이하게 치환하거나 변경할 수 있는 것이라고 할 수도 없다. 따라서 확인대상발명의 휴식공간이나 소파는 특허발명의 구성요소 7독서방과 대응되는 동일한 수성이라고 할 수 없다.

 

결론: 확인대상발명은 특허발명의 일부 구성이 결여된 것이고, 확인대상발명의 대응 구성과 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20183680 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부 특허법원 2018. 10

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 13:00
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1항 발명의 구성요소 1과 확인대상발명의 대응구성은 모두 두족류를 넣어두기 위하여 해수가 통과하는 구멍이 형성된 통체와 뚜껑으로 구성한 장치라는 점에서는 공통된다.

 

그러나 구성요소 1통체에 먹이를 투입하기 위해 형성되는 뚜껑에 대응하는 확인대상발명의 구성은 그 설명서 문언에 의하면상기 통체의 상측에서 끼움 결합되어 개방된 일면을 폐쇄하도록 양측에 길이방향을 따라 레일이 형성되고, 상기 구획공간과 마주하는 표면에 복수개의 통공이 형성된 뚜껑으로 되어 있는데, 그 기재와 도시를 참조하면 이는통체에 슬라이딩 결합되는 뚜껑으로 해석함이 타당하다. 따라서 구성요소 1의 위 구성은 확인대상발명의 대응 구성과 차이(차이점 1)가 있다.

 

이 사건 제1항 발명의 뚜껑은 두족류의 양식 장치인 통체 내에 먹이를 투입하기 위한 부분이 구비되어 있어 별도로 뚜껑을 열지 않고서도 위 먹이 투입구 부분을 통하여 먹이를 손쉽게 투입할 수 있는 반면, 확인대상발명의 뚜껑은 통체에 레일을 통해 슬라이딩 형식으로 체결되는 것으로 달리 먹이를 줄 수 있도록 형성된 부분이 뚜껑에 구비되어 있지 않고, 굳이 먹이를 주려고 한다면 슬라이딩 형식으로 체결된 뚜껑을 열어서 주어야 하므로 그 과정에서 두족류가 밖으로 이탈해 나올 가능성이 있다. 따라서 양 대응 구성은 그 기술적 과제 및 과제 해결원리를 달리하고, 작용효과에도 분명한 차이가 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

1항 발명의 구성요소 2통체의 상부는 직경이 넓고, 하부 해수배출부는 직경이 좁은 상광하협의 형상인 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명에는 통체의 폭이 짧은 쪽의 측면에서 상부 및 하부 간격을 측정해보면 상부 간격이 하부 간격에 비해 큰 것이라고 기재되어 있고, 양 대응구성은 통체의 형상이 상부가 넓고 하부가 좁은 상광하협의 모양을 가진다는 점에서는 공통된다.

 

그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2하부에 해수배출부를 가지는 것인 반면, 확인대상발명은폭이 긴 일측면에 형성된 복수개의 1자형 통수공을 통해 배출된다고 기재되어 있어 차이(차이점 2)가 있다.

 

1항 발명은 해수의 순환상태를 양호하게 하고 두족류 배설물의 배출이 잘되게 하기 위한 것을 그 해결하고자 하는 과제로 하고 있다. 이를 위해, 구성요소 2는 상부는상광하협의 형상을 갖춤으로써, 베르누이의 원리에 의하여, 뚜껑에 형성된 넓은 해수 유입부보다 하부에 위치한 좁은 해수 배출부가 유속이 빨라지는 효과가 나타날 수 있도록 형성된 것이다. 반면, 확인대상발명은 통체의 내부 구획공간에 일정 기간 두족류를 보관하기 위한 두족류 보관장치라는 점에 그 발명의 주된 의의가 있는데, 통체의 하부에 해수배출부로 작용할 수 있는 통수공의 구성이 없고, 그 해수의 흐름에 있어서도 이 사건 제1항 발명과 큰 차이가 있으므로 베르누이 원리가 적용될 여지가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20184577 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 12:00
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확인대상발명의 가이드 날개부 및 위치결정부가 각각 구성요소 2의 가이드 날개 및 위치결정 스트립과 동일한 구성이라고 볼 수 없다.

 

구성요소 2의 가이드 날개는 가이드 블록의 정상부에 양측으로 연장하여 형성되어 있는 반면, 확인대상발명의 가이드 날개부는 가이드 블록의 정상부가 아닌 가이드 블록의 양측면에 설치되어 있다. ②구성요소 2의 위치결정 스트립은 조정 헤드와 조정 슬리브를 고정되게 연결하는 2개의 연결 스트립의 마주하는 측면에 설치되는 반면, 확인대상발명의 경우 단일의 연결스트립에 의해 조정 헤드와 조정 슬리브가 고정되게 연결되고, 위치결정부는 조정 슬리브 내부에 홈이 형성된 것에 불과하다.

 

아래에서 보는 바와 같이 구성요소 2의 가이드 날개는 위치결정 스트립과 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 하게 하는 반면, 확인대상발명의 가이드 블록, 가이드 날개부 및 조정 슬리브 내부에 설치된 위치결정부는 조정 슬리브와 조정 헤드가 슬라이딩을 하는 동안 어떠한 구성요소와도 접촉하지 않을 뿐더러 가이드 날개부가 위치결정부와 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 한다고 볼 수 없다.

 

④1항 발명의 종속항 발명인 2항 발명은 1항 발명에 조정 슬리브의 최고 슬라이딩 위치를 한정하는 위치결정 유닛의 구성을 추가한 것이다. 그리고 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 2항 발명의 위치결정 유닛은 대걸레 막대에 위치결정 돌출점을 설치하고, 조정슬리브에 위치결정 홀을 설치하여 조정 슬리브가 높은 위치에 있을 때 위치결정 돌출점을 위치결정 홀에 체결시키는 방식을 사용하여 조정 슬리브와 조정 헤드가 전체적으로 위치결정되고 아래로 내려가지 못하게 하는 기능을 한다.

 

그런데 ㉠확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 피고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성 중 조정 슬리브에 설치된 위치결정부는 U자 모양의 홈에 가이드 블록이 삽입 결합되어 조정 슬리브가 최상부에서 고정되도록 하는 기능을 하는 것으로 보이는 점, ㉡확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 확인대상발명에서 가이드 블록 양측에 구비된가이드 날개부라고 명명된 구성도 대걸레 막대에 설치된 돌출된 부분인 가이드 블록을 통해 조정 슬리브 상단부 내측면에 형성된 홈인 위치결정부에 착탈 가능하도록 결합시키는 기능을 하는 것으로서 위치결정부와 체결되어 조정 슬리브의 최고 위치를 한정하는 기능을 하는 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성은, 결국 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 이 사건 제2항 발명의 위치결정 유닛의 구성 중 하나인 대걸레 막대에 설치된 위치결정 돌출점조정슬리브에 설치된 위치결정 홀에 대응하는 것으로서 슬라이딩을 정지시키기 위한 구성에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명의 가이드 블록, 가이드 날개 및 위치결정 스트립이 조정 슬리브와 조정 헤드의 슬라이딩을 원활하게 안내하는 구성과는 명백히 구별된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20183758 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허375

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작성일시 : 2018. 11. 15. 11:00
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원고의 2015. 4. 24. 20152972 심판청구에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다. 피고는 특허법원 20169820호로 종전 심결에 대하여 불복하였고, 위 법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(종전 심결취소판결). 원고는 이에 불복하여 대법원에 20172628호로 상고하였으나 상고기각되었다.

 

종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호 2018(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다. 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였다. 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결통지를 하였고, 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. ‘특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14, 15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.‘는 이유로 이 사건 제14, 15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

원고는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

 

특허법 제189조 제3항에서는1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.”고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이다. 그리고 같은 조 제2항에서는심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로 심판청구인으로서는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 한다.

 

따라서 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184201 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 특허법원 심결취소판결 확정 새로운 심판절차에서 심판청구

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작성일시 : 2018. 11. 15. 10:00
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먼저 원고 특허 1항 발명과 피고 실시제품을 구성요소별로 대비하면, 접점단자의 상부에 형성되는 통공과 콘센트커버에 형성되는 플러그 삽입구멍의 사이에 통공을 폐색시키는 개폐구가 설치되고, 개폐구의 작동을 제어하는 시건장치를 포함하며, 개폐구와 시건장치는 플러그의 삽입에 의해 작동되도록 구성된 점에서 동일하다. 그러나, 피고실시제품을 선행발명과 대비하면 구성요소가 동일하고, 작용효과 면에서도 이물질 삽입으로 인한 안전사고를 예방하는 동시에 슬라이딩 부재의 잘못 이동되는 것을 방지하는 점에서 동일하므로 이는 자유실시기술에 해당한다.

 

 

다음으로 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여, 3항 발명의 걸림홈과 피고 실시제품의 메인걸림홈부와 보조걸림홈부(차이점1)는 금속막대 등이 임의로 삽입되어 개폐구가 돌아 감전사고가 발생하게 되는 것을 막기 위한걸림작용을 일으키기 위해 형성된 점에서 달성하고자 하는 기술적 과제의 해결원리 및 작용효과가 실질적으로 동일하고, 구성 변경에 기술적 어려움이 없어 균등범위 내에 있다.

 

그런데 피고 실시제품의 지지구에는 압축이완부 내면에 스프링재질의 제2탄성부재가 삽입되어 있고, 2탄성부재를 지지하는 삽입돌기가 형성되어 있어(차이점2) 아래와 같은 이유로 3항 발명과 균등하지 않다. 3항 발명의 지지구는 2개의 플러그가 2개의 제어구에 각각 압력을 가하고, 제어구가 바깥쪽으로 벌어지면서 결합돌기가 해제되는 구조로, 플러그의 삽입에 따른 제어구 외벽에 결합된 탄성판의 확장/복원력을 이용하는 것을 과제해결원리로 삼고 있다. 이에 반하여 피고 실시제품의 지지구는, 3항 발명과 달리 2개의 플러그가 1개의 지지구의 안쪽으로 가하는 압력의 유무에 따라 지지구 내부에 있는 제2탄성부재의 압축/회복에 영향을 주어 개폐를 조절하는 점에서 이 사건 특허발명과는 그 작동원리가 다르다.

 

3항 발명의 제어구는 탄성판의 복원력을 이용하기 때문에 플러그의 잦은 삽입 등으로 탄성판이 변형될 개연성이 있는 반면, 피고 실시제품의 지지구는, 지지구가 아닌 지지구 끝단 사이에 연결된 코일스프링의 탄성력을 이용하여 작동되기 때문에 플러그나 외부 물질이 자주 삽입되더라도 이 사건 제3항 발명에 비해서는 압축이완부나 코일스프링이 변형될 가능성이 적을 것으로 보이므로 작용효과 면에서 차이가 있다. 나아가 이 사건 제3항 발명과 피고 실시제품은 제어구(지지구)의 개수, 이에 따른 걸림돌기와 해제돌기의 개수, 몸체(탄성판/압축이완부)의 형상, 코일스프링 형태의 제2탄성부재의 존부 등에 상당한 차이가 있는바, 원고가 제출한 증거들만으로는 이러한 구성요소의 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있을 정도의 것으로 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 구성변경도 용이하지 않다. 따라서 두 발명이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

피고 실시제품은 원고 특허 3항 발명의 구성요소를 포함하고 있지 않고, 원고의 1항 발명은 자유실시기술에 해당하므로, 피고 실시제품이 원고의 특허를 침해함을 전제로 한 청구는 모두 기각한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 25. 선고 20181527 판결

특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 09:00
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1. 사안의 개요 및 통상실시권 설정 계약서의 주요 조항

 

특허권자 원고와 피고 한국도로공사는 2010. 3.경 원고의 프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법에 대한 신기술 사용 협약을 체결하였다. 이후 피고 도로공사는 원도급공사에 관한 도급계약을 체결하였다. 또한 원고는 2013. 1.경 피고 신창이엔씨와 이 사건 공사와 관련하여 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 통상실시권 설정계약을 체결하였다.

 

 

이후 피고 신창은 원도급사 중 주관사와 하도급계약을 체결하였다. 한편 2015. 7. 1. 피고 신창은 피고 보조참가인과 하도급계약을 합의 해지하였고, 이후 그 약정에 따라 손실보상금을 지급받았다. 또한 피고 신창은 2015. 8. 13. 공사의 공법을 변경하기로 하는 원도급사의 결정에 따라 하도급계약이 해지되었음을 원고에게 통보하였고, 2015. 12. 7. 공사의 공법을 이 사건 특허와 관련된 ‘PCT 공법에서 ‘V Steel Box 거더(Girder) 공법으로 변경하는 설계변경을 승인하였다.

 

2. 피고 라이센시의 주장요지

 

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 실시계약의 문언만으로는 이 사건 공사금액의 일정 비율을 특허권 사용료와 기술료로 정액지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다. 또한 폐지된 구 건설기술관리법 시행령 제42조 제1항에 따르면 기술사용료의 청구는 원칙적으로 신기술을 사용한 것을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 그런데 실시계약의 체결 시점은 2013. 1.경으로서 그 당시 이 사건 하도급계약이 체결되지 않아 실시료의 산정 기준이 되는 공사금액이 특정되지도 않은 시점으로 보이고, 피고 신창은 특허를 공사에 사용하여 그 공사대금 중 일정 금액을 특허권 사용료와 기술료로 지급하려고 했던 것으로 보이며 특허를 이용하여 공사를 수행할 것이 아니라면 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 따라서 원고의 주장과 달리 실제 실시 여부와 무관하게 피고 신창이 원고에게 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

 

또한 피고 신창은 공법을 원고의 특허 공법이 아닌 다른 공법으로 변경하려는 사정과 이 경우 원고와의 실시계약이 이행될 수 없을 것이라는 사정을 잘 알면서도 피고 보조참가인으로부터 기성금과 손실 보상 명목으로 공사금액의 약 18%에 해당하는 합계 34 8,300만 원(부가가치세 별도)을 지급받고 하도급계약의 합의 해지로 인해 원고로부터 실시계약의 채무불이행에 따른 손해배상 청구를 받는 경우 피고 보조참가인이 그 비용과 책임으로 이를 해결한다는 약속을 받은 후 하도급계약을 합의 해지한 사실이 인정된다. 따라서 피고 신창은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다.

 

피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 20172141 판결

특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상

 

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작성일시 : 2018. 11. 15. 08:00
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